CE-11001-03-24-000-2001-00210-01-2004

RIESGO DE CONFUSION - Inexistencia entre los signos COTO y COTOPAXI: fonética, gráfica y conceptualmente / VOCAL TONICA - Diferencia fonética entre los signos COTO y COTOPAXI Se observa una marcada diferencia entre COTO y COTOPAXI, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico e incluso conceptual o ideológico, como quiera que no tienen el mismo número de sílabas, ya que la solicitada tiene dos (2) y la registrada tiene cuatro (4). Por lo anterior difieren en su escritura en su mayor parte, pues sólo las dos silabas iniciales son iguales; difieren en el número y clase de vocales, de modo que son coincidentes. Es así como la vocal tónica no es igual, como quiera que en COTO es O y en COTOPAXI es A, dado que ambas se pronuncian como palabras graves (CÓTO y COTOPÁXI), circunstancia que conduce a que difieran fonéticamente, de modo que como conjunto de letras, al ser pronunciadas son percibidos por el consumidor de un modo diferente, dado lo diferente de su respectiva escritura y de su sonoridad por efectos de la pronunciación de COTOPAXI, en la cual las dos últimas sílabas marcan una especial diferencia en todos esos aspectos, con fuerza tal que reduce en alto grado la semejanza que se da por la identidad de las dos primeras sílabas. A lo anterior se agrega que la partícula COTO, vista en sí misma puede significar un sustantivo común, en tanto que COTOPAXI corresponde a un sustantivo o nombre propio, en cuanto que para quienes conocen la palabra les significa el nombre de un volcán de gran altitud situado en Ecuador, pero en todo caso, vistas

en sí mismas, ambas palabras tienen la potencialidad de llevarle a quien las lea una idea o concepto distinto. No se da entonces, lo que ocurre con otras marcas en donde una parte suya, especialmente cuando es de fantasía o caprichosa, adquiere especial relevancia o significado dentro del conjunto marcario, pues en este caso, vale la reiteración, la partícula COTO de COTOPAXI tiene la posibilidad de tener su propio significado en el lenguaje natural, independiente del significado de todo el conjunto, de modo que ese significado no aparece asociado o aplicado a la marca registrada. De esa forma, la Sala encuentra que no se da riesgo tal de confusión entre COTO y COTOPAXI que haga irregistrable el primer signo por virtud de la causal descrita en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., nueve (09) de diciembre del dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00210-01

Actor: COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad en referencia contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por la decisión de negarle la solicitud de registro de la marca COTO.

I.- LA DEMANDA COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A., domiciliada en Buenos Aires, Argentina, mediante apoderado, en demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicita a la Sala que en proceso de única instancia acceda a las siguientes

1. Pretensiones 1.1.- Que declare la nulidad de las resoluciones núms. 12173 de 31 de mayo y 19950 de 24 de agosto, ambas del 2000, proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 32298 de 30 de noviembre del 2000 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, mediante las cuales, en su orden, se negó el registro de la marca “COTO” (mixta) solicitada por la actora para distinguir “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevo, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles” productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera resolución mencionada, en el sentido de confirmarla. 1.2.- Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordene a la División de Signos Distintivos que le conceda el registro de dicha marca; publicar la sentencia que se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial y, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, expida resolución en la que se adopten la medidas

necesarias para su cumplimento.

2. Los hechos 2.1. El 21 de octubre de 1999, la sociedad COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “COTO” (mixta) para distinguir: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevo, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud que fue publicada el 29 de noviembre de 1999 en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 486, contra la cual, dentro del término de legal, no se presentó oposición alguna. 2.2. El 31 de mayo de 2000, mediante la resolución núm. 12173 la Jefe de División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia resolvió negar el registro solicitado por considerar que la marca COTO es confundiblemente semejante con la marca registrada “COTOPAXI” (denominativa) de la sociedad TILATI ECUADOR S.A. 2.3. El 9 de agosto de 2000 la actora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la misma a fin de que fuera revocada por considerarla abiertamente ilegal. Tales recursos fueron resueltos en el sentido de confirmar la decisión, mediante las resoluciones núms. 19950 de 24 de agosto y 32298 de 30 de noviembre, ambas del 2000, respectivamente.

2.4. En escrito adicional solicita que se tenga en cuenta la cancelación del registro de la marca COTOPAXI por la liquidación de la sociedad propietaria de la misma, según manifestación hecha por su apoderado. 3.- Normas violadas y concepto de su violación. La demandante invoca como violado el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por aplicación indebida de la causal de irregistrabilidad consagrada en esa disposición al concluirse en los actos acusados que la marca solicitada se encuentra incursa en dicha causal por considerarla confundible con la marca COTOPAXI, siendo que aquélla se compone de elementos denominativos y gráficos, por lo cual ha debido ser analizada en conjunto, evitando su fraccionamiento, y teniendo en cuenta que la marca “COTOPAXI” (nominativa), con la cual fue cotejada, y la solicitada “COTO” (mixta) se diferencian perfectamente, pues ambas constan de elementos distintivos propios que evitan cualquier riesgo de inducción a error o confusión fonética, lingüística, gráfica o conceptual, para los consumidores. Al respecto, cita la Interpretación Prejudicial núm. 9-IP-94, del 24 de marzo de 1995. Agrega que no hay derechos de terceros que proteger, toda vez que la sociedad TILATI ECUADOR S.A., titular de registro de marca “COTOPAXI” (denominativa), se abstuvo de presentar oposición, con lo que se confirma lo anteriormente expuesto. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio fundamenta

la defensa de los actos acusados en que con su expedición no incurrió en violación alguna de la norma invocada por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos, se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias en comento; y, que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizándose el debido proceso y el derecho de defensa, por lo que los actos acusados no son nulos. Lo anterior, en concordancia con lo previsto en las disposiciones legales vigentes, en especial, los artículos 81, en el que se establecen tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, a saber: la perceptibilidad, la suficiente distintividad, y la susceptibilidad de representación gráfica, y 83, literal a, de la Decisión 344; las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia en el proceso 1-IP-87 de 15 de febrero de 1988, 15-IP-96 de 21 de noviembre de 1997, 38-IP-2000 y 58-IP-2000; además, del resultado del examen sucesivo y comparativo que efectuó entre las marcas “COTO” y “COTOPAXI”, del cual se concluyó que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográfico, fonético y visual, por lo tanto, de coexistir en

el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos. 2.- El apoderado de sociedad TILATI ECUADOR S.A., en su condición de tercera interesada en el proceso, informó que ésta se encuentra liquidada, motivo por el cual la Superintendencia de Compañías de Ecuador profirió la Resolución núm. 96.1.2.1.0694 del 11 de marzo de 1996, mediante la cual ordenó la cancelación de la inscripción de dicha compañía. En consecuencia, manifiesta que ha cesado su obligación de representarla judicialmente, razón por la cual, se abstuvo de efectuar cualquier manifestación respecto del presente caso. III.- PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION La entidad demandada retomó sus argumentos de defensa del acto ya reseñado, incluyendo los antecedentes jurisprudenciales aportados en la contestación de la demanda, alusivos a los requisitos para el registro de marcas y a la confundibilidad de signos marcarios.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala solicita que se requiera la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (folio

140).

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena que se

invoca en los cargos, concluye: “1º. Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en ninguna de las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. “2º. De solicitarse el registro de un signo mixto como marca, caso que haya de compararse con una marca denominativa previamente registrada, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3º. Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 4º. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en

el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. (folios 170 y 171). VII.- DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. La cuestión de fondo Lo primero a dirimir es si se da o no confundibilidad de la marca solicitada COTO

(MIXTA) con la marca COTOPAXI para distinguir productos de la clase 29, registrada con anterioridad a la solicitud de aquélla y vigencia hasta 17 de noviembre de 2003; así como la alegada irregistrabilidad de la primera para distinguir productos de la misma clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en virtud de esa confundibilidad e imposibilidad de coexistir en el mercado por las razones aducidas en el acto acusado.

2. Examen de la cuestión planteada – reglas de comparación 2.1. La Sala retoma la aquí reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de que en caso de que haya de compararse un signo mixto como marca, con una marca denominativa previamente registrada, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

En este caso, el elemento gráfico del signo que se pide registrar está dado por el

diseño especial de las letras que conforman la palabra COTO, las cuales se encuentran en letra de molde, en color blanco, enmarcadas en un contorno rojo, por ende no tiene una relevancia o significación especial que desplace en la aptitud de distintividad a la parte denominativa, lo cual hace que el signo se deba considerar como propio de una marca nominativa. 2.2. Si bien es cierto que el apoderado de la que era titular en ese entonces de la marca COTOPAXI manifiesta que el registro de la misma ya no se encuentra vigente, también lo es que el examen de legalidad de los actos administrativos por esta jurisdicción se debe hacer a la luz de las condiciones y circunstancias presentes o vigentes en la expedición del acto de que se trate, luego para que se deba examinar la decisión acusada se debe considerar el estado en que se encontraba el registro de la referida marca, del cual se sabe que para entonces se encontraba vigente. 2.3. Se observa que las denominaciones enfrentadas tienen en común la partícula COTO, que no puede considerarse como una expresión genérica en relación con los productos que se busca distinguir, y no se encuentra que guarde relación con tales productos, luego no puede considerarse genérica o de uso común respecto de los productos de la clase 29, sino que en tales marcas se usa con un sentido caprichoso o de fantasía, de allí que deben confrontarse ambos signos en su integridad. En esas circunstancias, se han de aplicar las reglas de comparación a todo el conjunto de las marcas enfrentadas, reglas que según las ha delineado la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consisten en

que el análisis debe hacerse bajo una perspectiva global, ya que dichas reglas exigen la visión de conjunto y la de las partes o elementos que componen las marcas enfrentadas, pero se advierte que ésta se hace en función de aquélla, es decir, que las partes o elementos deben analizarse dentro del conjunto, como partes de un todo, a fin de establecer el peso o la incidencia que tienen en éste, y así establecer si hay semejanza o no la hay, con la consecuente confundibilidad o distintividad respectivamente, y no de manera aislada. La globalidad con que debe observarse una marca comprende el análisis de sus componentes y de sus diferentes aspectos, en la medida en que se requiere una valoración cuidadosa de los campos que pueden producir confusión, como son el visual, causado por semejanzas ortográficas o gráficas; el auditivo o fonético y, si es del caso, el ideológico o conceptual. De manera puntual, las aludidas reglas son las siguientes: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando el signo marcario que, en su conjunto, forma una unidad para el ingreso al registro. - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta, asimismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. En campo fonético se deben observar de manera especial las siguientes: - Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo

orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta al consumidor. - Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). - Por último, si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. 2. 4. A la luz de tales reglas, se observa una marcada diferencia entre COTO y COTOPAXI, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico e incluso conceptual o ideológico, como quiera que no tienen el mismo número de sílabas, ya que la solicitada tiene dos (2) y la registrada tiene cuatro (4). Por lo anterior difieren en su escritura en su mayor parte, pues sólo las dos silabas iniciales son iguales; difieren en el número y clase de vocales, de modo que son coincidentes. Es así como la vocal tónica no es igual, como quiera que en COTO es O y en COTOPAXI es A, dado que ambas se pronuncian como palabras graves (CÓTO y COTOPÁXI), circunstancia que conduce a que difieran fonéticamente, de modo que como conjunto de letras, al ser pronunciadas son percibidos por el consumidor de un modo diferente, dado lo diferente de su respectiva escritura y

de su sonoridad por efectos de la pronunciación de COTOPAXI, en la cual las dos últimas sílabas marcan una especial diferencia en todos esos aspectos, con fuerza tal que reduce en alto grado la semejanza que se da por la identidad de las dos primeras sílabas. A lo anterior se agrega que la partícula COTO, vista en sí misma puede significar un sustantivo común, en tanto que COTOPAXI corresponde a un sustantivo o nombre propio, en cuanto que para quienes conocen la palabra les significa el nombre de un volcán de gran altitud situado en Ecuador, pero en todo caso, vistas en sí mismas, ambas palabras tienen la potencialidad de llevarle a quien las lea una idea o concepto distinto. No se da entonces, lo que ocurre con otras marcas en donde una parte suya, especialmente cuando es de fantasía o caprichosa, adquiere especial relevancia o significado dentro del conjunto marcario, pues en este caso, vale la reiteración, la partícula COTO de COTOPAXI tiene la posibilidad de tener su propio significado en el lenguaje natural1, independiente del significado de todo el conjunto, de modo que ese significado no aparece asociado o aplicado a la marca registrada. De esa forma, la Sala encuentra que no se da riesgo tal de confusión entre COTO y COTOPAXI que haga irregistrable el primer signo por virtud de la causal descrita en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sino que, vistos en conjunto, visual, fonética y conceptualmente son mayores las diferencias que las semejanzas, de donde ambos pueden convivir como marca en el mercado sin que surja un riesgo significativo de confusión que

pueda inducir en error a los consumidores. 1 El diccionario de la Real Academia Española recoge seis vocablos COTO, cada uno de ellos con diversas acepciones en la lengua española. De ello se desprende que los actos acusados resultan contrarios a la norma comunitaria invocada, por lo cual el cargo tienen vocación de prosperar y se ha de acceder a las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones núms. 12173 de 31 de mayo y 19950 de 24 de agosto, ambas del 2000, proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 32298 de 30 de noviembre del 2000 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, mediante las cuales, en su orden, se negó el registro de la marca “COTO” (mixta) solicitada por la actora para distinguir “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevo, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera resolución mencionada, en el sentido de

confirmarla. Segundo.- En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a la actora el registro de la marca COTO (mixta), para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional. Tercero.- PUBLÍQUESE la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 3 de diciembre del 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA I. NAVARRETE BARRERO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA