CE-11001-03-24-000-2001-00221-01(7229)-2004

SIMILITUD IDEOLOGICA - Concepto / SIMILITUD ORTOGRAFICAConcepto / SIMILITUD FONETICA - Concepto El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha insistido en que deben analizarse las similitudes ideológicas, fonéticas y ortográficas entre los signos en conflicto. Sobre el particular, precisó el Tribunal en la interpretación prejudicial No. 95 IP-2003 allegada al presente proceso: “La similitud ideológica se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. “En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea. “La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la expresión, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. “Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión”. (Cr. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 95-IP-2003). SEMEJANZA DE MARCAS - Es evidente entre los signos NEC y MEC:

fonética, ortográfica e ideológica / RIESGO DE CONFUSION La Sala considera que si bien la marca solicitada es mixta es indudable que predomina el elemento denominativo NEC que, enfrentado a la marca MEC, para los mismos servicios de la Clase 36, induce a confusión al público consumidor. Si analizamos las marcas desde los aspectos fonéticos, ortográfico e ideológico tenemos que, desde el primero, suenan casi idéntico pues la consonante inicial cambia de M a N y la diferencia de sonido no es fácilmente perceptible. Desde el punto de vista ortográfico o visual son similares las marcas como se ve: NEC MEC - Máxime cuando identifican servicios similares de la misma Clase 36. Ideológicamente, ni la expresión NEC ni la expresión MEC tienen un significado en nuestro idioma, haciendo imposible el cotejo ideológico. Es claro entonces que aplicados los criterios establecidos tanto por la doctrina como por la jurisprudencia en materia de marcas, existe un indudable riesgo de confusión entre las marcas NEC (MIXTA) y la marca MEC (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, de donde se configura la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00221-01(7229)

Actor: NEC CORPORATION

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por NEC CORPORATION, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones 12341 de 31 de mayo de 2000 y 19909 del 24 de agosto del mismo año, proferidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 32445 del 30 de noviembre de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales se negó el registro de la marca NEC.

I. ANTECEDENTES. a) Las pretensiones de la demanda.

Se solicita la nulidad de la Resolución 12341 del 31 de mayo de 2000 por la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca NEC (mixta) a favor de NEC CORPORATION para amparar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pide igualmente: Que se declare la nulidad de las Resoluciones 19909 de agosto de 2000 y 32445 del mismo año, que resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente, confirmando la decisión inicial.

Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, el registro de la marca NEC

(mixta) para amparar “servicios bancarios, servicios de tarjeta de crédito, servicios financieros, servicios de apertura de cuentas, servicios de pago de cuentas, servicios de compraventa de acciones y bonos, servicio de transferencia financiera y suministro de cualquiera de los servicios anteriores o a través de redes de información computarizada, locales y globales; servicios de agencias de aduana; seguro; servicios relacionados con asuntos de bienes raíces”, comprendidos en la Clase 36. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio proferir dentro de los treinta días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento tal como lo establece el artículo 176 del C.C.A. b. Los hechos de la demanda. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes: El 18 de noviembre de 1999, la sociedad NEC CORPORATION, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca NEC (mixta) para amparar “servicios bancarios, servicios de tarjeta de crédito, servicios financieros, servicios de apertura de cuentas, servicios de pago de cuentas, servicios de compraventa de acciones y bonos, servicio de transferencia financiera y suministro de cualquiera de los servicios anteriores o a través de redes de información computarizada,, locales y globales; servicios de agencias de aduana; seguro; servicios relacionados con asuntos de bienes raíces”,

comprendidos en la Clase 36. Mediante Resolución 12341del 31 de mayo de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca NEC (mixta) por encontrar que es similar a la marca MEC (Nominativa) previamente registrada para amparar servicios de la Clase 36 y concedida a favor de la Bolsa de Medellín S.A. c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones: Artículos 81, 82, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El artículo 81 señala que de los requisitos esenciales que debe tener una marca, el más importante es el de la distintividad. La Marca NEC cumple con los requisitos esenciales para obtener su registro cuales son la perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. No hay confundibilidad entre las marcas NEC (mixta) y MEC. El riesgo de confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos o servicios que las marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión, en cuanto al origen de los bienes vendidos con la marca similar, al no advertir que tales productos o servicios pueden provenir de empresas diferentes. . La confusión puede presentarse en tres campos: el visual, el auditivo o el ideológico. En la marca NEC predomina el elemento denominativo, es decir, la expresión verbal. Si cotejamos las marcas NEC (mixta) y MEC, se encuentra que ellas son monosilábicas y pueden coexistir en el mercado fácilmente por cuanto las

similitudes existentes no son lo suficientemente contundentes como para inducir a error al público consumidor. Desde el punto de vista visual, las marcas en conflicto están compuestas únicamente por tres letras de las cuales coinciden dos de ellas: Sin embargo, el cambio de la primera letra de la N por la M, cambia completamente el conjunto ya que es la parte determinante del conjunto por ser la inicial y mucho más cuando la letra misma se encuentra escrita en forma característica. En cuanto al aspecto fonético, tratándose de marcas denominativas monosilábicas es evidente que la fonación de los términos NEC y MEC cambia radicalmente al modificar la letra inicial. Cotejo conceptual. Las marcas en conflicto NEC (mixta) y MEC, no tienen significado en nuestro idioma, por consiguiente no es posible realizar el cotejo ideológico. En el presente caso es innegable que se ha presentado una coexistencia pacífica por un número considerable de años entre las marcas NEC y MEC por cuanto dichas marcas se encuentran debidamente registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio en la clase 42, para servicios evidentemente similares, lo que demuestra que no existe reclamación por parte del titular de la marca MEC ya que permitió su registro al no presentar oposición o iniciar la acción de cancelación respectiva. Se muestra ligereza de parte de la Superintendencia que no las consideró confundibles al permitir su registro simultáneo para la clase 42 pero sí para la clase 36. En efecto, la Bolsa de Medellín registró la marca MEC para amparar servicios de la clase 42. Igualmente NEC CORPORATION solicitó y obtuvo el registro de la marca NEC en la Clase 42. Igualmente esta última sociedad cuenta con registros de esta misma marca en las clases 9, 11,35, 37, 38, 39 y 41.

Los actos acusados se encuentran viciados de nulidad ya que la Superintendencia de Industria y Comercio ha aplicado de forma indebida el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como el artículo 81 ibídem, al considerar que las marcas NEC y MEC son similares al grado de producir confusión sin tener en cuenta su visión en conjunto y su coexistencia registral. Las razones de la defensa. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda en los siguientes términos: Con la expedición de las Resoluciones 12341, 1909 y 32445 de 2000, no se incurrió en violación de normas legales o comunitarias. La expresión NEC, si bien es susceptible de representación gráfica, carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen conjunto de los signos comparados junto con la expresión MEC (registrada) es claro que presentan similitud gráfica y fonética diferenciándose únicamente con la consonante N, lo que no le otorga suficiente distintividad para cumplir con su función diferenciadora en el mercado. La similitud entre las marcas objeto de debate, se deriva principalmente de la utilización de las mismas letras, que al ser pronunciadas no logran diferenciarse entre sí, encontrándose que la principal y única diferencia es la consonante N, lo que no le otorga distintividad frente a la marca ya registrada. La marca NEC solicitada comprende servicios de la Clase 36 prestados por la marca registrada MEC, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos.

Efectuado el examen comparativo de las marcas NEC, Clase 36 (solicitada) frente a MEC (registrada), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas. “La marca NEC presenta similitudes que la hacen confundible con la marca MEC, las cuales comparten dos de las letras que las conforman, solo diferenciándose por la letra N, lo que no es suficiente para diferenciarlas entre sí”. Adicionalmente y en relación con lo argumentado por el demandante al referirse a otras expresiones que fueron objeto de registro, tal como lo indicó la oficina competente al decidir el recurso de apelación interpuesto, no es jurídicamente admisible sostener la registrabilidad de un signo con base en lo que ya está registrado, ya que el conjunto de elementos que conforman cada signo debe ser apreciado en cada caso particular, y su relación con los productos o servicios que pretende distinguir, en orden a determinar la registrabilidad del signo. En consecuencia, la marca NEC para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 es irregistrable conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Contestación de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. A la Bolsa de Medellín S.A. se le concedió el registro de la marca MEC para distinguir servicios de la Clase 36. La Bolsa de Medellín S.A. cambió su denominación por la de Bolsa de Valores de Colombia S.A. La Bolsa de Valores de Colombia S.A. no se opondría a que coexistieran en el mercado colombiano las marcas MEC y NEC, siempre que NEC CORPORATION

se comprometiera a no incluír dentro de su solicitud de registro de la marca NEC (mixta), los servicios que detalla en su escrito los que la Bolsa de Valores de Colombia S.A. considera que están incluidos en el registro de la marca MEC de la cual es titular. Igualmente en la nueva solicitud, NEC CORPORATION deberá excluír de su solicitud de registro los “servicios de compraventa de acciones y bonos” y deberá precisar la clase de servicios bancarios, financieros, de apertura de cuentas, de transferencia financiera a fin de que no entren en conflicto con los anteriormente especificados. e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones: Por auto del veintiuno de enero de 2002, se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite. Por auto de fecha cinco (5) de septiembre de 2002 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio, el tercero interesado y la parte actora. Mediante comunicación del nueve (9) de abril de 2003, se sometió el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que hiciera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado mediante Ley 17 de 1980, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. En la comparación que incluya a una marca mixta, hay que tener presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se deben apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.

4. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados con anterioridad

por un tercero.

5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la autoridad nacional competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Entra la Sala al estudio de los actos demandados en el presente proceso, mediante los cuales se negó el registro de la marca NEC (mixta) por encontrarla confundible con la marca MEC, ya que ambas distinguen servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, que comprende: “Clase 36. Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, literal a) no pueden registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico e ideológico, “Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por ello la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre

sus partes a menos que aquel se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración”. Según el Tribunal, la confusión se manifiesta cuando el consumidor supone que se trata de la misma marca o cuando, si bien advierte diferencia entre las marcas en conflicto, cree que provienen del mismo productor o fabricante. A este respecto, los criterios acogidos por la jurisprudencia son los siguientes: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea

3. Deben terse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa” El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha insistido en que deben analizarse las similitudes ideológicas, fonéticas y ortográficas entre los signos en conflicto. Sobre el particular, preciso el Tribunal en la interpretación prejudicial No. 95 IP-2003 allegada al presente proceso: “La similitud ideológica se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. “En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea. “La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras entre los

segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la expresión, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. “Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión”. (Cr. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 95-IP-2003). La Resolución 12341 del 31 de mayo de 2000 que se demanda, negó el registro de la marca mixta NEC considerando: ”Tercero. La expresión cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de los signos que, en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Cuarto. Revisados los archivos de esta Superintendencia se encontró que la marca MEC (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 36, está registrada (...) que al ser comparada con la marca solicitada es

confundiblemente semejante”. Sexto. De la comparación entre los signos Nec (mixta) y Mec (nominativa), teniendo en cuenta las reglas anotadas, es posible concluír que existen similitudes de orden gráfico y fonético, a tal punto que de coexistir en el mercado inducirían a error al consumidor respecto de los productos que pretende identificar, pues los signos cotejados son muy similares tanto gráfica como fonéticamente, ya que al pronunciarlos suenan tan parecido que podríamos pensar en un mismo signo; de igual forma al verlos paralelamente la confusión es grande y aunque la marca solicitada sea mixta es evidente que lo que constituye la marca en sí es el elemento nominativo por tanto característico; de otra parte los productos que pretende amparar la marca solicitada y los que distingue la marca previamente registrada y vigente que son: seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, operaciones bursátiles, compra y venta de valores tales como acciones, bonos, certificados de depósito a término, libranzas, actividades relacionadas con el corretaje y comisiones de bolsa, son similares por lo que se confirma aún más la confusión entre los signos”. La Sala considera que si bien la marca solicitada es mixta es indudable que predomina el elemento denominativo NEC que, enfrentado a la marca MEC, para los mismos servicios de la Clase 36, induce a confusión al público consumidor. Si analizamos las marcas desde los aspectos fonético, ortográfico e ideológico tenemos que, desde el primero, suenan casi idéntico pues la consonante inicial cambia de M a N y la diferencia de sonido no es fácilmente perceptible.

Desde el punto de vista ortográfico o visual son similares las marcas como se ve: NEC MEC Máxime cuando identifican servicios similares de la misma Clase 36. Ideológicamente, ni la expresión NEC ni la expresión MEC tienen un significado en nuestro idioma, haciendo imposible el cotejo ideológico. Es claro entonces que aplicados los criterios establecidos tanto por la doctrina como por la jurisprudencia en materia de marcas, existe un indudable riesgo de confusión entre las marcas NEC (MIXTA) y la marca MEC (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, de donde se configura la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No es el caso analizar en este momento la legalidad del acto que otorgó el registro de la marca NEC para servicios de la clase 42, permitiendo su coexistencia pacífica con la marca MEC para los mismos servicios. En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA Primero.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Segundo.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha marzo 26 de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA I. NAVARRETE BARRERO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT

PIANETA