CE-11001-03-24-000-2001-00237-01(7275)-2003

NORMAS COMUNITARIAS SUSTANCIALES - No surten efectos retroactivos: aplicación de la vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de marca / NORMAS PROCESALES COMUNITARIAS - Aplicación de procedimientos por iniciarse o en curso pendientes y no cumplidos El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “Primero. Las normas sustanciales, o que contemplan el nacimiento de un derecho, no surten efectos retroactivos, siendo aquella que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. Será aplicable para juzgar sobre la legalidad de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad de un signo como marca, la misma norma sustancial que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado dicho registro marcario. La norma de carácter procesal posterior, de conformidad con la disposición contemplada en el inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”. Pretende la sociedad demandante la aplicación de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por el hecho de haberse expedido la Resolución 35593, que resolvió el

recurso de apelación, el 29 de diciembre de 2000, es decir, ya en vigencia de la Decisión 486;. Lo que se pretende en el presente asunto es la aplicación de una norma de carácter sustancial contenida en la Decisión 486; de conformidad con la anterior jurisprudencia, en el caso de normas sustanciales, la norma aplicable es la que se encontraba en vigencia al momento de haberse solicitado el registro marcario, en este caso, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. MARCA DEBIL - Concepto / MARCA DESCRIPTIVA - Irregistrabilidad del signo “&” aunque este registrado respecto a otros productos o servicios En relación con el calificativo de marca “débil” a que alude la Superintendencia en el acto demandado, dijo el Tribunal: ”Todo signo registrado como marca, dependiendo de su origen y su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. Efectivamente, si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad el producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva”. En la contestación de la demanda, la Superintendencia insiste en la irregistrabilidad del signo & (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 42 que se refiere a “varios”, no obstante que, con anterioridad, concedió el registro del signo & para distinguir productos comprendidos en las Clases 16 y 20. La Sala encuentra justificada la posición asumida por la Superintendencia de no

conceder el registro de la marca & (mixta) para distinguir productos de la Clase 42 dada la amplitud de esta clase y la falta de distintividad del signo lo que podría llevar indudablemente a confusión al consumidor, y al respecto precisa que el hecho de que el signo en mención se hubiera registrado como marca respecto de otra clase de servicios y productos, no es indicativo de que los actos demandados se deban anular. De conformidad con los criterios expuestos por el Tribunal Andino para la Sala es claro que el signo & (mixto) que se pretende registrar como marca para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza no es suficientemente distintivo. Estos signos comunes, al no ser lo suficientemente distintivos no se pueden registrar.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil tres (2003) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00237-01(7275)

Actor: SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por SOCIEDAD MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones Nos. 15100 del 30 de junio de 2000, mediante las cuales la

Superintendencia de Industria y Comercio negó inicial y recurrentemente el registro de la marca & (mixta), para identificar productos de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; Resolución 24386 de 2000 que resolvió un recurso de reposición y confirmó la decisión de no registrar la marca & (mixta) y Resolución 35593 del mismo año que resolvió el recurso de apelación confirmando.

I. ANTECEDENTES. a) Las pretensiones de la demanda.

Se solicita la nulidad de las Resoluciones Nos. 15100 del 30 de junio de 2000, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca & (mixta) para distinguir productos de la Clase 42 Internacional; Resolución 24386 de 2000, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anterior, confirmándola en todas sus partes y, Resolución 35593 de 2000 que resolvió el recurso de apelación confirmando en su integridad la Resolución 15100. Que en consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca & (mixta), a nombre de la sociedad comercial Muebles & Accesorios Limitada, para distinguir servicios de la Clase 42 Internacional. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. b. Los hechos de la demanda. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:

El 31 de mayo de 1999 la sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LIMITADA solicitó el registro del signo & (mixto) para distinguir servicios de fabricación, almacenaje, alquiler, compra y venta de madera, materiales, maquinaria y herramientas en general para la fabricación y/o transformación de artículos de madera, de todo tipo de productos elaborados en madera y de productos para su mejoramiento o conservación, así como de muebles de cualquier material, lencería y, en general, de toda clase de artículos para el hogar o la oficina, servicios de diseño de muebles, artículos u obras de madera u otros materiales. La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro al considerar que el signo no era suficientemente distintivo y que, por lo tanto, se encontraba en la causal de irregistrabilidad contemplada en los artículos 81, y 82, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Oportunamente se interpusieron los recursos de reposición y en subsidio el de apelación contra la anterior decisión, exponiendo como motivos de inconformidad que el signo (mixto) ya había sido registrado por la misma Superintendencia para identificar productos de las Clases 16 y 20 de la Clasificación Internacional de Niza y que no podía afirmarse válidamente que fuesen confundibles con signos de otros, que fuese genérico, descriptivo, evocativo o que en el lenguaje usual fuese utilizado para indicar los servicios que se querían identificar o productos o servicios relacionados. Señaló la Superintendencia que el signo & para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional, visto en su conjunto, resulta ser un signo falto de la

suficiente distintividad como para acceder al registro marcario como marca de servicio ya que dadas sus características no sería susceptible de apropiación exclusiva por parte de terceros. La Superintendencia de Industria y Comercio se abstuvo torticeramente de resolver una cuestión que le fue planteada y que es de especial importancia jurídica como es la violación el principio de derecho según el cual ante iguales razones de hecho y de derecho, las decisiones deben ser uniformes. Por qué el signo & es suficientemente distintivo para identificar productos de las Clases 16 y 20 internacional y en cambio no lo es para servicios de la Clase 42? c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones: Artículo 81 y el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por indebida aplicación al considerar erradamente que el signo & (mixto) “se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad, contenida en los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impiden el registro de los signos que no sean perceptibles y suficientemente distintivos”. La Administración violó el tercer inciso de la primera disposición transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como quiera que la Resolución del 29 de diciembre de 2000 no se rigió por la precitada Decisión, como expresamente lo imponía la norma invocada a partir del 1 de diciembre de

2000. La Administración violó el tercer inciso de la primera disposición transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por la misma razón.

La administración omitió aplicar la procedencia de los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, o los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para resolver la solicitud de la sociedad accionante; si lo hubiere hecho habría advertido que al concordar sistemáticamente estos literales con las normas que de manera enunciativa señalan que para que un signo se pueda registrar como marca debe ser suficientemente distintivo, no prohíbe indiscriminadamente el registro de todas las denominaciones gramaticalmente genéricas, como equivocadamente lo entendió la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en indicaciones, en nombres genéricos técnicos o en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate lo que no acontece con el signo & + elementos figurativos, como quiera que este signo no es una indicación, nombre o designación de los productos que no es denominativo. La Administración violó por falta de aplicación los artículos 248 y 250 del C.P.C. e incurrió en un error de procedimiento al no tomar en cuenta que dentro del trámite de la solicitud de registro, quedó probado un hecho indicante de que el signo & + Elementos figurativos sí tiene suficiente fuerza distintiva para diferenciar los servicios que se ofrecen en los círculos comerciales y que su utilización no afecta ningún derecho del resto de empresarios. El hecho es que ningún tercero se opuso al registro de la marca. Las razones de la defensa. La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los

siguientes argumentos: Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de propiedad industrial es aplicable válidamente con respecto al asunto que os ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas. Si bien la norma aplicable al resolver los recursos impugnados debe ser la vigente al momento de decidir los mismos, esto no obsta para que se de aplicación a la norma anterior vigente al momento de la expedición del acto impugnado, por cuanto los principios fundamentales de la decisión anterior pasaron a formar parte del derecho vigente, atendiendo entonces la continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad aplicable. El fundamento legal de los actos administrativos acusados expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. El signo & (mixto) es irregistrable para distinguir productos de la Clase 42. La fuerza distintiva es una función básica de la marca, que permite a los consumidores distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. El signo & (mixto) resulta ser un signo falto de la suficiente distintividad como para acceder al registro marcario como marca de servicio, ya que dadas sus características no sería susceptible de apropiación exclusiva por parte de terceros. Adicionalmente, la marca & (mixta) solicitada, carece de la fuerza distintiva necesaria para poder ser registrada como marca ya que es muy débil y falta de originalidad que en lugar de distinguir confundirá a los consumidores, por

lo que no podrá distinguirse de otros servicios competidores dentro del mercado. En consecuencia, la marca & (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la Clase 42 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones: Por auto del diecisiete de enero de 2002, se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite. Por auto de fecha veintitrés de agosto de 2002 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hizo uso de ese derecho la parte actora. Mediante comunicación del doce (12) de diciembre de 2002, se sometió el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que hiciera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado mediante Ley 17 de 1980, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “Primero. Las normas sustanciales, o que contemplan el nacimiento de un

derecho, no surten efectos retroactivos, siendo aquella que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. Será aplicable para juzgar sobre la legalidad de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad de un signo como marca, la misma norma sustancial que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado dicho registro marcario. La norma de carácter procesal posterior, de conformidad con la disposición contemplada en el inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Segundo. Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptiblidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia, y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo presente que si bien los requisitos son necesarios no son suficientes para el registro de un signo como marca. Tercero. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo, que es aquel que utiliza expresiones acústicas o fonéticas y está formado por una o varias palabras, letras o números que integran un conjunto o un todo

pronunciables, que puede o no tener significado conceptual; y un elemento gráfico, que se aprecia a través del sentido de la vista, y se constituye mediante figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. En el tipo de signos mixtos, hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante. Cuarto. Los signos genéricos son aquellos que por su naturaleza, o por “lo que es” el producto o servicio que se pretende amparar, lo ubica en la especie de productos o servicios a que pertenece dentro de su género, separándolos de otros, por lo que al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, a menos que estén conformados por palabras o figuras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se traté, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. Los signos descriptivos son los que designan exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios que buscan identificar, por lo que no son objeto de registro por cuanto refieren exclusivamente a lo concerniente a las propiedades o características de los productos o servicios que pretenden amparar. Los signos comunes o usuales son los que en un determinado país donde ha sido solicitado su registro como marca, son utilizados como indicación en el

lenguaje corriente o en el uso comercial, de manera usual o común, para designar o identificar los productos o servicios que pretenden distinguir en el mercado; por lo que, al no ser suficientemente distintivos y al estar impedido otorgar indebidamente a su titular un monopolio sobre esa designación común o usual de ese producto o servicio, su registro se encuentra expresamente prohibido. Quinto. Las marcas evocativas sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o servicio que buscan distinguir en el mercado pero, a diferencia de los signos descriptivos, no los describen sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro. Sexto. Todo signo registrado como marca, como consecuencia de su origen y su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. Si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva. El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni podrá fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión

entre signos similares”. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Entra la Sala al estudio de la presente demanda que busca la nulidad de las Resolucioens que negaron el registro de la marca & (mixta) para distinguir servicios de la Clase 42. La Resolución 15100 de 2000 que se demanda, consagra en sus considerandos: ”Que la marca & (mixta) cuyo registro se solicita, se encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en los artículos 81 y 82 literal a) que impiden el registro de los signos que no sean perceptibles y suficientemente distintivos. (..) Que la & (mixta) solicitada, carece de la fuerza distintiva necesaria para poder ser registrada como marca ya que este signo solicitado es muy débil y falto de originalidad que en lugar de distinguir confundirá a los consumidores, por lo cual no podrá distinguirse de otros servicios competidores dentro del mercado” Pretende la sociedad demandante la aplicación de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por el hecho de haberse expedido la Resolución 35593, que resolvió el recurso de apelación, el 29 de diciembre de 2000, es decir, ya en vigencia de la Decisión 486; es pertinente trascribir el texto del artículo 274 de la citada Decisión 486, que dice: Decisión 486. “Artículo 274. La presente decisión entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2000”. Debe precisarse que las disposiciones transitorias señalan: ”Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo

en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia” La sociedad demandante manifiesta que debieron aplicarse los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sobre el particular es pertinente transcribir parte de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina allegada con ocasión del presente proceso en la cual dijo: ”Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnacióntanto en sede administrativa como judicialde la resolución interna que expresa la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “...tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de ....anulación, la normativa comunitaria

vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o ....de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso CANALI, publicado en la G.O.A.C. N° 332 del 30 de marzo de 1998). Lo que se pretende en el presente asunto es la aplicación de una norma de cáracter sustancial contenida en la Decisión 486; de conformidad con la anterior jurisprudencia, en el caso de normas sustanciales, la norma aplicable es la que se encontraba en vigencia al momento de haberse solicitado el registro marcario, en este caso, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Los artículos 81 y 82, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aplicable para el caso en estudio, que se invocan en los actos demandados, consagran: Decisión 344. “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. ”Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituír marca conforme al artículo anterior; (...)”. La empresa solicitante buscaba registrar la marca & (mixta) para distinguir los siguientes servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “fabricación, distribución, comercialización, importación, exportación, almacenaje,

alquile, compra y venta de madera, materiales, maquinaria y herramientas en general para la fabricación y/o transformación de artículos de madera, de todo tipo de productos elaborados en madera y de productos para su mejoramiento o conservación así como de muebles de cualquier material, lencería y en general de toda clase de artículos para el hogar o la oficina, servicios de diseño de muebles, artículos y obras de madera u otros materiales”. Como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia, y no debe estar incurso en ninguna de la causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo presente que si bien los requisitos son necesarios no son suficientes para el registro de un signo como marca”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación judicial allegada al presente proceso, señaló: ” Los signos genéricos son aquellos que, por su naturaleza o por “lo que es” el producto o servicio que se pretende amparar lo ubica en la especie de productos o servicios a que pertenece dentro de su género, separándolos de otros, por lo que al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la causal de irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344. El Tribunal al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel que de manea exclusiva “designa el género de los productos o servicios al que

pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”. (Proceso 17-IP-03. Marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. de 19 marzo del presente año).” En relación con el calificativo de marca “débil” a que alude la Superintendencia en el acto demandado, dijo el Tribunal: ”Todo signo registrado como marca, dependiendo de su origen y su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. Efectivamente, si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad el producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva”. En la contestación de la demanda, la Superintendencia insiste en la irregistrabilidad del signo & (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 42 que se refiere a “varios”, no obstante que, con anterioridad, concedió el registro del signo & para distinguir productos comprendidos en las Clases 16 y 20 que se refieren a: ”Clase 16. Papel y artículos de papel, cartón y artículos e cartón; impresos, diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación, fotografía; papelería, materias adhesivas (para papelería); materiales para artistas, pinceles; máquinas de

escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes, caracteres de imprenta; clisés”. Clase 20. Muebles, espejos, marcos; artículos (no incluidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, celuloide, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas”. La Sala encuentra justificada la posición asumida por la Superintendencia de no conceder el registro de la marca & (mixta) para distinguir productos de la Clase 42 dada la amplitud de esta clase y la falta de distintividad del signo lo que podría llevar indudablemente a confusión al consumidor, y al respecto precisa que el hecho de que el signo en mención se hubiera registrado como marca respecto de otra clase de servicios y productos, no es indicativo de que los actos demandados se deban anular. De conformidad con los criterios expuestos por el Tribunal Andino para la Sala es claro que el signo & (mixto) que se pretende registrar como marca para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza no es suficientemente distintivo. Estos signos comunes, al no ser lo suficientemente distintivos no se pueden registrar. Aún tratándose de una marca mixta, no debe recordarse que, por lo general, en ellas predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, elemento que, como se ha visto, no es suficientemente distintivo. Finalmente, el hecho de que el signo se haya registrado como marca para otras clases no significa que sea suficientemente distintivo y tampoco es argumento

para que sea concedida una marca el hecho de que no haya habido oposición de terceros en el trámite administrativo de la solicitud de la marca. Por lo expuesto, al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos demandados, la Sala procederá a denegar las pretensiones de la demanda. En