CE-11001-03-24-000-2001-00242-01-2004

MARCAS FARMACEUTICAS - Cotejo más riguroso; identidad fonética, ortográfica entre signos CALIDAN Y CARIDAN En este caso, si bien es cierto que los productos de la clase 5ª a los que está referido cada signo son disímiles, lo cierto es que ambos tienen especial aptitud o capacidad de causar efectos importantes o comprometedores en la salud, como quiera que los que se busca distinguir con la marca solicitada tienen efectos nocivos hasta el grado de poder causar la muerte, dada su carácter esencialmente tóxico, en tanto que entre los distinguidos con la marca registrada están llamados a tener efectos benéficos en la salud (cardiovascuales), dado que comprende todos los productos de la clase 5ª. De modo que en estas circunstancias, además de tratarse de productos que están en una misma clase, se trata de productos cuyo uso ameritan especial precaución, de allí que exigen la mayor diferenciación posible, luego el criterio aducido por la actora en cuanto a que se trata de productos distintos que no tienen conectividad competitiva no cuenta en este caso. Se observa en este caso que las denominaciones enfrentadas tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, a saber: CALIDAN y CARIDAN, por ende se cumple íntegramente la primera regla reseñada para el examen fonético, como quiera que además de tener igual número de vocales, tres en cada caso, todas ellas son idénticas y están en la misma posición. La silaba tónica de cada una es DAN, por cuanto ambas se pronuncian como palabras agudas, a saber: CALIDÁN – CARIDÁN, de allí que sea coincidente tanto por ser idéntica como por ocupar el mismo lugar, pues en

ambas es la última sílaba, luego también se cumple esta regla indicativa de similitud y confundibilidad fonética. Además, esa similitud se reproduce en el campo visual o gráfico por cuanto la escritura de ambas es casi igual, toda vez que tienen el mismo número de letras (siete), distribuidas entre igual número de sílabas ( tres), las cuales, con excepción del cambio de una sola (L por R), son idénticas: CALIDAN – CARIDAN. Así las cosas, se da una notoria semejanza, es decir, apreciable incluso a simple vista entre CALIDAN y CARIDAN, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, que no desaparece por el cambio de la letra R por la letra L, ya que ésta no le introduce a la primera suficiente distintividad frente a la segunda, de suerte que sin necesidad de mayores análisis, se puede establecer que hay riesgo de confusión entre las marcas que conforman, en grado tal que impide la coexistencia en el mercado, más cuando se trata de productos que están estrechamente relacionados por pertenecer a la misma clase. No hay lugar a considerar el aspecto ideológico o semántico de las marcas, por cuanto están conformadas por expresiones que no tienen un significado conocido.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre del dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00242-01

Actor: SOCIEDAD RHONE – POULENC AGRO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad en referencia contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por la decisión de negarle la solicitud de registro de la marca CALIDAN.

I.- LA DEMANDA SOCIEDAD RHONE – POULENC AGRO, mediante apoderado, solicita a la Sala, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

1. Pretensiones Que declare la nulidad de las resoluciones núms. 14371 de 30 de junio y 23907 de 27 de septiembre, ambas del 2000, y proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 35468 de 28 de diciembre del 2000 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, mediante las cuales, en su orden, le negó el registro de la marca “CALIDAN” (nominativa) solicitada por la actora para distinguir: “preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas y herbicidas”, productos comprendidos dentro de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera resolución mencionada, en el sentido de confirmarla.

Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, ordene a la Superintendencia demandada concederle el registro de la marca “CALIDAN” (nominativa) en la Clase 5ª internacional, así como, la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad

Industrial.

2. Los hechos 2.1. El 9 de diciembre de 1999 la sociedad RHONE-POULENC AGRO solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “CALIDAN” para distinguir “preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas y herbicidas”, productos pertenecientes a la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud contra la cual no se presentaron oposiciones, ni existe petición alguna de terceros contra su registro. 2.2. Mediante la Resolución núm. 14371 de 30 de junio de 2000 la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia le negó la solicitud de registro con fundamento en que de la comparación entre la marca solicitada “CALIDAN” (nominativa) y la registrada “CARIDAN”, (nominativa) de la sociedad GRUFARMA LIMITADA, se evidenció semejanza entre sí y confusión, no solo de los signos sino también del origen empresarial de los mismos. 2.3. Contra la anterior resolución la actora presentó ante la misma entidad los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos mediante las resoluciones núms. 23907 de 27 de septiembre y 35468 de 28 de diciembre, ambas de 2000, en el sentido de confirmar la anterior decisión y declarar agotada la vía gubernativa, respectivamente. 3.- Normas violadas y concepto de su violación.

La demandante invoca como violados los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por considerar que la marca

solicitada cumple con los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad, consagrados en el artículo 81 de la Decisión 344 para que un signo pueda ser registrado como marca, así como los que reconoce la doctrina, tales como novedad y especialidad. En consecuencia, los actos administrativos demandados violaron el citado artículo por falta de aplicación. El artículo 83, literal a, de la Decisión 344 fue violada por su indebida aplicación, consistente en que para la procedencia de su aplicación deben concurrir los dos presupuestos de hecho que la misma consagra, a saber: “que el signo que se pretende registrar sea idéntico a otro previamente registrado y que ambos signos distingan los mismos servicios o distingan productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público en error”. En el caso que nos ocupa se materializa únicamente el primer presupuesto, teniendo en cuenta que los artículos que pretende distinguir la marca solicitada “CALIDAN” (nominativa) se limitan a hacerlo respecto de “preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas y herbicidas”, que no son productos farmacéuticos como los que protege la marca registrada “CARIDAN” (nominativa). II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio fundamenta la defensa del acto acusado en que con la expedición los actos administrativos acusados no se incurrió en violación de las normas invocadas por la actora, toda vez que efectuado el estudio de registrabilidad marcaria del signo “CALIDAN” (nominativo) solicitado por la demandante, se encontró que presenta semejanza

ortográfica y fonética respecto de la marca registrada “CARIDAN” (nominativa) de la sociedad GRUFARMA LIMITADA, capaz de inducir al público consumidor en error, careciendo de distintividad, motivo por el cual resolvió negar la solicitud de marca con base en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83literal a) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina. Finalmente, señala que a ello se le suma el reconocimiento de tal similitud, expresado por el actor en su escrito de demanda “en el caso que nos ocupa, se da el primer presupuesto de hecho pero no se da el segundo”, cuando hace referencia a los requisitos para el registro de una marca. 2.- La sociedad propietaria de la marca registrada, tercera interesada en el litigio, hace un recuento de los hechos y afirma que CALIDAN y CARIDAN, vistas en conjunto son semejantes en todos los aspectos y se refieren a la misma clase de productos, de donde estima que no pueden coexistir en el mercado ya que inducen a error al consumidor de esos productos en cuanto al origen de los mismos. Por lo tanto se opone a las pretensiones de la demanda. III.- PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La demandante sostiene que la titular de la marca CARIDAN no se opuso a la solicitud de registro de la marca CALIDAN, lo cual indica claramente que no consideró afectados sus derechos en el mercado con la existencia de aquélla,

luego el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es aplicable en este caso para negarle el registro de dicha marca, pues no hay derecho de terceros que proteger, los signos no son confundibles ni idénticos, ni distinguen los mismos productos o servicios, toda vez que le dan al consumidor una idea diferente, y la marca CARIDAN distingue productos farmacéuticos para tratamientos cardiovasculares, en tanto que CALIDAN busca distinguir productos de la clase 5 muy específicos, que no tienen relación ni semejanza alguna con los de tratamientos cardiacos, pues únicamente se refieren a “preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas y herbicidas”. Por lo tanto, los cargos que sustentan la demanda se encuentran debidamente probados, en especial la no confundibilidad de los signos enfrentados.

2. La entidad demandada retomó sus argumentos defensivos ya reseñados, incluyendo los antecedentes jurisprudenciales aportados en la contestación de la demanda, alusivos a los requisitos para el registro de marcas y a la confundibilidad de signos marcarios.

3. La sociedad titular de la marca registrada reitera lo expuesto en la contestación de la demanda, señalando que está probado en el plenario que la marca solicitada es confundible con la suya por la similitud de los signos enfrentados y la imposibilidad de que coexistan en el mercado.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala solicita que se requiera la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (folio

117).

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena que se invoca en los cargos, concluye: “PRIMERO: Un signo podrá ser registrado como marca, cuando reúna los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además, el signo no deberá estar comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. “SEGUNDO: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. “TERCERO: La determinación del riesgo de confusión entre los signos en el presente caso, derivará del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. “CUARTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de la misma clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. “QUINTO: Respecto de los productos de la clase 5, resulta

de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor. Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados.” VII.- DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. La cuestión de fondo El problema a dirimir es si se da o no confundibilidad entre los signos CALIDAN, en cuanto se solicita su registro como marca para distinguir productos de la clase 5ª, específicamente “preparaciones para destruir animales dañinos, fungicidas y herbicidas”, y la expresión CARIDAN, registrada como marca con anterioridad a dicha solicitud para distinguir preparaciones farmacéuticas y todos los demás productos de la clase 5ª, y si por ello es irregistrable el primero.

2. Examen de la cuestión planteada – reglas de comparación La Sala, siguiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que en las marcas farmacéuticas se debe ejercer un especial cuidado en el examen de confundibilidad de las marcas por las implicaciones de los productos que ellas distinguen en la salud, a lo cual conviene agregar la advertencia expuesta en la interpretación prejudicial traída al sub lite, en el sentido de que “Respecto de los productos de la clase 5, resulta de gran

importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor. Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados.” En este caso, si bien es cierto que los productos de la clase 5ª a los que está referido cada signo son disímiles, lo cierto es que ambos tienen especial aptitud o capacidad de causar efectos importantes o comprometedores en la salud, como quiera que los que se busca distinguir con la marca solicitada tienen efectos nocivos hasta el grado de poder causar la muerte, dada su carácter esencialmente tóxico, en tanto que entre los distinguidos con la marca registrada están llamados a tener efectos benéficos en la salud, dado que comprende todos los productos de la clase 5ª. De modo que en estas circunstancias, además de tratarse de productos que están en una misma clase, se trata de productos cuyo uso ameritan especial precaución, de allí que exigen la mayor diferenciación posible, luego el criterio aducido por la actora en cuanto a que se trata de productos distintos que no tienen conectividad competitiva no cuenta en este caso. Al punto de la comparación que aquí se impone hacer, se tiene según las reglas de comparación delineadas por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que el análisis debe hacerse bajo una perspectiva global, ya que dichas reglas exigen la visión de conjunto y la de las

partes o elementos que componen las marcas enfrentadas a fin de establecer el peso o la incidencia que tienen en ésta, y así establecer si hay semejanza o no, con la consecuente confundibilidad o distintividad respectivamente, y no de manera aislada; requiriéndose una valoración cuidadosa de los campos que pueden producir confusión, como son el visual, causado por semejanzas ortográficas o gráficas; el auditivo o fonético y, si es del caso, el ideológico o conceptual. Las aludidas reglas de comparación se concretan en las siguientes: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando el signo marcario que, en su conjunto, forma una unidad para el ingreso al registro. - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta, asimismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Pasando al análisis específico del aspecto fonético, la jurisprudencia ha delineado las siguientes: - Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta al consumidor. - Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición, cabe también

advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). - Por último, si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. Se observa en este caso que las denominaciones enfrentadas tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, a saber: CALIDAN y CARIDAN, por ende se cumple íntegramente la primera regla reseñada para el examen fonético, como quiera que además de tener igual número de vocales, tres en cada caso, todas ellas son idénticas y están en la misma posición. La silaba tónica de cada una es DAN, por cuanto ambas se pronuncian como palabras agudas, a saber: CALIDÁN – CARIDÁN, de allí que sea coincidente tanto por ser idéntica como por ocupar el mismo lugar, pues en ambas es la última sílaba, luego también se cumple esta regla indicativa de similitud y confundibilidad fonética. Además, esa similitud se reproduce en el campo visual o gráfico por cuanto la escritura de ambas es casi igual, toda vez que tienen el mismo número de letras (siete), distribuidas entre igual número de sílabas (tres), las cuales, con excepción del cambio de una sola (L por R), son idénticas: CALIDAN – CARIDAN. Así las cosas, se da una notoria semejanza, es decir, apreciable incluso a simple vista entre CALIDAN y CARIDAN, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, que no desaparece por el cambio de la letra R por la letra L, ya que ésta

no le introduce a la primera suficiente distintividad frente a la segunda, de suerte que sin necesidad de mayores análisis, se puede establecer que hay riesgo de confusión entre las marcas que conforman, en grado tal que impide la coexistencia en el mercado, más cuando se trata de productos que están estrechamente relacionados por pertenecer a la misma clase. No hay lugar a considerar el aspecto ideológico o semántico de las marcas, por cuanto están conformadas por expresiones que no tienen un significado conocido. Así las cosas, la comparación sólo es posible en los campos visual, ortográfico y fonético, cuyo resultado es, entonces, que como conjunto de letras, al ser pronunciadas, los signos CALIDAN y CARIDAN son percibidos por el consumidor de un modo semejante, dado lo similar de su respectiva escritura y sonoridad por efecto de las coincidencias e identidades anotadas, de tal forma que la Sala encuentra que se da un alto grado de riesgo de confusión entre ellas que hace irregistrable la marca CALIDAN, por virtud de la causal descrita en el artículo 83, literal a), de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la medida en que le falta la necesaria distintividad frente a la marca CARIDAN con relación a los productos de la clase 5ª, pudiendo inducir en error o engaño al consumidor sobre la procedencia, naturaleza u otros aspectos de los productos respectivos. En esas circunstancias no interesa que tenga perceptibilidad (que sea apreciable por medio de los sentidos) y posibilidad de ser representada gráficamente, pues estos requisitos no son suficientes para darle aptitud a un signo de ser registrable

como marca, ya que debe reunir los tres y no estar incurso en alguna causal de irregistrabilidad.

5. Conclusión El resultado, entonces, es que las marcas enfrentadas, como conjunto de letras, generan una impresión de semejanza en su escritura y en su fonética que puede crear confusión en los consumidores de los productos en mención, por lo tanto, sin dificultad alguna se deduce que la marca solicitada no ofrece la distintividad necesaria frente a la otra para coexistir en el mercado de manera pacífica. En consecuencia, la decisión de negar la solicitud de registro de la marca CALIDAN no viola las normas comunitarias invocadas en la demanda debido a que, según se anotó, se halla conforme con esas disposiciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : NIEGANSE las pretensiones de la demanda. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 26 de noviembre del año 2004. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA MARTELO Presidente Ausente con permiso

OLGA I. NAVARRETE BARRERO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA