CE-11001-03-24-000-2001-00246-01-2004

MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO - Pueden ser signos de fantasía a menos que sean asociados al idioma castellano / SIGNO O MARCA DEBILConcepto; inapropiabilidad / SPIRIT - Expresión genérica de uso común / SIGNO GENERICO - Registrable si se adiciona un signo distintivo La cuestión que se plantea consiste en establecer si el signo SPORT SPIRIT, para distinguir productos de la clase 3 es o no confundible con el signo TEEN SPIRIT, registrado como marca para distinguir productos de la clase 3, y, dependiendo de ello, si la decisión acusada viola o no el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En ese orden de ideas se observa que ambas expresiones no pertenecen al idioma Castellano, de donde en principio deberían tomarse como signos o marcas de fantasía, excepto que se trate de palabras de idioma extranjero que sean de conocimiento común; asimismo, que la semejanza entre ambos signos o expresiones es la palabra SPIRIT, y que ésta, si bien corresponde a un idioma extranjero, es fácilmente asociada a su versión en castellano, esto es, espíritu, la cual, entre sus diferentes acepciones alude a esencia o sustancia, líquidos o fluidos tenues. Por lo anterior, en la medida en que uno de tales productos aparezca distinguido con el signo SPIRIT, aparece denotando su contenido, y en esa medida resulta un signo débil por cuanto entra a ser parte de la caracterización sustancial del producto, y como tal su uso no puede ser apropiable de manera exclusiva y excluyente, dado que

cualquier productor de los referidos bienes puede referirse a él como espíritu, esto es, como esencia o sustancia. En ese sentido cabe decir que el signo SPIRIT corresponde a una expresión genérica de uso común en relación con los productos de la clase 3 obtenidos de esencias. Por ende, dicha palabra puede ser utilizada en la conformación de marcas para distinguir dichos productos siempre que se le adicione un elemento distintivo de las marcas registradas o de las solicitudes que tengan el privilegio de la precedencia, en las cuales se use tal expresión, de allí el listado que obra en el expediente de marcas registradas que la contienen, con diferentes propietarios o titulares. Conviene retomar lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su de interpretación atrás referida, en cuanto señala que: “... 5º. El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa ”. Ello explica que, como lo alega la actora y consta en el plenario, que existan muchos productos de la clase 3 que utilicen el signo o expresión SPIRIT en marcas registradas a favor de personas distintas. Tales marcas son débiles, como atrás se expuso en razón de que existe la posibilidad de que otros productores utilicen el mismo concepto, aunque con elementos gramaticales que eviten la identidad con un signo registrado.

COTEJO ENTRE MARCAS CON SIGNOS GENERICOS - Exclusión: inexistencia de riesgo de confusión / MARCAS EN IDIOMA EXTRANJEROExclusión de signos comunes en el cotejo En el presente caso el elemento que se ha agregado a la expresión SPIRIT es SPORT, el cual corresponde a un vocablo extranjero aunque de conocimiento común y entendible en idioma castellano, pero que no tiene relación directa con los productos de la clase 3, ni es evocativo o alegórico de los mismos, de sus características, composición, forma de obtención, etc., como sí lo es la primera palabra, por lo tanto no puede ser considerado genérico o alusivo a los productos ofrecidos. De suerte que el elemento SPRIT no se debe considerar en la comparación de los signos enfrentados, de donde surge así una excepción a la apreciación de conjunto de ellos, ya que se habrá de comparar las marcas atendiendo sólo los elementos complementarios de la expresión genérica, que en el sub lite es SPORT respecto de la marca solicitada, y TEEN en la marca registrada pudiéndose, entonces, evidenciar una notoria diferencia entre ellos en los campos visual, ortográfico, fonético e incluso conceptual, de modo tal que es notorio que no se cumple regla alguna de las atrás expuestas para efectuar la comparación entre signos marcarios nominativos, luego de llegar a coexistir en el mercado no generan confusión entre ellas y los productos que distinguen, menos cuando, como lo aduce la actora, en lo que a perfumes y lociones se refiere, el mercado está formado por distribuidores y consumidores especiales, en cuyas decisiones se guían por criterios de selectividad determinados más por el gusto

que por la necesidad. En esas circunstancias, y no siendo idéntico a la marca enfrentada, el signo SPORT SPIRIT no está afectado por la prohibición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto a la marca TEEN SPIRIT para distinguir productos de la clase 3 se refiere, atendiendo la jurisprudencia comunitaria en comento.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de octubre del dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00246-01

Actor: SOCIEDAD ESCADA AG

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la SOCIEDAD ESCADA AG. contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales le negó el registro de una marca.

I.- LA DEMANDA La parte actora, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicita que se acceda a las siguientes:

1. Pretensiones 1. 1. Que declare la nulidad de la Resolución núm. 14572 de 30 de junio de 2000, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto le negó el registro de la

marca nominativa “SPORT SPIRIT” (nominativa), para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional, por ser confundible con la marca “TEEN SPIRIT” (nominativa) para distinguir la misma clase de productos, registrada a favor de la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY. 1. 2. Que declare la nulidad de Resolución núm. 26334 de 20 de octubre de 2000, del mismo funcionario por el cual se resuelve en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la resolución atrás citada. 1. 3. Que declare la nulidad de la Resolución Núm. 1510 de 30 de enero de 2001, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación contra el acto inicial, confirmándolo en todas sus partes. 1. 4. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia demandada concederle el registro de la marca “SPORT SPIRIT” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Hechos y omisiones de la demanda El 3 de julio de 1996, la actora solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “SPORT SPIRIT” (Nominativa), para amparar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, trámite al cual le correspondió el expediente administrativo núm. 96.034.701

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se

presentaron observaciones por parte de terceros. Mediante la Resolución Núm. 14572 de 30 de junio de 2000, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, le negó el registro de dicho signo como marca, aduciendo que es confundible con la marca “TEEN SPIRIT” (nominativa) para distinguir la misma clase de productos, registrada a favor de la sociedad COLGATE PALMOLIVE

COMPANY.

Inconforme con la decisión antes mencionada, el apoderado de la sociedad demandante interpuso en su contra recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos, en su orden, mediante las resoluciones núms. 26334 de 30 de octubre de 2000 y 1510 de 30 de enero de 2001, confirmándola.

3. Normas violadas y concepto de la violación Invoca como violado el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por considerar la actora que se incurrió en un error al concluirse que el signo SPORT SPRIT es confundiblemente semejante con la marca registrada TEEN SPIRIT, siendo que dicho signo no se encuentra incurso en dicha causal de irregistrabilidad, por cuanto es una composición ortográfica, fonética, gráfica y conceptualmente distinta de ésta a pesar de que comparte una misma palabra, ya que en ambos casos se le agregan elementos que hacen que cada uno conserve su fuerza distintiva, debido a que la palabra SPIRIT es de uso común para distinguir productos de la clase 3 y en particular perfumes. Por ello

coexisten varias marcas registradas en la misma clase que incluyen dicha palabra y que pertenecen a varios propietarios o titulares, como son los casos de las marcas BODY & SPIRIT, “FA” SPIRIT OF FRESHNESS y HUGO BOSS SPIRIT. El elemento común pierde relevancia a los efectos del cotejo, por lo tanto la comparación no debe recaer en el elemento común SPIRIT, y además se debe tener en cuenta la clase de público que consume el producto y en este caso se trata de un individuo que tiene su gusto definido y sabe con precisión cual es la marca de su preferencia y se detiene a escoger con cuidado el producto deseado, en especial porque se trata de productos costosos y exquisitos. Conceptualmente también difieren dichos signos toda vez que TEEN SPIRIT es esencia adolescente y SPORT SPIRIT es esencia deportiva, de modo que la primera evoca la rebeldía y frescura propia del adolescente, mientras que la segunda evoca la idea de agilidad y energía propias del deporte.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio alega que no incurrió en violación de las normas invocadas por la parte actora; que los actos acusados se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo de la marca SPORT SPIRIT con la marca TEEN SPIRIT, se evidencia que son semejantes entre sí, existiendo confusión en los aspectos ortográficos y fonéticos y, por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público

consumidor, habida cuenta que el producto tendría el mismo origen; si se aprecian las marcas en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, se concluye que existen mayores semejanzas que diferencias entre las mismas, lo cual induce al consumidor en error. 2.- A su vez, el apoderado judicial de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY manifiesta que se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por cuanto en este caso se dan los elementos constitutivos de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a) de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que existe riesgo de confusión entre ambas marcas en los aspectos visual, fonético e ideológico por cuanto están compuestas por igual número de palabras, de las cuales una es idéntica (SPIRIT), la que no es de uso común por el hecho de que se hayan registrados otras marcas que la contiene, ya que dicho registro ha sido por error de la entidad demandada. De otra parte, los otros términos son descriptivos, pues SPORT significa deporte y a ese sector están dirigidos algunos productos de la clase 3ª, mientras que TEEN significa adolescencia, término que es igualmente inapropiado debido a que muchos productos de dicha clase están dirigidos a este segmento de la población y es constantemente utilizado en la publicidad para promocionar tales productos. Por ende, el término protagónico en este conflicto es SPIRIT, de allí que los signos resulten pronunciándose de la misma manera, dado que SPORT y TEEN no son apropiables por ser descriptivos. Aduce que en este caso también debe considerarse el consumidor medio para efectos de determinar la confundibilidad de las marcas, y esa confusión también

se presenta en el campo ideológico en razón a que el término común a ambas marcas significa espíritu. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción y sendas certificaciones de registros de marcas contentivas de la expresión SPIRIT para productos de la clase 3.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La actora reafirmó sus peticiones y tesis de la demanda, en especial la carencia de fuerza distintiva de la expresión SPIRIT por ser casi necesaria para referirse a los perfumes de la clase 3, siendo según la doctrina una expresión débil, lo cual no se desvirtúa por los argumentos de la tercera interesada en el asunto. Sostiene que no es cierto que SPORT y TEEN sean descriptivas por cuanto no sirven para responder con algún significado a la pregunta ¿cómo son los perfumes, aguas de colonia o los cosméticos?. (folios 190 a 201). Por lo demás, reitera los argumentos planteados en la demanda sobre la registrabilidad del signo SPORT SPIRIT como marca para distinguir productos de la clase 3.

2. La entidad demandada reitera que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que la resolución demandada no es nula, se ajusta a derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables al registro de marcas, por lo cual no viola normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante

(folios 152 a 156).

3. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación manifiesta

que se atiene a la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 141). V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, concluye que: “1º Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 93 eiusdem. 2º De solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca. 3º En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como fantasía, por lo que procede su registro. En cambio, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no sería registrable. 4º No será registrable el signo que se encuentre integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate. En este caso, el signo,

denominativo o gráfico, no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos o indicaciones usuales o comunes que lo integren. 5º. El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 6º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. 7º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos visual, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta

razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 8º Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud de registro del signo, presentar observaciones al registro de la marca solicitado. También tendrá legítimo interés para presentar observaciones, el titular de una marca registrado o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros. Vencido el plazo, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones, debiendo en todo caso decidir a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado en autos”. (folio 184)

VI.- CONSIDERACIONES

1. El acto acusado Se persigue la nulidad de la Resolución núm. 14572 de 30 de junio de 2000, del Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual negó el registro de la marca nominativa “SPORT SPIRIT” (nominativa), para productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional, y sus confirmatorias en virtud de los recursos de reposición y apelación respectivamente, núms. 26334 de 20 de octubre de 2000, del mismo funcionario, y 1510 de 30 de enero de 2001, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Examen de los cargos 2. 1. El problema principal

La cuestión que se plantea consiste en establecer si el signo SPORT SPIRIT, para distinguir productos de la clase 3 es o no confundible con el signo TEEN SPIRIT, registrado como marca para distinguir productos de la clase 3, y, dependiendo de ello, si la decisión acusada viola o no el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La clase 3 comprende “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentrificos.” 2. 2. Criterios para la comparación de las marcas enfrentadas Lo primero a precisar es la clase de tales marcas, pudiéndose observar que ambas son nominativas, por lo tanto, la comparación se ha de hacer entre las respectivas expresiones, de donde les son aplicables las reglas relativas a los campos que en esa clase de marcas pueden producir confusión en las mismas, como son el visual, derivada de semejanzas ortográficas o gráficas; el auditivo o fonético e incluso el ideológico o conceptual. Al efecto, de manera general han de atenderse las siguientes: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando el signo marcario que, en su conjunto, forma una unidad para el ingreso al registro. - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador

presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Mientras que para el análisis fonético se deben observar de manera especial las siguientes: - Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta al consumidor. - Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). - Por último, si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. En ese orden de ideas se observa que ambas expresiones no pertenecen al idioma Castellano, de donde en principio deberían tomarse como signos o marcas de fantasía, excepto que se trate de palabras de idioma extranjero que sean de conocimiento común; asimismo, que la semejanza entre ambos signos o expresiones es la palabra SPIRIT, y que ésta, si bien corresponde a un idioma extranjero, es fácilmente asociada a su versión en castellano, esto es, espíritu, la cual, entre sus diferentes acepciones alude a esencia o sustancia, líquidos o

fluidos tenues. Por lo tanto se advierte que ambas expresiones contienen un elemento alusivo a un concepto que si bien no es descriptivo ni evocativo de los productos ofrecidos, si puede utilizarse para referirse a los mismos, y por ende resultar alegórico a ellos, en cuanto que se trata de bienes que se producen con base en o se obtienen de esencias, de sustancias, en especial, las denominadas “otras sustancias para la colada”, preparaciones para limpiar, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentrificos. Por lo anterior, en la medida en que uno de tales productos aparezca distinguido con el signo SPIRIT, aparece denotando su contenido, y en esa medida resulta un signo débil por cuanto entra a ser parte de la caracterización sustancial del producto, y como tal su uso no puede ser apropiable de manera exclusiva y excluyente, dado que cualquier productor de los referidos bienes puede referirse a él como espíritu, esto es, como esencia o sustancia. En ese sentido cabe decir que el signo SPIRIT corresponde a una expresión genérica de uso común en relación con los productos de la clase 3 obtenidos de esencias. Por ende, dicha palabra puede ser utilizada en la conformación de marcas para distinguir dichos productos siempre que se le adicione un elemento distintivo de las marcas registradas o de las solicitudes que tengan el privilegio de la precedencia, en las cuales se use tal expresión, de allí el listado que obra en el expediente de marcas registradas que la contienen, con diferentes propietarios o titulares. Conviene retomar lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en

su de interpretación atrás referida, en cuanto señala que: “3º En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como fantasía, por lo que procede su registro. En cambio, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no sería registrable. 4º No será registrable el signo que se encuentre integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate. En este caso, el signo, denominativo o gráfico, no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos o indicaciones usuales o comunes que lo integren. 5º. El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa”. (folio 184) Ello explica que, como lo alega la actora y consta en el plenario, que existan muchos productos de la clase 3 que utilicen el signo o expresión SPIRIT en marcas registradas a favor de personas distintas.

Tales marcas son débiles, como atrás se expuso en razón de que existe la posibilidad de que otros productores utilicen el mismo concepto, aunque con elementos gramaticales que eviten la identidad con un signo registrado. Conviene retomar el rubro jurisprudencial sobre el punto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dado en un proceso anterior, toda vez que es muy diciente sobre las implicaciones de una situación como la advertida, a saber: “NOVENO: El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. En efecto si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva, el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa”. (subrayas de la Sala )1 En el presente caso el elemento que se ha agregado a la expresión SPIRIT es SPORT, el cual corresponde a un vocablo extranjero aunque de conocimiento común y entendible en idioma castellano, pero que no tiene relación directa con los productos de la clase 3, ni es evocativo o alegórico de los mismos, de sus características, composición, forma de obtención, etc., como sí lo es la primera palabra, por lo tanto no puede ser considerado genérico o alusivo a los productos

ofrecidos. 1 Ver sentencia de esta Sala de 25 de septiembre de 2003, expediente núm. 5943, consejero ponente doctor Manuel Santiago Urueta Ayola, caso marcas FINO Vs. EL FINÍSIMO para distinguir productos de la clase 29. De suerte que el elemento SPRIT no se debe considerar en la comparación de los signos enfrentados, de donde surge así una excepción a la apreciación de conjunto de ellos, ya que se habrá de comparar las marcas atendiendo sólo los elementos complementarios de la expresión genérica, que en el sub lite es SPORT respecto de la marca solicitada, y TEEN en la marca registrada pudiéndose, entonces, evidenciar una notoria diferencia entre ellos en los campos visual, ortográfico, fonético e incluso conceptual, de modo tal que es notorio que no se cumple regla alguna de las atrás expuestas para efectuar la comparación entre signos marcarios nominativos, luego de llegar a coexistir en el mercado no generan confusión entre ellas y los productos que distinguen, menos cuando, como lo aduce la actora, en lo que a perfumes y lociones se refiere, el mercado está formado por distribuidores y consumidores especiales, en cuyas decisiones se guían por criterios de selectividad determinados más por el gusto que por la necesidad. Se advierte, en fin, que quien logra el registro de marcas que contienen signos o expresiones genéricas se expone a tener una marca débil, por cuanto nada impide que tales expresiones sean adoptadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otras palabras, justamente como en este caso, en el cual se tienen los signos SPORT SPIRIT y TEEN ESPIRIT. Lo que es de uso común no puede ser

apropiado para uso exclusivo de alguien. El titular de la marca opuesta, por utilizar igual elemento, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni pueden fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa, como se señala en la pretranscrita jurisprudencia comunitaria. Por lo tanto el signo SPORT SPIRIT resulta registrable frente a marcas que utilizan el vocablo SPIRIT para distinguir productos de la clase 3, en especial, lociones, perfumes y esencias similares en general, como es el caso de la marca que se le opone: TEEN SPIRIT, por cuanto le está adicionando el vocablo SPORT, que viene a ser un elemento que la diferencia de esta última, y su irregistrabilidad no puede sustentarse en el uso común del vocablo SPIRIT, según lo enfatiza el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que ello conduciría a que quien primero obtuvo el registro de una marca con dicho vocablo para productos concernientes a lo que él implica, tendría el monopolio del mismo, lo cual se opone a su carácter de uso común. En esas circunstancias, y no siendo idéntico a la marca enfrentada, el signo SPORT SPIRIT no está afectado por la prohibición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto a la marc