CE-11001-03-24-000-2001-00263-01-2004

CONFUNDIBILIDAD MARCARIA - Inexistencia entre los signos BSCH y BOSCH: vocal determinante en aspectos gramatical, fonético y conceptual / PALABRA - Conjunción o fusión de fonemas: BOSCH / VOCAL DETERMINANTE - Diferencia fonética, semántica y conceptual entre los signos BSCH y BOSCH Se observa que entre BSCH y BOSCH, se dan semejanzas gráficas o visuales, pero diferencias desde el punto de vista fonético e incluso conceptual o ideológico. Lo primero, por la comunidad o identidad de la marca solicitada con 4 letras de las 5 que tiene la marca registrada, como quiera que consiste en la reproducción de las 4 consonantes que ésta contiene; de suerte que sólo difieren en una letra, que justamente es la sílaba O. Pero sucede que la falta de esa vocal en la marca solicitada determina una diferencia radical o un cambio cualitativo en los aspectos fonéticos y semánticos o conceptuales con la registrada, toda vez que ésta, en virtud de dicha vocal, aparece como una palabra completa, en tanto que aquélla se da como un mero conjunto de consonantes que, por lo mismo, no se ven como vocablo alguno. Lo anterior, además de introducir una diferencia visual dentro de las semejanzas en ese campo, hace que gramatical, fonética y conceptualmente los signos resulten sustancialmente diferentes, tanto que no hay posibilidad de que se cumpla alguna de las reglas de comparación fonética y gramatical, pues la solicitada no tiene vocal ni sílabas propiamente dichas, carece de sonido vocálico, mientras que la registrada tiene una sola vocal y una sílaba, luego no cabe comparar sus vocales y sílabas en ningún sentido ( según el

número de sílabas, identidad y posición de vocales y de la sílaba tónica, etc.) con la solicitada, por sustracción de materia. Por consiguiente, al pronunciarse ambos signos van a oírse de manera diferente, como quiera que la solicitada tendrá la sucesión de los nombres de las consonantes que lo conforman: BSCH, en tanto que la registrada sonará como la conjunción o fusión de los fonemas que la componen en cuanto constituyen una palabra: BOSCH. Pasando al plano conceptual, dicha situación conduce a que el signo de la marca solicitada se tienda a entender o tomar como una sigla o como iniciales de un nombre propio, mientras que el de la marca registrada se asocia a un apellido en idioma extranjero que cabe considerarse con cierto grado de reconocimiento en la opinión pública. De modo que gramatical, fonética y conceptualmente no hay riesgo de confusión entre ambas marcas, y sus diferencias en esos aspectos le restan fuerza a la similitud gráfica que tienen entre sí. De esa forma, la Sala encuentra que no se da riesgo tal de confusión entre BSCH y BOSCH que haga irregistrable el primero signo como marca por virtud de la causal descrita en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., nueve (9) de diciembre del dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00263-01

Actor: SOCIEDAD SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad en referencia contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por la decisión de negarle la solicitud de registro de la marca BSCH.

I.- LA DEMANDA SOCIEDAD SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED, mediante apoderado, solicita a la Sala, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

1. Pretensiones Que declare la nulidad de resoluciones núms. 20424 de 25 de agosto y 31162 de 30 de noviembre, ambas de 2000 y proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y, 09638 de 29 de marzo del 2001 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales, en su orden, se negó el registro de la marca “BSCH” (mixta y en combinación de colores) solicitada por la actora para distinguir “servicios de comunicaciones radiofónicas, telefónicas y televisivas; servicios de comunicaciones vía internet; servicios de comunicaciones en general”, servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera resolución mencionada, en el sentido de confirmarla.

Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordene a la División de Signos Distintivos que le conceda el registro

de dicha marca, publicar la sentencia que se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial y, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, expida resolución en la que se adopten la medidas necesarias para su cumplimento.

2. Los hechos 2.1. El 2 de diciembre de 1999 la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “BSCH” (mixta y en combinación de colores) consistente en un rectángulo de mayor base y menor altura cuyo segmento izquierdo va en color rojo (pantone 032), el derecho en color azul

(pantone 295) y al centro del rectángulo la marca mencionada en color blanco, para distinguir: “servicios de comunicaciones radiofónicas, telefónicas y televisivas; servicios de comunicaciones vía internet; servicios de comunicaciones en general” servicios pertenecientes a la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, trámite al cual correspondió el expediente administrativo núm. 99.075779. 2.2. La solicitud fue publicada el 31 de enero del 2000 en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 488, contra la cual no se presentó oposición u observación alguna dentro del término de legal. 2.3. El 15 de junio de 2000, las sociedades BANCO SANTANDER S.A. y su subsidiaria SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED firmaron un “acuerdo a nivel mundial” con la sociedad ROBERT BOSCH GMBH consistente en la coexistencia de las marcas “BSCH” y “BOSCH”, en el que se incluyó la clase 38,

documento que protocolizaron ante el Notario Francisco Javier Monedero San Martín de Madrid, España. 2.4. El 25 de agosto del 2000, mediante la Resolución núm. 20424 la Jefe de División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia negó el registro solicitado por considerar que es confundiblemente semejante con la marca registrada “BOSCH” (mixta) de la sociedad ROBERT BOSCH GMBH. 3.5. El 30 de octubre de 2000 la actora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la anterior resolución, con el fin de que fuera revocada, por considerar que a pesar de estar comprendidos los servicios que se pretenden distinguir dentro de la clase 38, no existe confusión entre las marcas mixtas “BSCH” (y en combinación de colores) y “BOSCH” por diferenciarse gráfica, visual, fonética e ideológicamente. Los recursos fueron resueltos en el sentido de confirmar la decisión mencionada, mediante las resoluciones núms. 31162 de 30 de noviembre de 2000 y 09638 de 29 de marzo de 2001, respectivamente. 3.- Normas violadas y concepto de su violación. La demandante invoca como violados los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el artículo 59 del C.C.A. Al efecto advierte que si bien durante el trámite administrativo antes expuesto estuvieron vigentes las Decisiones 344 y 486 de la Comunidad Andina, debe aplicarse la última de conformidad con la disposición primera transitoria de la misma, y los pronunciamientos que respecto al conflicto de la ley comunitaria en

el tiempo ha proferido el Tribunal Andino de Justicia (Interpretación Prejudicial del 23 de febrero de 1995-Proceso 5-AIP-94). En lo que hace a los cargos aduce lo siguiente: 3.1. La violación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se da en la medida que la Superintendencia, al cotejar la marca solicitada “BSCH” (mixta y en combinación de colores) y la registrada “BOSCH” (mixta) no hizo un examen minucioso y en conjunto de las mismas, puesto que no se tuvo en cuenta que la primera cumple con los requisitos consagrados en dicho artículo para el registro de una marca tales como: distintividad ortográfica, fonética y visual, en relación con la segunda, fundando su negativa de registro en que la combinación de colores incluidas en aquél no posee la fuerza necesaria que permita una coexistencia comercial entre las mismas. 3.2. La violación del artículo 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, consiste en que no se tuvo en cuenta que no obstante que las marcas cotejadas distinguen servicios comprendidos en la clase 38, son servicios específicos y concretos, así como los fines que pretenden, puesto que los que la actora pretende identificar con la marca “BSCH” se refieren a actividades financieras y de banco, en tanto que, los que se identifican con la marca “BOSCH” son de vigilancia; de lo cual se desprende que al tener los signos diferentes canales de comercialización, no existe riesgo de confusión para los consumidores en cuanto al origen empresarial de los mismos. Agrega que es evidente la carencia de análisis en conjunto y de aplicación de los

presupuestos y lineamientos de la legislación y jurisprudencia Andinas diseñadas para el cotejo entre marcas. En este sentido, trae a colación diversos pronunciamientos del Tribunal Andino, resaltando las Interpretaciones Prejudiciales de los procesos 1-IP-87, 7-IP-95 y 12-IP-95, publicadas en la Gacetas Oficiales núms. 28 de 15 de febrero de 1998, 189 de 15 de septiembre de 1995, y 199 de 26 de enero de 1996, respectivamente. 3.3. Finalmente, señala que la violación del artículo 59 del C.C.A. radica en que la demandada no motivó todos las aspectos de hecho y de derecho relevantes, no tuvo en cuenta los hechos convenientes al caso como la combinación de colores reivindicada a lo largo del proceso ni el Acuerdo de Coexistencia entre los signos suscrito entre las partes y desconoció, omitió y limitó las pruebas aportadas alejándose de la realidad fáctica y jurídica, por lo cual los actos administrativos acusados se encuentran falsamente motivados. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio fundamenta la defensa del acto acusado en que con su expedición no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que se profirió de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcaria; y, que la actuación administrativa por ella

adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa y, por lo tanto, los actos acusados no son nulos. Que la normativa aplicable al presente caso es la Decisión 344, porque si bien la norma al momento de resolver los recursos mediante las resoluciones acusadas debe ser la vigente al momento de la decisión de los mismos, esto no obsta para que se dé aplicación a la norma vigente al momento de la expedición del acto impugnado, por cuanto los principios fundamentales de la decisión anterior pasaron a formar parte del derecho vigente, atendiendo al principio que orienta la causal de irregistrabilidad aplicable, tal como lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia al expresar: “…tampoco repelería al Derecho Comunitario la fundamentación de una resolución administrativa en el derecho derogado, si los principios generales de éste hubieran pasado a formar parte del derecho comunitario vigente…” Con base en lo anterior manifiesta que en concordancia con las disposiciones legales de la Decisión 344, en especial, los artículos 81, en donde se establecen tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, a saber: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, y 83, literal a) de la Decisión; las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia en el proceso 1-IP-87 de 15 de febrero de 1988, 5-IP-97 de, 15-IP-96 de 21 de noviembre de 1997, 21-IP-96 de 1 de diciembre de 1997, 38-IP-2000 de 7 de junio de 2000 y 56-IP-2000; además,

del resultado del examen sucesivo y comparativo efectuado por ella entre las marcas “BSCH” y “BOSCH”, se concluyó que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográfico, fonético, visual e ideológico; además, presentan los mismos canales de comercialización, por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas frente su origen empresarial. Finalmente, en cuanto al acuerdo de coexistencia efectuado entre las sociedades SANTANDER INVESTIMENT BANK LIMITED y ROBERT BOSCH GMBH y su preexistencia a la presentación de la solicitud de registro de la marca “BSCH” por la sociedad demandante, manifiesta que, no obstante ello, es menester analizar la posibilidad de que el signo o la expresión puedan ser registrados, siempre y cuando se garantice la ausencia de confusión que pueda creársele al consumidor, entre otras cosas. Es entonces a la oficina nacional competente a la que le corresponde establecer si la autorización conferida por el titular de una marca anterior para el uso de una idéntica o similar induce al público a error, por la existencia del riesgo de confusión entre ambas marcas, que como ya se expuso, fue realizado y de él se concluyó negar el registro solicitado por existir confundibilidad entre las marcas aludidas. 2.- La sociedad propietaria de la marca registrada BOSCH (MIXTA), tercera interesada en el litigio, fue vinculada al proceso en debida forma y guardó silencio en esta oportunidad procesal. III.- PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los

antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION La actora sostiene que la marca solicitada a registro cumple con los presupuestos señalados en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y que las letras BSCH corresponden a la sigla Banco Santander Central Hispano, el cual es uno de los nombres con que se identifica al grupo, por lo tanto son aptas para distinguir, identificar y singularizar los servicios de la clase 38, y que las marcas con letras y cortas deben ser examinadas con benevolencia y en este caso la marca opuesta, propiedad de ROBERT BOSHC GMBH, resulta ser un apellido por tener la letra O entre las vocales, mientras que la solicitada es una sigla, además de que sus respectivas partes gráficas y colores son notablemente diferentes, luego en los aspectos gráficos, fonéticos, visual y conceptual, no hay riesgo de confusión, vistos en forma sucesiva y no simultánea los signos BSCH (mixta y combinación de colores) y BOSCH (MIXTA).

2. La entidad demandada, retomó sus argumentos de defensa del acto ya reseñados, incluyendo los antecedentes jurisprudenciales aportados en la contestación de la demanda, alusivos a los requisitos para el registro de marcas y a la confundibilidad de signos marcarios.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala solicita la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (folio 259).

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena que se invoca en los cargos, tras precisar que la normativa aplicable al asunto es la Decisión 344 por ser la que estaba vigente cuando se presentó la solicitud en cuestión, concluye: “PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. “TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se

debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tararse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera asilada. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riego de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

CUARTO: Non son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. “QUINTO: Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador, no estando exento de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudiera existir entre los signos.

“SEXTO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. La coexistencia de hecho no genera derechos y por tanto no tiene relevancia jurídica” (folios 323 y 324). VII.- DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. La cuestión de fondo Lo primero a dirimir es si se da o no confundibilidad de la marca solicitada BSCH

(MIXTA) para distinguir servicios de comunicaciones radiofónicas, telefónicas y televisivas; servicios de comunicaciones vía internet; servicios de comunicaciones en general; todos comprendidos en la clase 38 de la clasificación internacional de Niza, con la marca BOSCH (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la misma clase 38, registrada con anterioridad a la solicitud de aquélla y vigencia hasta 29 de septiembre de 2005; y, por lo tanto, si la primera es o no registrable.

2. Examen de la cuestión planteada – reglas de comparación 2.1. La Sala retoma la aquí reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, en el sentido de que en caso de que se deban comparar dos signos mixtos como marca, se ha de tener en cuenta el elemento predominante en el conjunto marcario, de modo que si lo es el denominativo, como ocurre en la mayoría de los casos por su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto, las marcas se deben considerar como nominativas. En este caso, el elemento gráfico de ambos signos está dado por el diseño especial y los colores de las letras que conforman la parte nominativa, por ende no tiene una relevancia o significación especial que desplace a la parte denominativa en la fuerza distintiva, lo cual hace que ambas marcas se deban considerar nominativas. 2.2. Se observa que las denominaciones enfrentadas tienen en común las letras BSCH, que no puede considerarse como una expresión genérica en relación con los productos que se busca distinguir, y no se encuentra que guarde relación con tales productos, luego no puede considerarse genérica o de uso común respecto de los productos de la clase 38, sino que en tales marcas se usa con un sentido caprichoso o de fantasía, de allí que deben confrontarse ambos signos en su integridad. En esas circunstancias, se han de aplicar las reglas de comparación a todo el conjunto de las marcas enfrentadas, reglas que según las ha delineado la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consisten en que el análisis debe hacerse bajo una perspectiva global, ya que dichas reglas exigen la visión de conjunto y la de las partes o elementos que componen las marcas enfrentadas, pero se advierte que ésta se hace en función de aquélla, es

decir, que las partes o elementos deben analizarse dentro del conjunto, como partes de un todo, a fin de establecer el peso o la incidencia que tienen en éste, y así establecer si hay semejanza o no la hay, con la consecuente confundibilidad o distintividad respectivamente, y no de manera aislada. La globalidad con que debe observarse una marca comprende el análisis de sus componentes y de sus diferentes aspectos, en la medida en que se requiere una valoración cuidadosa de los campos que pueden producir confusión, como son el visual, causado por semejanzas ortográficas o gráficas; el auditivo o fonético y, si es del caso, el ideológico o conceptual. De manera puntual, las aludidas reglas son las siguientes: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando el signo marcario que, en su conjunto, forma una unidad para el ingreso al registro. - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta, asimismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. En campo fonético se deben observar de manera especial las siguientes: - Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta al consumidor. - Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser

idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). - Por último, si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. 2. 4. A la luz de tales reglas, se observa que entre BSCH y BOSCH, se dan semejanzas gráficas o visuales, pero diferencias desde el punto de vista fonético e incluso conceptual o ideológico. Lo primero, por la comunidad o identidad de la marca solicitada con 4 letras de las 5 que tiene la marca registrada, como quiera que consiste en la reproducción de las 4 consonantes que ésta contiene; de suerte que sólo difieren en una letra, que justamente es la sílaba O. Pero sucede que la falta de esa vocal en la marca solicitada determina una diferencia radical o un cambio cualitativo en los aspectos fonéticos y semánticos o conceptuales con la registrada, toda vez que ésta, en virtud de dicha vocal, aparece como una palabra completa, en tanto que aquélla se da como un mero conjunto de consonantes que, por lo mismo, no se ven como vocablo alguno. Lo anterior, además de introducir una diferencia visual dentro de las semejanzas en ese campo, hace que gramatical, fonética y conceptualmente los signos resulten sustancialmente diferentes, tanto que no hay posibilidad de que se cumpla alguna de las reglas de comparación fonética y gramatical, pues la solicitada no tiene vocal ni sílabas propiamente dichas, carece de sonido vocálico,

mientras que la registrada tiene una sola vocal y una sílaba, luego no cabe comparar sus vocales y sílabas en ningún sentido ( según el número de sílabas, identidad y posición de vocales y de la sílaba tónica, etc.) con la solicitada, por sustracción de materia. Por consiguiente, al pronunciarse ambos signos van a oírse de manera diferente, como quiera que la solicitada tendrá la sucesión de los nombres de las consonantes que lo conforman: BSCH, en tanto que la registrada sonará como la conjunción o fusión de los fonemas que la componen en cuanto constituyen una palabra: BOSCH. Pasando al plano conceptual, dicha situación conduce a que el signo de la marca solicitada se tienda a entender o tomar como una sigla o como iniciales de un nombre propio, mientras que el de la marca registrada se asocia a un apellido en idioma extranjero que cabe considerarse con cierto grado de reconocimiento en la opinión pública. De modo que gramatical, fonética y conceptualmente no hay riesgo de confusión entre ambas marcas, y sus diferencias en esos aspectos le restan fuerza a la similitud gráfica que tienen entre sí. De esa forma, la Sala encuentra que no se da riesgo tal de confusión entre BSCH y BOSCH que haga irregistrable el primero signo como marca por virtud de la causal descrita en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma aplicable al sub lite según lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sino que, vistos en conjunto, visual, fonética y conceptualmente son mayores las diferencias que las semejanzas, de donde

ambos pueden convivir como marca en el mercado sin que surja un riesgo significativo de confusión que pueda inducir en error a los consumidores. De otra parte, vale agregar, en primer lugar, que el objeto a distinguir por ambas marcas está constituido por servicios cuyo uso está mediatizado mayoritariamente por cierto grado de racionalidad o de análisis en la decisión del usuario, lo cual hace que se trate de un mercado en el que el usuario tiene algún nivel de selectividad. De ello se desprende que los actos acusados resultan contrarios a las normas comunitarias anotadas, equivalentes a las invocadas en la demanda, por lo cual los cargos respectivos tienen vocación de prosperar y se ha de acceder a las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia. Sin embargo, conviene aclarar que la actora ha invocado un pacto o acuerdo de coexistencia que tiene suscrito con el propietario de la marca BOSCH en comento, el cual, si bien no inhibe la facultad y competencia que tiene la Oficina Nacional Competente para examinar la registrabilidad de una marca, ni excluye la especial protección de los consumidores y usuarios que se busca con la necesaria distintividad de las marcas de propietarios distintos, puede tener relevancia jurídica si se dan los requisitos o condiciones aquí señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad, esto es, (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen

de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. Sobre dicho acuerdo nada dijo la entidad demandada en los actos que resolvieron los recursos de reposición y apelación pese a que la actora lo adujo en la sustentación de los mismos, pero en esta oportunidad cabe advertir que de los mencionados requisitos no se cumple el (iv), esto es, su inscripción en la oficina nacional competente, de allí que a la luz de la jurisprudencia comunitaria transcrita carezca de relevancia jurídica, luego no es procedente considerarlo a efectos de decidir este asunto. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 20424 de 25 de agosto y 31162 de 30 de noviembre, ambas de 2000 y proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 09638 de 29 de marzo del 2001 del Superintendente