CE-11001-03-24-000-2001-00265-01-2004

SEMEJANZA MARCARIA - Similitud fonética, ortográfica y visual entre los signos TRICON y DRICOM Las marcas en conflicto son las siguientes: DRICOM (solicitada) - TRICON (registrada). En el caso sub examine, es indudable que entre las marcas TRICON y DRICOM existen semejanzas visuales y fonéticas, que, en principio, las hacen confundibles, máxime cuando ambas identifican productos de la misma clase y se trata, además de productos farmacéuticos respecto de los cuales es prudente ser más exigente en el análisis. Ambas palabras tienen el mismo número de sílabas; en ambos signos, las vocales son las mismas y están ubicadas en el mismo lugar; “i” y “o”. La única diferencia es la consonante inicial y final que en una es “t” y en otra “d”. Para el consumidor, las marcas suenan muy parecido lo cual podría llevarlo a confusión. Mediante la marca DRICOM se pretende amparar los siguientes productos “Preparaciones y sustancias farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y alteraciones urogenitales”. Por su parte, la marca TRICON también ampara productos farmacéuticos. Analizando las marcas DRICOM y TRICON en su conjunto, en forma sucesiva y no simultánea, la Sala encuentra que existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas entre las mismas, las cuales, por tratarse de productos farmacéuticos ubicados en la misma clase, pueden inducir a error al público consumidor con las graves consecuencias que ello puede generar.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00265-01

Actor: SOCIEDAD ASTRAZENECA UK LIMITED

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por SOCIEDAD ASTRAZENECA UK LIMITED, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio Nos. 21553 del 30 de diciembre de 1996, 18707 del 14 de julio de 1997 y 34727 del 28 de diciembre de 2000, mediante las cuales se negó el registro de la marca

DRICOM.

I. ANTECEDENTES. a) Las pretensiones de la demanda.

Que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 21553 del 30 de diciembre de 1996, 18707 del 14 de julio de 1997 y 34727 del 28 de diciembre de 2000, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro de la marca DRICOM (nominativa) para distinguir los siguientes productos “Preparaciones y sustancias farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y alteraciones urogenitales, artículos comprendidos en la clase internacional”. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento, se ordene a la Superintendencia conceder el registro de la

marca DRICOM (nominativa) para distinguir los siguientes productos: “Preparaciones y sustancias farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y alteraciones urogenitales, artículos comprendidos en la clase internacional”. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. b. Los hechos de la demanda. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes: El 15 de marzo de 1996, la sociedad ZENECA LIMITED, presentó la solicitud de registro de la marca DRICOM para distinguir productos de la Clase 5 Internacional. Mediante Resolución 21553 de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca DRICOM señalando que existe confundibilidad con la marca TRICON , registrada a favor de la sociedad Farma de Colombia S.A. desde el punto de vista fonético y ortográfico, en forma tal que de coexistir en el mercado, podrían inducir al público consumidor a error. Interpuestos los recursos de reposición y apelación contra esta decisión, fueron resueltos mediante Resolución 18707 de 1997 y 34727 de 2000 que confirmaron la Resolución 21553 de 2000. La Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta el memorial de traspaso que se presentó dentro del expediente, en el cual la sociedad ZENECA LIMITED, solicitante de la marca DRICOM, traspasó la marca a la sociedad

ASTRAZENECA UK LIMITED.

c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de

violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones: Artículos 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La marca DRICOM reunía todos los requisitos establecidos en este artículo para ser considerado como marca, por ser un signo perceptible, distintivo, susceptible de representación gráfica. - Violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. La marca DRICOM no está incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en la citada norma. Esta norma fue violada por la administración al ser indebidamente aplicada. La marca DRICOM solicitada, no es confundible con la marca TRICON, ya que no es cierto que de coexistir en el mercado puedan inducir a error al público consumidor. Los productos que distingue la marca DRICOM son de naturaleza especial por cuanto permiten el tratamiento de enfermedades urogenitales, mientras que la marca TRICON, no identifica ningún producto en el mercado colombiano. Prueba de ello es la existencia de registro marcario para cada una de ellas en el vecino país de Venezuela por mas de 4 años. No se trata de signos idénticos. Es claro que no toda similitud existente entre un signo solicitado y otro anteriormente registrado conlleva necesariamente riesgo de confusión entre el público consumidor de los productos o servicios identificados con los mismos y de suyo la irregistrabilidad del primero. Por el contrario, se debe entender que solamente cuando la similitud existente entre las marcas comparadas impida al público consumidor diferenciar ente una y otra o entre los productos o servicios que ellas identifique, se configurará la mencionada causal de irregistrabilidad. Las administración no atendió el criterio de que la confusión resulta de la

impresión de conjunto despertada por las marcas pues de haberse realizado dicho análisis es evidente que cada una de ellas tiene una composición ortográfica diferente, radicales diferentes, terminaciones diferentes y composición fonética diferente que le imprimen a uno y otro conjunto suficiente distintividad para diferenciar la una de la otra. No hay similitud ortográfica ya que los prefijos de las marcas en cuestión DRI y TRI son diferentes. Tampoco comparten una idéntica terminación. De existir similitud en la secuencia vocálica, la longitud y el número de sílabas, dicha identidad no genera confundibilidad. La constatación de que los prefijos de las marcas son distintos, nos permite concluir que la forma como se escribe una y otra es diferente y precisamente esas diferencias le imprimen un carácter distintivo a una y otra expresión, que no permite concluir que ellas sean confundibles desde el punto de vista ortográfico o visual. Tampoco existe similitud auditiva ya que la pronunciación es totalmente distinta y no da origen a una confusión entre los consumidores de tales productos. La posibilidad de confusión entre las expresiones TRICON y DRICOM es prácticamente imposible ya que tanto la raíz como la terminación de las palabras son diferentes, y sus elementos no son comunes pues la raíz y la terminación, en el caso de la marca TRICON son TRI y CON y en el caso de la marca DRICOM son DRI y COM, sin que sea posible concluir que existe identidad entre las mismas. Tampoco hay similitud conceptual o ideológica la cual se presenta cuando los signos cotejados evocan la misma idea. Entre las marcas DRICOM y TRICON no se presenta esta similitud por tratarse en

el caso de la marca DRICOM de una expresión de fantasía, mientras que la marca TRICON tiende a significar triplicidad por el uso del radical TRI. Hubo un error de la administración al aplicar los criterios de confundibilidad anotados por la doctrina y la jurisprudencia. Analizadas las marcas en conjunto, no existe confundiblidad entre ellas ya que no es posible establecer similitud auditiva, visual y mucho menos conceptual o ideológica entre las mismas. Es evidente que al compararse los dos signos en forma sucesiva y no simultánea, no se presenta grado de confusión alguno entre ellos. La administración tampoco dio aplicación a la regla de que quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Teniendo en cuenta que DRICOM identifica un producto farmacéutico, el consumidor será mas cuidadoso al momento de adquirirlo. c. Las razones de la defensa. La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos: La marca DRICOM y la marca TRICON analizadas en su conjunto en forma sucesiva y no simultánea, presentan similitud de orden ortográfico y fonético debido a que comparten la mayoría de sus letras, el mismo numero de vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden. Esto las hace ortográficamente similares, lo que no permite su clara diferenciación para el público consumidor. Si bien es cierto que conceptualmente son diferentes, esto no las hace completamente distintivas entre si pues basta que haya parecido en os aspectos gráfico y fonético para que se configuren los presupuestos para negar el registro de la marca DRICOM solicitada. Adicionalmente, las marcas en conflicto pertenecen a productos de la Clase 5, los

cuales se refieren a productos farmacéuticos en los cuales se debe ser mas cuidadoso. Efectuado el examen comparativo entre las marcas DRICOM, clase 5 y TRICON, Clase 5, se concluye en forma evidente que son semejantes existiendo confundibilidad entre las mismas y, por tanto, de coexistir en el mercado, conllevarían a error al público consumidor pues existe la posibilidad de confusión directa e indirecta de las mismas. e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones: Por auto del diecinueve (19) de octubre de 2001, se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite. Por auto de fecha veintitrés de agosto de 2002 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio y la parte demandante. Mediante comunicación del veinte (20) de febrero de 2004, se sometió el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación solicitó se requiriera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso,

concluyó:

1. Para poder ser registrado como marca un signo debe reunir los tres requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344, es decir, ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. Además de cumplir los mencionados requisitos, el signo no deberá estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

2. La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros de diferente origen empresarial Por ello no procede el registro como marca de un signo que sea confundible con otro por razón de identidad o semejanza, cuando tales signos puedan inducir al público a error.

3. El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

4. El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión, además se debe aplicar un criterio más riguroso ya que al equivocar marcas farmacéuticas se podrían causar graves resultados en la salud de las personas”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Entra la Sala al estudio de los cargos de la demanda relacionados con la negativa de la Superintendencia de Industria y Comercio de registrar la marca DRICOM, por considerar que al estar registrada la marca TRICON para distinguir productos de la misma Clase 5, existe riesgo inminente de confusión para el consumidor por

las semejanzas ortográficas y fonéticas existentes entre las marcas. En la Resolución 21553 de 1996 que se demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio consignó: “Que el signo DRICOM cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad específicamente la contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohíbe el registro de signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen en forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. (...) En este caso entre la expresión que se solicita DRICOM y la marca registrada por un tercero TRICON, existe semejanza ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error” Para definir si efectivamente la marca DRICOM solicitada por la sociedad demandante era irregistrable por incurrir en la causal de irregistrabilidad previstas en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es necesario recurrir a los criterios ya plasmados por la doctrina y la jurisprudencia del tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El citado artículo 83, dispone: ”Artículo 83. Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a

error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Para efectuar el análisis de registrabilidad y confundibilidad, es necesario tener en cuenta las reglas creadas por la doctrina y reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y que son las siguientes: “1. Las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las confrontadas, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, ob. Cit. p. 215). Sin embargo, ese examen de conjunto no implica que no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas confrontadas.

2. En las marcas compuestas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que, como se dijo, habrá de determinarse cuál de los que la conforman –denominativo o gráficoes el característico. Una vez identificado por parte del examinador el elemento predominante, es decir, el utilizado por un consumidor para solicitar el producto identificado con la marca, necesariamente deberá continuarse con el examen del caso a la luz de las reglas subsiguientes.

3. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación debe predominar el método de

cotejo sucesivo, excluyendo la necesidad de un análisis simultáneo, ya que el consumidor identifica las marcas individualmente y no en forma simultánea. a) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Al decir del profesor BREUER MORENO la similitud general entre dos marcas depende más bien de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de aquellos distintos que en las mismas aparezcan. b) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos identificados junto con las marcas confrontadas. c) La comparación de las marcas en el plano fonético, en donde el criterio generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, es el de que en la comparación el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas”. Siendo empleados para la aplicación de esta regla los siguientes criterios: El cuanto al relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas, el examinador deberá apreciar la posición de la misma así como la posible confundibilidad que de ellas se desprenda; y, asimismo, apreciar la igualdad o similitud del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca. Habrá de considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, debido a que la “sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas” dado que esa “sucesión....asume importancia decisiva para fijar la sonoridad de una

denominación” (Fernández-Novoa, Ob. Cit.p. 206). Finalmente, al comparar las marcas ha de tomarse en cuenta, además, la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones confrontadas, no siendo en algunos casos bastante – para determinar la confusiónla coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas idénticas o similares si los demás componentes de cada una de las marcas confrontadas otorga el resto del elemento denominativo de la marca suficiente carga diferencial para lograr la distintividad necesaria a los fines de su registro”. (Interpretación prejudicial sentencia 56IP-2000 del 6 de septiembre del año 2000, correspondiente a la marca “EFFER”, publicada en la G.O.A.C. N° 602 del 21 de septiembre de 2000). En el presente caso, el Tribunal en su interpretación prejudicial manifestó: “La similitud entre las marcas puede ser de naturaleza gráfica, fonética o ideológica, la primera existe por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales, la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes puede generar en mayor o menor grado la confusión; la similitud fonética se genera entre los signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar o idéntico, tal situación dependerá de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; finalmente, la similitud ideológica se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas, dado el parecido conceptual de los signos. (...) La similitud general entre dos marcas se determina al observar los

elementos semejantes existentes entre ellas y no los elementos distintos, se debe enfatizar en señalar cuáles son las semejanzas entre los signos, pues es allí donde por lo general se percibe el riesgo de confusión.”(Cfr. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 41 IP-2004). Debe tenerse presente que ambas identifican productos ubicados en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, que comprende: “Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales desinfectantes; preparaciones para destruír las malas hierbas y los animales dañinos”. Respecto de las marcas farmacéuticas y su examen de registrabilidad, caso que se analiza en el presente proceso, ha dicho el Tribunal: “Al respecto debe considerar que en las marcas de este tipo de bienes existen frecuentemente elementos de uso común o genéricos (raíces o terminaciones) que no deben entrar en la comparación de los signos enfrentados, constituyéndose ello en una excepción a la regla de cotejo en conjunto de la marca, la cual impone que el examen comparativo deba efectuarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Esto significa que el elemento genérico no debe ser tomado en cuenta al momento de efectuar el examen de comparación entre los signos enfrentados, lo cual lleva a reafirmar la imposibilidad de apropiación particular de ciertos sufijos o prefijos de uso común en medicina y farmacia.

En este contexto debe entenderse que el cotejo marcario de productos farmacéuticos debe ser más prolijo que el de las marcas ordinarias, considerando las peligrosas consecuencias para la salud que pueda ocasionar una eventual confusión al adquirir por error un determinado producto farmacéutico. El error al consumir una determinada medicina en lugar de la adecuada puede ocasionar efectos nocivos y hasta fatales a la salud del consumidor”. En el presente caso, el Tribunal señaló: “Al elaborar una marca se pueden emplear determinados sufijos o prefijos de uso común, los que por ser de libre utilización no pueden ser monopolizados por persona alguna, por lo que el titular de una marca conformada por tales partículas, no podrá oponerse a que terceros las incluyan en el diseño de sus signos marcarios, siempre y cuando el resultado tenga la suficiente calidad distintiva a fin de no generar confusión. Las partículas de uso común presentes en las marcas farmacéuticas, se incluyen con el fin de darle a la palabra una cierta facultad evocativa, que comunique al consumidor una idea acerca de la función del producto, propiedades, compuestos, etc. El examen de las marcas que identifican productos farmacéuticos, merece especial atención y debe ser más riguroso, en procura de evitar que se incurra en confusión por la identidad o semejanza entre las macas, ya que el perjuicio que se generaría al adquirir un producto en lugar de otro pudiese ser peligroso o fatal para la salud humana”. (Cfr. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 41-IP-2004).

Las marcas en conflicto son las siguientes: DRICOM (solicitada) TRICON (registrada) En el caso sub examine, es indudable que entre las marcas TRICON y DRICOM existen semejanzas visuales y fonéticas, que, en principio, las hacen confundibles, máxime cuando ambas identifican productos de la misma clase y se trata, además de productos farmacéuticos respecto de los cuales es prudente ser más exigente en el análisis. Ambas palabras tienen el mismo número de sílabas; en ambos signos, las vocales son las mismas y están ubicadas en el mismo lugar; “i” y “o”. La única diferencia es la consonante inicial y final que en una es “t” y en otra “d”. Para el consumidor, las marcas suenan muy parecido lo cual podría llevarlo a confusión. Mediante la marca DRICOM se pretende amparar los siguientes productos “ Preparaciones y sustancias farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y alteraciones urogenitales”. Por su parte, la marca TRICON también ampara productos farmacéuticos. Analizando las marcas DRICOM y TRICON en su conjunto, en forma sucesiva y no simultánea, la Sala encuentra que existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas entre las mismas, las cuales, por tratarse de productos farmacéuticos ubicados en la misma clase, pueden inducir a error al público consumidor con las graves consecuencias que ello puede generar. En consecuencia, la Sala procederá a denegar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA Primero.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Segundo.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha veintiséis (26) de agosto de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente OLGA I. NAVARRETE BARRERO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Ausente con permiso