CE-11001-03-24-000-2001-00290-01-2013

REGISTRO MARCARIO – Marca notoria. Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Conexión competitiva En efecto, la Sala constata que el signo ALPINA es notorio para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, pues dicha entidad lo utiliza para distinguir diversos productos lácteos, tal y como puede constatarse al observar las nueve (9) copias de etiquetas de productos ALPINA visibles a folios 135 a 143, utilizadas para distinguir crema de leche, yoghurt, mantequilla, queso y leche. De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala que no existe semejanza ortográfica entre ellas, pues se perciben de forma diferente. De hecho, al analizar ambos signos se advierte que la marca cuyo registro se cuestiona está compuesta por ocho (8) letras y dos (2) palabras, estando la primera conformada por una sílaba y la segunda por dos; mientras que la marca previamente registrada a favor de la actora está compuesta por seis (6) letras y una sola palabra conformada por dos (2) sílabas. Asimismo, se advierte que no existe semejanza fonética entre los signos cotejados, pues al ser pronunciados se escuchan diferente. En conclusión, se advierte que no existe semejanza ortográfica, fonética ni ideológica entre las marcas MAC ALPIN y ALPINA, pues se perciben y se escuchan de forma diferente y porque ninguna genera una idea en la mente de los consumidores. Pese a lo anterior, la Sala ahondará aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca MAC ALPIN puede generar riesgo de confusión y/o asociación en los

consumidores. En el caso que nos ocupa, se advierte que no existe conexión competitiva entre las marcas, pues distinguen productos de clases distintitas, que no tienen una relación directa, ni usos complementarios, ni pertenecen a un mismo género, ni tienen una misma finalidad, ni son intercambiables entre si. En efecto, la Sala constata que los productos para los cuales se concedió el registro de la marca MAC ALPIN no tienen relación alguna con aquellos que distingue la marca ALPINA.

FUENTE FORMAL: DECISION 85 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 56 / DECISION 85 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 58 LITERALES F Y G / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA NOTA DE RELATORIA: Prevalencia del elemento denominativo o gráfico, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.

2003-00111, MP. María Claudia Rojas Lasso.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 9034 DE 1996 (22 de marzo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 10556 DE 1997 (28 de abril) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 7458 DE 2001 (28 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00290-01

Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Se decide en única instancia la acción de nulidad, que se interpreta como de nulidad relativa, promovida por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. contra las Resoluciones 9034 de 1996 (22 de marzo), 10556 de 1997 (28 de abril) y 7458 de 2001 (28 de febrero), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca MAC ALPIN, a favor de MANUFACTURAS J.D. LTDA, para distinguir “ropa, zapatos, sombreros.” en la clase 25 internacional.

I. LA DEMANDA ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., domiciliada en Sopó, Cundinamarca, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 9034 de 1996 (22 de marzo), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de MANUFACTURAS J.D. LTDA, el registro de la marca MAC ALPIN, para distinguir “ropa, zapatos, sombreros.” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 10556 de 1997 (28 de abril), a través de la

cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 9034 de 1996 (22 de marzo).  Que se declare nula la Resolución 7458 de 2001 (28 de febrero), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recuso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 9034 de 1996 (22 de marzo).  Que en consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca MAC ALPIN, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos El 9 de mayo de 1989 MANUFACTURAS J.D. LTDA solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca MAC ALPIN, para distinguir “ropa, zapatos, sombreros.” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 405 de 1994 y, dentro del término oportuno, fue objetada por la actora, pues consideró que no debía ser registrada, habida cuenta de que era similar a la marca ALPINA, previamente registrada a su favor en las clases 1, 5, 29, 30, 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución 9034 de 1996 (22 de marzo) la División de Signos Distintivos

de la Superintendencia declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca MAC ALPIN a favor de MANUFACTURAS J.D. LTDA, para distinguir productos de la clase 25 internacional. Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 10556 de 1997 (28 de abril) y 7458 de 2001 (28 de febrero), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 9034 de 1996 (22 de marzo). 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1.3.1. Artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Señala que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que “…no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a

error”. Bajo el anterior contexto, considera que debe cancelarse el registro de la marca MAC ALPIN, pues es semejante a la marca ALPINA, previamente registrada a su favor, para distinguir productos de las clases 1, 5, 29, 30, 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, sostiene que el signo MAC ALPIN es semejante ortográfica, fonética e ideológicamente con la marca ALPINA, pues se perciben y se escuchan de forma similar y evocan la misma idea en la mente de los consumidores. De hecho, considera que ambas marcas se diferencian únicamente en la última letra, pues el cotejo marcario debía haberse realizado entre los vocablos ALPIN y ALPINA, ya que ello obedecía a la necesidad de prescindir de los vocablos adicionales cuando se comparaba una marca que era reproducción de otra. En este sentido, afirma que el registro del signo MAC ALPIN genera riesgo de confusión indirecta y de asociación, pues a pesar de que las marcas distinguen productos de clases distintas, el público consumidor podría pensar que tenían un mismo origen empresarial o que las empresas se patrocina entre sí. 1.3.2. Artículos 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Por otro lado, señala que los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena disponen, respectivamente, que “…no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: d) Constituyan la

reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.” y “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.”. En este sentido, considera que debe cancelarse el registro de marca MAC ALPIN, pues constituye una reproducción, imitación y transcripción parcial del signo ALPINA, que es notoriamente conocido por el público en general. De hecho, sostiene que la marca ALPINA es notoria, pues es ampliamente

conocida en el sector que comercializa productos lácteos.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Indicó que para que un signo fuera registrado como marca, debía reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. En este sentido, señaló que el signo MAC ALPIN era suficientemente distintivo para distinguir productos en el mercado, pues se percibía y escuchaba de forma distinta al signo ALPINA. Precisamente, indicó que las diferencias ortográficas y fonéticas entre ambos signos permitían su coexistencia pacífica en el mercado, sin inducir a error al público consumidor. Aunado a lo anterior, indicó que la coincidencia parcial de algunas sílabas que contenían las marcas cotejadas no permitía afirmar necesariamente que éstas se asemejaran. En este orden de ideas, concluyó que era irrelevante analizar si la marca ALPINA era notoria, pues al constatar que no existía semejanza entre los signos, dicho cargo resultaba derrotado. 2.2. MANUFACTURAS J.D. LTDA, mediante curador ad litem, se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que la Superintendencia de Industria y Comercio había proferidos los actos acusados con sujeción a la normatividad

vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, solicitó requerir la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, Arts. XXVII y siguientes.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues éste consideró que debía abstenerse de hacerla respecto de las normas invocadas en la demanda, pues no eran aplicables al caso concreto, ya que no era la normativa vigente al momento en que fue solicitado el registro como marca del signo MAC ALPIN.

En este orden de ideas, las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 03-IP-2011, respecto de las normas referidas, se citan a continuación. “1.En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o

por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En el caso concreto, la norma sustancial aplicable es la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro se presentó el 09 de mayo de 1989, mientras que la norma procesal aplicable es la Decisión 486, pues la demanda se interpuso en septiembre de 2001, en vigencia de la citada Decisión.

2. Los signos que no reúnan los requisitos esenciales de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, al tenor de lo que establecía la entonces Decisión 85, no pueden ser considerados aptos para ser registrados. Si el signo se sujeta a los requisitos señalados, no deberá tampoco incurrir en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la Decisión 85 para poder tener acceso al registro.

3. El Juez Consultante deberá determinar el riesgo de confusión entre los signos en conflicto tomando en consideración las orientaciones dadas en esta sentencia, estableciendo los elementos sobresalientes que existan frente al signo con el cual se compare. Basta que exista riesgo de confusión para que opere la irregistrabilidad del signo solicitado.

4. En la comparación de marcas denominativas simples y compuestas, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte del signo denominativo compuesto, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a

identificar el origen empresarial evitando, de este modo, que el consumidor pueda caer en error.

5. En la comparación entre una marca denominativa compuesta y una mixta debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En consecuencia, si en la marca mixta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas de comparación entre signos denominativos; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a confusión, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

6. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia. En

ese sentido, el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega. Asimismo, de no probarse la notoriedad de la marca ALPINA (denominativa y mixta), el Juez Consultante deberá analizar la conexión competitiva entre los productos de diferentes clases.

7. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos y/o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios que pertenecen a distinta clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.”.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 5.1. La actora y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron, respectivamente, los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma. 5.2. MANUFACTURAS J.D. LTDA guardó silencio.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA Antes de entrar a resolver el fondo del asunto debe la Sala advertir que examinará los cargos de la demanda a la luz de lo dispuesto en los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no respecto de los artículos que originalmente se invocaron como violados en el libelo de la demanda, por ser estas las normas vigentes al momento en que fue solicitado el registro como marca del signo MAC ALPIN. En

efecto, sobre la aplicación de las normas comunitarias en el tiempo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal. Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal

pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. (…) En el caso concreto, la norma sustancial aplicable es la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro se presentó el 9 mayo de 1989, mientras que la norma procesal aplicable es la Decisión 486, pues la demanda se interpuso en septiembre de 2001, en plena vigencia de la citada Decisión.” En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si el signo MAC ALPIN, cuyo registro se concedió para distinguir “ropa, zapatos, sombreros.” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales f) y g) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A este respecto, se advierte que los literales f) y g) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena disponen lo siguiente: “No podrán ser objeto de registro como marcas: f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase. g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrán constituir marca,

los signos que sean novedosos, visibles o suficientemente distintivos. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió, a favor de MANUFACTURAS J.D. LTDA, el registro de la marca MAC ALPIN, para distinguir “ropa, zapatos, sombreros.” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos en el mercado. 6.1. Notoriedad de la marca ALPINA En este sentido, como primera medida, debe la Sala determinar si la marca ALPINA es notoria, para poder, en caso afirmativo, proceder a realizar el cotejo pertinente que permita establecer si es confundible con la marca MAC ALPIN, cuyo registro se concedió a favor de la sociedad MANUFACTURAS J.D. LTDA, para distinguir “ropa, zapatos, sombreros”” en la clase 25 internacional. Respecto de la marca notoria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en la interpretación prejudicial que “es… aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”. Asimismo, sobre la prueba de la notoriedad de una marca el mismo Tribunal señaló: “El análisis de la notoriedad de la marca como un hecho procesal con características especiales, lleva a deducir que se trata en este caso de una figura distinta del hecho notorio que se aplica con frecuencia, por ejemplo en la

comprobación, en juicio, del estado civil de las personas, cuya sentencia declarativa ocupa el lugar de la inscripción registral, lo cual no sucede con la notoriedad de una marca. En efecto: de una parte, la naturaleza de la protección que la ley otorga a la marca notoria es en beneficio no sólo de su titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad; respecto de los particulares, son las partes que se disputan la existencia de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben aportar las pruebas necesarias para determinar este hecho. En cuanto al interés general, es al juez o al funcionario administrativo competente (oficina nacional competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida”. En el caso que nos ocupa, se advierte que el signo ALPINA es notoriamente conocido en el país para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, la Sala constata que el signo ALPINA es notorio para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, pues dicha entidad lo utiliza para distinguir diversos productos lácteos, tal y como puede constatarse al observar las nueve (9) copias de etiquetas de productos ALPINA visibles a folios 135 a 143, utilizadas para distinguir crema de leche, yoghurt, mantequilla, queso y leche. Asimismo, se observa que la marca ALPINA es ampliamente conocida entre los miembros del sector que comercializa productos lácteos, pues en oficios de 16 de

agosto de 1995 y 22 de marzo y 1 de mayo de 1996 los almacenes OLÍMPICA, CARULLA y ÉXITO certifican, respectivamente que “la compañía ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A…. es proveedora nuestra hace mas de 10 años con la marca ALPINA y 4 años aproximadamente con la marca Bonyurt…”, “el proveedor ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A…. es proveedor de Carulla y CIA S.A…. en toda la línea de productos lácteos desde hace más de 40 años” y “ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A…. es proveedor de ALMACENES ÉXITO en toda la línea de productos lácteos desde hace ocho (8) años”1. En un mismo sentido, se observa que las cifras de ventas e ingresos de la empresa titular del signo ALPINA son considerablemente elevadas, como se puede advertir del certificado de 6 de enero de 2000 en el que el Revisor Fiscal de Alpina Productos Alimenticios S.A. manifiesta que entre los años 1995 y 1998 se vendieron 441.274 toneladas de productos ALPINA (yogurt, kumis, crema de leche, leche, avena, quesos, gelatinas, refrescos y postres), por un valor de $1.003.815.000.oo2. Igualmente, se advierte que la actora publicita sus productos lácteos desde 1974, como se constata al observar el certificado de la agencia Centrum, Ogilvy & Mather en el que se lee “Nos permitimos certificar que desde el año 1974 hemos sido la agencia de publicidad de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A….

Durante este tiempo hemos manejado varias marcas de sus productos lácteos”3 En suma, lo anterior corrobora que la marca ALPINA es un signo notorio dentro del mercado de productos lácteos, los cuales se distinguen en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.2. Examen de Registrabilidad Ahora bien, en relación con el examen de registrabilidad, para determinar si existe confundibilidad entre las marcas ALPINA y MAC ALPIN, la interpretación prejudicial rendida en este proceso hace énfasis en que debe darse aplicación a 1 Folios 125 a 127 2 Folio 188 3 Folios 123 y 124 las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se

señala a continuación:

MARCA CUYO

REGISTRO SE MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA

CUESTIONA

MAC ALPIN ALPINA ALPINA ALPINA

(NOMINATIVA CLASE (NOMINATIVA CLASES (MIXTA (MIXTA CLASES

1. 1, 5, 29 30 Y 32) CLASE 29) 30, 32 y 42) MAC ALPIN ALPINA Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección4, al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, en la interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó: “El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de 4 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.: 11001032400020030011101, Actor: MONTRES ROLEX S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.5

En consecuencia, si en la marca mixta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas de comparación entre signos denominativos; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo

éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.” En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que causa mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas MAC ALPIN y ALPINA. 6.2.1. Comparación Ortográfica6 y Fonética7 Como primera medida, se tiene que el cotejo de los signos en forma sucesiva es como sigue:

MAC ALPIN, ALPINA, MAC ALPIN, ALPINA, MAC ALPIN, ALPINA, MAC

ALPIN,

MAC ALPIN,