CE-11001-03-24-000-2001-00294-01-2010

COTEJO MARCARIO – Entre la marca GENFAR y el signo GENGRAF / MARCA GENFAR – Está integrada por partículas de uso común para la misma categoría internacional, con una combinación de prefijo y sufijo / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia del registro del signo GENGRAF por tener semejanzas con la marca GENFAR Para la Sala es innegable que las semejanzas ortográficas derivan en similitudes fonéticas, máxime cuando las vocales que aportan mayor sonoridad, están ubicadas casi en la misma posición, al igual que la sílaba tónica que es idéntica. Frente a las terminaciones GRAF y FAR, se advierte que, salvo la letra G, se trata de transposición de las letras que las conforman. Así las cosas, aunque es cierto que la marca GENFAR es de aquellas débiles por estar integrada por partículas de uso común dentro de la categoría internacional a la que pertenece, ello no implica que la demandante pueda apropiarse la misma combinación de prefijo y sufijo, limitándose a introducir diferencias basadas en la transposición de las letras y en la consonante adicional G, que dentro de la palabra no resulta lo suficientemente sonora para ser notoria la diferencia en términos fonéticos, pues tales características no la hacen suficientemente distintiva para ser registrada. Por consiguiente, la Sala considera que los elementos comunes entre las marcas hacen que éstas sean susceptibles de asociación por el consumidor quien, además, puede relacionar las semejanzas con un origen empresarial común. Vale la pena resaltar que, contrario a lo expuesto por la demandante, en este caso el consumidor no es especializado, habida cuenta de que muchos productos de la

categoría 5ª internacional se venden en las farmacias y droguerías sin prescripción médica e incluso son auto-formulados, con los consecuentes riesgos que ocasionaría una confusión en tal contexto.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Abbott Laboratories, en ejercicio de nulidad y restablecimiento, demandó las Resoluciones Números 22772 de 12 de septiembre de 2000, la 33481 de 26 de diciembre 2000 y 09042 de 28 de marzo de 2000, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró fundada la oposición presentada por LABORATORIOS GENÉRICOS FARMACÉUTICOS S.A. - GENFAR S.A., y negó el registro de la marca nominativa GENGRAF a favor de la sociedad Abbott Laboratories para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala denegó la nulidad de los actos acusados.

NOTA DE RELATORÍA: Ver Providencias, de 21 de mayo de 2009, Radicación 11001-03-24-000-2003-00339-01; de 5 de julio de 2002, Radicación 5946, C.P.

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL

ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 83 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., seis (06) de mayo de dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00294-01

Actor: SOCIEDAD ABBOTT LABORATORIES

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: AUTORIDADES NACIONALES Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la SOCIEDAD ABBOTT LABORATORIES contra las resoluciones 22772 de 12 de septiembre de 2000, 33481 de 26 de diciembre de 2000 y 09042 de 28 de marzo de 2000, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca nominativa GENGRAF para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª internacional.

I. LA DEMANDA La sociedad ABBOTT LABORATORIES, domiciliada en ABBOTT Park, Illinois – Estados Unidos, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución Nº 22772 de 12 de septiembre de 2000, a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por LABORATORIOS GENÉRICOS FARMACÉUTICOS S.A. - GENFAR S.A., y negó el registro de la marca nominativa GENGRAF para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución Nº 33481 de 26 de septiembre de 2000, a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición propuesto por ABBOTT LABORATORIES, confirmando lo decidido en la Resolución Nº 22772 de 2000.  Que se declare nula la Resolución Nº 09042 de 28 de marzo, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recuso de apelación propuesto por ABBOTT LABORATORIES, confirmando la Resolución Nº 22772 de 2000.  Que, como consecuencia, se declare infundada la oposición presentada por GENFAR S.A. y se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca GENGRAF en la categoría 5ª internacional, a favor de ABBOTT LABORATORIES. 1.2. Los Hechos  El 14 de marzo de 2000, la Sociedad ABBOTT LABORATORIES solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa GENGRAF para distinguir preparaciones farmacéuticas comprendidas en la clase 5º de la Clasificación Internacional de Niza.  La solicitud presentada por ABBOTT LABORATORIES fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 491 del 24 de abril de 2000 y, dentro del término oportuno, GENFAR S.A. se opuso al registro de la marca, argumentando que el signo GENGRAF resultaba similarmente confundible con la marca de su propiedad GENFAR, registrada en la clase 5ª internacional.  La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio, a través de Resolución Nº 22772 de 12 de septiembre de 2000, declaró fundada la oposición propuesta por GENFAR S.A. y negó el registro de la marca nominativa GENGRAF a favor de ABBOTT LABORATORIES, pues consideró que entre las marcas cotejadas existían similitudes visuales derivadas de las letras que compartían y su ubicación.  Contra tal decisión, ABBOTT LABORATORIES interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero de los cuales fue resuelto por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendecia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 33481 de 26 de diciembre de 2000.  El recurso de apelación fue desatado por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de Resolución Nº 09042 de 28 de marzo de 2001, confirmando lo decidido en la Resolución Nº 22772 de 2000. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación - La actora plantea que el acto acusado viola los artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, como quiera que al comparar las marcas GENFAR (registrada) y GENGRAF (solicitada), se observa que aunque comparten el prefijo GEN, cuentan con elementos que las diferencian gráfica, fonética y conceptualmente. Así, el hecho de que tengan el mismo prefijo no las hace semejantes al punto de crear confusión en el consumidor, ya que la expresión GEN es comúnmente utilizada en el mercado de productos contenidos en la clase 5ª internacional en

donde aparecen registradas, por ejemplo, las marcas GENKOVIL, GENTLEMAN, GENTODEX y GENTEAL, entre otras. Asevera que de acuerdo con el tratadista BREUER MORENO, “tratándose de productos farmacéuticos no se puede decir que haya confusión de nombre cuando éstos, si bien idénticos en su radical, difieren en la desinencia”, puesto que tal conclusión conllevaría a que quien registra el nombre técnico del fármaco con una sola variante, adquiera su monopolio. En ese entendido, el cotejo marcario debe excluir el elemento “GER” por ser genérico y de uso común. De otro lado, al comparar los sufijos de las marcas cotejadas, esto es, FAR y GRAF, se advierte que contienen letras diferentes ubicadas en forma caprichosa, característica que les otorga una pronunciación distinta. Así, en la marca solicitada aparece la combinación de las consonantes GR con la vocal A y la terminación F que es caprichosa e inusual en el castellano; mientras que en la marca GENFAR la terminación FAR constituye un sufijo de uso común derivado de la palabra farmacéutico. Igualmente, la marca GENGRAF es una expresión de fantasía que no evoca ningún concepto, contrario al signo GENFAR (opositora) que es una palabra derivada de los prefijos del nombre comercial de su propietario, LABORATORIOS

GENÉRICOS FARMACÉUTICOS.

Agrega que los productos identificados con el signo GENGRAF, pese a estar contenidos en la clase 5ª internacional, sólo se venden bajo fórmula médica, lo

cual no ocurre con las preparaciones farmacéuticas distinguidas con la marca GENFAR que son de consumo masivo. Por consiguiente, la marca GENGRAF tiene como nicho de mercado a profesionales de la salud y médicos, es decir, a consumidores especializados. - La demandante, también considera violado el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró las diferencias ortográficas, fonéticas, visuales y conceptuales existentes entre las marcas GENFAR y GENGRAF, restándole distintividad a ésta última. 1.4. Contestación de la demanda 1.4.1. LABORATORIOS GENÉRICOS FARMACÉUTICOS S.A., en su condición de tercero interesado, se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en los argumentos que se sintetizan a continuación. Considera que para efectos de realizar el cotejo marcario es irrelevante la descomposición de las marcas GENFAR y GENGRAF, dado que, aún aceptando que el prefijo GEN es genérico y de uso común para identificar los productos comprendidos en la clase 5ª internacional, lo que se cuestiona es la transliteración de las expresiones FAR y GRAF que ocasiona similitud gráfica entra ambos signos. Bajo tal perspectiva, apunta que es erróneo el análisis que la demandante realiza a partir de las terminaciones de los signos comparados, debido a que el consumidor final observa las marcas en su conjunto, siendo evidente que ABBOTT LABORATORIES tomó el signo GENFAR y transliteró las letras F, A y R para conformar la expresión GRAF, de donde se sigue que GENGRAF no es un

signo novedoso ni de fantasía. Por último, trae a colación lo dispuesto en los artículos 586-4 del Código de Comercio y 136 literal h) de la Decisión 486 que prohíben expresamente el registro de marcas que constituyan la transliteración total o parcial de otro signo previamente registrado. 1.4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de apoderado, alega que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por la Ley. Aduce que las marcas GENFAR y GENGRAF comparten la mayoría de sus letras, transliteradas, ocasionando confusión en el consumidor dadas las similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Asimismo, recalca que ABBOTT LABORATORIES solicitó el registro de la marca GENGRAF dentro de la categoría 5ª internacional, categoría que comprende gran variedad de productos que pueden venderse con o sin prescripción médica. Finalmente, manifiesta que de acuerdo con el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tratándose de cotejos entre marcas que distinguen productos farmacéuticos el examen debe realizarse en forma más rigurosa, puesto que una eventual confusión en el consumidor podría ocasionarle daños irreparables en su salud.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público guardó silencio dentro del proceso de la referencia.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 344

indicadas en los cargos. Algunos apartes de la interpretación 175-IP-2007 se citan a continuación. Para efectos de conceptos sobre irregistrabilidad de signos marcarios, similitudes y riesgo de confusión, el Tribunal remitió a la interpretación prejudicial dentro del Proceso 101-IP-2006: Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e

identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca:

“CHIP’S”).

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)” Acerca del registro de marcas farmacéuticas señaló: Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que

estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. (Proceso Nº 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN) En cuanto a las partículas de uso común sostuvo: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. (Proceso 78IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con

un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). Finalmente, en cuanto a las marcas débiles precisó: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

IV. DICTAMEN PERICIAL 4..1 En la oportunidad procesal correspondiente, GENFAR S.A. solicitó al despacho decretar como prueba la práctica de un dictamen pericial, con miras a determinar si desde el punto de vista de la transliteración, los signos cotejados son similarmente confundibles. Para el efecto, se formuló el siguiente cuestionario:

1. Que establezcan los señores peritos, si se da el fenómeno de analogía entre los vocablos GENFAR (marca concedida) y GENGRAF (marca negada) por ser el segundo (GENGRAF) semejante al primero (GENFAR).

2. Teniendo en cuenta el fenómeno de la transliteración marcaria se solicita a los señores peritos dictaminar si dicho fenómeno se presenta, ya desde el punto de vista lingüístico y/o jurídico entre las palabras GENFAR y GENGRAF.

3. Si como consecuencia de la transliteración marcaria se generan semejanzas entre los vocablos GENFAR y GENGRAF.

4. Como consecuencia de lo anterior, se puede incurrir en confusión entre uno y otro término por emplearse ambas marcas en la misma industria de fármacos?

5. La transposición de letras que se presenta entre GENFAR y GENGRAF, produce un fenómeno gráfico y otro de pronunciación que pude inducir en error por suscitar confusión entre las marcas anotadas ?

6. Como consecuencia de la similitud entre los signos cotejados se atenta contra el principio básico de la distintividad marcaria? 4.2. La prueba solicitada fue decretada y, en consecuencia, de lista enviada por la Asociación Colombiana de Propiedad Industrial fueron designados como peritos lo señores Carlos Humberto Palacio Eastman y Antonio Ávila Álvarez, quienes rindieron dictamen conjunto dando respuesta al cuestionario en los siguientes

términos: A la primera pregunta: Las marcas GENFAR y GENGRAF poseen un prefijo común dentro de las marcas farmacéuticas, que es GEN. Por lo tanto, la comparación se debe hacer entre los sufijos FAR y GRAF. (…) Los sufijos FAR y GRAF, encontramos que presentan similitudes en sus consonantes FR y la vocal A. Asimismo, existe transliteración

FAR – GRAF.

Examinadas las marcas en su conjunto GENFAR – GENGRAF,

encontramos que la marca negada reproduce en su totalidad la marca concedida y por ende presentan una gran similitud desde el punto de vista ortográfico. (…) Entre los signos FAR (marca concedida) y GRAF (marca negada), existe semejanza en su pronunciación. Siguiendo las reglas que señala la doctrina, la comparación fonética la tenemos que aplicar a todo el conjunto de las marcas en conflicto, a pesar de llevar una denominación de uso común. Cuando el consumidor pregunta, al encargado de la droguería, por alguno de los productos, lo hace pronunciando la denominación completa. (…) Ambas denominaciones tienen el mismo número de sílabas y la misma acentuación. Al pronunciarlas se escuchan de manera similar, lo que induciría a confusión al consumidor, como al encargado de vender las drogas en la droguería. Las marcas al primer golpe de vista – GENFAR y GENGRAF, despierta ideas afines.

A la pregunta dos y tres: Del análisis realizado entre los signos GENFAR y GENGRAF, en su aspecto ortográfico, se concluyó que existe transliteración en los sufijos FAR y GRAF. Al existir la transliteración en el sufijo GRAF del sufijo FAR, desde el punto de vista ortográfico, podemos decir que si hay semejanza entre los signos en conflicto.

A la pregunta cuatro: Las marcas en conflicto GENFAR (marca concedida) y GENGRAF

(marca negada), pertenecen a la misma clase y corresponde a marcas que distinguen productos farmacéuticos. Por lo anterior, tienen los mismos canales de comercialización, los medios de publicidad donde se anuncian los productos, es tal, que se venden

en un mismo sitio, lo que también hace que den lugar a confusión. Podemos concluir de lo anterior que existe riesgo de confusión y de asociación (…).

A la pregunta cinco: Al realizar la comparación entre las marcas en conflicto, desde el punto de vista ortográfico y fonético, llegamos a la conclusión de que existe confundibilidad ortográfica y fonética entre los signos. Al existir la transliteración del sufijo FAR, en el sufijo GRAF, y al pronunciarse ambas marcas, encontramos en ambos campos, similitudes. Por lo anterior, sí hay confundibilidad que puede inducir al consumidor a error.

A la pregunta seis: Al realizar el examen de confundibilidad entre los signos en conflicto GENFAR y GENGRAF, de acuerdo con lo señalado por la doctrina y la jurisprudencia, concluimos que existe confundibilidad entre los mismos y por ende la marca negada carece de toda distintividad. 4.3. El dictamen fue objetado oportunamente por ABBOTT LABORATORIES que argumentó error grave y solicitó la práctica de un nuevo peritazgo.

Respecto de la pregunta uno, alega que si bien los peritos tuvieron en cuenta el carácter genérico de la expresión GEN, obviaron que dicho carácter también debía predicarse del sufijo FAR, puesto que existen distintas marcas registradas dentro de la categoría 5ª internacional que cuentan con esa terminación. En tal sentido, la marca GENFAR es una marca débil, pues está compuesta por dos expresiones genéricas y de uso común y, en consecuencia, carece de fuerza distintiva suficiente para impedir que terceros hagan uso de los elementos que la componen. Tampoco existe similitud fonética y conceptual, habida cuenta de que las

consonantes GR dan un sonido más fuerte y una pronunciación más larga a la marca GENGRAF que no evoca ningún concepto, mientras que el sufijo FAR deriva de las palabras FARMACIA o FARMACÉUTICO. En cuanto a la pregunta dos, observa que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, transliterar significa “representar los signos de un sistema de escritura, mediante los signos de otro”, fenómeno que no ocurre en el asunto bajo estudio, puesto que la marca GENGRAF no representa en ningún otro sistema de escritura la marca GENFAR. Así las cosas, los peritos incurrieron en error grave al asegurar que se presentaba transliteración entre los signos cotejados, sin tener en cuenta, además, que tiene ocurrencia cuando se trata de términos genéricos. Sobre la pregunta tres, reitera los argumentos antes expuestos y agrega que los peritos se limitaron a analizar los elementos comunes de las marcas, dejando de lado los elementos adicionales de la marca GENGRAF que le otorgan distintividad. Al respecto, precisa que si lo peritos hubiesen analizado en su conjunto las marcas en conflicto y tenido en cuenta la naturaleza débil de la marca opositora, el análisis de la transliteración habría arrojado un resultado diferente. En lo concerniente a la pregunta cuatro, estima que los peritos incurrieron en error, puesto que aunque los signos cotejados identifican productos comprendidos en la clase 5ª internacional, están dirigidos a un consumidor especializado, cual es el médico profesional que los formula a sus pacientes quienes sólo podrán obtenerlos bajo fórmula médica. Frente a las respuestas dadas por los peritos a las preguntas faltantes, reiteró las

razones precedentes. 4.4. De conformidad con la objeción propuesta por la demandante, el Despacho dispuso decretar la práctica de un nuevo dictamen, con el propósito de determinar si se configuró el error grave alegado. Así pues, designó como perito al Ingeniero Industrial Jairo Antonio Ramos Robayo quien frente a las preguntas del cuestionario inicial, brindó las siguientes respuestas: A la pregunta uno: El prefijo GEN y el sufijo FAR son utilizados respectivamente en forma generalizada, en marcas registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de la clase 5 de esta clasificación internacional de Niza, según folios 159 a 236 del expediente de la referencia. En las marcas GENFAR y GENGRAF utilizaron el mismo prefijo GEN en la respectiva denominación. (…) Respecto al sufijo FAR, comúnmente utilizado en marcas registradas como ya se anotó. Hace referencia a la generalidad de los productos farmacéuticos por su raíz. GRAF no tiene significado según el diccionario de la lengua Española. (…) La transposición de las consonantes F y R cambian el sentido del sufijo puesto que la terminación en R y F respectivamente lo hace evidente. (…) Las terminaciones en consonante distinta hace notar la diferencia al final de cada marca. (…) Sin tener en cuenta el prefijo que comparten o sílaba tónica (GEN) se realiza el respectivo análisis donde la fonética divide la similitud en el sonido, llevando la connotación de sonidos graves y agudos donde se pierde la similitud de congruencia (…) GENFAR (aguda) GENGRAF (grave). (…) La terminación o segunda sílaba de cada una de las marcas en

cuestión conlleva a deducir un significado totalmente distinto ya que el sufijo FAR evoca productos relacionados con la farmacia mientras que GRAF evoca elementos relacionados con la escritura.

A la pregunta dos: En las marcas GENFAR y GENGRAF se observa una transposición de letras, la F por la R respectivamente.

A la pregunta tres: En los denominativos GENFAR y GENGRAF no se presenta similitud puesto que los sufijos FAR y GRAF evocan significados totalmente diferentes, además la inclusión de la letra G en el denominativo GRAF visualmente cambia el aspecto de la marca. De igual forma tonalidad al pronunciar cada uno de los sufijos.

A la pregunta cuatro: No se puede incurrir en confusión entre los términos empleados por las marcas ya relacionadas ya que el análisis ortográfico, fonético y conceptual, nos indica que no hay similitud. De otro lado estos productos relacionados en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza los manejan personas debidamente calificadas. Teniendo en cuenta la mayoría de estos se despachan bajo fórmula y el usuario no se detiene a comparar con otras marcas.

A la pregunta cinco: La transposición de letras entre las marcas GENFAR y GENGRAF no puede crear confusión en el aspecto gráfico ya que la inclusión de la consonante G y la terminación en F hace que se vea diferente el nombre denominativo GENGRAF.

A la pregunta seis: Por la razón ya explicada en el punto anterior se observa que la letra G y la terminación en F hace que se vean diferente los sufijos de las respectivas marcas.

A la pregunta formulada por la demandante en su objeción al dictamen, esto es,

“Diga si es cierto o no que el sufijo FAR se deriva de la palabra farmacéutico y como tal es comúnmente utilizado en el mercado de los productos farmacéuticos” Al hacer referencia a productos contemplados en la clase cinco (5) de la Clasificación Internacional de Niza”, es evidente que el sufijo FAR se deriva de la palabra farmacéutico, ya que se encuentra contemplado en las veintiuna (21) marcas registradas, en la citada clase ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ver folios 159 a 236 del expediente de la referencia, por lo tanto sí es usado en el mercado de los productos farmacéuticos.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio reitera los argumentos expuestos en su escrito de contestación de la demanda y agrega que el registro de la marca GENGRAF generaría riesgo de confusión y engaño para el consumidor, puesto que no podría identificar la fuente empresarial de los bienes que desea adquirir ni diferenciarlos de aquellos fabricados por el titular de la marca GENFAR.

2. GENFAR S.A. reiteró los argumentos expuestos en su demanda.

3. ABBOTT LABORATORIES subrayó que la marca opositora GENFAR debe ser considerada como una marca débil, debido a que su prefijo y sufijo corresponden a expresiones comúnmente utilizadas en el mercado de productos farmacéuticos, luego su fuerza distintiva es menor a la de cualquier signo de fantasía.

Reitera los demás argumentos expuestos en la demanda e hizo hincapié en que dentro del mercado existen distintas marcas que cuentan con el prefijo GEN, así

como existen otras tantas que utilizan el sufijo FAR derivado de la palabra farmacéutico/a y, por ende, es evidente que la comparación entre los signos debe circunscribirse a las terminaciones GRAF y FAR que son visual y auditivamente diferentes.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1Objeción del dictamen pericial por error grave De acuerdo con la demandante, el primer dictamen pericial obrante en el expediente debe ser invalidado, puesto que los peritos incurrieron en error grave al no tener en cuenta que el sufijo FAR de la marca registrada es de uso común y que entre las terminaciones GRAF (marca solicitada) y FAR (marca registrada) no existe transliteración.

A efectos de deter