CE-11001-03-24-000-2001-00314-01(7498)-2004

INTERPRETACION PREJUDICIAL - No se requiere cuando no invocan como demandadas normas comunitarias / REVOCATORIA DIRECTA DE ACTO ADMINISTRATIVO - Efectos hacia el futuro: no restablece el orden jurídico vulnerado durante su vigencia Sea lo primero advertir que en el caso sub examine no se solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que la demanda ni la contestación de la misma guardan relación con la violación de normas comunitarias cuyo alcance se requiera precisar. A folio 189 obra la Resolución núm. 38136 de 23 de noviembre de 2001, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó parcialmente el artículo 1º de la Resolución núm. 09037 de 28 de marzo de 2001, y es en virtud de tal Resolución que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicita en su escrito de contestación de la demanda que se profiera fallo inhibitorio por sustracción de materia. Sobre el particular, advierte la Sala que como la revocatoria de un acto por sí sola no restablece el orden jurídico vulnerado ni aniquila los efectos que se hayan podido producir antes de ella, la sustracción de materia no tiene cabida en este caso, máxime si entre el acto acusado y el de revocatoria transcurrió un término de 8 meses. De tal manera que lo procedente es analizar los cargos de la demanda, con miras a proferir pronunciamiento de fondo. REGISTRO MARCARIO EXTENDIDO A PRODUCTOS NO SOLICITADOSFalta de motivación Mediante la Resolución 09037, acusada, la Superintendencia de Industria y

Comercio resolvió el recurso de apelación y no obstante que en el artículo 1º de su parte resolutiva dice confirmar la Resolución núm. 25948, que concedió el registro de la marca MASCARITAS para amparar productos de la clase 30 de la clasificación Internacional de Niza, no limitó los productos a las galletas, que fue la decisión que se tomó en la resolución confirmada, en virtud de solicitud expresa al respecto. Al consultar el contenido de la Resolución acusada no encuentra la Sala argumento o motivación alguna que hubiera esbozado la Administración para ampliar la concesión del registro marcario a productos no solicitados y tampoco con ocasión del recurso se hicieron planteamientos que condujeran a tal decisión. En consecuencia, forzoso es concluir que hubo falta de motivación y violación del artículo 59 del C.C.A., de cuyo tenor se deduce la obligación de motivar la decisión en aspectos de hecho, de derecho o de conveniencia, ninguno de los cuales aparecen mencionados en aquélla.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00314-01(7498)

Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a través de apoderado

y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se interpretó como de nulidad, ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución núm. 09037 de 28 de marzo de 2001, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2ª: Que a manera de restablecimiento del derecho, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expida una Resolución que reproduzca el artículo 1 de la Resolución núm. 09037 de 28 de marzo de 2001 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, corrigiéndolo en el sentido de indicar que la marca “Mascaritas” se concede: "Para Distinguir: Galletas, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.", que fueron los productos relacionados como amparados por la marca Margaritas (nominativa) tal y como fue concedida por la División de Signos Distintivos. 3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes se señalan los siguientes: 1°: Que el 6 de abril de 1995 la sociedad NABISCO INC. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “MASCARITAS”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 30 de la

Clasificación Internacional de Niza. 2°: Indica que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la actora presentó demanda de observaciones al registro de la marca Margarita solicitado por NABISCO, INC, con base en el registro previo de las marcas “CARITAS” vigente para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y CARITAS vigente para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Señala que, simultaneamente, la Sociedad Productos Alimenticios Margarita LTDA, presentó escrito de observación contra la misma solicitud argumentando que el signo solicitado presentaba similitud con la marca “Margaritas”, en las clases 29 y 30 de las que dicha sociedad es titular. 4º: Manifiesta que mediante memorial de 29 de noviembre de 1995, NABISCO INC solicitó la limitación de los productos amparados por la marca “Mascaritas”, única y exclusivamente para distinguir galletas y, en virtud de dicha limitación de productos, Alpina Productos Alimenticios S.A. desistió de la oposición al registro de dicha marca. 5º: Aduce que por memorial de 28 de mayo de 1996, Alpina Productos Alimenticios S.A., solicitó a la División de Signos Distintivos tener en cuenta la limitación de los productos para los cuales se había solicitado la marca MASCARITAS, es decir, única y exclusivamente galletas, así como el desistimiento de la oposición. 6º: Manifiesta que la División de Signos Distintivos, expidió la Resolución núm. 25948 de 28 de noviembre de 1996, por medio de la cual aceptó el desistimiento

de Alpina Productos Alimenticios S.A., y declaró infundada la observación presentada por Productos Alimenticios Margarita LTDA., y tal como lo había pedido la sociedad solicitante, concedió el registro de la marca MASCARITAS para distinguir únicamente galletas, productos que están comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de NABISCO INC, por un periodo de 10 años, contado a partir de la fecha de la Resolución. 7°: Expresa que contra la citada Resolución PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARGARITA LTDA interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación; y que mediante Resolución núm. 30780 de 28 de noviembre de 2000, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación. 8º: Destaca que a través de la Resolución núm.09037 de 28 de marzo de 2001, acusada, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmó la citada Resolución, empero, de manera irregular y contradictoria, reprodujo mal los productos para los cuales fue conferida la marca, y adicionó, sin que mediara ninguna razón ni solicitud de nadie, como productos amparados por la marca MASCARITAS, los siguientes: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvo para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensalada);

especias, hielo; productos comprendidos en la clase 30 internacional, los cuales no formaban parte de la solicitud, pues ésta se contrajo única y exclusivamente a galletas. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º. Estima que el acto acusado en su artículo 1o dice confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 25948 de 28 de noviembre de 1996, pero esta Resolución concedió el registro de la marca MASCARITAS para distinguir únicamente galletas. Sostiene que el registro concedido ha debido amparar únicamente galletas y no extenderlo a los demás productos comprendidos en la clase 30 Internacional. Agrega que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial incurrió en ostensible error al momento de determinar los productos a los que estaba destinada la marca MASCARITAS, y por tanto, expidió en forma irregular la Resolución núm. 9037 de 28 de marzo de 2001. 2º: Señala que dicha Resolución violó directamente, por falta de aplicación, el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, al ampliar los productos amparados por la marca “MASCARITAS”. 3º: Sostiene que el acto administrativo incurre en falta de motivación, pues no aparecen en la providencia acusada los motivos que llevaron al Superintendente Delegado a conceder el registro de la marca MASCARITAS para amparar productos que no le habían sido solicitados. A su juicio, la decisión contenida en la Resolución 9037 excede las facultades del

ad quem, ya que al confirmar el acto administrativo proferido por el Jefe de la División de Signos Distintivos, resolvió una cuestión no planteada en el recurso, pues el recurrente se limitó a esgrimir argumentos enderezados a demostrar la similitud de la marca solicitada con la marca opositora, sin hacer ninguna referencia a los productos amparados. 4º. Considera que se violó el artículo 35 del C.C.A., por falta de aplicación, al concederle al peticionario de la solicitud de marca un registro sobre unos productos no solicitados, ya que medió una evidente limitación hecha el 29 de noviembre de 1995 para distinguir única y exclusivamente galletas, productos comprendidos en la clase 30 internacional. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1.1La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones aduciendo al efecto, en síntesis, que por un error involuntario en la Resolución núm. 09037 de 28 de marzo de 2001, al confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 25948 de 28 de noviembre de 1996, se indicó que la marca MASCARITAS (nominativa) se concedía a la sociedad NABISCO INC, para amparar todos los productos de la clase 30 internacional, y no solo para galletas.

Manifiesta que la Sociedad NABISCO INC, a través de apoderado solicitó la revocatoria directa de la Resolución 09037 de 28 de marzo de 2001, con el fin de que se corrigiera la misma y se indicara que la marca MASCARITAS se había concedido única y exclusivamente para distinguir galletas y que por tal motivo, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias y previo estudio resolvió a través de la Resolución núm. 38136 de 23 de noviembre de 2001, revocar parcialmente el artículo 1º de la Resolución 09037 de 28 de marzo de 2001 y corregirlo indicando que la marca MASCARITAS (nominativa) se concedia única y exclusivamente para distinguir galletas, decisión que se notificó el 25 de enero de 2002 mediante edicto desfijado el 7 de febrero del mismo año. II.1.2.- NABISCO, INC, en su escrito de contestación, adujo en sintesis, que el 1o de noviembre de 2001, a través de representante legal interpuso revocatoria directa ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, contra la Resolución núm. 09037 de 28 de marzo de 2001, con el fin de que se corrigieran los artículos que ampara el registro de la marca MASCARITAS, para que apareciera correctamente así: "para distinguir única y exclusivamente Galletas". Indica que el 23 de noviembre de 2001, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, con fundamento en el

artículo 69 del C.C.A., mediante Resolución núm. 38136, revocó parcialmente el artículo 1o de la decisión núm.9037 de 28 de marzo de 2001, y corrigió los productos para los cuales fue concedida la marca MASCARITAS. Afirma que esta Resolución fue debidamente notificada a su representada mediante edicto el 25 de enero de 2002 y desfijado el 7 de febrero del mismo año, encontrándose en firme. Concluye que el fundamento de la demanda en cuestión ha desaparecido, pues la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en virtud del artículo 69 del C.C.A., revocó su propia decisión y la adecuó legalmente. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La señora Agente del Ministerio Público manifestó que se atenía a la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Sea lo primero advertir que en el caso sub examine no se solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que la demanda ni la contestación de la misma guardan relación con la violación de normas comunitarias cuyo alcance se requiera precisar. A folio 189 obra la Resolución núm. 38136 de 23 de noviembre de 2001, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó parcialmente el artículo 1º de la Resolución núm. 09037 de 28 de marzo de 2001, y es en virtud de tal Resolución que el tercero

con interés directo en las resultas del proceso solicita en su escrito de contestación de la demanda que se profiera fallo inhibitorio por sustracción de materia. Sobre el particular, advierte la Sala que como la revocatoria de un acto por sí sola no restablece el orden jurídico vulnerado ni aniquila los efectos que se hayan podido producir antes de ella, la sustracción de materia no tiene cabida en este caso, máxime si entre el acto acusado y el de revocatoria transcurrió un término de 8 meses. De tal manera que lo procedente es analizar los cargos de la demanda, con miras a proferir pronunciamiento de fondo. Estima la Sala que asiste razón a la actora en cuanto a que el acto acusado carece de motivación y vulnera el artículo 59 del C.C.A., al incluir como objeto de la concesión del registro marcario a los productos indicados en el artículo 1º de la parte resolutiva y no haberlo limitado a las galletas. En efecto, la Resolución núm. 25948 de 28 de noviembre de 1996, emanada de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio aceptó el desistimiento que Alpina Productos Alimenticios S.A. presentó a la oposición formulada y concedió a favor de NABISCO INC el registro de la marca MASCARITAS (nominativa) para distinguir únicamente galletas, producto comprendido en la clase 30, porque a éste se limitó la solicitud (folio 5). Productos Alimenticios Margarita S.A., interpuso recurso de reposición contra la anterior Resolución, con el argumento de que la marca MASCARITAS para galletas presenta identidad fonética y gramatical con la marca MARGARITA de la

cual es titular. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 30780 resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 25948 (folios 9 a 11) y concedió el recurso de apelación. Mediante la Resolución 09037, acusada, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación y no obstante que en el artículo 1º de su parte resolutiva dice confirmar la Resolución núm. 25948, que concedió el registro de la marca MASCARITAS para amparar productos de la clase 30 de la clasificación Internacional de Niza, no limitó los productos a las galletas, que fue la decisión que se tomó en la resolución confirmada, en virtud de solicitud expresa al respecto. Al consultar el contenido de la Resolución acusada no encuentra la Sala argumento o motivación alguna que hubiera esbozado la Administración para ampliar la concesión del registro marcario a productos no solicitados y tampoco con ocasión del recurso se hicieron planteamientos que condujeran a tal decisión. En consecuencia, forzoso es concluir que hubo falta de motivación y violación del artículo 59 del C.C.A., de cuyo tenor se deduce la obligación de motivar la decisión en aspectos de hecho, de derecho o de conveniencia, ninguno de los cuales aparecen mencionados en aquélla. Así pues, debe la Sala acceder a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad parcial del artículo 1º del acto acusado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la

República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DECLÁRASE la nulidad parcial del artículo 1º de la parte resolutiva de la Resolución núm. 09037 de 28 de marzo de 2001, en cuanto incluyó a todos los productos amparados de la Clase 30 y no únicamente las galletas, que es a lo que se circunscribe la concesión del registro marcario.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de febrero de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT

PIANETA

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE

BARRERO