CE-11001-03-24-000-2001-00317-01-2010

SIGNO MIXTO - Prevalencia del elemento denominativo. Cotejo / MARCAS: PETROLIZADO Y BODY GEAR PETROLERO - Inexistencia de similitud / RIESGO DE CONFUSION - Inexistencia entre expresiones PETROLERO y PETROLIZADO Teniendo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales anteriormente reseñados (sentencias del 22 de octubre/2004 radicado 2000-6123; del 10 de abril/2008, radicado 2002-00025; y del 13 de noviembre/2008, radicado 2001-00318), así como los criterios consignados en la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia (No. 107-IP-2009 de fecha 18 de noviembre de 2009), la Sala considera que en el asunto bajo examen es procedente atender las súplicas de la demanda, de conformidad con el siguiente análisis. En primer término, se impone dar aplicación a la siguiente regla general establecida por la jurisprudencia y la doctrina: “Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber: En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan

disminuyan dicha función.” En aplicación de dicha regla, observa la Sala que el vocablo PETROLIZADO, si bien se asemeja a una de las locuciones que componen la marca BODY GEAR PETROLERO, previamente registrada a nombre del opositor, señor VICTOR HUGO ANGEL, esa similitud es apenas parcial. En efecto y siguiendo la recomendación de analizar los signos enfrentados en su conjunto, esto es, sin descomponer la unidad de cada signo y sin privilegiar algunas de las partes o elementos que integran la marca opositora, la Sala considera que al observar de un solo golpe y de manera sucesiva las marcas enfrentadas, se puede advertir que entre ellas no existe una semejanza muy relevante, pues mientras la marca solicitada está compuesta por un solo vocablo (PETROLIZADO), el signo opositor está integrado por tres locuciones (BODY GEAR PETROLERO), sin que la semejanza que se observa entre las expresiones PETROLIZADO y PETROLERO, que evocan en la mente del consumidor la idea de “petróleo”, tenga la fuerza suficiente para inducirlo al error respecto de los productos identificados con una u otra marca, o en relación con su origen empresarial. - BODY GEAR PETROLERO – PETROLIZADO - - BODY GEAR PETROLERO – PETROLIZADO – BODY GEAR PETROLERO – PETROLIZADO – BODY GEAR PETROLERO – PETROLIZADO – NOTA DE RELATORIA: Se citan las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 22 de octubre de 2004, Radicado 2000-6123, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; del 10 de abril de 2008, Radicado 2002-00025, M.P. Martha

Sofia Sanz Tobón; y del 13 de noviembre de 2008, Radicado 2001-00318, M.P. María Claudia Rojas Lasso. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA - Prohibición de escisión para obtener amparo individualizado de los elementos que lo conforman Como complemento de lo expuesto, es preciso recordar que la Sala en Sentencia del Trece (13) de noviembre de dos mil ocho (2008), antes mencionada, ya había dicho de manera categórica que el otorgamiento del registro a la marca BODY GEAR PETROLERO, no significa que el titular de la marca opositora “[…] tenga un derecho de uso exclusivo sobre las expresiones BODY, GEAR o PETROLERO individualmente consideradas así como tampoco sobre las torres de petróleo que se aprecian en la gráfica”. Por lo mismo, “…la marca mixta «BODY GEAR PETROLERO» debe soportar el registro de otras que se formen con ellos, siempre y cuando, desde luego, la combinación resultante no sea semejante.” Siguiendo esa estela argumentativa, es oportuno afirmar que si en el precitado fallo se aduce que el titular de la marca opositora está llamado a soportar el registro de otras marcas que contengan la palabra “PETROLERO”, con mayor razón debe hacerlo en tratándose del vocablo “PETROLIZADO”, pues el hecho de se haya otorgado un registro previo al conjunto BODY GEAR PETROLERO, de manera alguna le confiere un derecho de uso exclusivo y excluyente de los adjetivos PETROLERO o

PETROLIZADO.

NOTA DE RELATORIA: Se citan las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 22 de octubre de 2004, Radicado 2000-6123, M.P. Rafael E. Ostau

de Lafont Pianeta; del 10 de abril de 2008, Radicado 2002-00025, M.P. Martha Sofia Sanz Tobón; y del 13 de noviembre de 2008, Radicado 2001-00318, M.P. María Claudia Rojas Lasso. Y la Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia 107-IP-2009 de fecha 18 de noviembre de 2009. MARCA PETROLIZADO GRAFICA - Cumple los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica En segundo lugar, la Sala considera que en el presente caso no se advierte la violación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la expresión PETROLIZADO cumple los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica que debe reunir toda marca para que sea registrable. La perceptibilidad se cumple claramente por la marca analizada, toda vez que puede ser aprehendida por el sentido de la vista, comoquiera que se compone por letras y dibujos que forman una estructura conjunta. Cumple igualmente el requisito denominado “susceptibilidad de representación gráfica”, al estar representada por letras e imágenes. Aparte de las anteriores consideraciones, no huelga destacar que la marca solicitada para registro ya había sido registrada en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que es precisamente la misma a la cual pertenece la marca opositora. En ese orden de ideas, si una y otra coexisten pacíficamente en el mercado como marcas registradas en el mismo nomenclator 25, no hay ninguna razón para pensar que su registro en clases distintas (la 3ª y la

25ª) puedan llegar a ocasionar errores o confusiones en los consumidores.

NOTA DE RELATORIA: Se cita la sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, fecha 10 de abril de 2008, Radicado 2002-00025, M.P. Martha Sofía

Sanz Tobón. CANALES DE COMERCIALIZACION - Inexistencia de conexión competitiva entre la marca PETROLIZADO GRAFICA y la marca BODY GEAR PETROLERO GRAFICA Con respecto a los canales que se utilizan en la comercialización de los productos distinguidos con las marcas enfrentadas, salta a la vista que las “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” comprendidos en la Clase 3ª nada tienen que ver con los «vestidos, calzados, sombrerería» comprendidos en la Clase 25ª Internacional, lo que indica que entre los productos no existe conexión competitiva que pueda generar riesgos eventuales de confusión o asociación. El hecho de que la publicidad de los productos de la clase 3ª se pueda realizar mediante el empleo de bolsos, sombrillas, paraguas, bastones o prendas de vestir que forman parte de la Clase 25ª, no permite inferir de manera directa la existencia de una conexidad competitiva, capaz de generar riesgos de confusión o asociación en el mercado, más aún cuando esta misma Corporación ha sido enfática en señalar, como ya se anotó, que el uso del vocablo PETROLERO no es exclusivo de quien interviene como tercero en este proceso.

NOTORIEDAD DE LA MARCA - Hecho que debe ser probado por quien lo alega / MARCA NOTORIA - Requisitos para su reconocimiento: despliegue publicitario, uso intensivo, trascendencia y aceptación Con todo, es del caso recordar, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso Nº 22-IP-2003. Marca: “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”, al referirse a la necesidad de demostrar la notoriedad de las marcas, estableció los siguientes criterios, que en el asunto sub examine no fueron cumplidos: El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Al respecto el Tribunal, con fundamento en lo que dispone el artículo 84 se ha pronunciado en los términos siguientes: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.

NOTA DE RELATORIA: Se cita la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de fecha 13 de marzo del 2003. Radicado 22-IP-2003. Marca:

“UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00317-01

Actor: MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ, contra las Resoluciones números 24401 de 29 de septiembre de 2000 “Por la cual se resuelve una observación y se niega un registro” y 369 de 26 de enero de 2001 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 15499 de 30 de abril de 2001 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se declararon fundadas las observaciones presentadas por VICTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA y se denegó el registro del signo mixto PETROLIZADO, para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser similarmente confundible con la marca mixta BODY

GEAR PETROLERO registrada previamente a nombre del opositor. I.- LA DEMANDA En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A. el actor, señor MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ, presentó demanda ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes 1.- Pretensiones. El apoderado de la parte actora pretende la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 24401 del 29 de septiembre del 2000, 369 del 26 de enero del 2001 y 15499 del 30 de abril del 2001, las dos primeras expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se declaró fundada la observación presentada por el Señor VICTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA, como titular de la marca BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICO, y se negó la solicitud de registro de la marca comercial PETROLIZADO (MIXTA) radicada por el actor, señor MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicita que se conceda el registro de la marca comercial PETROLIZADO + GRÁFICO para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la nomenclatura vigente. 2.- Fundamentos de hecho 1.- El 1° de marzo de 2000 el actor solicitó ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca

PETROLIZADO (MIXTA), para distinguir productos de la Clase 3ª Internacional. 2.- Hechas las publicaciones de rigor, el Señor VICTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA presentó escrito de observación dentro del término legal, invocando la existencia del registro de la marca BODY GEAR PETROLERO (MIXTA), que distingue productos de la Clase 25ª internacional. 3.- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 24402 de de 2000, declaró fundada la observación y denegó el registro de la marca solicitada. Los recursos de reposición y apelación en contra del citado acto, fueron resueltos de forma negativa, confirmando la decisión inicial, por cuanto la marca solicitada es similarmente confundible con la marca opositora previamente registrada a nombre del señor VICTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA, en sus aspectos fonéticos, ortográficos, gráficos y conceptuales. 3.- Normas violadas y concepto de la violación En opinión de la parte demandante, las decisiones administrativas demandadas son violatorias de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Al referirse a la violación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala que el signo PETROLIZADO + GRÁFICA tiene la capacidad intrínseca y extrínseca suficiente para que pueda ser considerado como marca, pues tal como lo expresó la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro del signo opositor, el elemento predominante del mismo es el

sintagma BODY GEAR a lo cual se agrega la circunstancia de que las locuciones PETROLERO, PETROLEO y PETROLIZADO no tienen el mismo significado. En ese mismo orden de ideas y remitiéndose a los mismos argumentos que aparecen consignados en el acto que concedió el registro de la marca BODY GEAR PETROLERO, se debe concluir necesariamente que la expresión PETROLIZADO también puede coexistir con ella pues las circunstancias son exactamente las mismas. Por tales razones, se configura igualmente la violación del artículo 83 del Acuerdo antes aludido, pues no están dadas las condiciones para predicar la configuración de ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en ese precepto. En el peor de los casos el signo PETROLIZADO no sería registrable dada la existencia del registro de la marca PETROLEUM (MIXTA), del cual es titular el señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR, pero no obstante lo anterior, existe con él un acuerdo de coexistencia marcaria, en virtud del cual los titulares de los registros mencionados se comprometen a utilizar tales expresiones para distinguir productos pertenecientes a clases distintas de la nomenclatura Internacional vigente. Con respecto a la violación del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Decisión del Acuerdo de Cartagena, no se expuso en la demanda el concepto de su violación. Por razón de lo expuesto, el actor considera que no existe una razón jurídicamente válida para denegar el registro solicitado. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda manifestando que con la expedición de las resoluciones

acusadas no se violaron las disposiciones comunitarias en ella mencionadas, pues la marca cuyo registro se denegó es similarmente confundible con la marca previamente registrada. Al respecto señaló: “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca ‘PETROLIZADO’(mixta) clase 3, ‘BODY GEAR PETROLERO’ (mixta) y TORRE DE PETROLEO’ (mixta) clase 25, se concluye en forma evidente que éstas son semejantes entre sí, en los aspectos gráficos, fonéticos y conceptuales pues la marca solicitada semeja gravemente una torre de petróleo demasiado similar a las torres presentes en el diseño de la marca registrada y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor. Si se aprecian las marcas antes mencionadas en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, y no las partes unas de otras; así se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas”.║ “(…) si bien no se trata de los mismos productos, deberá tenerse en cuenta la similitud y conexidad presente entre estos, pues los bolsos, sombrillas, paraguas y bastones y la ropa generalmente comparten los mismos canales de comercialización, publicidad, y distribución y son complementarios y demasiados conexos y afines, lo que conllevaría a la confusión al consumidor sobre el origen de los productos”. En relación con el Acuerdo celebrado por el actor con el señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR, el apoderado de la entidad dijo que “[…] aún en el evento en que tuviera alguna relevancia frente a la confundibilidad ello no eliminaría el

riesgo de confusión frente a la otra marca opositora”. A partir de los elementos probatorios obrantes en el expediente administrativo referido a la solicitud de registro de la marca PETROLIZADO (MIXTA), concluye afirmando que la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustó plenamente al ordenamiento jurídico comunitario, agregando que en el curso del procedimiento gubernativo se garantizaron el debido proceso y el derecho de defensa. El apoderado de VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA, por su parte, quien ostenta la calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, contestó igualmente la demanda aduciendo que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó en la primera de sus resoluciones al estimar que no existían pruebas idóneas que acreditaran el uso y la notoriedad del signo BODY GEAR PETROLERO, pues desde antes de 1986 se ha venido haciendo uso del mismo para comercializar productos de la Clase 3ª Internacional. Adujo, por otra parte, que todos los signos que directa o indirectamente evoquen en el consumidor la idea de “petróleo” y cuyo registro marcario haya sido solicitado, tienen por objeto ocasionar confusión en los círculos mercantiles y obtener un aprovechamiento indebido de la reputación que tiene la marca mixta BODY GEAR PETROLERO. Por lo mismo, considera que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó con total apego a la ley al negarle al señor MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ el registro de la marca PETROLIZADO, siendo evidente que dicho signo es similarmente confundible a las marcas mixtas antes

mencionadas. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteraron en sus alegatos los mismos planteamientos y consideraciones antes mencionados. El señor Agente del Ministerio Público, por su parte, guardó silencio. IV.-LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°, 107-IP-2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo PRETROLIZADO (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con signos mixtos, denominativos y gráficos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se

debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

TERCERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de la prueba de su uso real, efectivo y constante en el mercado.

De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna del País Miembro contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas así como la reglamentación que al efecto establezca dicho País Miembro.

CUARTO: La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, el Tribunal se ha pronunciado sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: 1.- Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. 2.- Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si éste pudiera causar

riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.

QUINTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial o una enseña comercial protegida, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEXTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

SÉPTIMO: De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión

344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los servicios y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. Asimismo conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registrocon independencia de la clase a que pertenezca el servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

OCTAVO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el

presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

NOVENO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.

V.- DECISIÓN No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- Problema jurídico a resolver Tal como se mencionó en páginas precedentes, los actos administrativos demandados denegaron el registro del signo PETROLIZADO (mixto) solicitado por MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, por ser similarmente confundible con la marca BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA, registrada a nombre del opositor, señor VICTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA. En ese contexto, el problema de la litis consiste en determinar si el signo

PETROLIZADO + GRAFICA, conformada por la torre de petróleo inserta en la vocal “O”, para distinguir productos de la clase 3ª de la nomenclatura internacional, es confundible o no con la marca BODY GEAR PETROLERO + GRÁFICA, consistente en unas torres de petróleo, para distinguir productos de la clase 25ª y si, por consiguiente, el signo solicitado se encuentra incurso o no en la causal de irregistrabilidad, en atención a que no pueden ser objeto de registro las marcas “[…] que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase”. En ese orden de ideas, la Sala dará aplicación a los criterios señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial. Para facilitar el análisis, se incorporan a continuación los signos en conflicto:

MARCA OPOSITORA REGISTRADA: MARCA DENEGADA: 2.- Normatividad aplicable Como quiera que la solicitud de registro de la marca denegada fue presentada el 1° de marzo de 2000, el Tribunal Andino de Justicia, en su interpretación, puso de manifiesto que las normas aplicables al caso son las siguientes:

DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de

otra persona. Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el

legítimo titular de la marca notoriamente conocida; Artículo 84.- Para determinar si u