CE-11001-03-24-000-2001-00368-01(7604)-2004

SIGNOS GENERICOS - Combinación que conforma signo distintivo: POPCORN CHICKEN / POPCORN CHICKEN - Signos descriptivos en inglés cuya combinación otorga distintividad / COMBINACION DE SIGNOS GENERICOS EN INGLES - Distintividad al resultar un signo de fantasía: POPCORN CHICKEN Pese a que la expresión “popcorn” traducida al idioma español, no solo tiene la acepción de “palomitas de maíz” sino también la de “roseta”, es cierto que en nuestro medio el significado que forma parte del conocimiento común es el de “palomitas de maíz”, por lo que resulta evidente considerar que tal expresión en idioma inglés es descriptiva o genérica de uno de los productos que ampara la clase 30; empero debe tenerse en cuenta que la marca solicitada para registro no es simple sino compuesta: “POPCORN CHICKEN”. Ahora, si bien es cierto que esta segunda expresión, por sí sola es conocida como pollo, lo que corresponde a su traducción al idioma español, y que sería genérica para distinguir comestibles congelados, productos éstos también amparados en la clase 30, no lo es menos que el juzgador no puede fraccionar el signo. De tal manera que el análisis que debe hacerse debe comprender la totalidad de la expresión objeto de la solicitud, esto es: “POPCORN CHICKEN”. Al examinar el signo en su totalidad, advierte la Sala que se trata de una combinación de dos genéricos, de la cual resulta un signo de fantasía que, por lo mismo, es distintivo. Ahora, estima la Sala que el signo en cuestión no tiene porqué resultar engañoso pues la clase de productos

que con él se pretenden amparar, “comidas cocinadas y congeladas que contienen pollo” (folio 196), por su presentación y los canales de comercialización utilizados, permiten al consumidor conocer de ante mano de qué producto se trata, en cuanto al modo de fabricación, sus características o cualidades. COMBINACION DE SIGNOS DESCRIPTIVOS O GENERICOS - Puede resultar un signo con distintividad: PANYDONAS, SUPERMAN, NUTRISAL Así lo ha precisado esta Corporación en diversos pronunciamientos, entre ellos, en sentencia de 6 de julio de 2000 (Expediente 3923, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola), con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En efecto, dijo la Sala en la precitada sentencia: “... Cosa bien distinta ocurriría si se tratara del uso de dos términos que pudieran considerarse genéricos pero cuya combinación forma una expresión suficientemente distintiva, que puede utilizarse como marca. Se trataría, entonces, de un signo evocativo, de aquellos que, siguiendo las expresiones del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena: “... transmiten a la mente una imagen o una idea sobre el bien que se pretende proteger, y, a diferencia de los signos descriptivos, sí cumplen con la función distintiva de la marca, siendo por tanto registrables.” Así, lo ha considerado la Sala en otras oportunidades, como, por ejemplo, en los casos de PANYDONAS, SUPERMANI y NUTRISAL. Las anteriores razones, hacen evidente que la situación descrita se adecua a la hipótesis normativa aplicada a la misma, de las varias que contempla el literal d)

del artículo 82 de la Decisión 344, como causal de irregistrabilidad del comentado signo...”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00368-01(7604)

Actor: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS INC

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho La sociedad KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS INC., por medio de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 18237 de 31 de julio de 2000, “Por la cual se niega el registro de una marca”, 27946 de 31 de octubre de 2000, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición” expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 003939 de 13 de febrero de 2001, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.- En la demanda se indican, en síntesis, los siguientes hechos:

1º: Que el 20 de diciembre de 1999 la sociedad KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS INC., domiciliada en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta "POPCORN CHICKEN" para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. 2º: Que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 489, y una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 18237 de 31 de julio de 2000, por medio de la cual negó el registro de marca "POPCORN CHICKEN" Clase 30, a la sociedad KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS INC., por considerar que era irregistrable a la luz del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, pues dicha expresión describe en forma directa las Palomitas de maíz, que son una especie de algunos de los productos que se pretenden amparar con la clase 30, esto es, los pasabocas. 3º: Que contra la citada Resolución dicha sociedad interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, escrito en el cual excluyó de su solicitud, de manera expresa, a las “palomitas de maíz”, con miras a obviar la objeción formulada. 4º: Que a través de la Resolución núm. 27946 de 31 de octubre de 2000, expedida

por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se confirmó la Resolución impugnada y mediante la Resolución núm. 003939 de 13 de febrero de 2001, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, también se confirmó la citada Resolución, pero con base en una causal diferente: la consagrada en el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344, esto es, que el signo solicitado era engañoso por cuanto hacía referencia a “palomitas de maíz”, producto que al no estar amparado en la solicitud podría inducir a error al consumidor. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1°. Afirma que en los actos demandados existe incongruencia entre su parte motiva y resolutiva, ya que en la Resolución núm. 18237 de 31 de julio de 2000, la denegación del registro de la marca solicitada se basa en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344; y sin embargo las Resoluciones 27946 de 20003939 de 2001, tuvieron como fundamento para confirmar la negación del registro el literal h) del artículo 82, ibídem, que prohíbe el registro de una marca por existencia de signos engañosos. 2º. Que se violó el artículo 82 literal h) de la Decisión 344, que corresponde al artículo 135, literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la expresión "POPCORN CHICKEN" pertenece al idioma inglés, cuyo

significado no es generalmente conocido por el público consumidor a quien va dirigido el producto y, por lo tanto, no puede inducir al público en error. Señala que la correcta traducción de la expresión "POPCORN CHICKEN" no es crispeta con sabor a pollo, sino pollo crispeta o pollo roseta, lo que hace que la marca sea una combinación de términos novedosa, distintiva y evocativa del producto que distingue, esto es, que contiene pollo. Afirma que no puede pensarse que el consumidor medio de los productos que se pretenden distinguir con la marca solicitada, llegue a creer que una comida cocinada o congelada a base de pollo, sea una crispeta; ni por su apariencia, ni por su precio, ni por su presentación, ni por los canales de comercialización en que se expende. Concluye indicando cómo la marca mixta "POPCORN CHICKEN" se encuentra debidamente registrada en Perú y Ecuador, países miembros de la Comunidad Andina, lo cual constituye un indicio de su distintividad y licitud. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente: Que en virtud del artículo 59 del C.C.A., la Administración no se puede limitar, a efectos de decidir los recursos interpuestos, a estudiar las razones expuestas por

la sociedad recurrente frente a la decisión de negar el registro de la marca solicitada, sino que debía analizar todos los asuntos que aparecieran con motivo del recurso, así no hubieran sido examinados con anterioridad, por lo que pese a no encontrarse el registro solicitado dentro de las causales de irregistrabilidad inicialmente esgrimidas en la Resolución núm. 18237 de julio de 2000, se debía examinar la solicitud del registro de la expresión “Popcorn Chicken” al tenor del literal h) del artículo 82 de la Decisión 344. Agrega que si bien la exclusión de las palomitas de maíz de los productos que se pretendían amparar con la denominación “Popcorn Chicken” fue subsanada en relación con la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, de concederse la marca para todos los productos de la Clase 30, menos para las palomitas de maíz, el consumidor medio relacionaría dicho signo con palomitas de maíz, dada la traducción de dicha expresión, y no con los productos que ampararía, configurándose el engaño a que se refiere el literal h) del artículo 82. Considera que el hecho de que dicha marca haya sido registrada en otros países, incluso miembros de la Comunidad Andina, no obliga a la oficina nacional competente de los demás países a otorgarla, ya que de acuerdo con las Decisiones 344 y 486, cada oficina está obligada, dentro del ámbito de su jurisdicción el examen de registrabilidad y tomar la decisión autónomamente de acuerdo con los resultados de dicho análisis y de los demás aspectos que se presenten durante el trámite, ya que es posible que una denominación pueda ser

engañosa para el consumidor medio colombiano y no para el de otros países, así estos sean miembros de la comunidad andina. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó que se requiriera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA La Superintendencia de Industria y Comercio a través de los actos acusados denegó el registro de la marca “POPCORN CHICKEN” para amparar productos de la clase 30, con exclusión de las “palomitas de maíz”, al considerar que el signo era irregistrable a la luz del artículo 82, literal h), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que a la letra dice: “No podrán registrarse como marcas los signos que: h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”. A juicio de la entidad demandada, el consumidor medio relacionaría dicho signo con palomitas de maíz, dada la traducción de dicha expresión, y no con los productos que ampararía, configurándose el engaño. Al respecto, estima la Sala lo siguiente: Pese a que la expresión “popcorn” traducida al idioma español, no solo tiene la acepción de “palomitas de maíz” sino también la de “roseta”, es cierto que en nuestro medio el significado que forma parte del conocimiento común es el de

“palomitas de maíz”, por lo que resulta evidente considerar que tal expresión en idioma inglés es descriptiva o genérica de uno de los productos que ampara la clase 30; empero debe tenerse en cuenta que la marca solicitada para registro no es simple sino compuesta: “POPCORN CHICKEN”. Ahora, si bien es cierto que esta segunda expresión, por sí sola es conocida como pollo, lo que corresponde a su traducción al idioma español, y que sería genérica para distinguir comestibles congelados, productos éstos también amparados en la clase 30, no lo es menos que el juzgador no puede fraccionar el signo. De tal manera que el análisis que debe hacerse debe comprender la totalidad de la expresión objeto de la solicitud, esto es: “POPCORN CHICKEN”. Al examinar el signo en su totalidad, advierte la Sala que se trata de una combinación de dos genéricos, de la cual resulta un signo de fantasía que, por lo mismo, es distintivo. Así lo ha precisado esta Corporación en diversos pronunciamientos, entre ellos, en sentencia de 6 de julio de 2000 (Expediente 3923, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola), con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En efecto, dijo la Sala en la precitada sentencia: “... Cosa bien distinta ocurriría si se tratara del uso de dos términos que pudieran considerarse genéricos pero cuya combinación forma una expresión suficientemente distintiva, que puede utilizarse como marca. Se trataría, entonces, de un signo evocativo, de aquellos que, siguiendo las expresiones del Tribunal de Justicia del Acuerdo de

Cartagena: “... transmiten a la mente una imagen o una idea sobre el bien que se pretende proteger, y, a diferencia de los signos descriptivos, sí cumplen con la función distintiva de la marca, siendo por tanto registrables.” Así, lo ha considerado la Sala en otras oportunidades, como, por ejemplo, en los casos de PANYDONAS, SUPERMANI y NUTRISAL. Las anteriores razones, hacen evidente que la situación descrita se adecua a la hipótesis normativa aplicada a la misma, de las varias que contempla el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, como causal de irregistrabilidad del comentado signo...”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 109-IP-2003, rendida en este proceso, es enfático al señalar que “La denominación genérica no es susceptible de registro a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieren una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común”. (Se resalta fuera de texto-página 224). Ahora, estima la Sala que el signo en cuestión no tiene porqué resultar engañoso pues la clase de productos que con él se pretenden amparar, “comidas cocinadas y congeladas que contienen pollo” (folio 196), por su presentación y los canales de comercialización utilizados, permiten al consumidor conocer de ante mano de qué producto se trata, en cuanto al modo de fabricación, sus características o cualidades. Así pues, debe la Sala acceder a declarar la nulidad de los actos acusados y, a

título de restablecimiento del derecho disponer que la entidad demandada continúe con el trámite de la solicitud. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DECLÁRASE la nulidad de los actos acusados. A título de restablecimiento del derecho disponer que la entidad demandada continúe con el trámite de la solicitud.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de septiembre de 2004. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Presidente Ausente con permiso

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO