CE-11001-03-24-000-2001-00380-01-2010

COTEJO MARCARIO – Entre la marca mixta BODY GEAR PETROLERO para la clase 25 y el signo “la figura de una torre característica dentro de un circulo” para la clase 14 / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia del registro del signo “la figura de una torre característica dentro de un circulo” por existir semejanza en el elemento gráfico con la marca mixta BODY GEAR PETROLERO La Sala encuentra que vista en conjunto, de un solo golpe y de manera sucesiva, la misma guarda semejanza con ésta, pues la integra o compone un elemento gráfico semejante, tanto que se puede decir que reproduce dicho elemento y con ello la idea o concepto que el mismo expresa o simboliza, el de torre petrolera. De modo que en la posición del consumidor medio y de manera desprevenida, lo que se percibe de golpe en la marca gráfica solicitada es esa idea, la de una torre petrolera, sin ningún elemento que le adicione otra idea o concepto; de allí que las diferencias que ella presenta con la marca BODY GEAR PETROLERO (mixta), que sería la expresión BODY GEAR PETROLERO, resultan con menor peso, e incluso desplazadas por la asociación de la imagen TORRE con la palabra petrolero. Lo anterior implica que desde el punto de gráfico o visual, así como conceptual o ideológica una y otra representan y evocan una misma imagen e idea, circunstancia que genera una fuerte asociación entre ambas marcas, de allí que se deba concluir que ciertamente hay semejanzas con alcance de confundibilidad en ambos aspectos. […] Finalmente, es clara la vinculación o relación entre las referidas clases de productos, pues ambas son justamente para

ser usadas por los consumidores en su presentación personal, como quiera que genéricamente son prendas de adorno y de vestir. Si bien funcionalmente no son necesarias entre sí, sí se da un alto grado de interdependencia subjetiva, esto es, por tendencias o inclinación cultural de las personas a considerarlas en conjunto como indispensables para resaltar o tener una buena presentación personal, al tiempo que le permiten satisfacer sus necesidades en este campo, como expresión de nivel y calidad de vida. […] Así las cosas, se puede dar una situación de confusión indirecta en razón que el consumidor medio, al cual están dirigidas ambas marcas, puede percibir conciente o subconscientemente que los productos distinguidos con una y otra tienen el mismo origen empresarial, vienen de un único productor, al encontrar que la marca solicitada consiste solamente en uno de los elementos constitutivos y significativos de la marca opositora, la torre petrolera. Este elemento gráfico, en tanto no tenga uno adicional que le imprima suficiente diferenciación con la marca registrada BODY GEAR PETROLERO (mixta) genera inevitablemente la asociación visual e ideológica con esta marca, pues al fin y al cabo es una parte sustancial de ella. COEXISTENCIA MARCARIA – Definición Ante la situación observada, el actor opone el Acuerdo de Coexistencia Marcaria que suscribió con el señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR, en condición de titular de la marca PRETROLEUM (MIXTA) para productos de las clases 18, 24, 25 y servicios de la clase 42, cuya fotocopia obra a folio 105 del plenario, como parte del expediente administrativo y donde, en palabras del actor, las partes se

comprometen a utilizar la expresión señalada, una para la Clase 25 y la otra para las Clases 03, 14 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Sobre el particular se ha de decir que amén de que ese acuerdo se refiere a una marca distinta a la opositora y de un propietario diferente del de ésta, el Tribunal precisa en la interpretación prejudicial traída al plenario que tal coexistencia está en todo caso subordinada a que no se dé confusión respecto de los productores de los bienes ofrecido con cada marca, de modo que tales acuerdos no inhiben la facultad de la autoridad nacional competente de examinar y verificar los requisitos de registrabilidad de cada marca. […] En consecuencia, el aludido acuerdo no es suficiente para hacer desaparecer en este caso la causal de irregistrabilidad que según quedó evidenciado afecta al signo objeto de la solicitud que le fue negada a la actora, esto es, la figura de una torre característica dentro de un círculo, atrás reproducida, para distinguir productos de la clase 14, pues sin duda alguna se asemeja a la marca anteriormente registrada BODY GEAR PETROLERO + FIGURA de dos pares de torres petroleras, de propiedad de una persona distinta del solicitante, para productos o servicios de la clase 25, respecto de los cuales el uso de la marca solicitada puede inducir al público a error, como lo prevé el artículo 83, literal a), de la Decisión 344.

SÍNTESIS DEL CASO: El señor Manuel Ferney Marín Flórez, en ejercicio de nulidad y restablecimiento, demandó las Resoluciones Números 24402 de 29 de septiembre de 2000 y 21717 de 29 de junio de 2001, expedidas por la

Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cual declaró fundada una oposición y negó del signo constituido por “la figura de una torre característica dentro de un círculo” para productos de la clase 14 a favor del señor Manuel Ferney Marín Flórez, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 82 LITERAL D / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 83 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00380-01

Actor: MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad interpuso persona en referencia contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por la decisión de declarar fundada una oposición y negar el registro de una marca.

I.- LA DEMANDA La parte actora, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicita que se acceda a las siguientes:

1. Pretensiones Primera.- Declarar la nulidad de las Resoluciones núms. 24402, de 29 de septiembre de 2000, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que declara fundada la observación presentada y, en consecuencia, le niega el registro del signo constituido por “la figura de una torre característica dentro de un círculo” para productos de la clase 14; 00371, por la cual el mismo funcionario confirmó la anterior y concedió el recurso de apelación, y 21717 de 29 de junio de 2001, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que confirma las resoluciones administrativas anteriores, y da por agotada la vía gubernativa.

Segunda.- Ordenar, a título de restablecimiento del derecho, a la entidad demandada conceder el registro de la marca figurativa atrás descrita, para distinguir productos de la clase 14; así como la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2. Hechos y omisiones de la demanda Refiere el actor que el 1 de marzo de 2000 solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo constituido por “la figura de una torre característica dentro de un círculo” para distinguir productos comprendidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 7 de junio de 2000, el señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA presentó observaciones con base en: i). La marca BODY GEAR PETROLERO (mixta) de la

Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza registrada en Colombia; ii). La solicitud anterior del signo figurativo “TORRE DE PETRÓLEO” presentada en Colombia con anterioridad al 31 de diciembre de 1999 en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y, iii). La marca constituida por la denominación BODY GEAR PETROLERO registrada en el Ecuador en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución Núm. 24402 de 29 de septiembre de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación presentada y, en consecuencia, negó el registro del signo solicitado constituido por “la figura de una torre característica dentro de un círculo”. El solicitante MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ interpuso recurso de reposición en contra de la anterior, resuelto mediante Resolución Núm. 00371 en el sentido de confirmar la anterior y conceder el recurso de apelación, que a su vez fue desatado por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual a través de la Resolución Núm. 21717 de 29 de junio de 2001, lo decidió confirmando las resoluciones administrativas anteriores.

3. Normas violadas y concepto de la violación El actor señala como violados los artículos 81, 82, literal d); y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, representados hoy en los artículos 134 y 136, literal a), de la actual Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo

de Cartagena; por razones que se resumen así:

3.1. El artículo 81 es violado toda vez que el signo solicitado constituido por “la figura de una torre característica dentro de un círculo”, tiene la capacidad intrínseca y extrínseca para ser considerado como marca; no se encuentra acompañado por ninguna palabra o conjunto de palabras que puedan ser objeto de comparación respecto de la marca base de la observación, más bien, se tendría que pensar cómo se debería referir el público consumidor respecto de ella y seguramente lo hará como “la torre”, la cual no puede ofrecer ninguna posibilidad de confusión con la marca registrada, ya que la Administración al momento de conceder el registro de la marca BODY GEAR PETROLERO (mixta), señaló que el elemento predominante de dicho registro es la denominación BODY GEAR, por consiguiente, no puede extraer una parte aislada de la marca registrada para denegar la solicitud del signo solicitado a conveniencia de la Administración y a favor de VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA. 3.2. La marca registrada BODY GEAR PETROLERO (mixta), cuyo elemento predominante es la denominación BODY GEAR, es comparada con el signo solicitado “La Figura de una Torre Característica Dentro de un Círculo”, permitiendo ello llegar a la conclusión de que el signo solicitado no ofrece ninguna posibilidad de confusión en el público consumidor; en consecuencia, no existe violación al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El demandante y solicitante MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ es titular del registro de la marca PETROLIZADO (mixta) en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo que la etiqueta de dicha marca incluye dentro de la

letra “O” la figura de una torre. De correr el riesgo de no poder registrar como marca el signo solicitado sería por la existencia del registro de la marca PETROLEUM (mixta) pero resulta ser que entre el titular de dicha marca -el señor ALBEIRO RESTREPO SALAZARy el señor MANUEL FERNEY MARÍN FLOREZ ya existe un acuerdo de coexistencia marcaria, donde las partes se comprometen a utilizar la expresión señalada, una para la Clase 25 y la otra para las Clases 03, 14 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza. En esa medida, la División de Signos Distintivos violó por aplicación indebida el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al denegar el registro del signo solicitado “La Figura de una Torre Característica dentro de un Círculo” cambiando todos los parámetros que se habían establecido, favoreciendo de esta manera al señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia

marcaria y se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Solicita que no se tengan en cuenta las pretensiones de la demanda porque las mismas carecen de apoyo jurídico y de sustento legal. Asimismo; que se niegue la demanda por cuanto el Consejo de Estado no es la autoridad competente para ordenar la concesión del registro de un signo marcario sin el pleno cumplimiento de todos los requisitos exigidos por mandato legal, facultad que de conformidad con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio. Además, con la expedición de las Resoluciones Nos: 24402, de 29 de septiembre de 2000; 00371, de 26 de enero de 2001; y, 21717, de 29 de junio de 2001, no se ha incurrido en ninguna violación de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En diferentes actos administrativos expedidos por ella y en numerosas sentencias del Consejo de Estado sobre marcas, se establece que los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca son la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, por lo que siguiendo los criterios jurisprudenciales y legales, se tiene que efectuado el examen de los signos confrontados como son “La Figura de una Torre Característica dentro de un Círculo” frente a BODY GEAR PETROLERO (mixta) y “TORRE DE PETRÓLEO” se concluye que existen similitudes entre los mismos, por lo que su coexistencia induciría al público a error, respecto del origen de los

mismos, más aún, cuando los productos comprendidos en la Clase 14 se encuentran relacionados con los de la Clase 25 de la Clasificación Internacional, ya que comparten las mismas finalidades y están destinados a los mismos mercados, situación que genera confusión en el público consumidor en cuanto al origen empresarial. En cuanto al acuerdo de coexistencia que llegaren a celebrarse entre terceros, cabe señalar que ello no elimina el riesgo de confusión en el público consumidor, por lo tanto, los actos administrativos acusados no son nulos y se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas.

2. En su condición de tercero interesado en el proceso, el señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA, por medio de su apoderado, contestó la demanda en el sentido de manifestar que se deben negar las pretensiones de la demanda ya que se está utilizando comercialmente la marca BODY GEAR PETROLERO (mixta) desde el año 1985, siendo esta marca muy conocida, a razón de las importantes sumas de dinero y de trabajo que se han invertido.

Adquirió la titularidad de la marca PETROLEUM (Mixta), por cesión que le hiciera

ALVARO CASTAÑO, REGISTRADA EL 26 DE DICIEMBRE DE 1997.

Considera acertada la decisión acusada, por ser confundible la marca solicitada con la suya en todos los aspectos y la autorización de RESTREPO SALAZAR no obligaba a la entidad demandada para conceder ese registro. Pone de presente que no esta satisfecho con las resoluciones enjuiciadas, ya que en ellas no se declaró la notoriedad de la marca registrada BODY GEAR

PETROLERO (mixta), por considerar que no se habían aportado pruebas para tal efecto, cuando éstas en realidad se aportaron en notable cantidad. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La entidad demandada hace un resumen del proceso, reitera que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que la resolución demandada no es nula, se ajusta a derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables al registro de marcas, por lo cual no viola normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.

2. El tercero interesado en el asunto retoma lo expuesto en la contestación de la demanda en cuanto a la confundibilidad de la marca registrada su nombre mucho antes de la solicitud presentada por el actor, enfatizando su petición de que por ello se nieguen las pretensiones de la demanda.

3. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación solicita que se requiera la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 323).

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, dada en el PROCESO 063 – IP2008 a los 2 días de octubre de 2008, concluye que: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación

gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada. Es así que, no son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEGUNDO: Las marcas figurativas se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, se pueden distinguir elementos como dibujos o líneas que forman el signo marcario y el concepto que es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

CUARTO: No obstante lo anterior, al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o

determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El consultante, en efecto, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

QUINTO: La marca notoria implica necesariamente la concurrencia de los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido en el uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega.

SEXTO: El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio. Por otro lado, el signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

SÉPTIMO: Existe un fenómeno denominado la “coexistencia de marcas”, consistente en que los signos en disputa han coexistido

pacíficamente sin que se hubiese presentado riesgo de confusión, es decir, que pese a que identifican productos similares o idénticos han estado presentes en el mercado sin generar confusión en el público consumidor. Ante dicha coexistencia marcaria cabe señalar que, ante todo, prima el interés general de los consumidores, a fin de no caer en riesgo de confusión.

OCTAVO: El consultante también deberá analizar la conexidad competitiva existente entre ambos signos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase, no demuestra su semejanza; así como, la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. A tal efecto, se deben recoger los criterios y factores de análisis que se desarrollan en la presente interpretación.

NOVENO: La Oposición Andina consiste en que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona con legítimo interés puede presentar observaciones a la marca, cuyo registro se ha solicitado; esta facultad se extiende para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca semejante o idéntica que puede inducir al público en riesgo de confusión, como del que primero solicitó el registro en cualquiera de los Países Miembros.” (Folios 365 a 367).

VI.- CONSIDERACIONES

1. El acto acusado Se persigue la nulidad de las Resoluciones núms. 24402, de 29 de septiembre de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio, que declara fundada la observación presentada con base en la marca registrada BODY GEAR PETROLERO para la clase 25 y, en consecuencia, le niega el registro del signo constituido por “la figura de una torre característica dentro de un círculo” para la clase 14, al encontrarla incursa en la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 83, literal a), de la decisión 344; 00371, por la cual el mismo funcionario confirmó la anterior y concedió el recurso de apelación, y 21717 de 29 de junio de 2001, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que confirma las resoluciones administrativas anteriores, quedando agotada la vía gubernativa. Condujeron a esas decisiones, entre otras, las siguientes apreciaciones conclusivas que la entidad demandada tuvo de la situación en que se enmarcó la referida solicitud de registro marcario, a saber: “SEPTIMO.- Para realizar el estudio del caso que nos ocupa, debe partirse de la similitud conceptual y gráfica existente entre la marca figurativa solicitada y la marca mixta BODY GEAR PETROLERO, y la figurativa de una torre de petróleo, de la sociedad observante, pues la marca solicitada semeja gravemente una torre de petróleo demasiado similar a la torre presente en el diseño de la marca mixta y de la marca figurativa base de la observación, lo que sin duda lograra confusión dentro del mercado. Pues si bien no se trata de los mismos productos, debe tenerse clara la similitud y conexidad presente entre estos, pues los relojes, la bisutería y la joyería, y los

artículos de vestir, por lo general comparten los mismos canales de comercialización y distribución y son estrechamente complementarios y afines, por que lo que permitirse el registro de la marca solicitada se induciría gravemente al consumidor en confusión indirecta, es decir, éste adquirirá unos productos creyendo que provienen de un origen empresarial diferente al real, el mismo de las marcas base de la base observación, por lo cual se hace imposible el registro de la marca solicitada. En consecuencia la marca solicitada para registro está comprendida en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.”

2. Examen de los cargos 2.1. Las normas indicadas como violadas A esa decisión el actor le endilga la violación de los artículos 81, 82, literal d); y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, representados hoy en los artículos 134 y 136, literal a), de la actual Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por razones que se resumen en que el referido signo, “la figura de una torre característica dentro de un círculo”, tiene la distintividad y capacidad intrínseca y extrínseca para ser considerado como marca, al no ser confundible con la marca opuesta, BODY GEAR PETROLERO

(mixta), cuyo elemento predominante es la denominación BODY GEAR. De existir riesgo de no poder registrar el signo solicitado sería por la existencia del registro de la marca PETROLEUM (mixta), pero entre el titular de ésta -ALBEIRO RESTREPO SALAZARy el actor ya existe un acuerdo de coexistencia marcaria,

donde las partes se comprometen a utilizar la expresión señalada, una para la Clase 25 y la otra para las Clases 03, 14 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2. La cuestión principal del sub lite Por consiguiente, la cuestión central del sub lite es verificar si entre la marca solicitada y la opuesta existe o no la confundibilidad que haga irregistrable la primera para la clase 14. Para una mejor apreciación del problema planteado, la confundibilidad o no de las marcas en mención, es menester traer sus respectivas representaciones, teniendo en cuenta los modelos presentados ante la Superitendencia de Industria y Comercio, a saber: MARCA SOLICITADA MARCA REGISTRADA 2.3. Clase de las marcas enfrentada El primer aspecto que es menester precisar para su comparación es la clase de marca a la cual pertenece cada una pues, en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El consultante, en efecto, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante”. Se observa, entonces, que la marca solicitada es gráfica y la segunda, mixta, pues la primera está conformada exclusivamente por la imagen que se reproduce,

mientras que en la opuesta hay un elemento nominal, constituido por la palabra BODY GEAR PETROLERO y la imagen de los dos pares de torres. En ese orden, cabe decir que en esta marca mixta existe un equilibrio entre ambos elementos, lo que puede explicarse por la relación o afinidad conceptual entre ambos por razones de la palabra PETROLERO en la parte nominativa y la idea de torre petrolera o para extraer petróleo que suscita la parte gráfica. Se da así una situación distinta a aquellas en donde la parte gráfica no tiene ninguna relevancia conceptual o ideológica que se complemente o sobreponga al concepto o idea que contenga la parte nominativa, de modo que se da un predominio tal de la parte nominal que haga que la marca deba asumirse como nominativa. Por consiguiente, en la marca mixta BODY GEAR PETROLERO todos sus elementos tienen en un papel o peso igual en el conjunto respectivo, de allí que deba seguirse la regla general de que la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes. 2.4. Comparación de las marcas Para el efecto, habrá que considerar, según lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad en el numeral tercero de sus conclusiones que “El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que

sus diferencias.” Aplicando las anteriores reglas en la comparación de la marca solicitada con las marca opuesta, la Sala encuentra que vista en conjunto, de un solo golpe y de manera sucesiva, la misma guarda semejanza con ésta, pues la integra o compone un elemento gráfico semejante, tanto que se puede decir que reproduce dicho elemento y con ello la idea o concepto que el mismo expresa o simboliza, el de torre petrolera. De modo que en la posición del consumidor medio y de manera desprevenida, lo que se percibe de golpe en la marca gráfica solicitada es esa idea, la de una torre petrolera, sin ningún elemento que le adicione otra idea o concepto; de allí que las diferencias que ella presenta con la marca BODY GEAR PETROLERO (mixta), que sería la expresión BODY GEAR PETROLERO, resultan con menor peso, e incluso desplazadas por la asociación de la imagen TORRE con la palabra petrolero. Lo anterior implica que desde el punto de gráfico o visual, así como conceptual o ideológica una y otra representan y evocan una misma imagen e idea, circunstancia que genera una fuerte asociación entre ambas marcas, de allí que se deba concluir que ciertamente hay semejanzas con alcance de confundibilidad en ambos aspectos. 2.5. Conexidad competitiva entre las marcas enfrentadas Así las cosas, la cuestión se contrae ahora a establec