CE-11001-03-24-000-2002-00006-01(7631)-2004

NORMA COMUNITARIA SUSTANCIAL - Aplicación de la vigente para la fecha de solicitud de registro / PROCEDIMIENTO EN PROCESO DE NULIDAD MARCARIA - Lo es la legislación nacional de cada país El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “Primero. El señalamiento, por parte del juez nacional, de las normas andinas cuya interpretación consulta, no obsta para que este Tribunal realice de oficio la interpretación de las que considere relevantes en la solución de la controversia sometida al conocimiento de aquel, a tenor de la potestad contemplada en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal. En el presente caso, se procedió a la interpretación prejudicial de las normas correspondientes a la Decisión 344, por ser ésta la aplicable. Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho... En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del artículo 144 de la Decisión 344, será la legislación nacional de cada País Miembro que lo establezca. El procedimiento citado deberá incluír, en todo caso, la audiencia previa a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, además de observar la disciplina ya contemplada en la legislación comunitaria en materias tales como la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción...”.

MARCAS Y PATENTES - El agotamiento de la vía gubernativa no es obligatorio cuando no se interese en él / VIA GUBERNATIVA EN REGISTRO MARCARIO En primer lugar debe referirse la Sala a la excepción planteada por la Superintendencia de Industria y Comercio relativa a la falta de agotamiento de la vía gubernativa por parte de la sociedad Fabrica de Calzado Cóndor Ltda. Tan claro es el agotamiento de la vía gubernativa que la resolución que se acusa decidió el recurso de apelación interpuesto por Dotaciones Modatex Ltda. contra la Resolución 22767 del 12 de septiembre de 2000 que negó el registro de la marca mixta KONKOR para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Como no actuó no cabe la exigencia del agotamiento de la vía gubernativa porque no es obligatorio intervenir en el trámite administrativo de solicitud de registro de marca. Como lo expresó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: ”En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de “parte interesada” lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial” (Sentencia dictada en el Proceso N° 10-IP-97, del 24 de septiembre de 1997, publicada en la G.O.A.C. 308 del 28 de noviembre del mismo año, caso COLSUBSIDIO). No prospera la excepción. COTEJO FONETICO DE MARCAS - Sílaba tónica, ordenación de vocales /

COMPARACION FONETICA Como lo expresa el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial producida en anterior proceso: ”La confusión debe presentarse a simple vista, sin separar o aislar el conjunto de letras o sílabas que conforman el signo. La similitud se dará por un hecho visual, fonético ortográfico, por lo que con relación al caso en estudio, el examen fonético será el predominante, debiendo tenerse en cuenta que al existir otras letras que conforman el signo será el criterio de cada persona a quien va dirigido el producto o servicio, el que en definitiva determine un concepto o idea distintos. Por lo expuesto, se reitera que para este análisis es de suma importancia tener presente el todo, esto es la unidad y no las partes aisladas de cada signo”. Para efectuar el análisis de registrabilidad y confundibilidad, es necesario tener en cuenta las reglas creadas por la doctrina y reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia y que son las siguientes: “...La comparación de las marcas en el plano fonético, en donde el criterio generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, es el de que en la comparación el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas”. Siendo empleaos para la aplicación de esta regla los siguientes criterios: El referido al relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas y, dentro de este primer punto el examinador deberá apreciar la posición de la misma así como la posible confundibilidad que de ellas se desprenda; y, asimismo, apreciar la igualdad o similitud del número de sílabas que conforman el elemento

denominativo de la marca. Habrá de considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, debido a que la “sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas” dado que esa “sucesión....asume importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación (Fernández.Novoa, Ob. Cit.p. 206)”. COTEJO ENTRE MARCAS DENOMINATIVA Y MIXTA - Inexistencia de riesgo de confusión entre CÓNDOR y KÓNKOR por ser visual, conceptual y fonéticamente distintas / OBSERVACIONES EN TRAMITE DE REGISTROOmisión La Sala observa que si bien existen similitudes entre las marcas KÓNDOR y KONKOR desde el punto de vista visual y fonético, conceptualmente son diferentes y a ello se agrega que la última, KONKOR es una marca mixta que se identifica por un avión semejante a un “Concord” y va a cobijar únicamente a “botas de trabajo”, lo cual reduce significativamente cualquier eventual riesgo de confundibilidad que pudiere existir entre ellas, aunque los productos amparados por ambas marcas pertenezcan a un mismo género, en cuanto a “zapatos” y “botas de trabajo”, por ser éste, último producto es especie del género zapato. Finalmente, aunque no resulta obligatorio intervernir en la actuación, sobra advertir que la empresa Fábrica de Calzado Cóndor Ltda. durante el trámite administrativo del registro no ejerció su derecho a presentar observaciones en los términos del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que consagra: “Artículo 93. Dentro de los treinta días hábiles

siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. (...)”. Derecho que señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial cuando dijo: “El propietario de una marca tiene derecho a impedir el uso del propio signo por un tercero, aplicado a distinguir productos o servicios también idénticos o semejantes Para ello está facultado, como interesado legítimo, para presentar observaciones que impidan el registro como marca de signos confundibles con la de su propiedad”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., once (11) de marzo de dos mil cuatro Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00006-01(7631)

Actor: FABRICA DE CALZADO CÓNDOR LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la FABRICA DE CALZADO CÓNDOR LTDA, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., contra la Resolución No. 15570 del 30 de abril de 2001, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió un recurso de apelación y concedió el registro de la marca KONKOR.

I. ANTECEDENTES.

1. Las Pretensiones de la Demanda.

Que se declare que las marcas KÓNDOR y KÓNKOR son similares y, dado que la marca KÓNDOR de la Fábrica de Calzado Cóndor Ltda se encontraba registrada y vigente al expedirse la Resolución 15570 del 30 de abril de 2001, no es posible registrar la marca KONKOR. Que se declare la nulidad de la Resolución 15570 del 30 de abril de 2001 que resolvió el recurso de apelación concediendo el registro de la marca KONKOR en la Clase 25, a la sociedad DOTACIONES MODATEX LTDA. Que se ordene a la División de Signos Distintivos la cancelación del registro anterior y que se abstenga de expedir dicho Certificado de Registro si aún no lo ha hecho. b. Los hechos de la demanda. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes: La sociedad FÁBRICA DE CALZADO CÓNDOR LTDA. es titular de la marca KÓNDOR (nominativa) desde el 11 de octubre de 1995. El 21 de marzo de 2000, la sociedad DOTACIONES MODATEX LTDA. solicitó el registro de la marca KONKOR (nominativa) para distinguir “confecciones, zapatos, botas”, productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución 15570 del 30 de abril de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver un recurso de apelación, revocó la decisión inicial y concedió el registro de la marca KONKOR para distinguir “botas de trabajo”, producto comprendido en la Clase 25. c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de

violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones: Artículo 61 de la Constitución Política; Artículos 128, 135, 137 del C.C.A.; artículo 596 del Código de Comercio; artículos 136, 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Independientemente de que el titular de la marca KONDOR hubiese o no presentado oposiciones, la administración tiene un deber de velar por su derecho de propiedad intelectual evitando que terceros obtengan registros para marcas que sean confundibles con otras ya registradas violando su derecho de uso exclusivo. El artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina es clara al establecer una prohibición de registro cuando existe previamente una marca solicitada o registrada cuando el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a la marca previamente registrada. Como se ha mostrado, la marca KÓNDOR estaba registrada desde el 11 de octubre de 1995. En el presente caso no hay identidad, sino semejanza entre las marcas existiendo confundibilidad entre ellas . El cotejo entre las dos marcas se realiza desde los aspectos ideológico, gráfico y fonético. La marca KÓNDOR previamente registrada y el signo KONKOR solicitado, son confundibles por las similitudes ortográficas y fonéticas que tienen. Si bien la marca KONKOR es mixta, existe un claro predominio del elemento denominativo sobre el aspecto gráfico. A simple vista se observa que las marcas comparadas tienen el mismo número de sílabas, el mismo número de letras, y la única diferencia entre una y otra es el cambio de la letra intermedia D de la marca previa, por una K, de la solicitada, diferencia que en

nada contribuye a dar distintividad a la marca posterior. Se da entonces confusión entre las marcas KÓNDOR y KONKOR desde el aspecto ortográfico. También se da la confusión desde el punto de vista fonético. Aplicando los criterios jurisprudenciales y doctrinarios en la materia, se tiene que las marcas cotejadas tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden. Mal puede pensarse que el hecho de cambiar una letra intermedia por otra, va a otorgar distintividad fonética a un signo. Además, se cumple otro presupuesto de irregistrabilidad ya que los signos identifican los mismos productos o servicios. En efecto, la marca KÓNDOR se encuentra registrada y vigente para amparar “vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas en general”, mientras que la marca KONKOR fue concedida para amparar “botas de trabajo”. . Las razones de la defensa. La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos: La marca KONKOR es registrable, pues cumple con lo previsto en el artículo 81 de la Decisión 344 ya que el signo es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. La sociedad Dotaciones Modatex Ltda. cumplió con los requisitos exigidos en las normas legales vigentes en materia marcaria, por lo tanto, el registro concedido es igualmente válido. En el plano conceptual, del análisis efectuado a las marcas mencionadas, se colige que entre KONKOR (mixta) y KÓNDOR (nominativa) no existe riesgo de asociación pues; la primera es clara en evocar que se trata de un avión de

características especiales, mientras que la otra evoca un concepto totalmente distinto que se refiere a una marca de fantasía que permite evocar un animal. Desde el punto de vista gráfico y fonético, también los signos confrontados marcan diferencias pudiendo el consumidor distinguir que se trata de marcas distintas. Al revisar la marca KONKOR se verifica que se compone de un círculo gris dentro del cual se aprecia un círculo más pequeño de color rojo atravesado por la palabra KONKOR sobre el cual se distingue un avión supersónico con una ligera inclinación lo cual es determinante para establecer que las mismas pueden convivir en el mercado. Interés para actuar. La empresa Dotaciones Modatex Ltda. no ejerció sus derechos dentro de la oportunidad prevista en las normas. El accionante debió entonces interponer la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A. para lo cual debió agotar la vía gubernativa. Excepciones. Se propone la excepción de fondo por falta de agotamiento de la vía gubernativa respecto de la Resolución 22767 del 12 de septiembre de 2000, por parte de la sociedad Fábrica de Calzado Cóndor. Contestación de Dotaciones Modatex Ltda. Las denominaciones KÓNDOR y KONKOR, son absolutamente distintas desde el punto de vista conceptual o semántico y suficientemente diferentes y diferenciables ortográfica, fonética y auditivamente. Cualquier parecido que pudiera presentarse entre las denominaciones queda ampliamente superado por la distintividad que la denominación KONKOR le da la figura de un avión. El registro de la marca mixta KONKOR fue solicitado por Confecciones

Modatex Ltda. luego de hacer la investigación de antecedentes y con el concepto favorable de la doctora Helena Camargo Williamson, la misma profesional del derecho que ahora pide su nulidad en el presente proceso. En efecto, mediante escrito del 17 de febrero de 2000, esta profesional le expresó al representante legal de Confecciones Modatex Ltda. que “ninguna de las solicitudes y/o registros encontrados constituirían un impedimento para el registro de la marca KONKOR en la clase 25”. En la Resolución 2213 de 1996 mediante la cual se concede el registro de la marca KÓNDOR, se acota que la expresión “CONDOR” solo hace relación al ave de rapiña. Se pide declarar probada la excepción de carencia de causa por cuanto no se cumplen los supuestos fácticos de las normas que se acusan como violadas. e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones: Por auto del treinta (30) de enero de 2002, se admitiò la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite. Por auto de fecha cinco (5) de septiembre de 2002 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio, el tercero interviniente y la parte actora. Mediante comunicación del nueve (9) de diciembre de 2002, se resolvió someter el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación se pronunció inicialmente respecto de la excepción planteada por la Superintendencia de Industria y Comercio en el sentido de que el demandante no había agotado la vía gubernativa. Señala el Ministerio Público que la excepción no tiene vocación de prosperidad ya que respecto de la Resolución 22767 se agotó la vía gubernativa, porque precisamente a través de la resolución acusada, la 15570 de abril 30 de 2001, se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra aquella, procedimiento que culminó con la revocatoria de la Resolución 22767 y, como consecuencia, se concedió el registro solicitado. Es cierto que la Fábrica de Calzado Cóndor Ltda. no intervino en el trámite de la vía gubernativa por cuanto quien presentó la demanda de observaciones fue la sociedad Textiles KONKORD. No obstante, ello no es óbice para que el demandante pudiera acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del C.C.A. Concepto de fondo sobre las pretensiones: Cotejadas las marcas KÓNDOR y KONKOR se considera que no se configura causal de irregistrabilidad porque los signos no son idénticos o similares de modo que puedan causar riesgo de confusión al consumidor. Tales distintivos se hacen evidentes desde el punto de vista fonético, ortográfico e ideológico. Ciertamente las marcas en controversia amparan productos de la misma Clase 25, sin embargo, es claro que se trata de una especie diferente, porque mientras el registrado está referido a “vestidos, con inclusión de botas, zapatos, y zapatillas

en general”, el solicitado distingue únicamente “botas de trabajo”. Los productos están dirigidos a consumidores completamente diferentes lo cual no posibilita el riesgo de similitud. Se deduce entonces que la marca KONKOR otorgada mediante al acto demandado, no se subsume dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se trata de signo y productos diferentes, razón por la cual las pretensiones no tienen vocación de prosperidad.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “Primero. El señalamiento, por parte del juez nacional, de las normas andinas cuya interpretación consulta, no obsta para que este Tribunal realice de oficio la interpretación de las que considere relevantes en la solución de la controversia sometida al conocimiento de aquel, a tenor de la potestad contemplada en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal. En el presente caso, se procedió a la interpretación prejudicial de las normas correspondientes a la Decisión 344, por ser ésta la aplicable.

Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. Segundo. Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Tercero. Los signos denominativos son los que utilizan expresiones acústicas o fonéticas formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figura o imágenes que se caracterizan por la forma en que están estructuradas. Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante. Cuarto. No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. La determinación del riesgo de confusión entre las marcas confrontadas en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. Quinto. El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la

autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente. Si, concedido el registro de una marca se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión. A los efectos de la declaratoria de nulidad del registro de un signo como marca, el ordenamiento comunitario, en tutela del interés público, faculta a la autoridad nacional competente para promoverla de oficio, así como a quien acredite ser titular de un interés jurídicamente protegido, es decir, de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. El órgano competente para declarar la nulidad del registro marcario será la autoridad administrativa o judicial establecida al efecto por la legislación interna de cada País Miembro. En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión expresa del artículo 144 de la Decisión 344, será la legislación nacional de cada País Miembro que lo establezca. El procedimiento citado deberá incluír, en todo caso, la audiencia previa a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, además de observar la disciplina ya contemplada en la legislación comunitaria en materias tales como la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. Sexto. El propietario de una marca tiene derecho a impedir el uso del propio signo por un tercero, aplicado a distinguir productos o servicios también idénticos o semejantes Para ello está facultado, como interesado

legítimo, para presentar observaciones que impidan el registro como marca de signos confundibles con la de su propiedad”. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA En primer lugar debe referirse la Sala a la excepción planteada por la Superintendencia de Industria y Comercio relativa a la falta de agotamiento de la vía gubernativa por parte de la sociedad Fábrica de Calzado Cóndor Ltda. Tan claro es el agotamiento de la vía gubernativa que la resolución que se acusa decidió el recurso de apelación interpuesto por Dotaciones Modatex Ltda. contra la Resolución 22767 del 12 de septiembre de 2000 que negó el registro de la marca mixta KONKOR para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Como no actuó no cabe la exigencia del agotamiento de la vía gubernativa porque no es obligatorio intervenir en el trámite administrativo de solicitud de registro de marca. Como lo expresó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: ”En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de “parte interesada” lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial” (Sentencia dictada en el Proceso N° 10-IP-97, del 24 de septiembre de 1997, publicada en la G.O.A.C. 308 del 28 de noviembre del mismo año, caso

COLSUBSIDIO).

No prospera la excepción. En cuanto a la excepción de carencia de causa propuesta por Dotaciones Modatex Ltda. por cuanto no se cumplen los supuestos de hecho de las normas que se acusan como violadas, es un aspecto que constituye el fondo del asunto y que se estudiará a continuación. Análisis de Fondo. Entra la Sala al estudio de fondo acerca de el riesgo de confusión que puede existir entre las marcas KÓNDOR (nominativa) y KONKOR (mixta), para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra que solo pueden registrarse los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Y agrega que se entiende por marca “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. En los artículos 82 y 83, ibídem, se establecen los casos de irregistrabilidad como marcas de signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los impedimentos que allí se señalan, como, por ejemplo, el del literal a) del artículo 83 que dice: “Artículo 83. Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o

para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Según el Diccionario de la Lengua Española, los términos “identidad” y “semejanza” se definen así: Identidad: Calidad de idéntico. Hecho de ser una persona o cosa la misma que se supone o se busca. Igualdad que se verifica siempre, sea cualquiera el valor de las variaciones que su expresión contiene”.

Semejanza: Calidad de semejante.

Semejante: Que semeja o se parece a una persona o cosa. Semejanza, imitación.

Como lo expresa el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial producida en anterior proceso: ”La confusión debe presentarse a simple vista, sin separar o aislar el conjunto de letras o sílabas que conforman el signo. La similitud se dará por un hecho visual, fonético ortográfico, por lo que con relación al caso en estudio, el examen fonético será el predominante, debiendo tenerse en cuenta que al existir otras letras que conforman el signo será el criterio de cada persona a quien va dirigido el producto o servicio, el que en definitiva determine un concepto o idea distintos. Por lo expuesto, se reitera que para este análisis es de suma importancia tener presente el todo, esto es la unidad y no las partes aisladas de cada signo”. Para efectuar el análisis de registrabilidad y confundibilidad, es necesario tener en cuenta las reglas creadas por la doctrina y reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia y que son las siguientes:

1. Las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, toando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las

confrontadas, sin descomponer, y meno aún alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, ob. Cit. p. 215). Sin embargo, ese examen de conjunto no implica que no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas confrontadas.

2. En las marcas compuestas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que, como se dijo, habrá de determinarse cuál de los que la conforman –denominativo o gráficoes el característico. Una vez identificado por parte del examinador el elemento predominante, es decir, el utilizado por un consumidor para solicitar el producto identificado con la marca, necesariamente deberá continuarse con el examen del caso a la luz de las reglas subsiguientes.

3. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo la necesidad de un análisis simultáneo, ya que el consumidor identifica las marcas individualmente y no en forma simultánea.

4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Al decir del profesor BREUER MORENO la similitud general entre dos marcas depende más bien de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de aquellos distintos que en las mismas aparezcan.

5. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, toando en cuenta la naturaleza de los productos identificados junto con las marcas confrontadas.

6. La comparación de las marcas en el plano fonético, en donde el criterio generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, es el de que en la comparación el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas”. Siendo empleaos para la aplicación de esta regla los siguientes criterios: El referido al relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas y, dentro de este primer punto el examinador deberá apreciar la posición de la misma así como la posible confundibilidad que de ellas se desprenda; y, asimismo, apreciar la igualdad o similitud del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca.

Habrá de considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, debido a que la “sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas” dado que esa “sucesión....asume importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación (Fernández.Novoa, Ob. Cit.p