CE-11001-03-24-000-2002-00107-01-2011

MARCA ALPINA mixta - Efectos de la cancelación por no uso: ex nunc / ACCION DE NULIDAD - No se termina el proceso por cancelación de la marca El apoderado de la actora allegó al proceso copia auténtica de la Resolución 8687 de fecha 26 de marzo de 2008, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se dispuso la cancelación de la marca cuestionada, por no uso, señalando en dicho escrito que el referido acto administrativo se adjunta con la respectiva “constancia de ejecutoria”, la cual, vale decirlo, no obra en realidad en los documentos aportados. Se adjuntó igualmente fotocopia simple del respectivo certificado de cancelación de la marca. Con fundamento en lo anterior, solicita el memorialista, que se declare la terminación del proceso. No obstante lo anterior, estima la Sala improcedente atender la solicitud formulada en los términos que quedan expuestos, por cuanto, tal como se indicó en el encabezamiento de esta providencia, la Sala considera que la acción incoada es de simple nulidad y adicionalmente, los efectos de su cancelación se producen ex nunc y no hacia el pasado. En ese orden de ideas y como quiera que los actos demandados produjeron efectos jurídicos desde el momento de su expedición y hasta el momento en que quedó en firme la Resolución anteriormente mencionada, ello no es óbice que se haga un pronunciamiento de fondo.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 21901 DE 2000 (31 de agosto) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 33451 DE 2000 (26 de diciembre) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 27072 DE 2001 (27 de agosto) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) COTEJO MARCARIO - Entre la marca ALPINA mixta de la señora LAURA MEDINA ROA y las marcas ALPINA previamente registradas de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. / ALPINA - Concepto / MARCAS ALPINA - Similitud ortográfica, fonética, conceptual / RIESGO DE CONFUSION - Entre las marcas ALPINA Teniendo en cuenta los parámetros consignados en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia, la Sala considera que en el asunto bajo examen el elemento que predomina en cada una de las marcas enfrentadas, es sin lugar a dudas el denominativo, por cuanto es el que representa la dimensión más característica y el que mayor impresión, impacto y recordación genera en el público consumidor. En ese orden de ideas, resulta imprescindible establecer si entre la marca registrada y las marcas opositoras se presenta o no algún riesgo de confundibilidad desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual. En reiteradas oportunidades esta Sala ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que los integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Pues bien, no es preciso adentrarse en mayores disquisiciones para advertir que la marca ALPINA

registrada a nombre de la señora LAURA MEDINA ROA, es totalmente idéntica a las marcas ALPINA, previamente registradas a nombre de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. De acuerdo con las reglas de cotejo consignadas en la interpretación prejudicial, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen la misma longitud, al estar compuestas por el mismo número de letras, por el mismo número de consonantes y vocales y, por ende, por el mismo número de sílabas, las cuales se encuentran ubicadas en la misma posición, todo lo cual permite predicar, como bien se aduce en la demanda, que existe plena identidad en sus aspectos estructurales y ortográficos. (…) Por otra parte, las expresiones en conflicto, al ser pronunciadas de viva voz y en forma sucesiva, producen una indiscutible impresión de identidad: - ALPINA – ALPINAALPINA – ALPINA – - ALPINA – ALPINA - ALPINA – ALPINA – - ALPINA – ALPINA - ALPINA – ALPINA – En cuanto concierne al aspecto ideológico y conceptual, las marcas, siendo exactamente iguales, son evocativas de la misma idea o concepto (…) . El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define la voz ALPINA, en los términos que siguen Alpino, na. (Del lat. alpīnus). 1. adj. Perteneciente o relativo a los Alpes o a otras montañas altas. 2. adj. Perteneciente o relativo al alpinismo. 3. adj. Geol. Perteneciente o relativo a los movimientos orogénicos de la era terciaria, que formaron las grandes cordilleras

actuales. Establecido lo anterior, considera la Sala que desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual existe plena confundibilidad entre los signos. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que la marca cuestionada fue registrada en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza y que ninguno de los registros concedidos a la sociedad actora pertenece a dicha Clase.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 21901 DE 2000 (31 de agosto) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 33451 DE 2000 (26 de diciembre) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 27072 DE 2001 (27 de agosto) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) NOTORIEDAD DE LA MARCA - Debe ser probada por quien la alega / NOTORIEDAD DE SIGNOS MARCARIOS - Difiere de la teoría de los hechos notorios La Sala, en reiteradas jurisprudencias ya dejado por sentado que la notoriedad de una marca debe ser objeto de prueba por parte de quien la alega (…) En efecto, no basta simplemente con alegar en estos casos la notoriedad de una marca para obtener su tutela por parte del derecho, pues el conocimiento generalizado que pueda tenerse de la misma en el mercado por parte de los consumidores y competidores, es un hecho que está sujeto a acreditación probatoria. A este respecto es preciso señalar que quien acuda ante la justicia en procura de obtener la protección jurídica de una marca notoria, no se encuentra liberado de la carga

de la prueba, pues lo cierto es que la “notoriedad” que se predica de ciertos signos marcarios, no tiene absolutamente nada que ver con la teoría de los “hechos notorios”. Así las cosas, el aforismo notoria non agunt probationem, que aparece incorporado en nuestro derecho procesal en el inciso 2° del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, no tiene aplicación en estos casos, pues para los efectos del Derecho Marcario, quien alegue la notoriedad deberá demostrarla, por tratarse precisamente de un hecho objetivo que la autoridad judicial o administrativa debe reconocer y admitir, tan sólo cuando tenga una convicción plena alrededor de su existencia. Por esa razón, ningún sujeto procesal se encuentra eximido de la obligación de probar la notoriedad de la marca cuya protección jurídica pretende.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 21901 DE 2000 (31 de agosto) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 33451 DE 2000 (26 de diciembre) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 27072 DE 2001 (27 de agosto) -

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 177

NOTA DE RELATORIA: Se citan las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 30 de octubre de 2003, Radicado 2001-00044-01, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero; y del 27 de agosto de 2008, Radicado 2001-00369-01, M.P.

Marco Antonio Velilla Moreno. NOTORIEDAD DE UNA MARCA - Criterios para determinarla La Decisión 344 de la Comunidad Andina, a su turno, enuncia en su artículo 84 algunos criterios que deben tenerse en cuenta al momento de determinar la notoriedad de una marca. Al respecto la norma comunitaria establece lo siguiente: "Artículo 84 Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca". En la actualidad, el artículo 228 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a

los que se aplique; e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) El valor contable del signo como activo empresarial; h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) Los aspectos del comercio internacional; o, k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero".

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 21901 DE 2000 (31 de agosto) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 33451 DE 2000 (26 de diciembre) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 27072 DE 2001 (27 de agosto) -

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 84 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 228

NOTORIEDAD DE UNA MARCA - Medios de prueba / MARCA NOTORIALibertad probatoria / MARCA ALPINA - Se acredita su notoriedad / MARCAS NOTORIAS - ALPINA de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A.:

Protección especial Aunque las decisiones comunitarias trascritas (Artículos 84 de la Decisión 344 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina) tienen fuerza vinculante en el orden interno, resulta claro que al regir en nuestro derecho procesal el principio de libertad probatoria, la notoriedad de una marca podrá ser demostrada no solo como lo establecen las normas andinas ya mencionadas, pudiendo acudirse, en consecuencia, a cualquiera de los medios probatorios establecidos en nuestra legislación. Al fin y al cabo los preceptos contenidos en las Decisiones 344 y 486 son meramente enunciativos y la regulación de la materia no exige una prueba específica que tenga carácter obligatorio. En ese sentido, la demostración de la notoriedad que se predique de una marca, podrá hacerse a través de cualquiera de los medios de prueba previstos en el artículo 175 del C. de P. C., en donde se dispone que “Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.”. En el derecho comparado el empleo de esos medios de convicción se utiliza para demostrar distintos aspectos que son indicativos de la notoriedad de una marca, a saber: la información relativa al volumen de ventas; el número de registros obtenidos a nivel nacional e internacional; el número de consumidores reales y potenciales; la extensión de las áreas geográficas en donde se distribuye el producto amparado por la marca; el monto de las inversiones en publicidad; los reconocimientos

obtenidos por la marca en sede judicial; los premios y distinciones alcanzados; los comentarios de la prensa; los medios empleados en la comercialización, divulgación y publicidad de la marca; la frecuencia y duración de las campañas de comercialización de los productos amparados por la marca; el tiempo de uso efectivo de la marca en el mercado nacional o internacional, etc. Pues bien, a folios 35 a 73 del cuaderno principal, reposan diferentes documentos que, analizados conjuntamente con los que están visibles a folios 26 a 55 del cuaderno de pruebas, llevan a la Sala a concluir, que la demandante logró demostrar la notoriedad de que goza la marca opositora en el mercado colombiano, al estar debidamente acreditada la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada, la intensidad y el ámbito de su difusión, publicidad y promoción; su antigüedad y su uso constante, y al haberse allegado el análisis de producción y mercadeo de los productos que elabora, procesa y comercializa la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (...) De conformidad con lo expuesto y con los criterios consignados en la interpretación judicial 28-IP-2010, (…) la Sala debe declarar que estando acreditada la notoriedad, tal como queda expuesto, procede brindar a la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. la protección especial de que trata el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, independientemente de que las marcas en conflicto se encuentren registradas en clases distintas, a efectos de evitar que se presenten riesgos directos e indirectos

de confusión, asociación empresarial, dilución y de uso y aprovechamiento parasitario del prestigio y buena aceptación que tienen sus productos y que son distinguidos en el mercado nacional con la marca ALPINA.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 21901 DE 2000 (31 de agosto) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 33451 DE 2000 (26 de diciembre) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 27072 DE 2001 (27 de agosto) -

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 175 / DECISION 344 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 84 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTICULO 228

NOTA DE RELATORIA: Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia

28-IP-2010.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00107-01

Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del

derecho interpuso la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., y que la Sala interpreta como de simple nulidad,contra las siguientes resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: la número 21901 del 31 de agosto de 2000, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se negó el registro de la marca ALPINA (mixta) a la señora LAURA MEDINA ROA para distinguir los productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, la 33451 del 26 de diciembre de 2000 a través de la cual se resolvieron los recursos de reposición interpuestos por la sociedad demandante y la señora Medina Roa contra la anterior decisión en el sentido de confirmarla, y la número 27072 del 27 de agosto de 2001 por medio de la cual se desató el recurso de alzada revocando la decisión contenida en la Resolución No. 21901 de 2000, y se concedió el registro de la marca mixta ALPINA a favor de la señora LAURA MEDINA ROA. I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.- Pretensiones. “1. Que es nula la Resolución No. 21901 del 31 de agosto de 2000, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual se declaró infundada la oposición de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y se negó el registro de la marca mixta ALPINA para distinguir productos de la clase 9 de la clasificación internacional.

2. Que es nula la Resolución No. 33451 del 26 de diciembre de 2000, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 21901 de 31 de agosto de 2000.

3. Que es nula la Resolución No. 27072 de fecha 27 de agosto de 2001, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se revocó la decisión contenida en la resolución 21901 de 2000 y concedió el registro de la marca mixta ALPINA, a favor de la señora Laura MEDINA ROA”, para distinguir artículos ópticos; anteojos, gafas, lentes, productos comprendidos en la clase 9 de la clasificación internacional.

4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a manera de restablecimiento del derecho se ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca ALPINA (mixta), para distinguir servicios de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza concedida a la señora Laura MEDINA ROA.

3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso.1 2.- Fundamentos de hecho

1. El 7 de febrero de 2000 la señora LAURA MEDINA ROA solicitó el registro de la marca mixta ALPINA, para distinguir vestidos, calzado, sombrerería, todos productos comprendidos en la clase 9ª Internacional de Niza.

2. Una vez publicada tal solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., presentó oposición a la solicitud de

registro. 1 Folio 76 de este Cuaderno.

3. A través de la Resolución No. 21901 del 31 de agosto de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición y negó el registro de la marca solicitada.

4. Contra dicha Resolución la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y la señora LAURA MEDINA ROA interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación.

5. El primero de los recursos fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos por Resolución No. 33451 del 26 de diciembre de 2000, decidiendo confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº. 27072 del 27 de agosto de 2001, resolvió revocar la Resolución No. 21901 de 2000, en el sentido de conceder el registro de la marca ALPINA (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 9 Internacional de Niza. 3.- Normas violadas y concepto de la violación La sociedad demandante invocó la violación del artículo 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta los siguientes fundamentos: Aseguró que se había vulnerado por aplicación indebida el literal a) del artículo 83 de la Decisión enunciada, pues al decidir la observación propuesta por la demandante se invocó la citada normativa, sin que en el escrito de oposición se hubiere hecho alusión a ella.

En efecto, adujo que la mentada disposición se refiere a marcas que distinguen los mismos productos o servicios, mientras que en el caso concreto lo que se presenta es disimilitud de los productos que amparan las marcas enfrentadas. Señaló que la marca solicitada es una reproducción idéntica de la registrada, razón por la cual se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 83 de la decisión 344. Al respecto, trajo a colación los requisitos que deben tenerse presentes para que se pueda alegar tal causal: 1) Una solicitud de registro de marca, 2) Una marca registrada notoriamente conocida, y 3) La existencia de similitud, que lleve a producir confusión en el consumidor. Adujo que el primero de los requisitos se encontraba acreditado, dado que la señora LAURA MEDINA ROA solicitó el registro de la marca ALPINA para la clase 9ª. El segundo de los presupuestos, es decir, el relacionado con la notoriedad de la marca, también se encuentra demostrado, habida cuenta de que la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA S.A. es titular del registro de la marca ALPINA en las clases 1, 5, 16, 19, 30, 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Indicó que siendo ello así, y teniendo en cuenta el reconocimiento de que goza la marca ALPINA de propiedad de la demandante, no sólo puede calificarse de notoria sino como “renombrada” en Colombia. Prosiguió afirmando que la aseveración anterior no requeriría prueba, como quiera que se trataba de un hecho notorio, toda vez que el conocimiento de dicha marca no se limita al público

consumidor de lácteos, sino que se extiende a la gran mayoría, por no decir, a todos los habitantes del país. En tal escenario, y dada la naturaleza del registro marcario, tales supuestos están eximidos de prueba en nuestro sistema. Sin embargo, para abundar en razones, hizo referencia a algunas características de la marca registrada que hacen que sea considerada como notoria: “a) Su conocimiento es ampliamente extendido entre el público consumidor que reconoce a la marca ALPINA como signo distintivo de una variada gama de productos alimenticios y otros servicios y lo relaciona mentalmente con el fabricante. b) Posee un gigantesco ámbito de difusión a nivel nacional. c) Existe y ha sido usada constante y exitosamente desde hace más de 20 años. d) Se encuentra registrada en Colombia en diferentes clases bajo diez registros actualmente vigentes.” (folio 84 de este Cuaderno). Sostuvo que durante el trámite administrativo la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. aportó documentos que daban cuenta de la pluricitada notoriedad, pero que pese a ello, la Administración omitió darles el valor correspondiente. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, por estimó que la marca registrada ALPINA de la clase 9ª a nombre de la señora LAURA MEDINA ROA, cumple con los requisitos exigidos y tiene la suficiente fuerza distintiva, pues pese a su identidad gráfica, fonética y ortográfica con el signo previamente registrado, ello resulta irrelevante, en razón a que distinguen productos diferentes

y que no existe conexidad competitiva entre los mismos, dada la distinta finalidad que persiguen y que no comparten los mismos canales de distribución y comercialización. En lo que hace a la notoriedad de la marca ALPINA de la demandante, sostuvo que la declaración de tal característica supone el cumplimiento de requisitos de tipo probatorio establecidos en la legislación andina, que la sociedad actora no cumplió pues no allegó pruebas que demostraran plenamente la notoriedad. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Ante la imposibilidad de notificar personalmente la demanda a la señora LAURA MEDINA ROA, quien ostenta la condición d tercero interesado en las resultas del proceso y luego de efectuado el trámite de emplazamiento por edicto, el Despacho, ante su no comparecencia, procedió a designarle un curador ad litem, quien a pesar de haberse posesionado (folio 140) no allegó escrito de intervención. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. reiteró los mismos argumentos consignados en su demanda e incorporó en sus alegatos de conclusión un minucioso análisis referido a la confundibilidad de las marcas enfrentadas desde el punto de vista visual, fonético e ideológico, y formuló igualmente algunas consideraciones referidas a la notoriedad de las marcas registradas a su nombre, siguiendo el derrotero metodológico establecido por el Tribunal Andino de Justicia para acreditar la notoriedad, esto es, analizando, entre

otros aspectos, la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca La Superintendencia de Industria y Comercio presentó alegatos de conclusión reiterando los argumentos expuestos en su escrito de contestación a la demanda, con respecto a la legalidad de las decisiones demandadas y reafirmando que a pesar de la identidad visual, fonética e ideológica que pueda presentarse entre los signos en conflicto, no existe ninguna conexión competitiva entre los productos, por pertenecer aq clases diferentes. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 28-IP-2009 de fecha 21 de abril de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos

que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. La solicitud relativa al registro del signo “ALPINA” (mixto) fue presentada el 7 de febrero de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

2. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

3. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la

doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

7. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se

encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y me