CE-11001-03-24-000-2002-00117-01-2013

REGISTRO MARCARIO - Signos engañosos. Signos descriptivos Pues bien, independientemente que el signo TICLOGREL sea el resultado necesariamente de la combinación de las partículas presentes en las dos expresiones que corresponden a dos principios activos de medicamentos, lo cierto es que, de un lado, ni la expresión TICLO ni la expresión GREL son descriptivas de los mencionados productos farmacéuticos, pues, por sí solas no describen las calidades o características de aquellos y, de otro, aunque sí lo fueran, no existe prohibición alguna para que un signo sea conformado por vocablos o expresiones descriptivas, siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo, tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este asunto. Además, se precisa que las expresiones TICLO y GREL no son los principios activos sino una parte de ellos, lo que pone de presente aun más que no existe obstáculo para que un tipo de marca como la analizada sea registrable.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 82 LITERALES D Y H / DECISION 486

DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - DISPOSICION TRANSITORIA NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 28180 DE 2001 (31 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 13218 de 2001 (26 de abril) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 28109 de 2001 (30 de

agosto) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-0117-01

Actor: SANOFI SYNTHELABO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, interpuso la sociedad SANOFI SYNTHELABO contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales concedió el registro de la marca TICLOGREL, a favor de la firma HEALTHCO LIMITED, para distinguir “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda de nulidad relativa, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.- Pretensiones.

1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 28180 de 31 de octubre de 2000, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por la

sociedad SANOFI SYNTHELABO y concedió, en consecuencia, el registro de la marca “TICLOGREL” (nominativo) para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad HEALTHCO LIMITED.

2. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 13218 de 26 de abril de 2001, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de un lado, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto, en el sentido de confirmarlo, y de otro, concedió el recurso de apelación formulado subsidiariamente.

3. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 28109 de 30 de agosto de 2001, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 28180 de 31 de octubre de

2000.

4. Ordenar, como consecuencia de las anteriores declaraciones, la cancelación del certificado de registro que la Superintendencia de Industria y Comercio profirió para la marca “TICLOGREL” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de

Niza.

5. Ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia que se dicte en este proceso. 2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

El 7 de abril de 2000, la sociedad HEALTHCO LIMITED solicitó el registro del signo “TICLOGREL” (denominativo) para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El 29 de mayo de 2000 se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 492. Dentro de la oportunidad legal, la sociedad SANOFI SYNTHELABO presentó observación a la solicitud de registro mencionada, con fundamento en que el signo solicitado se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 82 literales d) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que corresponden al artículo 135 literales e) e i) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en razón a que el término TICLOGREL es la contracción de los nombres de dos principios activos (TICLO, derivado de TICLOPIDINE (A) y GREL, derivado de CLOPIDOGREL), ambos anti-agregantes plaquetarios destinados a evitar la formación de coágulos en la sangre. El 31 de octubre de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 28180, por medio de la cual resolvió declarar infundada la observación presentada por la sociedad SANOFI SYNTHELABO y conceder, en consecuencia, el registro del signo “TICLOGREL” (denominativo) para distinguir “productos farmacéuticos,

veterinarios e higiénicos”, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad HEALTHCO LIMITED. La sociedad SANOFI SYNTHELABO interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la anterior decisión. El 26 de abril de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 13218, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior, concediendo además el recurso formulado subsidiariamente. Posteriormente, el 30 de agosto de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 28109, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 28180 de 31 de octubre de 2000, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. Inconforme con lo anterior el día 18 de marzo de 2002 interpuso demanda ante esta Corporación en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486. 3.- Normas violadas y concepto de la violación Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 135 literales e) e i) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como del artículo 14 del Decreto 3466 de 19821. Al explicar el concepto de la violación de la primera de las normas mencionadasque prohíbe el registro de signos que consistan en una indicación sobre características e informaciones de los productos que se pretende identificar con los mismosafirmó que si se autoriza el registro de la marca TICLOGREL, compuesta por dos partículas que pertenecen a dos diferentes principios activos, destinados para la misma función terapéutica, se estaría induciendo al profesional de la salud, quien prescribe medicamentos al consumidor, a creer que se trata de un medicamento en cuya composición se encuentra uno o ambos principios activos TICLOPIDINE y CLOPIDOGREL, y que el producto es un anti-agregante plaquetario, por cuanto ambos principios activos tienen la misma indicación. Agregó, en ese orden, que si el medicamento efectivamente contiene estos principios activos, la marca resulta ser descriptiva y genérica; y que si el producto no contiene los mencionados principios activos, ni se trata de un anti-agregante plaquetario, la marca resulta engañosa. Indicó que ésta es precisamente la razón por la cual el análisis de registrabilidad de marcas destinadas a identificar productos de la clase 5, especialmente farmacéuticos, debe realizarse con miras a garantizar una efectiva protección de los intereses del público en general, destacando, además, que para velar por el 1 Respecto de esta norma no expresó, sin embargo, ningún concepto de violación. bienestar del consumidor “medio” o el público en general, en el caso específico de los medicamentos, no puede desconocerse que el consumidor final de medicamentos hace uso de los mismos previa recomendación del médico, quien a su vez con frecuencia es asesorado por un químico farmacéutico.

Precisó, en relación con la segunda norma invocada como violada, que la causal de irregistrabilidad en ella señalada es aplicable al signo TICLOGREL, en cuanto que el producto a identificarse con el mismo no esté compuesto por TICLOPIDINE (A) y CLOPIDOGREL, y no se trate de un anti-agregante plaquetario, esto es, por cuanto que el signo no es descriptivo de las características del producto que se pretende identificar con el mismo. Finalmente, refiriéndose a la tercera norma comunitaria invocada, señaló que el signo TICLOGREL carece de distintividad, por cuanto se trata de la contracción de dos términos genéricos utilizados para identificar dos principios activos para la prevención de coágulos en la sangre, o anti-agregantes plaquetarios. Esta circunstancia, además, supone la vulneración del artículo 134 de la Decisión 486. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1 La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, con sustento en las siguientes razones: Apuntó que la marca TICLOGREL, además de reunir los requisitos exigidos en la normativa comunitaria, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 (ahora artículo 135 literal e) de la Decisión 486), toda vez que no describe en forma directa e indirecta el tipo de productos que ampara. Precisó que TICLOGREL no es una expresión genérica, si se tiene cuenta que no aparece incluida como tal en ninguno de los diccionarios o vademécum médicos; y

que el signo TICLOGREL no describe en forma directa e indirecta la propiedad, las características, cualidades o efectos de los productos comprendidos en la Clase 5 de la nomenclatura vigente y, por lo tanto, no le son aplicables las causales de irregistrabilidad antes descritas. Estimó que en la expresión TICLOGREL para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 existen elementos que le aportan distintividad y que la hacen susceptible de registro marcario; además, no indica de manera exclusiva los nombres de los genéricos y por ello no se constituye en una designación genérica. II.2 La firma HEALTHCO LIMITED, tercero con interés directo en el proceso, dio contestación a la demanda para oponerse a sus pretensiones, con fundamento en las siguientes razones: Afirmó que el signo TICLOGREL no tiene un significado gramatical y no indica en forma precisa o usual la naturaleza o características de los productos comprendidos en la Clase 5 y no aparece en diccionarios o vademécums médicos como un término genérico en sí. Precisó que la generecidad de un signo en relación con un producto no depende de que se encuentre definido semántica y etimológicamente en un diccionario, sino de que tal palabra sea usada “usualmente y exclusivamente” para describir los productos que distingue; y que TICLOGREL no es descriptivo de los productos comprendidos en la Clase 5 Internacional, no es del lenguaje corriente para describir tales productos y no constituye información de los componentes ni denota alguna propiedad o efecto de los productos que distingue, pues se trata de una nueva creación, autónoma, independiente, distinta y muy diferente a los nombres genéricos de la Clase 5 Internacional.

Indicó, así mismo, que la expresión TICLOGREL no es usada en el mercado para describir una característica o cualidad de algunos productos de la Clase 5, en especial de los medicamentos, por lo cual, en otras palabras, no es una expresión descriptiva para algunos productos de esa clase. Advirtió que si se tratara del uso de dos términos que pudieran considerarse genéricos, pero cuya combinación forma una expresión suficientemente distintiva que puede utilizarse como marca, estaríamos ante un signo evocativo, el cual es registrable. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demanda, así como el tercero interesado en este asunto, presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, reiterando, en líneas generales, los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes. (Fls. 303 a 326) El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 62-IP-2011 de fecha 1º de septiembre de 2011, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación

de la solicitud de registro, son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial o material vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. La solicitud relativa al registro del signo “TICLOGREL” (denominativo) fue presentada el 7 de abril de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. En tanto que en lo que hace relación a la parte procesal, se aplicará la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual entró en vigencia desde del 1 de diciembre de 2000.

2. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

3. El examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas debe ser

riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso. Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

4. No será registrable como marca el signo que pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate. Por tanto, incurre en la prohibición el signo capaz de infundir en

el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de calidades o características que, en realidad, no posee. El juez consultante verificará si el signo “TICLOGREL” (denominativo) resulta ser una expresión engañosa de los productos que pretende distinguir, tomando en cuenta la rigurosidad del examen que se ha de efectuar en el caso de las marcas farmacéuticas. V.- DECISIÓN No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1La normativa comunitaria aplicable a este asunto Si bien en la demanda se invocaron como violadas normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como la solicitud de registro del signo TICLOGREL (nominativo) fue presentada el 7 de abril de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, esta normativa es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen, en aplicación del principio de irretroactividad de la norma sustancial, según lo expresado en las conclusiones de la interpretación prejudicial emitida en este proceso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ese orden, las normas aplicables a este caso y que son objeto de la interpretación prejudicial son los artículos 81 y 82 literales d) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normas cuyo tenor literal es el siguiente:

DECISION 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE

CARTAGENA “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; […] h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; […]” (negrillas ajenas al texto original) DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta

Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente

Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” 2.- El examen de fondo Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca TICLOGREL para distinguir “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En el curso del trámite administrativo correspondiente la sociedad SANOFI SYNTHELABO se opuso a la solicitud de registro, por considerar que la marca solicitada se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 82 literales d) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las citadas disposiciones comunitarias, para lo cual resultan pertinentes las siguientes consideraciones: 2.1 En la demanda se aduce que el signo TICLOGREL es la contracción de los nombres de dos principios activos: TICLO, derivado de TICLOPIDINE (A), y GREL, derivado de CLOPIDOGREL, ambos anti-agregantes plaquetarios destinados a evitar la formación de coágulos en la sangre, y que si se autoriza el registro de la marca TICLOGREL, compuesta por dos partículas que pertenecen a dos diferentes principios activos, destinados para la misma función terapéutica, se estaría induciendo al profesional de la salud -quien prescribe medicamentos al

consumidora creer que se trata de un medicamento en cuya composición se encuentra uno o ambos principios activos. En ese orden, aduce la demandante, si el medicamento efectivamente contiene estos principios activos, la marca resulta ser descriptiva2 y, por ende, sería irregistrable. De otro lado, estima la parte actora que si el signo no es descriptivo de las características del producto que se pretende identificar con el mismo, al no estar compuesto por TICLOPIDINE (A) y CLOPIDOGREL y no tratarse de un anti2 Se aduce en la demanda que, por esa misma razón, el signo sería genérico y, en tal condición, también irregistrable. La Sala, no obstante, no examinará esta cuestión, en primer lugar, porque no resulta lógico que un signo pueda ser descriptivo (en cuanto que identifica cómo es el producto y/o servicio designado con el signo) y a la vez genérico (en tanto que señala qué es el respectivo producto y/o servicio) y, en segundo término, porque en la interpretación prejudicial emitida en este proceso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estimó como normativa aplicable en este caso solo la referida a la causal de irregistrabilidad de signos exclusivamente descriptivos (artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), excluyendo la referida a los signos genéricos. agregante plaquetario, el mismo sería un signo engañoso, el cual tampoco podría ser objeto de registro. 2.2 Pues bien, de acuerdo con lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 062-IP-2011 emitida en este

proceso, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. Se agrega en dicha providencia que la irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios; si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado. Recuerda el Tribunal en su interpretación prejudicial que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medioes igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”3. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, en la medida en que estos signos puedan servir de

calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios. 3 Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTIFRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995. El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”. (negrillas y subrayas de la Sala) La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean exclusivamente designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 2.3 Por otra parte, el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el

registro como marca de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios. Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo, no en su relación con signos de terceros sino con los productos o servicios que constituyan su objeto, induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo, falsea las condiciones de competencia en el mercado. En diversas ocasiones, el Tribunal ha sostenido que: “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a

distinguir”4. Por las razones que anteceden, incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que en realidad, no posee. Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de una marca en que alguno de sus elementos puede inducir a engaño, la marca deberá considerarse engañosa in totum y no podrá ser registrada. 2.4 En la demanda se sostiene que el signo TICLOGREL es la contracción de los nombres de dos principios activos: TICLO, derivado de TICLOPIDINE (A), y GREL, derivado de CLOPIDOGREL, ambos anti-agregantes plaquetarios destinados a evitar la formación de coágulos en la sangre. Ciertamente, la TICLODIPINA, “es un antiagregante plaquetario químicamente emparentado con el clopidogrel. La ticlopidina puede ser más eficaz que la aspirina, aunque algunos raros casos de toxicidad sobre la médula ósea hacen que su uso se limite a aquellos pacientes que sean intolerantes o que no respondan a la aspirina. La ticlopidina está indicada como alternativa de la aspirina 4 Sentencias dictadas en los expedientes No 35-IP-98, publicada en la G.O.A.C. No 422 del 30 de marzo de 1999, caso "GLEN SIMON"; y No 38-IP-99, publicada en la G.O.A.C. No 419 del 17 de marzo de 1999, caso "LEO". en la prevención del ictus tromboembólico inicial o recurrente. También se puede

utilizar en la prevención del infarto de miocardio”5. Por su parte, el