CE-11001-03-24-000-2002-00124-01(7878)-2004

SEMEJANZA MARCARIA - Existencia entre los signos BB2 y B.V.D. tanto fonética como gráficamente /SEMEJANZA FONÉTICA - Existencia entre los signos BB2 y B.V.D.: riesgo de confusión De conformidad con los criterios expuestos por el Tribunal, basta que exista el riesgo de confusión para el consumidor para que la nueva marca sea negada. En el caso presente el conflicto se suscita entre las marcas BB2 y B.V.D. (mixta) siendo en está última el elemento denominativo el predominante. Efectuado el examen comparativo desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual se tiene que, fonéticamente las dos marcas suenan casi idéntico, pues en un caso se lee “bebedos” y en el otro “bebede”. Desde el punto de vista gráfico existe un gran parecido que puede crear confusión en el público consumidor. Conceptualmente no existe forma de compararlos ya que se trata de expresiones de fantasía que no tienen un significado en nuestro idioma. Para la Sala no cabe duda que al cobijar ambos signos productos de la misma clase 25, existiendo casi una identidad fonética entre ambos y una gran similitud visual, existe un innegable riesgo de confusión para el público consumidor que hacía improcedente el registro de la marca BB2, en atención a los criterios de confundibilidad sostenidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que se accederá a las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., tres (3) de junio de dos mil cuatro (2004)

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00124-01(7878)

Actor: THE B.V.D. LICENSING CORPORATION

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por THE B.V.D.

LICENSING CORPORATION, en ejercicio de la acción de nulidad, contra la Resolución No.35618 del 30 de octubre de 2001, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio en la cual, al resolverse un recurso de apelación, se declaró infundada la observación presentada por THE B.V.D. LICENSING CORPORATION y se otorgó un registro.

I. ANTECEDENTES. a) Las pretensiones de la demanda.

Que se declare la nulidad de la Resolución 35618 del 30 de octubre de 2001, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se otorgó el registro de la marca BB2, para identificar productos de la clase 25 internacional. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la División de Signos Distintivos que cancele el certificado de registro que para dicho momento se le haya asignado a la marca BB2 en la clase 25 internacional, así como la inscripción del mismo en el registro de la propiedad industrial. Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. b. Los hechos de la demanda. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:

El 26 de abril de 2000, la sociedad Manufacturas Barbados Ltda. presentó solicitud de registro para la marca BB2, en la clase 25 internacional para distinguir “vestidos, calzados, sombrerería y ropa interior”. Estando dentro del término legal, el 21 de diciembre de 2000 la sociedad THE B.V.D. LICENSING CORPORATION presentó observaciones a la anterior solicitud, con base en los siguientes fundamentos: La sociedad THE B.V.D. LICENSING CORPORATION es titular en Colombia de la marca B.V.D. para distinguir productos comprendidos en la clase 25 internacional. El signo BB2 solicitado en registro para identificar productos de la clase 25 internacional, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto resulta confundiblemente similar a la marca B.V.D. + Gráfica, desde el punto de vista gramatical, fonético y visual, y además pretende identificar los mismos productos de dicha marca anteriormente registrada. El signo BB2 no cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, no puede ser registrado como marca. Las similitudes existentes entre el signo solicitado BB2 y la marca registrada con anterioridad B.V.D. + Gráfica, tienen la potencialidad de inducir a error al público con respecto al tipo de productos de que se trata. Mediante Resolución 12.433 de 20 de abril de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación presentada por la sociedad The B.V.D. Licensing Corporation y negó

el registro de la marca BB2 en la clase 25 internacional al considerar que existía una gran similitud entre la marca registrada (B.V.D. + Gráfica) y la marca solicitada para registro (BB2). Lo anterior, por cuanto hay similitudes fonéticas que las hacen confundibles y los productos a distinguir son los mismos, no pudiendo coexistir en el mercado por cuanto causaría error en el público consumidor. Posteriormente, mediante Resolución 24572 de 2001 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad Manufacturas Barbados Ltda. confirmando la resolución impugnada. Finalmente, mediante la Resolución 35618 del 30 de octubre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto, revocando la decisión contenida en la Resolución 12433 del 20 de abril de 2001, señalando: - Que el punto a analizar es la aplicabilidad o no del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena. - Que al realizar la comparación entre las marcas denominativas y mixtas como ocurre en el presente caso, existe un parámetro inicial que debe ser determinado. Al apreciar el conjunto, se destacan los elementos denominativos, es decir, la expresión B.V.D. por lo cual consideró la administración procedente ejecutar el estudio de registrabilidad sobre el factor denominativo. - Con base en los criterios de confundibilidad se logra determinar que la expresión solicitada BB2 y la marca registrada B.V.D. son expresiones que no representan en el lenguaje corriente un significado propio, sino fruto de la

invención del empresario, lo que se llama una marca de fantasía. Por lo tanto, el estudio de comparación se deberá ejecutar sobre los aspectos ortográficos y fonéticos. - Al realizar el examen frente al elemento denominativo, se encuentra que la marca solicitada, a pesar de usar la letra B, la combinación de los otros elementos le agrega parámetros distintivos y plenamente diferenciables del conjunto previamente registrado. Es decir, la combinación particular de las letras individualmente consideradas representan un conjunto distintivo, lo que permite concluir que no existen semejanzas entre los conjuntos comparados al estar cada uno compuesto por la combinación arbitraria y singular de letras y números que hacen una forma pronunciable disímil, que garantiza al consumidor identificar plenamente los productos en el mercado. c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones: Se infringen varias normas de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento del otorgamiento de la marca BB2 en la clase 25 internacional. -Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Es claro que la marca B.V.D. + Gráfica y la marca BB2 cuya nulidad se solicita, se asemejan de tal forma que es imposible que al coexistir las mismas en el comercio, el público consumidor no sea inducido a error o confusión. De la lectura de los presupuestos requeridos por el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 para configurar la causal de irregistrabilidad, se puede concluír que la misma no solamente operará en aquellos casos de identidad entre los signos,

en cuyo caso la confusión sería presumible sino también en tratándose de signos semejantes. Bajo el supuesto de signos semejantes, debe determinarse, para configurar la presente causal de irregistrabilidad, si dicha similitud es o no susceptible de inducir a error al publico consumidor y si la marca solicitada distingue los mismo productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda confundir al consumidor. En criterio de la demandante, la marca BB2 registrada por la administración no es distintiva, no solamente por las similitudes existentes con la marca B.V.D., sino porque la marca BB2 no posee elementos que permitan establecer una clara diferenciación frente a la marca B.V.D. -La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas: BB2 B.V.D. Las mismas presentan similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético: Existe una coincidencia de letras y segmentos que forman la denominación, ambas están compuestas de tres elementos. Igualmente, la raíz en ambas marcas es la letra B, existiendo también una semejanza en la percepción sonora tanto de la primera letra como de la segunda, ya que la pronunciación es la misma B y V. La pronunciación del conjunto hace que el número dos de la marca BB2 suene aún más similar a la pronunciación de la marca B.V.D. No se entiende cómo la administración concluyó que no existen semejanzas entre los conjuntos comparados. - Las marcas deben ser examinadas sucesivamente y no simultáneamente. El consumidor puede fácilmente ser inducido a error o engaño si las marcas B.V.D. y BB2 coexisten en el mercado. El consumidor se encontrará en el dilema

de saber si al encontrarse con un producto marca BB2 está frente a la marca que conoce y busca en este caso B.V.D. y si la que aprecia tiene el mismo origen de la que ya conoce. De las consideraciones de la administración sobre la comparación de las marcas BB2 y B.V.D., es fácilmente perceptible que la misma no solo no tuvo en cuenta este criterio de confundibilidad sino que lo aplicó de manera contraria, es decir, teniendo en cuenta las diferencias existentes más que las similitudes. Debe aplicarse el criterio de que deben tenerse en cuenta las semejanzas más que las diferencias. Según la administración, las marcas que no sean idénticas sino simplemente similares no se encuentran nunca incursas en la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a), por cuanto las mismas cuentan con una combinación de otros elementos que le agrega parámetros distintos y plenamente diferenciables. No solamente existen semejanzas entre las marcas en conflicto, las cuales son susceptibles de generar confusión en el consumidor, sino que no existe ninguna sustentación real, fáctica ni jurídica sólida que permita concluír que el signo BB2 es registrable. La resolución de la Superintendencia que otorgó el registro de la marca BB2 se encuentra viciada de nulidad por cuanto la misma sí se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena. - Similitud de productos. La marca BB2 solicitada pretende identificar TODOS los productos de la clase 25 internacional, al igual que los cubre la marca B.V.D. + Gráfica, de la sociedad

demandante. En este caso, la confundibilidad adquiere mayor relevancia y entidad.

2. Violación de los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El requisito de la distintividad está íntimamente ligado con la confundibilidad y es el que permite diferenciar los productos o servicios de un empresario de los de otro empresario y que además el consumidor distinga el origen empresarial de los mismos. La distintividad es la función esencial de la marca. El signo es distintivo cuando por sí solo sirve para identificar un producto o servicio. La marca BB2 no es suficientemente distintiva ya que es confundible con la marca B.V.D. + Gráfica, registrada previamente por la sociedad The B.V.D. Licensing Corporation, en Colombia. No puede considerarse como novedosa una marca que sea derivación o imitación de otra ya registrada, para la misma clase de productos o servicios. Puede afirmarse que la marca BB2 no es más que la derivación o imitación de la marca B.V.D. + Gráfica. La única diferencia entre ellas es el número dos al final de la marca BB2 y la letra D al final de las marca B.V.D. La marca BB2 carece de distintividad y novedad y por ende no cumple su función diferenciadora capaz de distinguir en el mercado los productos que ella identifica, de los productos que distingue la marca B.V.D. c. Las razones de la defensa. La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos: Es claro que la Decisión 486 es el ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial aplicable válidamente al asunto que nos ocupa.

La expresión BB2 para distinguir productos comprendidos en la clase 25 tiene suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados es claro que no presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que conlleven al público consumidor a error. Para que un signo sea registrable como marca debe tener fuerza distintiva que la identifique entre otras del mercado. La marca BB2 no es confundible con la marca B.V.D. ya que no presentan similitudes pues poseen elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientes que produce una combinación diferente con características propias. Adicionalmente, la combinación particular de las letras individualmente consideradas, representan un conjunto distintivo lo que permite concluír que no existen semejanzas entre los conjuntos comparados al estar cada uno compuesto por la combinación arbitraria y singular de letras y números que hacen una forma pronunciable disímil, que garantiza su identificación por parte del público consumidor. En consecuencia, la marca BB2 para distinguir productos de la clase 25 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

CONTESTACIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES EL AGUILA LTDA.

La sociedad Manufacturas Barbados Ltda., beneficiaria de la marca BB2, hizo traspaso de la marca a Confecciones Textiles El Águila Ltda. La inscripción de esta cesión fue concedida mediante anotación en lista del 20 de junio de 2002. Al momento de la interposición de la presente demanda –4 de abril de 2002-, ya obraba en los archivos públicos de la Oficina de Marcas que el signo demandado había cambiado de titular. La notificación hecha al Representante Legal de

Manufacturas BARBADOS Ltda. carece de validez. Se contravino el debido proceso al privar al titular de la situación individual y concreta generada por el acto cuya nulidad se alega, de su oportunidad procesal para contestar la demanda ya que en la actualidad el término se encuentra vencido. Por lo anterior, el auto admisorio de la demanda y todas las actuaciones posteriores son nulos en virtud de la causal de nulidad establecida en el numeral 9 del artículo 140 del C.P.C. No obstante se procedió a contestar la demanda en los siguientes términos: La marca BB2 no está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues no es confundiblemente similar con el signo B.V.D. + Gráfica, desde ningún punto de vista, ni identifica los mismos productos, dado que ésta ampara “vestidos, botas, zapatos, etc” mientras aquella “vestidos, calzado, sombrerería y ropa interior”. La marca BB2 no es idéntica ni similar a otro signo previamente solicitado ni registrado con anterioridad. El análisis efectuado en la demanda presenta desde su inicio un grave defecto en el sentido de que se afirma que se debe estudiar la impresión de conjunto despertada por las marcas, pero el demandante se limita a analizar las marcas exclusivamente en sus elementos nominativos, sin incluír el gráfico, lo cual altera en forma sustancial la impresión que el consumidor tiene sobre los signos enfrentados contraviniendo así la regla de cotejo marcario. Las semejanzas existentes entre las marcas enfrentadas tan sólo se presentan en el 33% de sus

composiciones fonéticas y ortográficas, sin tener en cuenta el aspecto gráfico que las distancia aún más. Ese 33% nunca podrá determinar la confundibilidad de dos signos y si además se agrega que la marca B.V.D. presenta elementos gráficos, es forzoso concluír que entre la marca B.V.D. + Gráfico y BB2 no existe ningún riesgo de confusión ni de asociación. Dadas las diferencias existentes en los aspectos ortográficos, visuales y fonéticos no es de recibo afirmar que los signos comparados tienen una pronunciación semejante. Las marcas no son confundibles y dadas sus notables diferencias ortográficas y visuales, el consumidor, por más que las aprecie sucesivamente, no va a confundirlas. No puede afirmarse que la raíz sea idéntica pues la B no constituye la raíz en ninguno de los dos casos. Cualquier consumidor podrá claramente distinguir los productos identificados con BB2 de los artículos distinguidos con B.V.D. y le será fácil entender que se trata de productos diferentes y de empresarios diferentes. No es relevante que las marcas distingan los mismos productos o productos relacionados, pues al no ser confundibles el consumidor medio podrá diferenciar los artículos distinguidos con uno y con otro signo. Es falso lo sostenido en la demanda en el sentido de que el signo registrado es una imitación o derivación de la marca previamente registrada B.V.D. ya que BB2 es una entidad marcaria con elementos, raíz y contenido absolutamente diferentes a ésta. Tampoco es aceptable la insinuación que se hace en el sentido de que las semejanzas entre las marcas obedecen a “una obra premeditada del

competidor desleal”, pues o existen tales semejanzas y por ende tal ánimo de imitar o confundir. Aunque las marcas enfrentadas presentan algunas semejanzas, estas no son susceptibles de genera confusión y no logran crear un enorme parecido entre los signos. Simplemente las marcas comparten una letra y parte de su pronunciación como lo hacen muchos signos que coexisten pacíficamente en el mercado para distinguir los mismos productos y servicios. e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones: Por auto del 28 de junio de 2002, se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite. Por auto de fecha diecinueve de diciembre de 2002 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio, la parte actora y la parte tercera interesada. Mediante comunicación del veinte (20) de agosto de 2003, se sometió el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que hiciera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado mediante Ley 17 de 1980, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, radicada bajo el número 123-IP-2003, concluyó: “1. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

2. Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

3. De solicitarse el registro de un signo como marca, caso que haya de compararse con una marca mixta previamente registrada, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no basta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

4. Para establecer si existe riesgo de confusión ente las marcas en conflicto, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre ambas, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellas, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre

los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

5. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos visual, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquel se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

6. El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser apropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Entra la Sala al estudio de los cargos formulados contra la Resolución 35618 del 30 de octubre de 2001, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resolvió un recurso de apelación. La Superintendencia de Industria y Comercio había proferido con anterioridad la Resolución 012433, mediante la cual decidió una oposición y negó el registro de la marca BB2 nominativa,

solicitada por la sociedad Manufacturas Barbados Ltda., para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca BB2 señalando: “El estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en su conjunto evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o examinarlos en sus detalles. Consta en los libros de la Propiedad Industrial que la sociedad THE B.V.D. LICENSING CORPORATION, es titular del registro de la marca B.V.D., clase 25, certificado 84583 vigente hasta el 26 de marzo de 2010, expediente 92251429. Esta Oficina observa, siguiendo los planteamientos doctrinales y jurisprudenciales sobre Registros marcarios y con fundamento en las disposiciones transcritas, que entre la expresión que se pretende registrar como marca BB2 clase 25 y B.V.D. + Gráfica clase 25 y la marca de la opositora The B.V.D. Licensing Corporation, hay similitudes fonéticas que las hacen confundibles. Además los productos a distinguir son los mismos no pudiendo coexistir en el mercado por cuanto causaría error en el público consumidor. En consecuencia, la marca solicitada para registro está comprendida en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Dentro del término legal, el apoderado de Manufacturas Barbados Ltda. interpuso recursos de reposición y apelación contra la anterior decisión, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 24572 que confirmó la decisión inicial y 35618 de 2001, objeto de la presente demanda.

En la Resolución 35618 de 2001, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación y que se acusa, se consignó: “Con base en los criterios que a través de esta resolución se han dado, el despacho inicialmente determina el tipo de marcas a comparar, considerando que la expresión solicitada BB2 y la marca registrada B.V.D. son expresiones que no representan en el lenguaje corriente un significado propio, sino son fruto de la invención del empresario, que en el derecho marcario está definido como una marca de fantasía. Por lo tanto, el estudio de comparación se deberá ejecutar sobre los aspectos ortográficos y fonéticos. Estudio que entraremos a efectuar. Es importante inicialmente tener en cuenta que el elemento caracterizante y relevante de la marca fundamento de la observación está representado por la configuración o forma especial de las letras B.V.D. conjunto que para este despacho resultó distintivo, frente a lo cual consideramos que no es posible que el titular del registro obtenga un monopolio exclusivo sobre las letras individualmente consideradas, la sola reproducción de las letras no le otorga un derecho de exclusividad, se recuerda que la distintividad del conjunto registrado obedeció a la forma especial, arbitraria y combinación de las letras, los cuales representaron para este despacho factores nuevos, distintivos, y diferenciables para acceder a la solicitud de registro. Si se efectúa la comparación entre los signos solicitados B.V.D. y BB2, se observa frente al elemento denominativo que la marca solicitada a pesar de usar la letra B, la combinación de los otros elementos le agrega parámetros distintos y plenamente diferenciables del conjunto previamente registrado.

Es decir, la combinación particular de las letras individualmente consideradas, representan un conjunto distintivo, lo que nos permite concluír que no existen semejanzas entre los conjuntos comparados al estar cada uno compuesto por la combinación arbitraria y singular de letras y números que hacen una forma pronunciable disímil, que garantiza al consumidor identificar plenamente los productos del mercado. Con base en lo anterior, el despacho concluye que la marca solicitada es distintiva para ser registrada, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. La Decisión 486 de la Comunidad Andina, aplicable en el presente caso, consagra en el artículo 135, literal a): Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituír marca conforme al primer párrafo del artículo anterior (...)” El artículo 134 consagra que constituye marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que pueden registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. Por su parte, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, que el demandante estima vulnerado, consagra: “Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

(...)”. Es de anotar que la marca B.V.D., registrada con anterioridad, y la marca BB2 recientemente registrada, amparan productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cuales comprenden: “Clase 25. Vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas”.

Las marcas en conflicto son: BB2 (nominativa) y B.V.D. + Gráfica (mixta). En los casos de marcas mixtas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado que es necesario definir cuál es el elemento predominante y ha señalado: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos”: (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”.

Las dos marcas se muestran de la siguiente forma: BB2 (NOMINATIVO) Para efectuar el análisis de registrabilidad y confundibilidad, es necesario tener en cuenta las reglas creadas por la doctrina y reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y que son las siguientes: “1. Las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las

confrontadas, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, ob. Cit. p. 215). Sin embargo, ese examen de conjunto no implica que no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas confrontadas.

2. En las marcas compuestas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que, como se dijo, habrá de determinarse cuál de los que la conforman –denominativo o gráficoes el característico. Una vez id