CE-11001-03-24-000-2002-00127-01-2004

SEMEJANZA MARCARIA - Existencia entre los signos LISTERINE Y DELISTER desde el punto de vista fonético / MARCA NOTORIA - Prueba en relación con LISTERINE para productos de enjuague bucal y afines / RIESGO DE CONFUSION - Se produce por semejanza entre los signos y por similitud de los productos que identifica Como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “La prohibición de registro no exige que el signo solicitado induzca efectivamente a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión, el cual puede producirse por la identidad o semejanza entre lo signos y la similitud de los productos que aquellos identifican”. (30-IP-2004). Desde el punto de vista fonético, hay cierta similitud entre las marcas LISTERINE y DELISTER, puesto que ambas contienen la expresión LISTER. De igual manera ortográfica y visualmente mantienen la misma similitud lo que a primera vista, pudiera generar confusión entre el público consumidor. Ambas comparten las mismas vocales “i” y “e” aunque en diferente orden. Lo único que las diferencia es el “de” inicial de DELISTER y el “ine” final de LISTERINE. Conceptualmente no existe identidad puesto que se trata de signos de fantasía que no tienen un significado especial en nuestro idioma. La empresa Warner Lambert Company tiene registrada la marca LISTERINE para distinguir productos de las Clases 3 y 5, según que sean medicados o no. De la información obrante en el expediente, se colige que la marca LISTERINE es una marca notoria, que se encuentra registrada en aproximadamente 88 países del mundo y, dado que ambas marcas,

tanto LISTERINE como DELISTER, identifican productos comprendidos en la clase 3, es innegable el riesgo de confusión que puede existir para el público consumidor ya que los productos se ubican en la misma estantería en los almacenes de consumo popular. Este carácter de notoriedad fue ya reconocido por esta Sección en Sentencia del 28 de noviembre de 1996 que dijo: “…el opositor ha aportado abundante documentación que demuestra fehacientemente que LISTERINE es una marca notoria tanto en Estados Unidos de Norteamérica como en Colombia, (...) Aparece evidente que la marca LISTERINE, notoria en relación con el producto conocido como enjuague bucal, guarda relación con productos afines como los cepillos de dientes y dentríficos y que ello, conforme a la interpretación que hace el Tribunal Andino de Justicia, pueda crear riesgo de confusión, de ampararse bajo la marca LISTER productos como los cepillos de dientes. Mas ese riesgo de confusión es improbable respecto de los demás productos que se pretendía amparar bajo la marca LISTER (utensilios para la casa, cristalería, porcelana, loza, etc).” MARCA NOTORIA - Definición, características, cotejo con marca común En los términos del Tribunal Andino de Justicia “marca notoria es aquella que goza de amplia difusión, que le permite ser conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios que ésta distinga; cabe recalcar que goza de una especial protección, que o se limita por los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes. Sobre el particular el Tribunal ha precisado: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo

menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: -Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general . -Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. -Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. -Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica” (22-IP-2003. Sentencia de Marzo 13 de

2003. Marca: UBS Union Bank Of Switerland). Y agregó el Tribunal: “Al comparar una marca común y una marca notoria el criterio que se aplica debe ser más riguroso, con el propósito de evitar que un tercero, no autorizado, pretenda aprovechar indebidamente el prestigio de la marca notoria, al trata de inscribir una nueva, que guarde semejanza con una de tal condición, causando confusión que puede perjudicar en definitiva al consumidor y al titular de la marca notoria que ha invertido en procura de ubicar su marca en un nivel superior.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00127-01

Actor: WARNER LAMBERT COMPANY

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por WARNER LAMBERT COMPANY, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones No.9107 del 22 de marzo de 1996, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se declaró infundada la oposición de Warner Lambert Company y se concedió el registro de la marca DELISTER en la Clase 3, solicitada por Laboratorios Lister S.A.; Resoluciones 13804 de 1997 y 8788 de 2001, que resolvieron en su orden, los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera.

ANTECEDENTES.

Mediante la presente acción se pretende: Que se declare la nulidad de la Resolución 9107 del 22 de marzo de 1996, por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición de Warner Lambert y concedió el registro de la marca DELISTER en la clase 3 solicitada por Laboratorios Lister S.A. Que se declare nula la Resolución 13804 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 29 de mayo de 1997 por la cual se resolvió el recurso de reposición confirmando. Que se declare nula la Resolución 8788 del 27 de marzo de 2001, dictada por el Superintendencia de Industria y Comercio por la cual, al resolver el recurso de

apelación, se confirmó la Resolución 9107 de 1996 y se declaró agotada la vía gubernativa. Que se restablezca el derecho que tiene Warner Lambert Company sobre su marca notoriamente conocida LISTERINE y se rechace el registro de la marca DELISTER en la Clase 3.

HECHOS.

El 22 de septiembre de 1993, la sociedad LABORATORIOS LISTER S.A. solicitó el registro de la marca DELISTER en la Clase 3 de la Clasificación Internacional, para amparar todos los productos comprendidos en esta clase. Estando dentro del término legal, la empresa Warner Lambert Company presentó escrito de oposición con base en la marca notoriamente conocida y registrada LISTERINE argumentando: a) semejanza gráfica, fonética, visual y conceptual que se presenta entre la marca solicitada DELISTER y la marca notoriamente conocida LISTERINE de su propiedad, la cual se deriva de la reproducción que hace la marca solicitada de seis de las nueve letras que componen la marca inicial. b) La marca DELISTER fue solicitada para amparar productos de la Clase 3 dentro de los cuales se encuentran los dentrífricos, los enjuagues bucales no medicados, las cintas dentales, productos directamente relacionados con los enjuagues bucales medicados que se identifican con la marca notoriamente conocida LISTERINE, significando esto que ambas marcas se comercializarán en el mismo mercado. c) La notoriedad de la marca LISTERINE se encuentra debidamente probada a través de la Resolución 873 del 17 de junio de 1993, dictada por el Superintendente de Industria y Comercio en la que se reconoce el carácter de notoriedad de la marca LISTERINE para amparar enjuagues bucales y se

reconoce que la marca LISTER es similarmente confundible con la marca LISTERINE y por tanto, no pueden coexistir en el mercado. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 9107 de 1996 declaró infundada la oposición de la empresa demandante y concedió el registro de la marca DELISTER en la Clase 3, a nombre de Laboratorios Lister S.A. Interpuestos los recursos de reposición y apelación contra la anterior decisión, fue confirmada argumentando que entre las marcas en conflicto no existen semejanzas ortográficas ni fonéticas que puedan inducir a error al público consumidor. La administración estaba en la obligación de tomar en consideración el carácter de notoriedad de la marca LISTERINE, pues de conformidad con las normas consagradas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, el titular de una marca notoriamente conocida puede ejercer su derecho de oponerse al registro de un signo similar o idéntico, aún si este signo cubre productos diferentes o que consten en otro nomenclator. c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones:

1. Violación del literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, hoy literal d) del artículo 136 de la Decisión 486.

Hubo una clara violación de este artículo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio al ignorar el carácter de notoriedad de la marca LISTERINE en el mercado colombiano para distinguir especialmente enjuagues bucales. La Superintendencia realizó el estudio de comparación de las marcas enfrentadas

como si se tratara de la comparación de dos marcas comunes bajo la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 y no bajo la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal d) del mismo artículo en que se consagraba la protección de las marcas notorias. Las marcas notorias gozan de mayor protección que las marcas comunes. De manera impropia la administración ignoró el carácter de notoriedad de la marca LISTERINE y afirmó que no se tenía en cuenta por cuanto no existía confundibilidad entre las marcas en conflicto. Esta posición es contraria al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que establece que el carácter de notoriedad de una marca debe tenerse en cuenta en el momento mismo en que se realice el estudio de confundibilidad y no posteriormente. Al tomar en consideración las marcas enfrentadas en su conjunto, como lo ha manifestado la doctrina y la jurisprudencia, se encuentra que la marca solicitada DELISTER presenta semejanzas gráficas, fonéticas y visuales con la marca LISTERINE como se observa a continuación. LISTER ine (marca notoria) De LISTER (marca solicitada) Desde el punto de vista gráfico, la marca DELISTER reproduce el vocablo LISTER de la marca LISTERINE, lo cual genera semejanza ortográfica entre ellas pues el prefijo DE no le otorga suficiente distinción frente a la marca registrada. Desde el punto de vista fonético las marcas se pronuncian de manera similar por cuanto su composición ortográfica es casi idéntica. Desde el punto de vista conceptual, las marcas son similarmente confundibles, pues al ser la marca LISTERINE una expresión de fantasía, el consumidor, al

observar la marca DELISTER, la relacionará directamente con ella y pensará que se trata de una nueva línea de productos de la demandante y que, por consiguiente, tiene las mismas calidades de sus productos. Si se analiza especialmente el caso de los enjuagues bucales medicados y los no medicados, se encuentra que a pesar de que se encuentren clasificados en una clase diferente, se trata de productos muy similares, pues su diferencia es casi mínima. Por ello, los fabricantes de ambos productos utilizan los mismos canales de comercialización y los mismos medios de publicidad para posicionar esta clase de productos en el mercado. En los supermercados, los enjuagues bucales medicados, los no medicados, los dentríficos y la cintas dentales se encuentran ubicados en la misma estantería. Existe conexión competitiva entre los productos DELISTER y LISTERINE ya que ambos utilizan los mismos canales de mercado y los mismos medios de publicidad, lo cual demuestra el riesgo de confusión para el consumidor. Estos productos son de consumo masivo y están dirigidos a un público que, al momento de realizar su elección, no tiene un cuidado especial. El carácter de notoriedad de la marca LISTERINE fue debidamente probado en el trámite de la oposición presentada contra la solicitud de registro de la marca DELISTER en la Clase 3. Como prueba de la notoriedad de la marca LISTERINE y de la gran comercialización de la misma durante estos años, se acompaña declaración notarial del representante legal de la demandante. La marca LISTERINE fue comercializada por primera vez en el año 1879 para amparar un ANTISÉPTICO. Warner Lambert ha invertido grandes sumas de dinero en la promoción y publicidad a nivel mundial de sus productos LISTERINE y hoy esta marca se

encuentra registrada en más de 115 países del mundo entero. Durante el siglo XX los productos LISTERINE fueron ampliamente consumidos por el publico lo cual generó el desarrollo y comercialización de una amplia gama de productos LISTERINE como son los siguientes: Listerine Antiséptico Listerine Cool Mint Listerine Freshburst Listerine Cuidado Especial Listerine Cuidado Esencial Listerine Pocketpaks cuidado oral De concederse el registro de la marca DELISTER para los demás productos de la Clase 3 para los cuales fue solicitada esta marca, se produciría el fenómeno de la DILUCIÓN, consistente en la dispersión de la identidad y retención de la marca en la mente del público, generado por su uso en productos no competitivos por parte de terceros, pero que comercializan la marca a tal punto que la marca notoria pierde su fuerza distintiva, viéndose perjudicado el particular.

2. Artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Este artículo fue claramente violado por la División de Signos Distintivos y por el Superintendente de Industria y Comercio al declarar infundada la oposición presentada por la demandante y conceder el registro de la marca DELISTER. No se aplicaron las reglas sobre comparación de marcas nominativas que ha fijado la doctrina y la jurisprudencia consistentes en que se deben analizar las marcas en conflicto en conjunto y no de manera separada. La marca DELISTER, al ser similarmente confundible con la marca notoria LISTERINE desde los puntos de vista gráfico, fonético, visual y conceptual, no cumple con la función de distinguir los productos que se pretende amparar con ella.

3. Violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

La reproducción que hace la marca solicitada DELISTER del elemento principal LISTER de la marca LISTERINE, genera una gran semejanza entre estas marcas, pues el prefijo DE no le otorga suficiente novedad y distinción. Su coexistencia, sin duda creará confusión en el público consumidor. Se resalta de nuevo el hecho de que el consumidor de los productos de higiene oral es un consumidor masivo que no tiene una calidad especial al momento de adquirir el producto. Por lo tanto el riesgo de confusión que se le puede crear es mayor. c. Las razones de la defensa. El tercero interesado, LABORATORIOS LISTER S.A. contestó la demanda en los siguientes términos: La controversia está planteada entre marcas pertenecientes a clases diferentes. Entre las expresiones DELISTER Clase 3 y LISTERINE Clase 5, no existe confundibilidad ya que la marca que se pretende registrar y la marca en que se basa la observación, identifican todos los productos de la Clase 3 de la nomenclatura vigente. El estudio de confundibilidad implica confrontar las marcas en su conjunto evitando el fraccionamiento de lo signos que se comparan o el examinarlos en detalle. Entre la marca DELISTER y la marca LISTERINE no existen semejanzas que puedan inducir a error al consumidor y, por consiguiente, estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión. La parte actora está tratando de demostrar la notoriedad de la marca a través de pruebas que nunca solicitó en la vía gubernativa lo cual es improcedente en la etapa contenciosa. No obstante, la sola afirmación de que la marca se ha usado por determinado tiempo, que se ha invertido en publicidad para su difusión, o la

enunciación de cifras correspondientes a las ventas, no puede determinar el carácter notorio de una marca. Una declaración del representante legal o de algún miembro directivo no es idónea por sí misma para dar por ciertos los hechos alegados y concluir en la notoriedad de la marca. Las pruebas allegadas resultan demasiado precarias y mal enfocadas para poder satisfacer los supuestos que la ley establece en pro de declarar la notoriedad de una marca como son el grado de conocimiento, duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, el valor de la inversión que se haya efectuado para promoverla, las cifras de venta y los ingresos que tenga la sociedad titular, etc. Desde el punto de vista evocativo, la marca DELISTER, significa que es DE o que “pertenece” a LABORATORIOS LISTER, lo cual se constituye prácticamente en el uso de su nombre comercial LISTER. La empresa Warner Lambert no tiene crema dental en Colombia. - La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos: Es menester desvirtuar la existencia de confusión entre las marcas DELISTER y LISTERINE, capaz de inducir a error al público consumidor. Siguiendo las reglas establecidas en innumerables interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se hará el análisis comparativo de los signos objeto de controversia, a fin de esclarecer que no existe semejanza entre ellos: - La visión en conjunto o global de las marcas DELISTER y LISTERINE permite asimilar una clara diferenciación entre ellas; no se genera confusión. - El examen comparativo de las marcas DELISTER y LISTERINE, efectuado en

forma simultánea permite apreciar que al ser enfrentadas no se genera confusión. - -Las semejanzas en que coinciden las marcas DELISTER y LISTERINE no conllevan a error al consumidor: no se genera confusión. La comparación se hace entre dos marcas denominativas o sea que el cotejo se ubica en los planos fonético, ortográfico y conceptual. En el plano fonético, si bien comparten dos vocales, la percepción auditiva en conjunto no genera confusión, ni directa ni indirecta. El consumidor puede discernir entre las marcas DELISTER y LISTERINE, sin que exista riesgo de confusión frente a ellas. Desde el punto de vista conceptual, de la idea que transmiten ambos signos dado que se trata de marcas caprichosas, que carecen de significado alguno, no puede predicarse confusión entre ellas. Efectuado el examen comparativo de las marcas DELISTER y LISTERINE, se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí y pueden coexistir en el mercado sin conllevar a error al público consumidor. Se descarta la violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. Tampoco fue vulnerado el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 ya que si no existe confusión entre los signos, independientemente de la clase para la cual fueron concedidos, no es posible alegar la reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial de una marca notoria y menos similitud que conlleve a confusión. Como ha quedado desvirtuado cualquier riesgo de confusión entre las marcas DELISTER Y LISTERINE, no es menester entrar a analizar lo de la presunta

notoriedad, sin que ello comporte una violación a las normas comunitarias en materia de propiedad industrial. Es necesario aclarar que la protección de las marcas notorias trasciende la frontera del principio de la especialidad. La protección de una marca notoria se predica en tanto sea posible que otra marca sea similar o idéntica a ésta, no es una protección arbitraria contra todas las marcas ya que, es de recordar que, en principio, todos los signos son registrables como marca, siempre que no se enmarquen dentro de la causales taxativas establecidas en la ley. Contrario a lo afirmado por el actor, no es cierto que la marca LISTERINE sea notoria; dicha notoriedad debió ser probada en el momento procesal en que se presentaron las objeciones tal como lo estableció el Tribunal Andino de Justicia. El momento en el que la marca notoria debe tener tal calidad corresponde al de la solicitud de la misma, no de otras anteriores y debe demostrarse en la oportunidad procesal correspondiente, es decir, en el momento de presentar las objeciones. Mal puede aludirse al fenómeno de DILUCIÓN de la marca, habiéndose establecido que la marca DELISTER reúne los requisitos necesarios para su registro, entre ellos el de distintividad y habiéndose descartado una posible similitud capaz de inducir a error al público en relación con la marca LISTERINE. Tampoco se violó el artículo 81 de la Decisión 344. e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones: Por auto del veintiséis de abril de 2002, se admitió la demanda y se ordenó darle

el correspondiente trámite. Por auto de fecha dieciséis de diciembre de 2002, se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio y la parte actora. Mediante comunicación del veinte de febrero de 2004, se sometió el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que hiciera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado mediante Ley 17 de 1980, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “Primero. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicialde la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Por tanto, el signo para acceder a ser registrado, debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, descritos por la norma comunitaria vigente al momento de presentarse la solicitud esto es, para el caso, el artículo 71 de la Decisión 313; ello en resguardo de los derechos de consumidores y productores. Segundo. La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros de diferente procedencia. Por ello no hay lugar al registro de una marca, cuando su similitud con otro signo registrado anteriormente, representa un real riesgo de confusión para el público consumidor y para el sector competitivo del mercado. Tercero. El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión. Cuarto. Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna. Se consideran semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. Quinto. Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado y la protección especial que le otorga la normativa comunitaria va más allá de los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas

comunes. Empero para que esta protección especial opere, la notoriedad debe estar demostrada. Sexto. Con respecto de la marca derivada, cabe indicar, que el titular posee la facultad de usar su marca con variaciones no sustanciales, sin que este hecho disminuya su protección, el propietario de la marca podrá presentar nuevas solicitudes de registro, respecto de signos que constituyan derivaciones de la marca ya protegida. Séptimo. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituiría el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. Octavo. El uso del nombre comercial goza en la legislación comunitaria de protección similar a la que se dispensa a las marcas”. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Entra la Sala al estudio de los cargos formulados por la demandante contra las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que declararon infundada la oposición formulada contra el registro de la marca DELISTER en la Clase 3. En la Resolución 9107 del 22 de marzo de 1996, que se impugna, se consigna que la sociedad Laboratorios Lister Ltda. solicitó el registro de la marca DELISTER para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 3 de la

Clasificación Internacional de Niza. La Clase 3 comprende los siguientes productos: “Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada: preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentríficos”. La sociedad Warner Lambert Company formuló observaciones al registro de la marca DELISTER manifestando que es titular de la marca LISTERINE para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 3. En la Resolución 9107 de 1996, la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó: ”Que según consta en el Registro de la Propiedad Industrial, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY, es titular de la marca LISTERINE, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 3 de la nomenclatura vigente, con base al certificado N° 6.706 y con una vigencia hasta el 21 de enero de 2004. Que para determinar si dos marcas identifican productos respecto de los cuales su uso puede inducir al consumidor a error, o la también llamada similitud entre productos, el criterio no puede ser otro que el utilizado por el consumidor mismo, para quien lo primordial será la finalidad o uso del producto, su aplicación práctica y su utilización normal; de tal manera que, productos que se destinen a finalidades iguales, idénticas o similares y que circulen en un mismo mercado, han de presentar una similitud real para el consumidor, que puede inducir a error al utilizarse marcas similares o iguales en su identificación. En este caso la marca que se pretende registrar y la marca en que se basa la observación identifican todos los productos de la clase 3 de la nomenclatura vigente; pero el estudio de confundibilidad

implica confrontar las marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles. En consecuencia, esta oficina considera que, entre la marca DELISTER y la marca LISTERINE, no existen semejanzas que pueden inducir al consumidor en error; por consiguiente, estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público; o sea que la marca DELISTER no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Sobre la norma aplicable al presente caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó que teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca DELISTER se presentó el 22 de septiembre de 1993, se debe aplicar la Decisión 313 que era la vigente en ese momento. En consecuencia, procede la interpretación de oficio de los artículos 71; 73, literales a) y d) y 117; se interpretó además la disposición Transitoria Primera de la Decisión 344. Lo anterior siguiendo el criterio jurisprudencial de que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, es la aplicable para resolver sobre la conexión o denegatoria de la misma. El artículo 71 de la Decisión 313 disponía: Decisión 313. “Artículo 71. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todos signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 73. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismo productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. (...) c) Constituyan la reproducción, la im