CE-11001-03-24-000-2002-00145-01-2011

REQUISITO DE NIVEL INVENTIVO / CARENCIA DE NIVEL INVENTIVO / PATENTE DE INVENCION - Inexistencia de nivel inventivo / NIVEL INVENTIVO - No se evidencia en solicitud de patente de procedimiento de control de insectos / PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INSECTOS - Carece de novedad al derivarse del estado de la técnica Se trata de la solicitud de patente de un procedimiento para el control de insectos, específicamente hormigas. Tanto en el escrito de demanda como en aquél contentivo del recurso de reposición agotado frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, la sociedad RHONE-POULENC AGROCHIMIE, reconoce que únicamente pretende reivindicar como invención la combinación del ingrediente activo pirazol, un agente espesante y propilenglicol, en las proporciones y estados químicos precisos, con el propósito de incrementar la viscosidad y obtener gotas de composición estables y durables en el tiempo (…) Es factible concluir que la composición y el procedimiento que se persigue patentar carece de nivel inventivo, puesto que el estado de la técnica vigente para la fecha en que se presentó la solicitud, comprendía (i) el componente activo para el control de insectos, (ii) su acompañamiento de ciertas sustancias portadoras como agua, alcoholes, arcilla, polímeros solubles en agua, entre otros, para facilitar la aplicación del mismo y, además, (iii) permitía derivar que si se buscaba mayor viscosidad del compuesto era necesario hacer uso de un agente espesante; luego la composición de ingredientes sugerida no es extraña para obtener los resultados esperados. Sobre el requisito de nivel inventivo y su

determinación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostuvo: “(…)la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta”. En efecto, si bien la composición propuesta por la sociedad RHONE-POULENC AGROCHIMIE y sus características de viscosidad y presentación en gotas no estaban presentes en productos insecticidas para la fecha en que la demandante solicitó el privilegio de patente, ello no implica que éstas no pudiesen derivarse del estado de la técnica, máxime cuando las anterioridades traídas a colación por la Superintendencia de Industria y Comercio, refieren, incluso, la proporción tanto de componentes activos como de solventes y espesantes para el control de pestes y plagas. (…) Ahora bien, tampoco puede predicarse nivel inventivo o siquiera novedad en cuanto al procedimiento dispuesto por la demandante para la aplicación de la formulación, como quiera que la anterioridad US 5329726 divulga el método de caja porta cebos que se ubica en la zona de alta presencia de la plaga que se desea eliminar. En suma, el procedimiento referido por RHONE-POULENC AGROCHIMIE tampoco goza de inventividad suficiente para ser patentable, pues como expuso esta Sala en providencia de 22 de enero de 2009, “(…) para que un

procedimiento sea patentable requiere de una serie o sucesión de operaciones que incidan sobre una materia que se encamina a la obtención de una cosa o resultado diferente al contenido en el estado de la técnica”, circunstancia que no ocurre en el caso objeto de estudio en el que el resultado producido por el procedimiento bajo estudio, genera el mismo resultado que los demás insecticidas comprendidos o derivados del estado de la técnica. Dicho lo anterior, esta Sala no accederá a las pretensiones de la sociedad RHONE-POULENC AGROCHIMIE, en tanto quedó probado que el PROCEDIMIENTO DE LUCHA CONTRA LOS INSECTOS, no reúne el requisito de nivel inventivo para ser patentado como invención.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00145-01

Actor: RHONE-POULENC AGROCHIMIE

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por RHONE-POULENC AGROCHIMIE contra las Resoluciones 17692 de 2001 (25 de mayo) y 33362 de 2001 (16 de octubre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de patente de invención denominada PROCEDIMIENTO DE LUCHA CONTRA LOS INSECTOS.

I. LA DEMANDA

RHONE-POULENC AGROCHIMIE, domiciliada en la ciudad de Lyon -Francia-, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución Nº 17692 de 2001 (25 de mayo), mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención solicitado por RHONE-POULENC AGROCHIMIE.  Que se declare nula la Resolución Nº 33362 de 2001 (16 de octubre), mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 17692 de 2001, confirmándola.  Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a favor de RHONE-POULENC AGROCHIMIE, la patente de invención para las reivindicaciones 1 a 15 de su solicitud o, en su defecto, para aquellas que el Consejo de Estado considere patentables. 1.2. Los Hechos  El 2 de julio de 1996, la sociedad RHONE-POULENC AGROCHIMIE solicitó patente de invención en cuyo capítulo de reivindicaciones, reclamó “Composiciones insecticidas que comprenden entre 0.001 y 5% de un compuesto de fórmula I, entre 0.05 y 10% de un agente espesante y entre 5 y 50% de propilen-glicol, estando el compuesto de fórmula I en el estado

disuelto en dicha composición” y un “procedimiento de lucha contra insectos caracterizado por la aplicación de una cantidad eficaz de la composición reclamada”  Mediante Resolución Nº 17692 de 2001 (25 de mayo), la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de patente de invención, por cuanto no cumplía el requisito de nivel inventivo dadas las anterioridades EP 0500209, EP 0295117 y US 5.329.726.  En forma oportuna la sociedad demandante interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº 17692 de 2001 y argumentó que el nivel inventivo de la solicitud radicaba en la concentración específica de cada uno de los componentes del insecticida, es decir, en la nueva formulación de éstos y en la presentación viscosa (tipo gel) de la fórmula, la cual resuelve el problema de persistencia de la acción insecticida en el tiempo.  El recurso de reposición fue resuelto por medio de la Resolución Nº 33362 de 2001 (16 de octubre), que confirmó la Resolución Nº 17692 de 2001. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora plantea que los actos acusados violan la siguiente norma comunitaria: 1.3.1. El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. 1.3.1.1 Respecto de las reivindicaciones 1 a 9 Sostiene que el objeto de la patente de invención solicitada es una composición insecticida que comprende tres compuestos: a) pirazol, como lo define la fórmula

I; b) un agente espesante y c) propilenglicol, los cuales deben presentarse en un rango específico de concentración, estando el primero de los componentes en estado disuelto. Asimismo, se trata de una fórmula de presentación viscosa (entre 30 y 10000 centipoise) tipo gel. A su juicio, una invención carece de nivel inventivo cuando sin haberla producido o probado de antemano se conocen los resultados o efectos que ocasionará; luego no es posible señalar que su solicitud carece de ese requisito, puesto que las anterioridades citadas por la Superintendencia de Industria y Comercio no proporcionan divulgaciones de las que una persona versada en la materia derive las formulaciones específicas desarrolladas para solucionar inconvenientes de persistencia en el tiempo. En efecto, pese a que las anterioridades EP 0500209, EP 0295117 y US 5.329.726 sugieren sutilmente una mezcla de componentes para obtener un insecticida (dentro de los cuales figuran aquellos comprendidos en la patente solicitada), no proveen el uso de los tres componentes necesarios para obtener, con la concentración adecuada, la viscosidad que proporciona ventajas notorias sobre otras composiciones líquidas o sólidas de insecticidas. Alega que al realizar el estudio de la patente, el examinador debe ubicarse en la posición del inventor cuando realizó la invención, con el propósito de observar si con los conocimientos y las enseñanzas disponibles en ese momento, era evidente que una persona versada en la técnica llegara a la solución propuesta por quien pretende la patente de invención. Así las cosas, la Superintendencia de Industria y Comercio erró al concluir que

para una persona versada en la materia resultaba evidente que la viscosidad inherente a la fórmula era modificable a través de agentes espesantes, pues el carácter inventivo de su patente recae precisamente en haber encontrado la viscosidad adecuada y la forma de determinarla, las cuales no son obvias. Sobre ese punto, precisa que, de conformidad con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el requisito de invención no impide que para alcanzar la regla técnica propuesta, se haga uso de procedimientos o métodos comunes dentro de la industria correspondiente. 1.3.1.2 Respecto de las reivindicaciones 10 a 15 La sociedad demandante, subraya que las reivindicaciones enunciadas ilustran un procedimiento con un claro nivel inventivo no derivable del estado de la técnica, como quiera que la fórmula propuesta aporta más persistencia de la actividad insecticida y, por ende, mayor efectividad y agrega que el carácter inventivo del procedimiento, es consecuencia de la diferencia del material utilizado y del resultado inesperado proporcionado por éste. 1.4. Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, actuando a través de apoderado, solicitó a esta Corporación no acceder a las pretensiones de la sociedad RHONEPOULENC AGROCHIMIE, puesto que el procedimiento solicitado para patente, carece de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En efecto, la anterioridad EP 0500209 afecta la novedad del PROCEDIMIENTO DE LUCHA CONTRA INSECTOS porque divulga como método para el control de las pestes el tratamiento en el sitio donde éstas residen y se alimentan, con

compuestos de la fórmula I en dosis efectivas entre 0.005 y 15 Kg/ha ó 0,01 a 2 Kg/ha. Respecto de la anterioridad EP 0295117, arguye que generaliza un método de control de artrópodos, nemátodos, hemintos o protozoos que se caracteriza porque se aplica una cantidad efectiva del compuesto de fórmula I en el sitio infectado a través de un cebo líquido o sólido, a la par que divulga la formulación tipo gel para mejorar su potencia, persistencia y seguridad. Así mismo, la anterioridad US 5.329.726 contempla un sistema de control de termitas que consiste en una caja y un cartucho con cebo pesticida. De conformidad con lo anterior, expone que requerir pruebas experimentales e investigación no otorga a las reivindicaciones 10 a 15 del procedimiento un carácter inventivo, pues, en últimas, éste no comprende etapas o condiciones distintas a la comúnmente utilizada para aplicar una composición insecticida, cual es son ponerla en contacto con el lugar o zona a proteger del ataque de insectos. Sostiene que la fórmula insecticida reclamada por la demandante corresponde a una formulación en presentación de gel de un compuesto de pirazol con un agente espesante y propilenglicol en las proporciones definidas en las reivindicaciones, las cuales se derivan del estado de técnica, siendo la formulación tipo gel obvia para una persona versada en la materia, porque dentro de las anterioridades citadas se observa que las proporciones del ingrediente activo son susceptibles de variación para alterar el tipo de formulación bien sea a tabletas, emulsiones, líquidos, aerosoles, entre otras.

Por último, anota que el examen de patentabilidad se practica según los parámetros contemplado en el artículo 18 de la Decisión 486 (artículo 4 de la Decisión 344), es decir, se considera que una invención tiene nivel inventivo cuando para una persona del oficio versada en la materia técnica respectiva esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado, solicitó a esta Corporación requerir la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980 artículo 28 y siguientes.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las conclusiones de la interpretación brindada dentro del proceso radicado en esa Corporación con el número 174-IP2004, se citan a continuación.

PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos, en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria de la misma.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De

hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

TERCERO: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.

CUARTO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

CUARTO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas.

QUINTO: El “examen definitivo” permite que la oficina nacional competente pueda lograr una decisión final sobre la base de la norma comunitaria andina en materia de patentes. De ser favorable el resultado de la evaluación definitiva, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente

desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan satisfecho dicho examen; pero, si luego de revisar todos los elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad, la oficina nacional competente comunicará al solicitante que la patente de invención solicitada ha sido negada. El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-00145 (7921) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. El apoderado de la sociedad RHONE-POULENC AGROCHIMIE reiteró que la invención cuyo registro pretende cumple con el requisito de nivel inventivo, pues ofrece un salto en la técnica de las formulaciones para la aplicación del Fipronil, en el entendido de que a la fecha de la solicitud no existían datos técnicos suficientes para proponer una formulación en gel para ese compuesto activo.

En tal sentido, trae a colación el testimonio de Doctor John Jairo Sendoya, experto en técnicas de aplicación de productos químicos, quien afirmó que para la fecha de la presentación de la solicitud de patente no había una formulación tipo gel con las características y los objetivos pretendidos por la patente y agregó que un aspecto llamativo de la formulación consistía en que se mantenía

constante durante el tiempo sin presentar alteraciones luego de reutilizarse, puesto que varios productos, una vez son abiertos, inician proceso de degradación. Anota que según el experto, las anterioridades citadas por la Superintendencia de Industria y Comercio se refieren a gel para formulaciones farmacéuticas, siendo difícil que una persona versada en la técnica llegue al resultado de la patente solicitada, puesto que para ello es imprescindible realizar una serie de estudios de interacción tanto con el blanco del producto, como con posibles blancos a los que éste no se dirige; y, adicionalmente, la fórmula propuesta utiliza una cantidad mínima de compuesto activo que se aplica por deposición de gotas y no en forma de cebo o pulverización. Enfatiza que la Superintendencia de Industria y Comercio no controvirtió los argumentos propuestos en la demanda ni el testimonio practicado dentro del actual proceso, limitándose a insistir sobre lo expuesto en la vía gubernativa y agregando que la solicitud de patente carecía del requisito de novedad, sobre el cual no se pronunció dentro de los actos administrativos acusados. 4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio, actuando a través de su apoderado, reitera lo dicho en su escrito de contestación de la demanda.

V. LA ACTUACIÓN PROBATORIA OFICIOSA EN LA SEGUNDA INSTANCIA.

Llegada la oportunidad para decidir, la Consejera Ponente advirtió la necesidad de esclarecer algunos aspectos relacionados con la novedad y el nivel inventivo de la composición insecticida cuya patente se solicita. Al efecto, mediante auto de 20 de noviembre de 2009, se dispuso lo siguiente:

“DECRÉTASE la práctica de un dictamen pericial para establecer los puntos relacionados en el cuestionario que se acompaña al presente auto. Para ello se designa como perito a la Ingeniera Química PAMELA OCAMPO de la lista de Auxiliares de la Justicia. Por Secretaría, comuníquesele y, si acepta, désele posesión.

Término para rendir el dictamen: 10 días.

Para los efectos de la prueba decretada, a continuación se señala el cuestionario que deberá resolverse. A) Acerca de la composición insecticida, se insta al perito designado a resolver los siguientes interrogantes: 1.Si es cierto que la composición insecticida reivindicada y la contenida en las anterioridades EP 0500209 y EP 0295117 presentan una misma estructura básica con componentes principales y sustituyentes coincidentes. 2.Qué puntos específicos de las anterioridades EP 0500209 y EP 0295117 restan altura inventiva a la composición insecticida reivindicada por la sociedad demandante. 3.Si la formulación tipo gel de la composición insecticida, le confiere altura inventiva o si se trata de una propiedad derivable del estado de la técnica. 4.Si incluir un agente atrayente de insectos a la composición insecticida cuya patente pretende la sociedad RHONE POULENC AGROCHIMIE, constituye un salto en el estado de la técnica o si se deriva de éste. B) Acerca del procedimiento de aplicación de la composición insecticida, se insta al perito designado a resolver los siguientes interrogantes: 1.Si es cierto que el procedimiento descrito en la reivindicación

15 de la solicitud de patente de invención elevada por RHONE POULENC AGROCHIMIE, es coincidente con el referido en la anterioridad US 5329726. 2.Si es cierto que el hecho de determinar que la cantidad eficaz de composición a aplicar es aquella descrita en la reivindicación 13 de la solicitud de patente, otorga altura inventiva al procedimiento.

3. Si la aplicación en forma de gotas de la composición insecticida reivindicada, otorga altura inventiva al procedimiento o se deriva del estado de la técnica existente al momento de solicitarse la patente de invención.” Al dictamen pericial se hará referencia en las consideraciones de esta sentencia, en cuanto fueren pertinentes.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA Debe la Sala determinar si a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la solicitud de patente de invención “PROCEDIMIENTO DE LUCHA CONTRA LOS INSECTOS” presentada por la sociedad RHONE-POULENC AGROCHIMIE, reúne el nivel inventivo y la novedad necesarias para ser patentado.

En este punto, resulta pertinente precisar que pese a que la norma invocada por la sociedad RHONE-POULENC AGROCHIMIE fue el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que la normatividad aplicable al asunto de la referencia es la contenida en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, específicamente los artículos 1, 2 y 13 literal d), vigentes al momento

de solicitarse el privilegio de patente de invención. La sociedad demandante, argumenta que las reivindicaciones contenidas en su solicitud acreditan suficientemente el nivel inventivo del procedimiento y la composición cuya patente persigue, puesto que comprenden una formulación que utiliza una mezcla particular de compuestos activos y espesantes la cual aumentan considerablemente la persistencia o permanencia en el tiempo del producto insecticida, en virtud de su viscosidad tipo gel. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que las anterioridades EP 0500209, EP 0295117 afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 14 de la patente solicitada, mientras que la US 5329726 afecta la novedad de la reivindicación 15, así: -La anterioridad EP 0500209, divulga composiciones pesticidas que comprenden un compuesto de fórmula I como ingrediente activo y, para el control de pestes de artrópodos, nemátodos, helmintos o protozoos, contienen desde 0,0005 hasta 50% por peso de uno o más ingredientes. En dicha anterioridad se explica que, además del componente activo, la fórmula contiene desde 1 a 95% de portadores sólidos como resinas o sílicas y líquidos como agua y alcoholes (butanol y glicol principalmente) que facilitan la aplicación de la composición. De otro lado, la anterioridad en comento socializa la posibilidad de agregar a la composición sustancias alimenticias o de otro tipo que induzcan al artrópodo a consumirlas, luego el atrayente que contiene el procedimiento cuya patente pretende RHONE-POULEN AGROCHIMIE también se deriva del estado de la

técnica, al igual que el procedimiento para reprimir los insectos, que consiste en aplicar una cantidad eficaz de una composición insecticida que contiene como ingrediente activo fenil o piridil-pirazol (fipronil) en el lugar donde circulan esos artrópodos. - La anterioridad EP 0295117 resta nivel inventivo a las reivindicaciones 1 a 14, dado que divulga un método para el control de artrópodos, nemátodos, helmintos o protozoos que se caracteriza porque se aplica al sitio infestado una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula (I), junto con un cebo líquido o sólido. Aunado a ello, comunica varios de los posibles compuestos de fórmula (I) como el 5 - amino – 3 – ciano – 1 - (2,6 – dicloro – 4 - trifluorometilfenil) – 4trifluorometilsulfinil pirazol que coincide con el ingrediente activo expresado en la reivindicación 6 de la solicitud de patente1. 1 La Reivindicación 6 de la solicitud de patente de invención para el PROCEDIMIENTO CONTRA INSECTOS, elevada por RHONE-POULENC AGROCHIMIE señala: “Composiciones insecticidas según una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizadas porque el compuesto de fórmula (I) es el 5 – amino -3 –ciano – 1 - [2,6 – dicloro – 4 -4 (trifluorometil) fenil] – 4 – [(trifluorometil) sulfinil] – 1H –

pirazol.” - El documento US 5329726, afecta la novedad de la reivindicación 15 de la patente de invención requerida, porque divulga un sistema para el control de las termitas que consiste en una caja y un cartucho que contiene material de cebo junto con un pesticida, el cual es similar al procedimiento de la solicitud, consistente en una caja porta cebo cerrada y con aberturas reservadas al uso de las hormigas, dado su tamaño. En consecuencia, la demanda de la referencia y el estudio de los cargos respectivos se llevará a cabo según lo dispuesto en la Decisión 344, circunstancia que no afecta sustancialmente el desarrollo del proceso, ya que la norma de la Decisión 486 demandada tiene plena correspondencia con aquellas interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El texto de las normas en cuestión es el siguiente: Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese

anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique. Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente (…) Se trata, entonces, de la solicitud de patente de un procedimiento para el control de insectos, específicamente hormigas. Tanto en el escrito de demanda como en aquél contentivo del recurso de reposición agotado frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, la sociedad RHONE-POULENC AGROCHIMIE, reconoce que únicamente pretende reivindicar como invención la combinación del ingrediente activo pirazol, un agente espesante y propilenglicol, en las proporciones y estados químicos precisos, con el propósito de incrementar la viscosidad y obtener gotas de composición estables y durables en el tiempo.

Veamos: “(…) la presente solicitud no pretende reivindicar los compuestos de fórmula (I) como tales, incluso rinde testimonio sobre la falta de novedad de algunos de dichos compuestos, pero esto de ninguna manera afecta la novedad ni el nivel inventivo de la presente invención, el cual recaen en la formulación específica, que permite una mayor persistencia”2 “Como se aclaró anteriormente, las anterioridades citadas por el Examinador de Patentes, documentos que proporcionarían a los inventores de la presente invención la única información posiblemente relacionada a esta, no suministran divulgaciones claras, ni siquiera sugerencias para que una persona medianamente versada en el arte,

frente al problema de falta de persistencia de la acción insecticida en el tiempo, pudiese derivar de manera evidente la combinación de los tres componentes necesarios, en las proporciones y estados químicos específicamente establecidos para incrementar la viscosidad de las formulaciones reclamadas de manera que se obtuvieran gotas de composición estables y durables en el tiempo.”3 Los compuestos cuya combinación reporta inventiva la demandante son: - Compuesto activo (Reivindicación 6): Composiciones insecticidas según una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizadas porque el compuesto de fórmula (I) es el 5 - amino - 3 - ciano - 1 - [2,6 - dicloro - 4 - 4 (trifluorometil) fenil] - 4 - [(trifluorometil) sulfinil] - 1H – pirazol. Presente en la composición entre 0,001 y 5% con preferencia entre 0,05 y 0,5%. - Agente espesante (Reivindicación 3): Composiciones insecticidas según una de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizadas porque el agente espesantes se escoge entre un heteropolisacárido, una sal de poliacrilato, especialmente la sal de amonio, un copolímero de vinilpirrolidona y de acetato de vinilo, un poliglicol, tal como poli (etilen – glicol), almidón o también goma arábiga. Presente en la composición entre 0,05 y 10%, preferiblemente entre 0,1 y 5%. 2 Cuaderno de Anexos, folio 149. Recurso de Reposición propuesto por RHONE-POULENC

AGROCHIMIE contra la Resolución Nº 17692 de 25 de mayo de 2001. 3 Cuaderno Principal, folio 238. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho propuesta por la sociedad RHONE-POULENC AGROCHIMIE - Propilenglico l, con presencia de entre 5 y 50% con preferencia entre 10 y 40%. De otro lado, las reivindicaciones 4 y 5 exponen que la composición contiene entre un 30% y un 70% de azúcares escogidos entre sacarosa, lactosa, fructosa, dextrosa, glucosa o también melaza o miel, mientras que la reivindicación