CE-11001-03-24-000-2002-00152-01-2010

REGISTRO DE MARCAS – Protección al nombre comercial / USO DE NOMBRE COMERCIAL – Reglas / PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIALLa simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para que prevalezcan sus derechos Se observa que en el plenario no obra prueba del uso efectivo y real del nombre comercial MELÉNDEZ ALARCON S.A., antes ni después de la solicitud de registro la marca en cuestión, ni antes de que la actora empezara a hacer uso de su nombre comercial, que según el material probatorio atrás examinado aparece acreditado desde 21 de julio de 1995. Por lo tanto, no hay lugar a considerar a MELÉNDEZ ALARCÓN S.A., titular de la marca enjuiciada, con mejor derecho sobre el uso del nombre o apellido MELÉNDEZ frente a la sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ .S.A. en virtud del uso real y efectivo de sus respectivos nombres comerciales, por la sencilla razón de que aquélla no ha probado dicho uso en sede administrativa ni en sede jurisdiccional, mientras que la segunda sí lo ha acreditado tal como atrás se ha reseñado. Como quiera que es indiscutible la similitud de ambos signos (MELÉNDEZ - CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A.) y que la única razón que se expuso en la resolución acusada para negar la oposición y conceder el registro fue la comentada falta de prueba del uso de dicho nombre comercial, y que por ello la confundibilidad de la marca en cuestión para distinguir servicios de la clase 42 y el nombre comercial de la actora viene aceptada en el plenario, más cuando se trata de servicios que tienen una estrecha conexión competitiva, la situación no requiere mayor análisis para

concluir que dicha resolución es infundada y que viola las normas invocadas en la demanda, que para el caso deben entenderse como el artículo 83 de la Decisión 344, vigente para la época de la solicitud, en cuanto protege el uso de nombres comerciales. […] De esta forma, resulta conducente declarar la nulidad de la Resolución 29650 del 18 de septiembre de 2001, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual, al resolver el recurso de apelación, revocó la decisión que había puesto fin a la actuación administrativa y, en su lugar, declaró infundada la oposición de la actora contra la solicitud de registro de la marca MELENDEZ, para identificar servicios de la Clase 42 internacional, presentada por la sociedad MELÉNDEZ ALARCÓN S.A. (hoy en liquidación) y otorgó el registro de esa marca, al estar demostrado que violó el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, vigente en la época de la solicitud de su registro.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Constructora Meléndez S.A., demandó la nulidad de la resolución 29650 de 18 de septiembre de 2001, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se otorgó el registro de la marca MELENDEZ, para identificar servicios de la Clase 42 internacional y declaró infundada la oposición que presentó contra la solicitud de ese registro por la sociedad MELÉNDEZ ALARCÓN S.A. (hoy en liquidación). La Sala declaró la nulidad del acto acusado.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD

ANDINA – ARTÍCULO 172 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO

DE CARTAGENA - ARTÍCULO 83

NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 29650 DE 2001 (18 de septiembre)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00152-01

Actor: CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad interpuso la sociedad en referencia contra la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por la expedición de un acto administrativo mediante el cual concede el registro de una marca.

I.- LA DEMANDA La sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A., mediante apoderado, invocando la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del C.C.A., solicita a la Sala, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

1. Pretensiones 1.1.- Que declare la nulidad de la Resolución núm. 29650 del 18 de septiembre de 2001, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual otorgó el registro de la marca MELENDEZ, para identificar servicios de la Clase 42 internacional y declaró infundada la oposición que presentó contra la solicitud de

ese registro por la sociedad MELÉNDEZ ALARCÓN S.A. (hoy en liquidación). 1.2.- Que como consecuencia de la anterior declaración ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, cancelar el Certificado de Registro 244885, correspondiente a la marca mixta MELENDEZ, para identificar servicios de la Clase 42 internacional, concedido dentro del expediente 95-32.415, así como la inscripción del mismo en el registro de la propiedad industrial. 1.4. Que ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2. Los hechos En este acápite de la demanda se hace un recuento del diligenciamiento administrativo que culminó con la resolución enjuiciada, cuyos episodios relevantes son los que a continuación se resumen.

El 21 de julio de 1995, la sociedad MELÉNDEZ ALARCÓN S.A. (hoy en liquidación) solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo MELENDEZ (mixto) como marca para distinguir productos amparados en la Clase 16, y servicios comprendidos en las Clases 36, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Después de publicado el extracto de esa solicitud, la sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A. presentó observación sobre la base de su nombre comercial MELÉNDEZ S.A., respecto de todas las clases objeto de la solicitud, en relación con las cuales afirma el memorialista que no fueron resueltas las referidas a las

Clases 16, 36 y 37, mientras que en lo concerniente a la clase 42 se declaró fundada la oposición (sic) y se negó el registro de la marca, mediante Resolución Nº 25382, de 26 de noviembre de 1996. Contra dicha Resolución la sociedad MELÉNDEZ ALARCÓN S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, por Resolución Nº 9483, de 29 de marzo de 2001, en sentido de confirmar la Resolución impugnada. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 29650, de 18 de septiembre de 2001, revocó la decisión contenida en la Resolución 25382 de 26 de noviembre de 1996, declaró infundada la observación formulada por la sociedad MELÉNDEZ S.A., y concedió el registro de la marca mixta MELÉNDEZ a favor de MELÉNDEZ ALARCÓN S.A. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 3.- Normas violadas y concepto de su violación. La demandante invoca como violado el artículo 136, literales a) y b) de la Decisión 486, debido a que según se observa en el Expediente No. 95-32415, bajo el cual se tramitó la solicitud de registro de la marca mixta MELÉNDEZ en clase 42 y la observación en comento, la actora jamás argumentó que el uso dado a su nombre comercial MELÉNDEZ S.A. hubiera sido efectuado mediante establecimientos de

comercio virtuales. Por el contrario, aportó pruebas reales que fueron valoradas y decretadas como plenas durante toda la actuación previa a la apelación. Tampoco se analizaron los argumentos expuestos en el recurso en el sentido de que el nombre comercial aducido tenía una jurisdicción local, restringida al departamento del Valle del Cauca; ni se tuvo en cuenta que ni siquiera la única apelante dentro del trámite estaba controvirtiendo la veracidad de las pruebas de uso aportadas. Esta siempre pretendió probar que los signos distintivos que se comparaban no eran confundibles, más no que el nombre comercial de la actora no hubiera sido usado con anterioridad. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio acepta como ciertos los hechos, excepto las apreciaciones que en ellos expone la actora, y en defensa de los actos acusado aduce que con ellos no se incurrió en violación de las normas invocadas por la actora, toda vez que es claro que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente en el presente asunto. Que con la expedición de la Resolución impugnada no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La expresión MELENDEZ y la gráfica especial que acompaña a la misma, que constituyen el signo en conjunto cuyo registro es objeto de este debate cumple con los requisitos señalados en la Decisión 486, y efectuado el examen de registrabilidad de la marca mixta MELENDEZ, no arroja confusión con otra marca

registrada previamente, por consiguiente, se descarta la violación del literal a) del artículo 136. En relación con el literal b) del mismo artículo 136, si bien se estableció que la marca solicitada y el nombre comercial que fundamentó la observación son semejantes, el observante no probó el uso de dicho nombre comercial; y respecto del establecimiento de comercio virtual que se menciona en la Resolución impugnada y que el demandante afirma que no existe, por ser comercio real dice, sin perjuicio de que el uso de un nombre comercial se efectúe mediante establecimientos de comercio o no, éste debe probarse y, de conformidad con lo establecido en el acto acusado, dicho uso no se probó por cuanto las pruebas aducidas con ese fin no permiten concluir que el observante haya utilizado real y efectivamente en el comercio, como nombre comercial, esto es como signo para identificar su empresa, la expresión MELENDEZ . 2.- La beneficiaria del acto acusado MELÉNDEZ ALARCÓN S.A. tercero interesado en el proceso, representada por Curador Ad Litem, contestó la demanda diciendo que al ser mixtas las marcas en conflicto se determina claramente que los elementos denominativos y gráficos que conforman el conjunto marcario no dan lugar a equívocos para que el público consumidor distinga la una de la otra. Que teniendo en cuenta que el uso del nombre (apellido MELÉNDEZ) por parte suya data de 1976, según el certificado de la Cámara de Comercio, resulta anterior al uso por la actora de su nombre comercial, pues éste data de 1986, tal como se desprende del certificado de la Cámara de Comercio de Cali, lo cual le da

derecho exclusivo sobre ese nombre comercial por su primer uso en el comercio, amén de lo normado en el artículo 157 de la Decisión 486. Además, la demandante no se opuso al registro de la marca mixta solicitada por MELÉNDEZ ALARCÓN S.A. y con la Resolución impugnada la Superintendencia no ha incurrido en violación de normas legales, de modo que la demandante no desvirtúa en manera alguna la legalidad del registro de la marca mixta

MELÉNDEZ ALARCÓN S.A.

III.- PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La demandante, en memorial que obra a folio 149 del expediente, se limita a informar que en virtud de acción de cancelación por falta de uso que promovió, la Superintendencia de Industria y Comerció decidió cancelar la marca MELENDEZ en la clase 42, por falta de uso, mediante Resolución 12620 de 19 de mayo de 2006, la cual se encuentra ejecutoriada, de allí que el registro de la referida marca se encuentra cancelado.

2. La entidad demandada retomó sus argumentos defensivos ya reseñados, incluyendo algunos antecedentes jurisprudenciales sobre los requisitos de procedibilidad de registro de un signo como marca y la conexidad competitiva por los servicios distinguidos con varias marcas, con base en los cuales reitera que no se probó el uso del nombre comercial esgrimido por la actora.

3. La sociedad titular de la marca registrada objeto del proceso, no se pronunció

en esta ocasión.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala guardó silencio en esta oportunidad.

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de las normas del Acuerdo de Cartagena que se invoca en los cargos, fue atendida en sentencia de esa Corporación de 24 de junio de 2009, proceso 042-IP2009, en la que concluye: “PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. Sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiera, lo previsto en el artículo 172, párrafo cuarto de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo MELÉNDEZ (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las

causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un nombre comercial denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

CUARTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado.

De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna del País Miembro contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas así como la reglamentación que al efecto establezca dicho País Miembro.

QUINTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de

confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEXTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y servicios a distinguir SÉPTIMO: El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar en dichos Países contra terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

OCTAVO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios amparados por una marca y la actividad económica que realiza un nombre comercial. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.” (folios 176 a

1994). VII.- DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. El acto acusado.

Se persigue la nulidad de la Resolución 29650 del 18 de septiembre de 2001,

proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual, al resolver el recurso de apelación, revocó la decisión que había puesto fin a la actuación administrativa en la que se había declarado fundada una oposición y negado el registro de la marca MELÉNDEZ, para identificar servicios de la Clase 42 internacional y, en su lugar, declaró infundada la mencionada oposición, que había sido presentada por la actora contra la solicitud de ese registro de la referida marca, y otorgó dicho registro a favor de la sociedad MELENDEZ ALARCON S.A., hoy en Liquidación. En ese orden, conviene aclarar que la marca registrada es sólo la palabra MELÉNDEZ, y no la expresión MELÉNDEZ ALARCON S.A., como inexactamente lo consiga el curador ad litem de la mencionada sociedad en la contestación de la demanda. Los fundamentos de esa decisión, que estuvieron precedidos de comentarios relativos a los requisitos para la protección del nombre comercial, se encuentran condesados en los siguientes apartes: “Con respecto al caso que nos ocupa, este despacho considera que las actividades que se realizan tanto la sociedad identificada con el nombre comercial MELÉNDEZ S.A., que son ‘la explotación de inmuebles urbanos y/o rurales en urbanizaciones y/o parcelaciones y/o construcciones y su administración’; y los servicios de la clase 42 que pretende distinguir la marca solicitada MELENDEZ que son ‘los servicios de promoción de empresas agropecuarias o flores tales y la explotación de fondos rurales; los servicios profesionales prestados en el área de la arquitectura, la ingeniería y áreas similares en el ramo de la construcción, los servicios de administración de bienes y

los servicios de compraventa, enajenación y afectación de bienes, muebles y demás servicios relacionados con este ramó, se comercializan entre los consumidores y su finalidad es la misma, razón por la cual su existencia en el mercado, generaría perjuicio al interés de los consumidores. De esta manera, revisado el expediente se pudo establecer que la marca solicitada y el nombre comercial que fundamenta la observación son semejantes. Sin embargo, el observante no probó el uso del nombre comercial, cuya titularidad alega con el fin de impedir el registro de la marca solicitada, toda vez que si bien el establecimiento de comercio es virtual, no obsta para que se presenten pruebas de uso del referido nombre. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el presente conflicto es de marca con nombre comercial y no de nombre comercial con nombre comercial, el cual no le compete a esta Entidad y sí a la Justicia Ordinaria.”

2. La clase de acción incoada Si bien en la demanda se invoca la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del C.C.A., conviene aclarar que la Sala interpreta la presente acción como la especial de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina – vigente para el momento en que fue iniciada la presente acción, 2 de septiembre de 20021 - dado que la actora es un tercero y se trata de un acto que concede el registro de una marca a otra persona, evento en el cual la acción se puede interponer en cualquier tiempo si es nulidad absoluta, y dentro de los 5 años siguientes a la concesión del registro, si es relativa.

En ese orden es conveniente traer el enunciado de esa disposición, que a la letra

dice: “ART. 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. 1 La Decisión 486 de la Comunidad Andina entró a regir a partir del 1º de diciembre de 2000 por expresa disposición en su artículo 274. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrán declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” De lo anterior se sigue que se está ante un contencioso objetivo, cuya regulación es de rango comunitario y su finalidad se circunscribe a la solicitud de anulación de un registro marcario, sin que la normativa que la regula autorice pretensiones distintas de la anulación del acto administrativo impugnado.

Al efecto es necesario precisar que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma aplicable respecto de los requisitos exigidos para conceder el registro de un signo como marca, es la vigente en el momento de la solicitud del mismo, que en este caso es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena puesto que la solicitud de registro es del mes de mayo de 1997, fecha para la cual se encontraba rigiendo esa Decisión. 3.- La cuestión de fondo Dos son los problemas a solucionar en el sub lite, que en su orden lógico son, en primer lugar, verificar si el signo y nombre comercial en cabeza de la actora cumple las condiciones para su especial protección, particularmente su uso para servicios de la clase 42 y, dependiendo de lo que resulte del anterior, en segundo lugar, si el signo que constituye la marca acusada es registrable o no como marca para servicios de la misma clase 42. 3.1. Sobre el primero, conviene aclarar que la información dada por la actora en memorial que obra a folio 149 del expediente, sobre la cancelación por falta de uso de la marca MELENDEZ en la clase 42, mediante Resolución 12620 de 19 de mayo de 2006, en virtud de acción que promovió ante la Superintendencia de Industria y Comercio, no es susceptible de consideración alguna por tratarse de una circunstancia que no hizo parte de la controversia o debate procesal del plenario. 3.2. En relación con la primera de las dos cuestiones precisada, se advierte que la actora no puntualiza en la sustentación del recurso los elementos de carácter probatorio tendientes a desvirtuar la conclusión en que se funda la decisión acusada, esto es, que ella como opositora no demostró el uso de su nombre

comercial, sino que de manera genérica se refiere al expediente administrativo, cuya copia obra en el plenario. Sin embargo, revisado el material probatorio que contiene, la Sala observa que en efecto obra en él una abundante documentación de la que emerge sin ninguna dificultad que desde antes de la presentación de la solicitud de la marca en cuestión (21 de julio de 1995), la actora viene utilizando su nombre comercial actual, CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A., como quiera que evidencian que bajo su nombre ha desplegado una amplia actividad y realizado transacciones relacionadas con la actividad de construcción, de todo lo cual sirve mencionar como elemento que recoge o condensa los demás, la certificación del notario Once de Cali, visible a folio 760 del expediente administrativo, en la cual da fe de que desde 1986 esa sociedad y la sociedad MELÉNDEZ S.A., domiciliadas en la misma ciudad, vienen adelantando planes de vivienda y locales comerciales, gran parte de los cuales han sido elevada a escritura pública en su notaría, además de numerosos y frecuentes servicios notariales que les ha venido prestando. A esa certificación se suman otras piezas significativas, tales como las certificaciones de constitución y gerencia de la Cámara de Comercio, donde constan la escritura de Constitución y modificaciones posteriores, como declaraciones de impuesto de industria y comercio, requerimientos de la DIAN, licencias de construcción otorgadas a la actora, facturas comerciales, comprobantes de pago, certificaciones de empresas de publicidad sobre servicios prestados a la actora, etc. En esas circunstanciales procesales, la conclusión en comento se muestra claramente infundada, tanto que sorprende a la Sala que ante tan abultado

material probatorio, que por lo demás atendió el funcionario de primera instancia para acoger inicialmente la oposición y negar la solicitud de registro, en la resolución acusada se hubiera pasado por alto, como quiera que no se hizo siquiera mención del mismo. Ahora bien, el curador ad litem de la beneficiaria de la marca acusada sostiene que ésta empezó a hacer uso del nombre o apellido MELÉNDEZ desde mucho antes que la actora empezara a utilizar su nombre comercial nombre (apellido MELÉNDEZ), como quiera que el primero data de 1976, según el certificado de la Cámara de Comercio, mientras el segundo, de 1986. Sobre el particular, consta en el expediente que la sociedad titular de la marca se constituyó bajo el nombre comercial de MELÉNDEZ ALARCÓN Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA, mediante escritura pública de 2 de junio de 1976, inscrita en la Cámara de Comercio el 24 de julio de ese año, y en 1986 se convirtió en comandita simple, bajo el nombre de MELÉNDEZ ALARCON LTDA., y en 1994 pasó a sociedad anónima, con el mismo nombre comercial, y el 29 de diciembre de 2000 fue disuelta (folios 15 y 16). Igualmente, que la actora se constituyó mediante escritura pública de 26 de julio de 1962, con el nombre de CIUDAD JARDIN SAN JOAQUÍN LTDA., y el 14 de mayo de 1986 cambio su nombre a CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MELENDEZ LTDA, y en octubre d 1990 pasó a ser CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. (folio 17).

Sin embargo, atendiendo la precisión jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el particular, esas solas circunstancias no son demostrativas del uso real y efectivo de los respectivos nombres comerciales por ambas sociedades, puesto que según lo tiene precisado dicho Tribunal, el que genera el derecho a la especial protección del nombre comercial no es la mera adopción del nombre, sino su uso en el desarrollo o despliegue de la actividad comercial respectiva, tal como se lee en el siguiente rubro de la interpretación prejudicial traído a este proceso: “Con base en este artículo (128, en concordancia con el artículo 83 literal b) de la Decisión 344) se ha interpretado que la protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”. (Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Este Tribunal también ha manifestado que “(...) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio

texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro (...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…)”. (Proceso 45-IP-98, ya citado). Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva exclusivamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea de