CE-11001-03-24-000-2002-00197-01(8020)-2004

SEMEJANZA MARCARIA - Similitud fonética y ortográfica entre los signos BACGEN y BATEN / MARCAS FARMACEUTICAS - Riesgo de confundibilidad ante similitud fonética Pues bien, analizando de manera conjunta los signos BACGEN y BATEN, esta Corporación encuentra que presentan similitudes de orden fonético y ortográfico, dado que poseen el mismo prefijo BA, el mismo sufijo EN, el mismo número de sílabas y la misma acentuación, y que la vocal E se encuentra en uno y otro en la misma disposición, razón por la cual, teniendo en cuenta las similitudes expresadas, se aprecia que son fácilmente confundibles, al no evocar en la mente del consumidor una idea precisa y, por el contrario, al permitir asociar una y otra. En consecuencia, si bien el vocablo BACGEN es perceptible y susceptible de representación gráfica, carece del elemento distintividad, cuyo objetivo es identificar los productos o servicios de una persona, de los productos o servicios producidos por otra persona, logrando así que el público consumidor elija un producto teniendo la certeza de su origen empresarial y evitando el aprovechamiento que de la marca pueda hacer un tercero, en virtud de la similitud con otra anteriormente registrada y, por lo tanto, difundida. Ahora bien, el hecho de que con la expresión BACGEN la parte actora pretenda identificar un medicamento dermatológico (cremaungüento) no significa que deje de existir el riesgo de confusión entre dicho producto y el producido de la marca BATEN, pues lo cierto es que en tratándose de productos farmacéuticos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha predicado que “... resulta de gran importancia

determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00197-01(8020)

Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por Laboratorios Bussié, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones núms. 21615 de 29 de junio de 2001, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca BACGEN a nombre de la sociedad Comercializadora de Líneas Pharmaceuticas Ltda., para distinguir productos comprendidos en la clase 5a internacional; 31302 de 25 de septiembre

de 2001 a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución primeramente identificada, confirmándola; y 41427 de 10 de diciembre de 2001, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 21615 de 29 de junio de 2001, confirmándola.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se cancele el registro de la marca BACGEN de uso dermatológico, a saber, producto comprendido en la clase 5ª internacional. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: La sociedad Comercializadora de Líneas Pharmaceuticas Ltda. “COLPHAR Ltda.” solicitó el 19 de septiembre de 2000 el registro de la marca BACGEN, para amparar productos de la clase 5ª internacional. La solicitud se tramitó bajo el expediente No. 070.790, fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 497 de 7 de noviembre de 2000, a la cual la sociedad demandante interpuso observación en el término legal. La División de Signos Distintivos, mediante Resolución 21615 de 29 de junio de 2001 resolvió las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca BACGEN para distinguir productos de la clase 5ª concretamente productos farmacéuticos de uso médico (dermatológico).

La demandante interpuso los recursos procedentes, siendo confirmada la concesión de la marca BACGEN, tanto en la reposición como en la apelación. De acuerdo con las reglas de cotejo marcario acogidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, el Tribunal Andino de Justicia y el Consejo de Estado, la marca no debe ser fraccionada para su cotejo y para el caso en concreto en todos los actos demandados se fraccionó como si la marca no fuera pronunciada como una unidad. La identidad entre las expresiones BACGEN y BATEN es evidente, pues la primera sílaba de las expresiones contiene las mismas letras BAC y BA y para el caso de la marca BACGEN la consonante C no distingue ni altera de forma significativa la expresión. En la segunda sílaba GEN y TEN se destacada la diferencia entre dos consonantes, pero esto sería cierto si no existiera la sílaba inicial que al conjugar las dos sílabas, entre ellas la sílaba tónica, se destaca solo la vocal de la segunda sílaba, alrededor de la cual giran las últimas sílabas de cada palabra y se pierde la diferencias entre las consonantes T y G cuando se pronuncia la totalidad de cada una de las expresiones. BAC– GEN BA – TEN c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Este artículo establece la irregistrabilidad de la marca cuando: a) “Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicita para el registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de la cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. El demandante desarrolla el concepto de la violación en el hecho de que la confundibilidad como causal de irregistrabilidad se refiere a “poder inducir al público a error” abordando los siguientes conceptos: Confundibilidad en la vocalización por regiones Es de notorio conocimiento que en regiones como la Costa Atlántica, la Costa Pacífica y algunas otras que por el dejo y acento, son muchas las consonantes que se omiten, dando lugar a que las expresiones como las que se compran no tengan la más mínima diferencia, por el contrario sean absolutamente idénticas y al suceder esto la confusión y el error son indudables. BAHEN – BATEN –

BACGENBACTENBAGTEN.

Velocidad en la pronunciación Aun con la pronunciación correcta, la vocalización adecuada, pero a gran velocidad de pronunciación, las vocales y las consonantes de tono, son las que generan el impacto auditivo y al ser escuchadas por los terceros de manera distraída son fuente de un error inevitable. En este caso si se pronuncia cualquiera de las dos a gran velocidad es imposible determinar cual es cual. Vocalización adecuada Aún con la vocalización adecuada una persona a quien se le llegase a formular verbalmente uno de estos productos, al llegar a la farmacia con cualquiera de las dos expresiones, puede ser cuestionada por el farmacéuta sobre la escogencia de una de ellas y puede llegar a seleccionar la contraria a la realmente recomendada por el galeno, pudiendo pensar que cuando escuchó a la otra persona no la

pronunció correctamente o bien ella misma no escuchó bien y esto es muy compresible pues las dos expresiones se componen de solo dos sílabas y además giran alrededor de las mismas vocales y 4 letras vocales y consonantes en la misma posición. Los pacientes y los formulados no son ni tienen que ser personas que puedan descubrir las diferencias tan mínimas entre dos expresiones. El Consejo de Estado en el caso EFFER vs. EFEXXOR, donde existían aún mayores diferencias, consideró que estas no podían, por confusión, compartir el mercado, con igual criterio BATEN y BACGEN no pueden coexistir sin generar error. El argumento consagrado en el numeral 1.3 de la resolución 41427 acusada que manifiesta que las letras T y G generan una pronunciación muy distinta, que produce un efecto sonoro lo suficientemente diferenciador dentro de las dos consonantes, lo que hace que las marcas no se confundan por el consumidor, omite el pronunciamiento en conjunto de las expresiones y yerra al decir que las letras T y G generan una pronunciación muy distinta, porque puede que las sílabas independientemente consideradas y escuchadas si logren un efecto sonoro diferente, pero no aquí, en el cotejo que se desarrolla, pues están rodeadas de otros grafemas que componen la emisión sonora de las expresiones. Si por aprehensión mental se refiere a la parte sonora, esta es idéntica y si es en cuanto a lo gráfico, desconoce el fonético, pues como se ha podido observar sí existe una similitud exagerada en lo fonético que conlleva indiscutiblemente a la confusión entre las dos expresiones.

En el numeral 2.3 de la resolución 41427 acusada “relación de productos”, contradice lo consignado y reiterado por el Tribunal de Justicia Andino “El examen técnico atinente a signos distintivos de productos farmacéuticos deberá ser siempre ‘mas exigente’ pues la delicadeza en la utilización de tales productos por pare del público al que están destinados, puede ocasionar, por efectos de la confusión, daños graves e incluso irreparables” (proceso 20 IP-2001, marca Synergon) d.- Las razones de la defensa

1. Del apoderado de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio: Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto, desde el punto de vista de las reglas que se deben tener para las marcas farmacéuticas, es decir operando de forma fraccionada y sin tener en cuenta el prefijo BA que como ya se dijo es de uso común, y atendiendo a la sílaba tónica E, se tiene que, aunque la marca solicitada está estructurada por 6 letras, diferenciándose en la terminación CGEN, la estructura visualmente se hace diferente y diferenciadora.

De otro lado, en cuanto a las semejanzas o similitudes de los signos en el caso de las marcas farmacéuticas, aunque el prefijo es el mismo, las letras de las palabras y la desinencia no son semejantes y el elemento diferenciador que no las hace iguales ni semejantes y que, por tanto las hace diferentes, vuelve y se reitera, es la terminación CGEN. La conexidad entre los productos no puede fundamentarse en la finalidad de establecer el estado de salud de forma genérica, Por el contrario, debe entenderse que los productos famacéuticos se pueden relacionar en la medida en

que curen una condición física similar, de lo contrario absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí. El consumidor que toma la decisión de qué se va a consumir, en este caso es el médico que no va ha incurrir en la confusión de efectuar la asociación de un origen empresarial, en tanto “el mercado objetivo” al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión, contrario a lo que afirma el accionante es reducido y especializado. En cuanto a los canales de comercialización muy posiblemente la distribución de los productos que identifican estas marcas en cuestión no son de masiva distribución, en cuanto un consumidor medio no tendría acceso directo a el, sino a través de un expendedor especializado. Concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria, cumpliendo con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes. Finalmente, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, propone una excepción de fondo que concreta que no se presentaron en debida forma las pretensiones de la demanda ya que no se demandaron como unidad jurídica completa todos los actos administrativos que a través de los cuales se concedió el registro de la marca BACGEN a favor de la sociedad Comercializadora de Líneas Farmacéuticas Ltda., Colphar Ltda. La parte demandante omitió demandar como unidad jurídica completa todos los actos administrativos contenidos en las resoluciones 21615 del 29 de junio de 2001 y 41427 del 10 de diciembre de 2001 que originaron la concesión de la

marca “BACGEN” clase 5 a favor de la sociedad Comercializadora de Líneas Farmacéuticas Ltda., no como lo pretendió la parte demandante incoar acción de nulidad únicamente contra la resolución 41427 de 10 de diciembre de 2001.

2. Del apoderado de la sociedad Comercializadora de Líneas Pharmaceuticas Ltda., tercera directa interesada en las resultas del proceso: Sociedad Comercializadora de Líneas Pharmacuticas Ltda. adquirió la titularidad de la marca BACGEM de conformidad con la ley.

No existe confundibilidad entre una marca y otra dado que amparan productos diferentes, por cuanto la marca de la demandante ampara productos químicos farmacéuticos, al paso que la marca de mi representado ampara los productos señalados en la clase 5ª. (uso dermatológico). La notoriedad debe probarse sin que se infiera de simples circunstancias colaterales como lo pretende el demandante. En la etapa gubernativa no se probó dicha notoriedad, razón por la cual el acto acusado no pude invalidarse por circunstancias fácticas que en su momento no existieron. Las marcas aquí enfrentadas BACGEN y BATEN, tienen diferente longitud, seis letras y cinco letras respectivamente, tienen fuerza distintiva, las letras comunes efectivamente se encuentran el mismo orden, pero denotan una acentuación bien definida que la hace diferente de la marca del actor. No existe entre las marcas confusión de tipo auditivo, ya que esta produce cuando las palabras tienen una fonética similar. Conforme a lo que se ha dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la confusión ortográfica se presenta por la coincidencia de letras entre los

segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de las vocales, su longitud, sílabas, raíces, o terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable y notoria, es decir, la marca BACGEN y la marca BATEN, presentan diferencias en el número de sílabas otorgándole a la marca BACGEN suficiente fuerza distintiva respecto de la del actor. Según el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 no podrán registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros presenten algunos de los impedimentos descritos en tal artículo, de modo que en el presente caso, un análisis sucesivo y comparativo de las marcas objeto de la controversia permite concluir en forma evidente que no son semejantes entre si, no existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográfico y fonético, por lo tanto, si coexiste en el mercado no conllevarían a error al consumidor, ya que el producto no presenta el mismo origen. En relación con el extremo cuidado que se debe tener respecto de marcas farmacéuticas, no tiene validez los argumentos del demandante por cuanto ese tema esta superado en Colombia, debido a que lo que determina el consumo de un medicamento es el nombre del genérico con el que esta compuesto el fármaco. Se destaca el uso que tienen las marcas aquí enfrentadas, ya que la marca es para uso dermatológico y su presentación es en crema, ungüento, mientras que la presentación de la marca BATEN es en cápsulas, suspensión y es antimicótico, lo cual a todas luces deja ver que no es posible que se confundan las marcas y que puedan coexistir pacíficamente en el mercado, Pues su uso es totalmente

diferente. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto de 8 de agosto de 2002 se inadmitió la demanda para que la parte demandante subsanara el defecto formal consistente que no demandó el acto principal como lo prevé con el inciso 3º del artículo 138. Por memorial recibido en Secretaría de 21 de agosto de 2002 el actor subsanó el defecto formal señalado anteriormente y aportó los actos acusados correspondientes. Por auto del 6 de septiembre de 2002 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fls. 98 y 99). Por auto visible a folio 134 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad demandante, de la entidad demandada, (fls. 138, 150 respectivamente). Mediante proveído del 24 de julio de 2.003 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 23 de junio de 2004, dio respuesta a la referida solicitud (fl. 164). II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “PRIMERO. La distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad

de representación gráfica son los requisitos básicos establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; que conjuntamente con la observación de que el signo no deberá estar comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, constituyen los requisitos para registrar un signo como marca. “SEGUNDO. Una vez publicada la solicitud de registro, correrá un plazo de 30 días para que quienes tengan legítimo interés, puedan presentar observaciones al registro. El cotejo riguroso de las marcas en conflicto es un requisito indispensable para otorgar o negar el registro. “TERCERO. El uso exclusivo de marca, es un derecho otorgado por la Decisión comunitaria, concediéndole al titular de la marca el derecho para iniciar acciones en contra de quien considere esta perjudicado el derecho de su marca. “CUARTO. El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá posterior a la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. “QUINTO. Los signos que en relación con los derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, no son registrables, de igual manera no se pueden registrar las que estén destinadas destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

“SEXTO. En lo que respecta a productos farmacéuticos, dado que corresponden a productos de delicada aplicación, y que pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor, es recomendable el aplicar, al momento del análisis de las marcar confrontadas, un criterio riguroso, buscando el prevenir eventuales confusiones en le público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados. “SÉPTIMO. La decisión comunitaria que rige para sus efectos, es la que se encontraba vigente al momento de la presentación de la solicitud. La norma comunitaria no tiene carácter de retroactivo, por lo que la nueva norma comunitaria no surte efecto para las situaciones jurídicas que hayan nacido bajo el amparo de una decisión anterior. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Superintendencia de Industria y Comercio propuso excepción de fondo en el sentido que la sociedad Laboratorios Bussié omitió demandar como unidad jurídica completa todos los actos administrativos contenidos en las resoluciones 21615 del 29 de junio de 2001 y 41427 del 10 de diciembre de 2001 que originaron la concesión de la marca “BACGEN” clase 5 a favor de la sociedad Comercializadora de Líneas Farmacéuticas Ltda., ya que la actora ejerció acción de nulidad únicamente contra la resolución 41427 de 10 de diciembre de 2001. Al respecto, se tiene que por auto de 8 de agosto de 2002 el Despacho Sustanciador inadmitió la demanda en los siguientes términos: “Por auto de julio 10 de 2002 se inadmitió la demanda y ordenó subsanr el defecto

consistente que la parte actora no aportó copia del acto acusado. “Por memorial recibido el 19 de julio del año en curso se señaló el defecto señalado. “Sin embargo, observado dicho acto, se tiene que la Resolución acusada “resolvió un recurso de apelación”, y en su parte resolutiva se observa “Confirmar la decisión contenida en la Resolución 21615 de 29 de junio de 2001” que concedió el registro de la marca BACGEN. “Significa lo anterior que no se ha demandado el acto principal, es decir la Resolución 21615 de 2001 proferida por la Superintendencia de Industria y comercio que concedió la marca BACGEN. “El inciso 3° del artículo 138 del Código Contencioso Administrativo al exigir la individualización de las pretensiones señala que “si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, procede demandar la última decisión”, en el presente caso, con mucha más razón el acto principal”. Posteriormente por memorial recibido el 21 de agosto de 2002 la parte actora subsanó el defecto formal señalado en auto de 8 de agosto de 2002 manifestando: “.....solicito se tenga en cuenta como petición que se declare la nulidad de la resolución No. 21615 de fecha 29 de junio de 2001 por medio de la cual se concede el registro de la marca BACGEN para distinguir productos de la clase 5º y así mismo la resolución No 31302 de fecha 25 de septiembre de 2001 por la cual se confirmó en reposición la resolución No. 21615 y la nulidad de la

resolución No. 41427 de fecha 10 de diciembre de 2001 mediante la cual se confirmó la apelación. “.....anexo fotocopias de las resoluciones acusadas. Por lo anterior no le asiste razón a la Superintedencia en el sentido de que no se demandaron todos los actos acusados ya que, como se encuentra probado dentro del expediente, se ordenó subsanar tal defecto formal el cual fue corregido en tiempo por la parte actora. Ahora bien, el contenido de la norma que la parte actora considera violada, es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” Sin embargo, el caso que ahora ocupa a la Sala debe ser analizado bajo la normativa aplicable para la fecha de la presentación de la solicitud de la marca BACGEN ante la Superintendencia de Industria, es decir la Decisión 344, ya que la Decisión 486 de 2000 no se encontraba vigente, para lo cual las normas a tener en cuenta de la Decisión 344 sobre el tema de la Irregistrabilidad son el artículo 81, 83, 93 y 102 como así lo establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que se transcriben: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación

gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguiente impedimentos: a. Sean idénticos o se asemejen dé forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; “ “.......” “Artículo 91.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Este plazo será prorrogable por una sola vez, por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad. Si dentro del término señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada.” “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” En primer término la Sala, atendiendo las reglas establecidas por la jurisprudencia y la doctrina, procede a determinar si se encuentra ajustada a derecho la concesión de la marca BACBGEN para distinguir los productos de la clase 5ª internacional esto es, “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos;

productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales desinfectantes; preparaciones para destruír las malas hierbas y los animales dañinos”. Pues bien, analizando de manera conjunta los signos BACGEN y BATEN, esta Corporación encuentra que presentan similitudes de orden fonético y ortográfico, dado que poseen el mismo prefijo BA, el mismo sufijo EN, el mismo número de sílabas y la misma acentuación, y que la vocal E se encuentra en uno y otro en la misma disposición, razón por la cual, teniendo en cuenta las similitudes expresadas, se aprecia que son fácilmente confundibles, al no evocar en la mente del consumidor una idea precisa y, por el contrario, al permitir asociar una y otra. En consecuencia, si bien el vocablo BACGEN es perceptible y susceptible de representación gráfica, carece del elemento distintividad, cuyo objetivo es identificar los productos o servicios de una persona, de los productos o servicios producidos por otra persona, logrando así que el público consumidor elija un producto teniendo la certeza de su origen empresarial y evitando el aprovechamiento que de la marca pueda hacer un tercero, en virtud de la similitud con otra anteriormente registrada y, por lo tanto, difundida. Ahora bien, el hecho de que con la expresión BACGEN la parte actora pretenda identificar un medicamento dermatológico (cremaungüento) no significa que deje de existir el riesgo de confusión entre dicho producto y el producido de la marca BATEN, pues lo cierto es que en tratándose de productos farmacéuticos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha

predicado que “... resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. Además, la Sala observa que al solicitar la demandante el 11 de enero de 1989 el registro de la marca BACGEN, lo hizo en los siguientes términos: “El signo se usa para distinguir en general, todos los productos expresa y tácitamente compredidos en la citada clase, como son: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; substancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para curas (apósitos); materiales para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas herbicidas”. Concluye esta Corporación que la expresión BACGEN, respecto de la marca BATEN carece de distintividad, pues lo cierto es que su coexistencia en el mercado generaría confusión en el público consumidor contrariando así la función principal de la marca, esto es, distinguir los productos o servicios de una persona de los servicios o productos de otra, razón por la cual con la concesión de la entidad demandada para registrar el signo controvertido no se protege al titular del registro marcario confundible con el solicitado, al igual que al consumidor de los productos amparados por el ya registrado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO.- DECRÉTASE la nulidad de las resoluciones núms. 21615 de 29 de junio de 2001, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca BACGEN a nombre de la sociedad Comercializadora de Líneas Pharmaceuticas Ltda., para distinguir productos comprendidos en la clase 5a internacional; 31302 de 25 de septiembre de 2001 a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución primeramente identificada, confirmándola; y 41427 de 10 de diciembre de 2001, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 21615 de 29 de junio de 2001, confirmándola. SEGUNDO.- ORDÉNASE cancelar la inscripción del certificado de registro correspondiente a la marca “BACGEN”, para distinguir para producto comprendido en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, otorgada a favor de Comercializado