CE-11001-03-24-000-2002-00201-01-2010

ACCION DE NULIDAD MARCARIA - La consagrada en el Código de Comercio se sujetaba a término de caducidad / ACCION DE NULIDAD ESPECIAL DE REGISTROS MARCARIOS - Decisión 344 de 1993: Suprimió la caducidad de la acción establecida por el Código de Comercio / ACCION DE NULIDAD ESPECIAL DE REGISTROS MARCARIOS - Exige interés directo del demandante / ACCION DE NULIDAD ESPECIAL DE REGISTROS MARCARIOS - Causales previstas en la Decisión 344 de 1993 A juicio de la Sala y para los efectos de poder adoptar una determinación sobre este punto en particular [excepción de caducidad de la acción], deberá tenerse presente que desde el día 1° de enero de 1994, es decir, desde mucho antes de proferirse las resoluciones acusadas, empezó a regir la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo artículo 113 introdujo modificaciones radicales a la acción especial de nulidad de registros marcarios, entre las cuales se destaca, en primer término, la exigencia de acreditar un interés directo para poder incoarla y, en segundo lugar, la supresión de la caducidad de cinco (5) años prevista en el artículo 596 del Código de Comercio. En efecto, el artículo 113 de la precitada decisión comunitaria dispuso ad pedem literae lo siguiente: Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El

registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 596 / LEY 153 DE 1887 – ARTICULO 40 / DECISION 344 DE LA COMISION ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 113

NORMATIVA COMUNITARIA EN MATERIA PROCESAL - Reglas de aplicación / NORMAS PROCESALES - Reglas de aplicación según la Ley 153 de 1887 / NORMAS COMUNITARIAS PROCESALES - Prevalencia de las normas de la Decisión 486 de 2000 / REGISTRO MARCARIO - Acciones procedentes de acuerdo a Decisión 486 de 2000: nulidad absoluta y nulidad relativa / ACCION DE NULIDAD RELATIVA - Caducidad / CADUCIDAD DE LA ACCION DE NULIDAD RELATIVA - Es de 5 años contados a partir de la concesión del registro / ACCION DE NULIDAD ABSOLUTA - No tiene término de caducidad /

MALA FE - En obtención de registro marcario / MALA FE - Cuando al otorgar un registro marcario media mala fe procede la acción de nulidad relativa / ACCION DE NULIDAD RELATIVA - Procedencia No obstante lo anterior y en relación con este tópico específico del debate procesal [excepción de caducidad de la acción], se impone la aplicación de la primera de las conclusiones formuladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, particularmente al aparte en donde se recalca que “La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.”, todo lo cual concuerda con lo preceptuado en nuestro ordenamiento jurídico interno por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, en donde se prescribe que “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento que deban empezar a regir”, por lo cual debe asumirse que si bien el artículo 113 de la Decisión 344 derogó el artículo 596 del Código de Comercio, no puede perderse de vista que sobre el artículo 113 de esa decisión Supranacional prevalece a su turno lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486, en cuyo texto se hace la distinción entre las acciones de nulidad absoluta y relativa, señalando, frente a las primeras, la posibilidad de ser incoadas en cualquier momento, y reestableciendo, frente a las segundas, el término de caducidad de cinco (5) años (…). Según se desprende

de la anterior disposición, las acciones de nulidad absoluta proceden cuando el registro de las marcas han sido concedidos “en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”, en tanto que las acciones de nulidad relativa proceden cuando tales registros han sido concedidos “en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.” En relación con estas últimas, la caducidad opera “a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” (…) Si se analizan con detenimiento los hechos planteados en este proceso, ha de concluirse que los mismos no pueden subsumirse en ninguna de las situaciones fácticas descritas en los preceptos que se acaban de transcribir, por lo cual no es válido predicar la configuración de las causales de nulidad absoluta o relativa previstas en dicho articulado. Resta por establecer sin embargo si la obtención de los registros cuestionados fue o no el resultado de actuaciones contrarias a la buena fe, tal como lo aduce la parte actora, pues en tales circunstancias entraría a aplicarse con todo su rigor el término de prescripción de cinco (5) años establecido en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena para las acciones de nulidad relativa.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 596 / LEY 153 DE 1887 – ARTICULO / 40 DECISION 344 DE LA COMISION ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 113 / DECISION 486 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA

COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 135 / DECISION 486

DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 136 /

DECISION 486 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA –

ARTICULO 172

ACCION DE NULIDAD RELATIVA - Caducidad / RETROACTIVIDAD DE LA LEY - Improcedencia frente a la norma restrictiva y desfavorable / NORMATIVA PROCEDIMIENTAL - Aplicación inmediata y hacia el futuro / DECISION 446 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENAAplicación desde su entrada en vigencia / CADUCIDAD DE LA ACCION DE NULIDAD RELATIVA - Inexistencia Antes de valorar la conducta asumida por el tercero que ostenta en la actualidad la titularidad de la marca cuestionada, la Sala aclara que aunque la acción de nulidad relativa tiene una caducidad de “cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”, resulta jurídicamente imposible comenzar la contabilización de ese término desde la misma fecha en la cual fueron concedidos los registros impugnados (es decir, desde el 30 de abril de de 1997), por cuanto ello equivaldría a darle aplicación retroactiva a la Decisión 486 de 2000, cuya vigencia empezó el 1° de diciembre de esa misma anualidad. Al respecto es preciso recordar que en el ordenamiento jurídico colombiano se proscribe de manera expresa la aplicación retroactiva de las normas. Así las cosas, retrotraer la vigencia de una disposición restrictiva y desfavorable como la que impone límites temporales al ejercicio de una acción, dándole aplicación desde una fecha anterior

a la de su expedición, resulta totalmente contraria a derecho, pues la aplicabilidad inmediata de las normas adjetivas se proyecta necesariamente hacia el futuro mas no hacia el pasado. Expresado de otra manera, la aplicabilidad inmediata que es propia de las normas procesales, no significa que las mismas deban ser aplicadas con efectos retroactivos, de donde se sigue que un término de caducidad que empieza a regir a partir del año 2000, mal puede ser contabilizado desde el año

1997. En suma, si el día 1° de diciembre de 2000 empezó a regir la Decisión Comunitaria que revivió el término de caducidad de cinco (5) años para la acción de nulidad relativa, la Sala considera que en este caso particular dicho término debe empezar a contarse a partir de esa fecha y no desde el instante en que se expidieron las Resoluciones demandadas. De acuerdo con lo anterior, el término de cinco (5) años expiraría en el asunto sub examine el 1° de diciembre de 2005.

Habiéndose radicado la demanda el día 14 de mayo de 2002, se impone concluir que para ese entonces aún no había operado la caducidad de la acción de nulidad relativa y por ello la Sala considera que la excepción propuesta no tiene ninguna vocación de prosperidad.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE 2000 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA REGISTRO MARCARIO - Mala fe / MALA FE EN LA OBTENCION DEL REGISTRO MARCARIO - Es causal de cancelación del registro / REGISTRO MARCARIO - Negado por existencia de nombre comercial protegido / NOMBRE

COMERCIAL LA VARA - Protección frente a registro marcario posterior En virtud de lo expuesto hasta aquí, la Sala considera que el registro de la marca LA VARA, obtenido por el señor JULIO CÉSAR PÉREZ NARIÑO a nombre de la sociedad tantas veces mencionada, estuvo precedido de actos contrarios a la buena fe, pues es indudable que, como era de su conocimiento, dicha denominación es la misma que venía siendo utilizada por sus padres en el nombre comercial de sus restaurantes, desde mucho antes de que la Superintendencia de Industria y Comercio le concediera el registro por él deprecado. En efecto, las circunstancias en que se produjo el traspaso del nombre comercial a nombre suyo, aprovechándose de la penosa situación económica de su hermana MARÍA EULALIA, quien a pesar de figurar en la Cámara de Comercio como única propietaria registrada de la misma, reconoció que la denominación en disputa era de propiedad de su madre y de todos sus hermanos, a pesar de no haberles sido formalmente adjudicada en la sucesión intestada de su difunto padre, lleva a la Sala a concluir que en el presente caso se configura una violación palmaria del artículo 113, literales a) y c) del artículo 113 de la Decisión 344 proferida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues salta a la vista que el registro cuestionado fue obtenido contrariando lo previsto en la normatividad comunitaria, situación fáctica que está llamada a determinar la anulación de los actos administrativos que concedieron el registro. Adicionalmente y de acuerdo con la preceptiva comunitaria mencionada ut supra, aparece

igualmente acreditado que la existencia y el uso del nombre comercial por parte de la actora y de su difunto esposo, son anteriores a la solicitud de registro de la marca, la cual no cumplía por demás con los requisitos de registrabilidad establecidos por el derecho supranacional, al ser idéntica al nombre comercial “LA VARA” utilizado desde antaño en los negocios de la familia. Ahora bien, como quiera que en relación con el artículo 128 de la Decisión 344 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, sostuvo que la protección del nombre comercial puede darse por dos vías, "La vía del uso del nombre comercial; y la vía de la inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente”, agregando que, “las dos vías tienen absoluta validez, sin tener prelación o privilegio alguno entre la una y la otra”, la Sala concluye que mal hizo la Superintendencia de Industria y Comercio al registrar las marcas en conflicto, pues la expresión “LA VARA”, se reitera, hace parte del nombre comercial de la demandante, notoriamente conocido y usado con anterioridad a la solicitud deL registro, configurándose con ello la violación de las normas invocadas en la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 113 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL

ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 128

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00201-01

Actor: ELVIA NARIÑO DE PEREZ

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la señora ELVIA NARIÑO DE PÉREZ., en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contra los actos administrativos mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta “LA VARA”, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 29 y 42 de la Clasificación

Internacional de Niza. I.- LA DEMANDA 1.- Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de las Resoluciones núms. 11218 y 11231, ambas del 30 de abril de 1997, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta LA VARA, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 29 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y que, como consecuencia de ello, se ordene la cancelación de los certificados de registro núms. 196671 y 196684 correspondientes a la marca anteriormente indicada, expedidos por la misma entidad. 2.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en

forma resumida, los siguientes: 2.1.- Desde hace más de 30 años el señor HERNANDO PÉREZ y su esposa ELVIA NARIÑO DE PÉREZ, padres legítimos de los socios de LA VARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA, fundaron en el municipio de Fusagasuga los asaderos denominados LA VARA, dedicados a la venta de alimentos y bebidas. 2.2.- Al producirse el fallecimiento del señor PÉREZ, el 50% de los dos inmuebles en donde funcionaban dichos asaderos, fueron adjudicados a la viuda, señora ELVIA NARIÑO DE PÉREZ, y el 50% restante, a sus 14 herederos, en común y proindiviso. 2.3.- Desde entonces la cónyuge sobreviviente ha ejercido de manera ininterrumpida la posesión y administración de los establecimientos de comercio, así como también la posesión notoria del nombre LA VARA. No obstante lo anterior y por razones de salud, en los últimos años la explotación de los negocios ha estado a cargo de sus hijos. 2.4.- Si bien cierto el señor HERNANDO PÉREZ jamás tramitó el registro mercantil de su negocio, su viuda y sus herederos obtuvieron en la Cámara de Comercio de Fusagasuga los registros números 374053 y 374054 de 1989, correspondientes a los establecimientos de comercio conocidos como ASADERO LA VARA y ASADERO LA VARA N° 2, respectivamente. 2.5. Por acuerdo de todos los comuneros, algunos de los herederos abrieron sus propios negocios en diferentes lugares del país utilizando el nombre de LA VARA,

combinando dicha denominación con algunas designaciones relativas a la actividad, tales como “asadero”, “restaurante”, “rancho”, etc.. 2.6. Con el ánimo de mejorar y unificar la calidad de los productos y el manejo de los negocios, los comuneros WILLIAM Y JULIO CÉSAR PÉREZ NARIÑO, constituyeron la sociedad LA VARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. la cual montó una planta de producción de alimentos encargada de surtir los diferentes establecimientos. 2.7.- Impulsado por su propia iniciativa y sin contar con el consentimiento de los demás comuneros, JULIO CÉSAR PÉREZ NARIÑO tramitó y obtuvo ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca LA VARA a favor de la sociedad precitada. 2.8.- Una vez obtenido el registro de la marca, la sociedad LA VARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA transfirió su derecho marcario a JULIO CÉSAR PÉREZ NARIÑO, quien de manera sorpresiva y actuando de mala fe, procedió a solicitarle a su madre y a sus hermanos el pago de regalías por el uso de la marca, exigiéndoles la celebración de un contrato de franquicia para tales efectos. 2.9. Por considerar que el titular registrado de la marca se estaba aprovechando de manera injusta y torticera del nombre que era de propiedad de toda la familia, su madre y sus hermanos se rehusaron a celebrar dicho contrato. 2.10.- El actual titular de la marca llegó al extremo de exigir a sus familiares el desmonte inmediato de la enseña (letrero) utilizada para la identificación de sus

establecimientos de comercio, así como la cesación inmediata de cualquier uso de la marca no autorizado, para la identificación de productos o platos que se expendan en dichos lugares, advertencia que se hizo extensiva a cualquier otro punto o establecimiento explotado por ellos en cual se utilice la expresión LA VARA en su denominación, enseña o cualquier otro signo distintivo, sola o acompañada de otra serie de expresiones. 2.11.- En la actualidad cursa en la Fiscalía 83 Delegada ante los Jueces Penales de Circuito, el sumario N° 614655 y ante la Superintendencia de Industria y Comercio la queja por competencia desleal N° 02-026916, promovidas ambas por los afectados. 3.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La parte actora cita como violados los artículos 83 literal b), 113 literales a), b) y c). y 128 de la Decisión 344; así como los artículos 135 literal j), 136 literales B), d), f) y h), 166, 167, 175, 190 a 193, 195, 237, 245, 246 literal a), 247, y por analogía el artículo 55 de la Decisión 486, proferidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena; los artículos 30, 583 num. 4°, 603, 607 y 822 del Código de Comercio; los artículos 2°, 58 y 83 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 128 num. 1!, 149, 152, 206 y subsiguientes del Código Contencioso Administrativo. Al explicar el concepto de la violación de tales preceptos, plantea los siguientes cargos: 3.1.- Primer cargo. Se violó el artículo 58 de la Carta, pues los actos acusados

desconocen los derechos adquiridos por la familia PÉREZ NARIÑO relativos al uso de ese nombre comercial en sus establecimientos de comercio. 3.2.- Segundo cargo. Violación del artículo 83 de la Constitución, por cuanto el registro de la marca se obtuvo ocultando a la Superintendencia que la denominación LA VARA venía siendo utilizada con antelación en los establecimientos de comercio de la familia PÉREZ NARIÑO. 3.3.- Tercer cargo. Se vulneró el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues al concederse el registro de la marca en disputa, no se tuvo en cuenta que la misma es similar al nombre comercial que viene siendo utilizada desde hace varios años para identificar los establecimientos de comercio de propiedad de la familia del peticionario, quien al solicitar el registro marcario correspondiente, de mala fe ocultó esa circunstancia a la administración, induciéndola al error con su silencio. . 3.4.- Cuarto cargo. Los actos acusados violan el artículo 128 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y los artículos 583 núm. 4° y 603 del Código de Comercio, al pretermitir la protección del nombre comercial utilizado desde hace más de 30 años para identificar el empleo de esa denominación en los establecimientos de comercio que llevan ese nombre. La violación de las demás disposiciones no fue objeto de explicación por parte de los demandantes. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- DE LA NCIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: El apoderado de la entidad demandada defendió la legalidad de las Resoluciones

11218 y 11231 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta LA VARA, para distinguir productos ubicados en las clases 29 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad LA VARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA, aduciendo que tales decisiones se ajustan plenamente a derecho y a las disposiciones sustanciales y de procedimiento vigentes en materia marcaria, tal como se desprende de las actuaciones administrativas identificadas bajo los números 96-54477 y 96-54488. Añadió a lo anterior que los demandantes no se hicieron presentes en la etapa gubernativa para oponerse al otorgamiento del registro solicitado. Por todo lo expuesto, resulta claro que la Superintendencia actuó de acuerdo con los medios de prueba obrantes en los expedientes antes mencionados. Aparte de ello subrayó que no corresponde a esa Superintendencia adelantar investigaciones oficiosas con respecto a la preexistencia de nombres comerciales que pudieren resultar afectados con el otorgamiento del registro de una marca. Lo anterior explica el porqué la formulación de observaciones y la presentación de las pruebas que se estimen pertinentes para defender los derechos preexistentes, constituye una carga para aquellos terceros que tengan un interés legítimo en evitar la consolidación de derechos marcarios que pudieren resultar contrarios a sus propios intereses individuales. En ese contexto,, la concesión del registro de la marca LA VARA para identificar productos y servicios pertenecientes a las clases 29 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, se cumplió siguiendo fiel y rigurosamente las disposiciones

sustantivas y de procedimiento que forman parte del ordenamiento jurídico comunitario. 2.- DE LA SOCIEDAD LA VARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA: La sociedad en cuestión, invocando su condición de tercero interesado en las resultas del proceso, dio contestación a la demanda proponiendo al efecto la excepción de caducidad de la acción, alegando que en estos casos la demanda debe ser instaurada dentro de los cinco (5) años siguientes a la publicación de las decisiones respectivas en la Gaceta de Propiedad Industrial, tal como lo dispone el artículo 93 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En ese orden de ideas y como quiera que los actos demandados fueron publicados el 12 de enero de 1997 en el número 440 de dicha Gaceta y la demanda se radicó el 14 de mayo de 2002, debe declararse la caducidad de la acción. En segundo término, propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, invocando la falta de agotamiento de la vía gubernativa. Afirma además haber adquirido de buena fe la razón social de ASADEROS LA VARA y ASADOS LA VARA a su hermana MARÍA EULALIA PÉREZ NARIÑO, a quien su progenitor, el señor HERNANDO PÉREZ, decidió dejarle la razón social. No se configura en este caso, según su criterio, la trasgresión de los artículos 83 y 128 de la Decisión 344 de la comunidad andina, desmintiendo que ASADOS LA VARA o LA VARA ASADEROS hayan funcionado por espacio de tantos años. Adicionalmente, afirma que ese nombre comercial fue adoptado por la heredera

MARÍA EULALIA PÉREZ NARIÑO.

Finalmente, alega que las únicas marcas jurídicamente protegidas son las que fueron concedidas por las Resoluciones impugnadas. Al mismo tiempo, pone de manifiesto que el derecho exclusivo al uso de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente y de conformidad con lo que se observa en el acervo probatorio, el señor HERNANDO PÉREZ jamás registró esa marca, lo cual explica que en su causa mortuoria no se haya efectuado ninguna adjudicación de esa marca o de ese nombre comercial a sus herederos. III.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estima procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado por la Ley 17 de 13 de febrero de 1980. IV.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realizó la interpretación prejudicial 072-IP-2008, de fecha 16 de julio de 2008 (ver folios 635 y siguientes), en la cual hace un análisis de las disposiciones comunitarias que por su pertinencia son aplicables al presente proceso, concluyendo lo siguiente: PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus

efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma o por razones de hecho o de derecho que hayan producido la desaparición de la causal SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si la marca LA VARA (mixta), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma

Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de

registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que el signo mixto que cuente, con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El Juez consultante deberá analizar si la marca LA VARA (mixta) al ser un signo mixto y constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo.

CUARTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna del País Miembro contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas así como la reglamentación que al efecto establezca dicho País Miembro.

QUINTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado

para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEXTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

SÉPTIMO: De demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión.

Sin embargo, el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, prohíbe la declaratoria de nulidad del registro del signo en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez. La prohibición implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como

fundamento de la demanda, o si por razones de hecho las causales dejaron de existir. Si, luego de la concesión del registro, se dicta en el régimen común una nueva norma procesal, ésta será la aplicable, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-0201, de conformidad con lo dispuesto