CE-11001-03-24-000-2002-00209-01-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica Así, las expresiones CARBON y CARBONERO, sin lugar a dudas evocan una idea semejante, pues como bien lo indica la entidad demandada, ambos términos refieren conceptualmente al carbón, el primero en alusión al producto como tal, a manera de sustantivo y el segundo como adjetivo en relación con la persona que vende, distribuye o manipula el carbón. Nótese que la expresión “CARBONERO” incorpora conceptualmetne el producto denominado “CARBON”, lo que indudablemente hace concluir que la marca solicitada reproduce la anteriormente registrada. Ahora, cabe agregar que existe un evidente riesgo de inducir en error al consumidor en lo que respecta al origen empresarial de los productos, pues la coincidencia exacta en las seis primeras letras, hace evocar en la mente del consumidor que los productos de la marca CARBONERO, solicitada para la clase 25 Internacional de Niza, proceden del titular de la marca CARBON, previamente registrada para los productos de la misma clase.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00209-01

Actor: LUZ NANCY MANTILLA CALDERON

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La señora Luz Nancy Mantilla Calderón a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 29967 de 19 de septiembre de 2001, por la cual se resuelve una oposición y se niega el registro de la marca CARBONERO, mixta, para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional; 35503 de 30 de octubre de 2001, por la cual se resuelve un recurso de reposición; y la 43559 de 24 de diciembre de 2001, por la cual se resuelve un recurso de apelación, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- ANTECEDENTES I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. El día 12 de octubre de 2000, la señora Luz Nancy Mantilla Calderón solicitó ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca comercial CARBONERO (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional. I.1.2. Dentro del término legal el señor Gildardo Hernán Pérez, por intermedio de apoderado, presentó oposición contra el registro de la marca “CARBONERO”, con base en la marca comercial “CARBON”, para distinguir productos de la clase 25.

I.1.3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 29967 del 19 de septiembre de 2001 declaró fundada la oposición presentada y en consecuencia negó el registro de la marca comercial CARBONERO (mixta). I.1.4. Posteriormente, la señora Luz Nancy Mantilla presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación, contra la Resolución 29967 del 19 de septiembre de 2001, la cual fue confirmada con Resolución No. 35503 de 30 de octubre de 2001, concediendo el recurso de apelación; y luego, mediante Resolución 43559 de 24 de diciembre de 2001 se confirmó de manera definitiva la negación como marca de la expresión CARBONERO (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25. I.2. Para sustentar los cargos de violación de las normas, la sociedad actora adujo en síntesis, lo siguiente: Manifiesta que las normas violadas por la administración al expedir el acto acusado son los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena. I.2.1. El Artículo 134 de la Decisión 486 establece: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”. Asimismo trae a colación doctrina para indicar que para que un signo pueda ser

considerado como marca debe ser susceptible de representación gráfica. Por su parte, el artículo 135 literal a) de la misma Decisión señala que no podrán registrarse los signos que carezcan de distintividad. Al efecto, trae a colación un pronunciamiento del Tribunal de Justica de la Comunidad Andina sobre los conceptos relativos a la distintividad y representación gráfica. Así las cosas, sostiene que al proferirse las resoluciones acusadas, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 al negar el registro de la marca CARBONERO (mixta), clase 25, toda vez que dicho signo tiene la capacidad intrínseca y extrínseca para ser considerada como marca, en esencia, por lo siguiente: La marca CARBONERO (mixta) diferencia, distingue, ya que puede ser traducida a algo perceptible por medio del sentido de la vista, lo que la hace apreciable por parte de los consumidores y distingue los productos producidos o comercializados de los productos idénticos o similares de otras personas. Señala que se trata de un signo que se percibe por los sentidos por ser singular e individual, pues puede diferenciarse de cualquier otro y por lo tanto puede ser objeto de un derecho privativo y además, es susceptible de representación gráfica. I.2.2. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por aplicación indebida. La norma señala: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos

productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación…” Invoca interpretaciones prejudiciales referentes a los criterios generales para determinar si existe confusión y concluye que la marca objeto de comparación está compuesta por la expresión CARBON nominativa, sin ningún tipo de distintivo. Así las cosas, pasa a realizar el cotejo comenzando con la similitud ideológica y señala que la marca registrada corresponde a la expresión CARBON que constituye un sustantivo, y CARBONERO que corresponde a un adjetivo calificativo, por lo que no hay similitud ideológica. En cuanto a la similitud ortográfica indica que la marca a registrar consiste en la expresión CARBONERO donde reivindica una forma de letra especial y colores específicos, mientras que la marca registrada consiste en la expresión CARBON, simplemente nominativa, y por razones obvias no puede darse ese tipo de confusión. La similitud fonética tampoco se presenta porque las denominaciones en conflicto son pronunciadas en forma diferente. Luego se refiere a la impresión en conjunto de las marcas, para señalar que estas son totalmente diferentes y alude al cotejo sucesivo y no simultáneo evidenciando que la marca CARBONERO no deja en la mente de cualquier persona la imagen de la marca ya registrada, por lo que aquella es registrable. Sostiene que aunque las diferencias no deben ser tenidas en cuenta, no se puede apartar del hecho de que la marca a registrar es mixta, mientras que la registrada es simplemente nominativa. Expone que la solicitante ha utilizado la marca CARBONERO para distinguir

vestidos, calzado y sombrerería, productos comprendidos en la clase 25, por espacio de diez años. El señor Gildardo Hernán Pérez, por su parte, ha utilizado su marca dentro de un período similar, distinguiendo los mismos productos, sin que durante este tiempo se hubiere presentado un equívoco por parte del público consumidor, respecto de las marcas en conflicto. Ello significa que ambas marcas han coexistido pacíficamente en el mercado sin generar confusión, lo que muestra que los actos acusados se apartaron de la realidad de los consumidores y al efecto trae a colación un pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia sobre el tema. Concluye que existió una violación al artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por aplicación indebida al negar el registro de la marca, aplicando dicha norma sin existir mérito para ello. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente: Con la expedición de los actos acusados no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486. Recuerda que para que un signo sea registrado como marca debe reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y que sea susceptible de representación gráfica. Así, el signo CARBONERO, si bien es susceptible de representación gráfica no cuenta con

fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto con el signo registrado, resulta indudable que presentan similitudes gráficas, fonéticas y visuales que no le otorgan distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado. En cuanto a las marcas mixtas y nominativas señala que ambas son mixtas llegando a la conclusión de que en ellas evidentemente predomina como elemento denominativo las expresiones verbales, “CARBONERO” y “CARBON”, término básico el último, al cual se le agregó la terminación ‘ERO’ para obtener el término CARBONERO, innegablemente similar al segundo ‘CARBON’, que de ninguna manera le permite adquirir distintividad para ser registrada como marca. Por lo tanto es latente la confusión que se produciría en el público consumidor impidiendo cualquier posibilidad de una coexistencia pacífica entre marcas evidentemente similares y mucho más cuando protegen productos comprendidos dentro de la misma clase internacional. Al respecto, se puede observar claramente, ‘CARBONERO’ (Mixta) reproduce totalmente la expresión ‘CARBON’ Nominativa como marca registrada y el hecho de agregarle la terminación ERO, para el consumidor medio, sus fonéticas como su visualización y ortografía, le serán muy semejantes. Por lo tanto, las marcas citadas al ser similarmente confundibles tienen la capacidad de inducir al público a error como se puede apreciar al compararlas desde los puntos visual, ortográfico y fonético. Los signos en conflicto están destinados a distinguir productos de la misma Clase 25 por lo que dichos productos se pueden ofrecer al público en los mismos almacenes o establecimientos, hecho que genera una indiscutible posibilidad de confusión entre el

público consumidor. Este hecho también generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podría creer que se trata de las mismas marcas o del mismo titular de la marca registrada ‘CARBON’, confusión denominada indirecta. Finalmente, el mencionado concepto de confundibilidad indirecta se da con mayor fuerza en los signos comparados, dado que entre éstos también existe una estrecha relación semántica, pues la marca solicitada CARBONERO, se deriva conceptualmente de la expresión anteriormente registrada CARBON, pues aquella alude a lo relativo al carbón en forma de adjetivo; y como sustantivo se refiere a la persona que vende, manipula o vende el carbón, por lo que no solo percibe similitud gráfica, visual, fonética y ortográfica, sino también ideológica entre los signos en conflicto CARBONERO (Mixta) y CARBON (Nominativa). II.1.2. El señor Gildardo Hernán Pérez Molina, por medio de apoderado, intervino como tercero en el proceso y contestó la demanda aduciendo lo siguiente: Las Resoluciones impugnadas se ajustan a las normas legales vigentes en materia de propiedad industrial pues las marcas deben analizarse en su conjunto, y en este caso la marca solicitada para registro CARBONERO, reproduce en su totalidad la marca CARBON, previamente registrada. Los signos en conflicto generan en el consumidor el mismo concepto pues se definen así: Carbón.- Materia sólida, ligera, negra y muy combustible, que resulta de la destilación o de la combustión incompleta de la leña o de otros cuerpos orgánicos; Carbonero.-

Perteneciente o relativo al carbón. Por lo tanto, en este caso existe identidad conceptual entre las marcas en conflicto, en consecuencia no es procedente el registro de la marca solicitada. Alude a la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia y señala que de conformidad con esta, con las reglas de análisis de confundibilidad y con la doctrina en la materia, la marca CARBONERO no es una marca registrable. Concluye que es evidente que la solicitud para el registro de la marca CARBONERO se encuentra comprendida dentro de las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486, en atención a que las marcas en conflicto son idénticas y se destinan a distinguir productos de la misma naturaleza. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal pertinente, guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un

procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo CARBONERO (mixto) fue presentada el 12 de octubre de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CARBONERO

(mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el

signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

SEXTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

SÉPTIMO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

OCTAVO: Se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que

lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. Este criterio también deberá ser tomado en cuenta en el caso de que los signos opositores se hayan convertido en débiles.

NOVENO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº Nº 2002-00209, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. El Alto Tribunal en la interpretación prejudicial número 08-IP-2011, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretarán los artículos solicitados por el consultante por considerarlos como no aplicables al caso concreto, al haberse presentado la solicitud del registro de la marca mixta CARBONERO, en vigencia de la Decisión

3441 “Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) 1 La respectiva solicitud ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se presentó el 12 de octubre de 2000. Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada

por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”. 2.- Para la Sala, el debate jurídico se centra en establecer si el signo CARBONERO, en efecto, observaba los requisitos para que fuere registrable como marca, al resultar suficientemente distintivo frente a la marca previamente registrada CARBON, ambas destinadas a identificar productos de la clase 25 de la clasificación Internacional de Niza. Asimismo, es de evaluar si el registro de dicha marca afecta los derechos del titular de la marca CARBON, por su riesgo de inducir a confusión a los consumidores. Pues bien, considerando que de las marcas confrontadas, la correspondiente a la previamente registrada es nominativa “CARBON”, y la solicitada es mixta, CARBONERO, es preciso comenzar por identificar si en esta última el elemento gráfico, por sí solo, tiene la suficiente fuerza distintiva frente a la marca nominativa CARBON, como para aducir que el registro de la marca mixta debió ser concedido, en los términos expuestos por la demandante. Así, las dos marcas en pugna se expresan de la siguiente manera:

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA: CARBON (nominativa) MARCA DENEGADA: (mixta) Conviene traer a colación lo que el Tribunal Andino de Justicia indicó sobre el análisis a efectuar en el caso que las marcas en conflicto contengan ambas dimensiones: “En el caso de realizarse el cotejo entre un signo mixto solicitado y un signo denominativo y otro mixto ya registrados, que incluyan en su parte denominativa elementos compuestos, como ocurre en el presente caso,

se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). En ese sentido, el Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). (Subrayado fuera de texto). Como se aprecia, de los elementos que conforman la marca mixta CARBONERO, es

indudable que la dimensión que prima es la denominativa al identificarse en ella una mayor influencia en la mente del consumidor, aunado a que las letras escritas con el diseño o imagen específica que allí se expresa, no son evocadoras de concepto alguno como para admitir que el signo, en su dimensión gráfica, identifique el producto. De las apreciaciones del Tribunal, se colige la necesaria aplicación de las reglas generales para el cotejo marcario, cuyos parámetros han sido puntualizados por aquel y por esta Corporación así: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. “Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.” De este modo, el análisis se efectuará siguiendo las reglas de las marcas denominativas habida cuenta de que en la marca CARBONERO (mixta) el elemento gráfico no cuenta con vocación distintiva, y al contrario, el elemento denominativo es el que prima en la mente del consumidor, según se anotó. Se procederá, entonces, a la comparación entre los signos CARBONERO y CARBON, observando los siguientes criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial allegada al proceso: “Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se

deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber: En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la

comparación de todo tipo de marcas. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos”. Así las cosas, el examen para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión considerará los tipos de similitud ortográfica, fonética e ideológica. En cuanto a la similitud ortográfica, el Tribunal Andino precisa que ésta se presenta cuando coinciden las letras en los segmentos a compararse. En el presente caso, se aprecia que ambos signos, CARBONERO y CARBON, cuentan con un número de letras y de sílabas disímiles, constando el primero de nueve letras y cuatro sílabas: CAR – BO – NE – RO y, el segundo, de seis letras y de dos sílabas: CAR – BON, lo cual hace que ambas difieran en cuanto a su longitud. Por su parte, las dos marcas comparten idéntica expresión inicial cual es CARBON, lo que hace que ortográficamente exista una semejanza entre estas al presentarse una coincidencia exacta en la sucesión de las primeras vocales y letras que conforman dicha expresión en ambas marcas.

En este orden, la única diferencia ortográfica entre los signos estriba en la adición de las letras ERO, como terminación de la marca solicitada, resultando esta partícula insuficiente como para aducir que el examen ortográfico sea superado, dada se reitera, la identidad en el vocablo CARBON existente al inicio de las dos expresiones en pugna. En lo que respecta a la similitud fonética, el Tribunal Andino ha sostenido “que se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción de los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas variará según su estructura gráfica y fonética.”2 En el presente caso, es perceptible que al pronunciar seguidamente las dos expresiones, existe una diferencia en razón de la adición de la partícula ERO en la terminación de la marca solicit