CE-11001-03-24-000-2002-00215-01-2004

MARCA DESCRIPTIVA - Lo es el signo TACOS Y BARB.Q al designar comida típica mexicana y su forma de preparación / DENOMINACIONES GENERICAS - Falta de distintividad que las hace registrables / TACOS Y BARB.QDesigna una especie de comida típica mexicana que no puede ser apropiable Considera la Sala que esta marca no puede ser registrada por las siguientes razones: La marca no tiene fuerza distintiva, ya que la palabra TACOS designa o señala una especie de comida típica mexicana, denominación que no puede ser apropiable, ya que puede ser usada libremente; así las palabras que distinguen una especie de comida típica de un país, por sí solas, no pueden ser apropiables; por otro lado, las expresión BAR B.Q, es conocida en el medio como una forma de preparación de la comida y es una expresión extranjera muy utilizada en diferentes productos que se comercializan en nuestro país como una característica del producto alimenticio ofrecido, por lo que es un elemento genérico que tampoco puede ser apropiable. De este modo y observado el conjunto marcario, en su parte denominativa, se tiene que TACOS & BAR B.Q. tiene denominaciones genéricas en donde ninguna de las palabras utilizadas tienen un sentido original sino que describe un tipo de comida y su respectiva característica, sin darle fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva. En cuanto a la parte gráfica de la marca se tiene que igualmente carece de fuerza distintiva, ya que se limita a dos líneas paralelas (rectas y curvas) dentro de las cuales se encuentran los signos TACOS & BAR B.Q. por lo que, por este aspecto tampoco puede concluirse que el elemento predominante en el

conjunto marcario sea el gráfico.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00215-01

Actor: JOSÉ MAURICIO DE KOLLER VÉLEZ

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por JOSÉ MAURICIO DE KOLLER VÉLEZ, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: Resolución No 2727 del 19 de febrero de 1998, por la cual se declaró infundada la observación y se negó el registro de la marca mixta TACOS Y BAR-BQ; Resolución 2297 de 30 de enero de 2002, por la cual se resuelve el recurso de apelación que se interpuso contra la anterior resolución, y que confirma la decisión impugnada.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a favor de la demandante la concesión del registro de la marca “TACOS BAR BQ”, para identificar productos de la clase 42 internacional,

específicamente distinguir los servicios prestados por establecimientos de comercio abiertos al público dedicados a la elaboración y venta de comidas y bebidas. Asimismo, que se ordene comunicar la anterior declaración a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: a) El señor JOSE MAURICIO DE KOLLER solicitó el registro de la marca mixta TACOS Y BAR-BQ, para distinguir servicios de la clase 42 de la clasificación internacional de marcas. b) Publicada la solicitud en la gaceta de propiedad industrial No 438, la sociedad COMESTIBLES BAR-BQ formuló demanda de observación, con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en los artículos 82 literal d) y 83 literal a), en virtud de ser titular de la marca GEORGES’ BQ. c) Mediante Resolución 02727 de 19 de febrero de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación y negó el signo TACOS Y BAR-BQ, por considerar que está comprendido en la causal de irregistrabilidad contenida en el articulo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. d) Contra la anterior resolución, el solicitante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante Resolución No 02297 de 30 de enero de 2002, la

cual confirma la resolución impugnada. c) Normas violadas y Concepto de la violación En sustento de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de los siguientes artículos de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina: Teniendo en cuenta lo que reza la norma, existen dos condiciones para que proceda la registrabilidad de una marca; la primera consiste en la distintividad, es decir, cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios. La segunda, exige que no constituya un signo genérico ni descriptivo. En el presente caso, en cuanto al primer requisito, marca TACOS Y BAR-BQ es lo suficientemente distintiva; por lo tanto, es registrable para distinguir servicios de la clase 42 de la clasificación internacional. Y en cuanto al segundo requisito, o sea, la prohibición de registrar signos genéricos, el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala: “ART 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consisten exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, destino, valor procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación , incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. Según la interpretación del actor, la Superintendencia de Industria y Comercio violó la norma transcrita, por cuanto al resolver el conflicto planteado, lo interpretó erradamente y consideró que la marca TACOS y BAR-BQ corresponde a un signo

descriptivo genérico de los servicios que pretende distinguir. d.- Las razones de la defensa La demanda fue notificada al representante legal de la sociedad COMESTIBLES B.B.Q. S.A., tercera directa interesada en las resultas del proceso, y al Superintendente de Industria y Comercio los cuales expusieron como argumentos en su defensa los siguientes:

COMESTIBLES B.B.Q. S.A.

El nombre TACOS & BARBQ, no puede ser registrado, por cuanto es confundible con las marcas de las que legítimamente ha sido titular

COMESTIBLES BBQ S.A. desde 1994.

GEORGE’S BBQ es una marca que representa un servicio correspondiente a la clase 42, identifica al servicio de comidas que representa el nombre de TACOS & BAR – BQ cuya marca se pretende registrar en la misma clase. Fonéticamente las palabras que incluyen nombres genéricos se prestan a confusión por parte del cliente potencial, ya que la sigla BBQ, al igual que la mención BAR-BQ tienen la misma pronunciación y se convierten en elemento distintivo de la marca legalmente protegida GEORGE’S BBQ. Tanto GEORGE’S BBQ como TACOS & BAR – BQ venden servicios de comida rápida, los cuales se asemejan y son propensos inevitablemente a la confusión, o por lo menos a generar en el público la existencia de una asociación entre ellas. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La marca TACOS & BAR-BQ además de no reunir los requisitos establecidos en el artículo 81, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 ahora artículo 135 literal d) de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Como se dijo en la resolución demandada 02727 del 19 de febrero de 1998, la expresión que se solicita en registro indica la especie de servicios que prestarían en los establecimientos identificados con ella, cual es el expendio de tacos, los cuales corresponden a una comida mexicana bastante conocida; de otra parte, el término BAR – BQ, no ofrece al conjunto marcario distintividad alguna, ya que con dicho nombre se conoce una salsa para carnes. Resulta evidente que en la expresión TACOS & BARBQ no existe elemento alguno que aporte distintividad que la haga susceptible de registro marcario, habida cuenta que esta expresión describe directamente los servicios que se ofrecerán por parte del solicitante; por lo tanto, en el presente caso la marca antes mencionada se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la comunidad andina. e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 8 de diciembre de 2002 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 32). Por auto visible a folio 125 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad actora y de la entidad demandada (fls. 135 y 129, respectivamente). Mediante proveído del 28 de octubre de 2003 se ordenó la

suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 9 de agosto de 2004, dio respuesta a la referida solicitud (fl. 150). II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: 1.- Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.- Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem, 3.-De solicitarse el registro de un signo como marca, caso que haya de compararse con una marca mixta previamente registrada, el elemento predominante en conjunto marcario será denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 4.- La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente

para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el leguaje común. 5.- El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. 6.- En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 7.- El Titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto o servicios, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en este único hecho el registro de confusión entre los signos en disputa. 8.- Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función

de tales productos o servicios. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 9.- En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico y fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos o servicios correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes a menos que aquel se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial se constituya en factor determinante de la valoración. CONSIDERACIONES DE LA SALA El signo en conflicto es TACOS & BAR B. Q. cuya gráfica es la siguiente: Ahora bien, el contenido de la norma que la parte actora considera violada, es el siguiente: Artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “ARTICULO 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.” “ART 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consisten exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el

comercio para describir la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación , incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. Sin embargo, el caso que ahora ocupa a la Sala debe ser analizado bajo la normativa aplicable para la fecha de la presentación de la solicitud de la marca TACOS & BAR B. Q. ante la Superintendencia de Industria, es decir la Decisión 344, ya que la Decisión 486 de 2000 no se encontraba vigente, prueba de ello es que las resoluciones demandadas fueron expedidas en 1998, así, las normas a tener en cuenta de la Decisión 344 sobre el tema de la Irregistrabilidad son los artículos 81 y 82 literal d) como así lo establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que se transcriben: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Articulo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

“.......” En primer término, la Sala, atendiendo las reglas establecidas por la jurisprudencia y la doctrina, procede a determinar si se encuentra ajustada a derecho la negativa a la concesión del registro de la marca TACOS & BAR B.Q. para distinguir los servicios designados por el actor en su solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio, así: “4. INDICACIÓN DE SERVICIOS Y CLASE La marca TACOS BAR B.Q. (mixta): Establecimientos de comercio abiertos al público dedicados a la elaboración y venta de comidas y bebidas. Servicios comprendidos en la clase 42 de la clasificación internacional de niza”. Si bien, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza la Clase 42 no comprende los servicios a que alude el actor en su solicitud elevada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que esta clasificación señala como servicios: “Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador ("software"); servicios jurídicos”, lo cierto es que del texto de los actos acusados, de la demanda, de la contestación y de la intervención del tercero, se desprende que los servicios que se pretendieron identificar fueron los primeramente señalados. Como se observa la marca pretende distinguir los servicios prestados en establecimiento de comercio abiertos al público dedicados a la elaboración y venta de comidas, y desde este punto de vista ha de ser estudiada la marca

TACOS & BAR B.Q,.

Considera la Sala que esta marca no puede ser registrada por las siguientes razones: La marca no tiene fuerza distintiva, ya que la palabra TACOS designa o señala

una especie de comida típica mexicana, denominación que no puede ser apropiable, ya que puede ser usada libremente; así las palabras que distinguen una especie de comida típica de un país, por sí solas, no pueden ser apropiables; por otro lado, las expresión BAR B.Q, es conocida en el medio como una forma de preparación de la comida y es una expresión extranjera muy utilizada en diferentes productos que se comercializan en nuestro país como una característica del producto alimenticio ofrecido, por lo que es un elemento genérico que tampoco puede ser apropiable. De este modo y observado el conjunto marcario, en su parte denominativa, se tiene que TACOS & BAR B.Q. tiene denominaciones genéricas en donde ninguna de las palabras utilizadas tienen un sentido original sino que describe un tipo de comida y su respectiva característica, sin darle fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva. En cuanto a la parte gráfica de la marca se tiene que igualmente carece de fuerza distintiva, ya que se limita a dos líneas paralelas (rectas y curvas) dentro de las cuales se encuentran los signos TACOS & BAR B.Q. por lo que, por este aspecto tampoco puede concluirse que el elemento predominante en el conjunto marcario sea el gráfico. De esta forma, al no resultar viable el registro de la marca TACOS & BAR B.Q. se hace innecesario analizar y resolver el punto planteado por el tercero interesado en las resultas del proceso sociedad COMESTIBLES B.B.Q. en el que manifiesta que la marca objeto de demanda presenta similitudes con la marca GEORGÉS B.B.Q. de la cual es titular. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Segundo.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 8 de octubre de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO

Presidente

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO RAFAEL E. OSTAU DE LAFON

PIANETA