CE-11001-03-24-000-2002-00235-01-2010

REGISTRO MARCARIO - Reglas para el cotejo de marcas / MARCA VECINO FIEL - Improcedencia de registro por similitudes con marca SU BUEN VECINO / MARCA VECINO FIEL - Improcedencia de registro por similitudes con marca UN BUEN VECINO EN QUIEN CONFIAR / SIMILITUD CONCEPTUAL - Adjetivos FIEL y BUENO connotan cualidad similar Ahora bien, de conformidad con los criterios esbozados por el Tribunal de Justicia Andino, el cotejo entre los signos en conflicto debe atender a las semejanzas visuales, ortográficas, fonéticas y conceptuales existentes entre los mismos, y obedecer a las siguientes reglas: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 2. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 3. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. Desde el punto de vista visual y ortográfico, las marcas en conflicto son confundibles pues les es común la palabra “VECINO” que en ambos conjuntos cumple la función de sustantivo, erigiéndose en su elemento gramatical principal, al que en ambas se añade un adjetivo calificativo. Consideradas por el aspecto conceptual, las marcas enfrentadas son susceptibles de causar confusión en el

consumidor dado que generan en la mente del consumidor la idea de un servicio prestado por una empresa en la que pueden depositar su confianza y que responde a las necesidades de su cliente. En este punto, la Sala advierte que los adjetivos FIEL y BUENO connotan una cualidad similar pues su significado es coincidente: No se remite a duda que un vecino fiel es un buen vecino, y que dada esa cualidad, en uno y otro caso se trata de un buen vecino en quien confiar. MARCAS - Causales de irregistrabilidad / RIESGO DE CONFUSION - Reglas para determinarlo frente a marcas que distinguen servicios / CONSUMIDOR MEDIO - Concepto / CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - Servicios complementarios de crédito y microcrédito a afiliados / RIESGO DE CONFUSION - Por uso de marca VECINO FIEL en servicios complementarios de Caja de Compensación Familiar Ahora bien, la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones supone la ocurrencia de dos condiciones a saber: (i) que el signo sea idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o solicitada para registro por un tercero (ii) para distinguir los mismos servicios o productos, o que pese a no ser los mismos, pueda presentarse riesgo de asociación o confusión. Los servicios de las clases 35 y 36 para los cuales se registraron las marcas enfrentadas, son los siguientes: (…). Para determinar si respecto de las marcas enfrentadas existe riesgo de confusión, la Sala atenderá los criterios esbozados por el Tribunal de Justicia Andino en la

interpretación prejudicial rendida, a saber: a) La inclusión de los servicios en una misma clase de nomenclátor. b) Canales de comercialización. c) Medios de publicidad idénticos o similares. d) Relación o vinculación entre los servicios. e) Uso conjunto o complementario de servicios. f) Partes y accesorios. g) Mismo género de los servicios. h) Misma finalidad. i) Intercambiabilidad de servicios. (…). También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realzar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. A juicio del Tribunal, <<el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado consumidor medió, o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, (servicios) en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (…)>>” A los efectos de la decisión por adoptarse en este fallo, la Sala considera imprescindible tener en cuenta que el artículo 16 de la Ley 789 de 2002, que adicionó el artículo 41 de la Ley 21 de 1982, habilitó a las Cajas de Compensación Familiar a ofrecer a los trabajadores afiliados microcréditos y créditos o préstamos para la adquisición de vivienda. Así pues, se trata de servicios que tienen la aptitud de ser

complementarios. Dada esa eventualidad, es innegable que el registro de las marcas nominativas SU BUEN VECINO y UN BUEN VECINO EN QUIEN CONFIAR, habilita al BANCO CAJA SOCIAL a impedir el registro del signo VECINO FIEL, pues siendo factible que COMFAMILIAR ANDI la use en la prestación de servicios de crédito y microcrédito a sus afiliados, de llegar a extender su actividad a estos servicios complementarios, el riesgo de confusión en el consumidor sería evidente.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00235-01

Actor: BANCO CAJA SOCIAL Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que la Sala tramita como de nulidad, ejercida por el BANCO CAJA SOCIAL contra la Resolución 32833 de 2001 (28 de septiembre), mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución 21593 de 2001 (29 de junio) que había negado el registro del signo mixto «VECINO FIEL» a favor de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35

Internacional, y contra la Resolución 43534 de 2001 (24 de diciembre) que confirmó la anterior.

I. LA DEMANDA El BANCO CAJA SOCIAL, domiciliado en Bogotá, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la

siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1 Que es nula la Resolución Nº 32833 de 2001 (28 de septiembre), mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución Nº 21593 de 29 de junio de 2001 que había declarado fundada la oposición formulada por el BANCO CAJA SOCIAL y, en consecuencia, había negado el registro de la marca mixta «VECINO FIEL» para distinguir todos los servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional, a favor de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA (en adelante COMFAMILlAR ANDI). 1.1.2 Que es nula la Resolución 43534 de 24 de diciembre de 2001, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la resolución anterior. 1.1.3 Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro de la marca «VECINO FIEL» (mixta), concedida favor de COMFAMILIAR ANDI. 1.2. Hechos La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA, COMFAMILlAR ANDI solicitó el registro de la marca mixta «VECINO FIEL» para amparar todos los servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional. El BANCO CAJA SOCIAL presentó oposición, por considerar que el signo

solicitado es confundible con sus marcas nominativas previamente registradas «BUEN VECINO», «UN BUEN VECINO EN QUIEN CONFIAR» y con la marca figurativa consistente en la figura de un buen vecino sonriente, para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 21593 de 29 de junio de 2001 declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca mixta «VECINO FIEL» para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 Internacional, por considerar que entre el signo «VECINO FIEL» (mixto) en el cual predomina la denominación y las marcas «SU BUEN VECINO» y «SU MEJOR VECINO» existen semejanzas visuales y auditivas que hacen imposible su diferenciación por el adquiriente o usuario de dichos servicios. COMFAMILlAR ANDI interpuso los recursos de reposición y apelación contra la Resolución 21593 de 29 de junio de 2001. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 32833 de 28 de septiembre de 2001 al decidir el recurso de reposición, revocó la Resolución 21593 y, en su lugar, declaró infundada la oposición presentada por el BANCO CAJA SOCIAL y concedió a COMFAMILlAR ANDI el registro del signo mixto «VECINO FIEL», como marca para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional. Contra dicha decisión, el BANCO CAJA SOCIAL interpuso recurso de apelación

que fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución 43534 de 24 de diciembre de 2001, confirmando en todas sus partes la Resolución 32833 que había declarado infundada la oposición. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación El actor invoca como violados los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a las siguientes razones: El artículo 134 de la Decisión 486 establece los requisitos generales que debe reunir un signo para convertirse en marca. Dentro de estos requisitos se establece que un signo es apto para distinguir productos o servicios cuando no se enmarque en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el ordenamiento comunitario. El signo «VECINO FIEL» está afectado de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136, pues se asemeja a una marca anteriormente registrada por un tercero para los mismos servicios de la Clase 35 Internacional. El BANCO CAJA SOCIAL es titular en Colombia de las marcas prioritarias «SU

BUEN VECINO», «UN BUEN VECINO EN QUIEN CONFIAR», «BUEN VECINO»

(etiqueta) y la marca figurativa de un buen vecino sonriente. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina prohíbe registrar como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios o para otros respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

Entre los criterios establecidos para determinar la similitud entre dos signos marcarios se encuentra el examen de conjunto de los signos comparados, de acuerdo con el cual los signos se comparan de manera no fraccionada ni analizados en sus detalles, puesto que el público consumidor no realiza este tipo de examen sino que tiene en cuenta la primera impresión que le produce la marca. Sostuvo que en este caso las marcas en discusión son confundibles en tanto que la marca solicitada está compuesta por las palabra «VECINO FIEL», que reproduce casi íntegramente las marcas «SU BUEN VECINO» y advirtió que no puede admitirse como mecanismo válido de diferenciación que la expresión esté compuesta por FIEL pues si bien esta palabra no es sinónima de BUEN, esta sola expresión no otorga suficiente distintividad al conjunto. Agregó que la primera impresión que produce la marca «SU BUEN VECINO» es la de un vecino que es bueno, mejor, fiel y seguro, lo cual se relaciona inmediatamente en la mente del consumidor financiero con la entidad BANCO CAJA SOCIAL por lo cual el registro como marca del signo «VECINO FIEL» implica una confusión directa e indirecta para el consumidor que relaciona los servicios y los vincula con el mismo origen empresarial. Manifestó que en los casos de comparación de marcas nominativas con marcas mixtas, tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido que debe tomarse como principal elemento de comparación de la marca mixta el que tenga mayor peso dentro del conjunto, y éste, en el caso de marcas que distinguen productos o servicios de consumo popular es el componente nominativo, es decir, las palabras. Para el caso bajo estudio, señaló que resultaba evidente que el componente

nominativo es la palabra «VECINO FIEL», pues con solo mirar el diseño de la marca, resulta de manifiesto que éste confundible con la marca «SU BUEN

VECINO» del BANCO CAJA SOCIAL.

Por lo demás, puso de presente que debe además tenerse en cuenta que el BANCO CAJA SOCIAL presentó solicitud prioritaria para el registro a su favor de los signos «SU BUEN VECINO» como marcas para distinguir los servicios de la clase 35ª, la cual se tramita en el expediente Nº 97416131.

II. LA CONTESTACIÓN 2.1 El apoderado de La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que se ajustó al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

Precisó que la distintividad es el requisito esencial para que el signo sea registrable como marca, pues solo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto de otro empresario. Señaló que las marcas «VECINO FIEL» (mixta solicitada), «SU BUEN VECINO» y «SU MEJOR VECINO» no presentan similitudes pues tienen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos que las diferencian por el aspecto de conjunto, lo que les permite coexistir en el mercado sin inducir al público consumidor en error. Agregó que la extensión de las frases que conforman los signos en conflicto, su pronunciación y su aspecto gráfico aseguran que el consumidor diferencie las marcas y su origen empresarial. Advirtió que en el signo solicitado «VECINO FIEL» la expresión FIEL es la principal por su tamaño destacado y forma de la letra.

1 La Sala advierte que al observar la base de datos de la Superintendencia de industria y Comercio, se encontró que la solicitud prioritaria para el registro de la marca SU BUEN VECINO en la clase 35 internacional, fue resuelta en forma desfavorable al BANCO CAJA SOCIAL mediante Resoluciones 32192 de 30 de noviembre de 2000, 9443 de 29 de marzo de 2001 y 28399 de 30 de agosto de 2001, lo que implica que para la fecha en que fue expedida la Resolución 43534 de 2001 (24 de diciembre) acusada, la solicitud elevada por la demandante ya había sido desestimada y, en consecuencia, no resultaba oponible al registro de ningún signo distintivo. 2.2. COMFAMILlAR ANDI contestó la demanda como tercero interesado. Replicó que los elementos gráficos y denominativos de la marca mixta «VECINO FIEL» tienen la misma posición, de modo que ninguno es predominante. Sostuvo que las marcas comerciales para distinguir productos y servicios incluyen una o más palabras con o sin ningún contenido conceptual, dibujos, emblemas, monogramas, gravados, estampados, imágenes, combinaciones de colores aplicados a un área determinada de un producto o su envase, la envoltura o envase, combinaciones de letras y números con diseño especial, slogans publicitarios, relieves distintivos y todo otro signo con tal capacidad. Concluyó que en este caso, el adjetivo BUENO, que se repite en el texto de la marca registrada previamente es un vocablo genérico, usual, de uso común, sobre el que no se puede pretender un uso exclusivo porque éste no es apropiable.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. La parte actora reiteró los mismos argumentos expuestos en la demanda y la contestación. 3.2. La Superintendencia de Industria y Comercio y COMFAMILIAR, no alegaron de conclusión.

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, solicitó requerir la

Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial 181-IP-2007 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos. En la cual se dijo:

« CONCLUYE:

1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

2. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

3. Al efectuar el cotejo de las marcas mixtas se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Al comparar una marca denominativa compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

4. En la comparación de una marca gráfica se debe tomar en cuenta el efecto visual que la figura, apreciada en su conjunto, causa sobre la actitud y reacción normal del público consumidor.

A las marcas gráficas les son aplicables las mismas reglas de comparación de cualquier otro tipo de marcas, para determinar su

grado de confusión e irregistrabilidad.

5. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

6. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

7. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

8. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

9. El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, ante la proliferación de marcas que contienen términos de uso común, no puede impedir su inclusión en signos de terceros por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

10. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. […]»

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Decide la Sala la acción de nulidad y restablecimiento, que se entenderá como de nulidad (Art. 172 de la Decisión 486), incoada por el BANCO CAJA SOCIAL contra las resoluciones mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca VECINO FIEL a favor de COMFAMILIAR ANDI, y declaró infundada la oposición propuesta por la demandante.

Corresponde determinar si a la luz de los artículos 134 y 136 literal d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la marca mixta VECINO FIEL propiedad de COMFAMILIAR ANDI, es confundible con las marcas nominativas SU BUEN VECINO y UN BUEN VECINO EN QUIEN CONFIAR, la marca figurativa consistente en la imagen de un buen vecino y la etiqueta con la imagen

de un vecino, todas propiedad del demandante BANCO CAJA SOCIAL. El texto de las normas comunitarias invocadas por el demandante es el siguiente: Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Las marcas confrontadas, la categoría en la que fueron registradas y los servicios que identifican se transcriben a continuación: Marcas propiedad de BANCO CAJA SOCIAL (demandante)

SU BUEN VECINO (nominativa), registrada en la categoría 36ª internacional (versión 7) para identificar servicios relacionados con seguros, negocios financieros, negocios inmobiliarios y negocios monetarios. UN BUEN VECINO EN QUIEN CONFIAR (nominativa), registrada en la categoría 36ª internacional para identificar servicios relacionados con seguros, negocios financieros, negocios inmobiliarios y negocios monetarios. ETIQUETA de un buen vecino, registrada en la clase 36ª internacional para identificar servicios relacionados con seguros, negocios financieros, negocios inmobiliarios y negocios monetarios. DIBUJO DEL BUEN VECINO SONRIENTE (figurativa), registrada en la clase 36ª internacional para identificar servicios relacionados con seguros, negocios financieros, negocios inmobiliarios y negocios monetarios. Marca propiedad de COMFAMILIAR ANDI VECINO FIEL (mixta), registrada en la categoría 35ª internacional para identificar los siguientes servicios: “(…) servicios prestados por personas u organizaciones cuya finalidad es la explotación y dirección de empresas comerciales y la dirección de negocios y las funciones comerciales de dichas empresas, servicios de establecimientos de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o anuncios por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías y servicios. Servicios por radio o televisión o medios electrónicos. Los servicios que entrañan el registro, transcripción, composición, compilación, transmisión o sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la explotación o compilación de datos matemáticos y estadísticos; los servicios de agencias de publicidad, así

como servicios tales como la distribución de prospectos, directamente o por correo, y la distribución de muestras. Servicios prestados por personas y organizaciones cuya finalidad principal es la explotación de empresas industriales comerciales y el reagrupamiento por cuenta de terceros, de productos diversos permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad. “ La Sala procede a determinar cuál es el elemento predominante de las marcas enfrentadas, pues de conformidad con reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino y de esta Corporación, tratándose de marcas mixtas el análisis debe llevarse a cabo entre dicho elemento y la marca nominativa o figurativa opositora. La Sala observa que el cotejo debe comprender el elemento denominativo BUEN VECINO y UN BUEN VECINO EN QUIEN CONFIAR, de una parte, y VECINO FIEL, de la otra, por ser este el predominante en las marcas mixtas enfrentadas. Ahora bien, de conformidad con los criterios esbozados por el Tribunal de Justicia Andino, el cotejo entre los signos en conflicto debe atender a las semejanzas visuales, ortográficas, fonéticas y conceptuales existentes entre los mismos, y obedecer a las siguientes reglas:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios

identificados por los signos en disputa. Desde el punto de vista visual y ortográfico, las marcas en conflicto son confundibles pues les es común la palabra “VECINO” que en ambos conjuntos cumple la función de sustantivo, erigiéndose en su elemento gramatical principal, al que en ambas se añade un adjetivo calificativo.

En efecto:

VECINO FIEL (MARCA SOLICITADA)

SU BUEN VECINO

(MARCAS OPOSITORAS) UN BUEN VECINO EN QUIEN CONFIAR Consideradas por el aspecto conceptual, las marcas enfrentadas son susceptibles de causar confusión en el consumidor dado que generan en la mente del consumidor la idea de un servicio prestado por una empresa en la que pueden depositar su confianza y que responde a las necesidades de su cliente. En este punto, la Sala advierte que los adjetivos FIEL y BUENO connotan una cualidad similar pues su significado es coincidente: No se remite a duda que un vecino fiel es un buen vecino, y que dada esa cualidad, en uno y otro caso se trata de un buen vecino en quien confiar. Ahora bien, la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones supone la ocurrencia de dos condiciones a saber: (i) que el signo sea idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o solicitada para registro por un tercero (ii) para distinguir los mismos servicios o productos, o que pese a no ser los mismos, pueda presentarse riesgo de asociación o confusión. Los servicios de las clases 35 y 36 para los cuales se registraron las marcas enfrentadas, son los siguientes:

Marcas opositoras Clase 36 Marca solicitada Clase 35 <<SU BUEN VECINO>> y <<UN BUEN VECINO EN QUIEN <<VECINO FIEL>> CONFIAR>> - Seguros - Explotación y dirección de - Negocios financieros empresas comerciales - Dirección de negocios y - Negocios inmobiliarios funciones comerciales de - Negocios monetarios empresas comerciales - Publicidad, comunicaciones al público, anuncios y difusión de toda clase de mercancías y servicios - Servicios por radio, televisión y medios electrónicos - Registro, transcripción, composición, compilación, transmisión o sistematización de comunicaciones. - Explotación y compilación de datos matemáticos y estadísticos - Distribución de prospectos y muestras - Reagrupamiento de productos diversos que permite al consumidor examinarlos y comprarlos con comodidad. Para determinar si respecto de las marcas enfrentadas existe riesgo de confusión, la Sala atenderá los criterios esbozados por el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial rendida, a saber: a) La inclusión de los servicios en una misma clase de nomenclátor b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los servicios e) Uso conjunto o complementario de servicios f) Partes y accesorios g) Mismo género de los servicios h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de servicios (…) También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de

atención que presta la persona al momento de realzar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. A juicio