CE-11001-03-24-000-2002-00276-01

MICROFOLIAR - Marca descriptiva sin distintividad / MICRO - Prefijo inapropiable por ser de uso común / FOLIAR - Término descriptivo inapropiable / MARCA DESCRIPTIVA - Inapropiabilidad e irregistrabilidad: MICROFOLIAR La marca en conflicto esta compuesta por la palabra MICROFOLIAR seguida de las letras N.P.K.; a su vez, la palabra MICROFOLIAR tiene un elemento compositivo que es el prefijo MICRO, cuyo significado según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es “pequeño” o “una millonésima”; y la palabra FOLIAR tiene como significado general “relativo a las hojas”. pues bien, el producto MICROFIOLIAR N.P.K. distingue entre otros fertilizantes y en general productos químicos destinados a al agricultura. Respecto de la palabra foliar “relativo a las hojas”, en el campo especializado se le da un significado general para señalar tratamientos para las plantas que se hacen a través de las hojas. Así, se puede observar este concepto al leer en diferentes paginas web sobre la fertilización de las plantas así: (...). En efecto, la marca “MICROFOLIAR N.P.K.” es una marca descriptiva ya que no tiene elementos propios que la puedan diferenciar en el mercado respecto de otros bienes o servicios, dándole la distintividad suficiente para ser registrada, así. El prefijo micro no es apropiable por cuanto es una palabra de uso común que se utiliza para describir algo pequeño y, foliar describe un tratamiento de fertilización a través de las hojas de las plantas por lo tanto no puede ser apropiable ya que, esta palabra puede ser utilizada por todos los productores para la industria de los fertilizantes, es decir no puede ser objeto de

monopolio en beneficio solo de una persona, de manera que MICROFOLIAR es una marca descriptiva que no está complementada por algún signo suficientemente distintivo, por cuanto las letras N.P.K. no le dan a la marca fuerza distintiva porque, aunque tengan un significado o un equivalente, estas iniciales no hacen que el consumidor haga un proceso deductivo para que en un momento dado pueda diferenciar la marca. Por otro lado, el argumento de la sociedad MICROFERTISA W.F.& CIA titular de la marca en conflicto, al contestar la demanda, en el sentido de que es viable el registro de la marca MICROFOLIAR N.P.K. por cuanto la sociedad aquí demandante COLINAGRO tiene dentro de su catálogo de productos a NUTRIFOLIAR COMPLETO, en este caso no es válido ya que, a pesar de que se llegara a concluir que se encuentra en la misma situación aquí planteada, el principal objetivo de la revisión de la legalidad de los actos administrativos que conceden o niegan las marcas es la protección al consumidor. Además el signo NUTRIFOLIAR COMPLETO no es objeto del presente análisis.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil seis (2006) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00276-01

Actor: COLINAGRO S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sociedad COLINAGRO S.A., a través de apoderado y en ejercicio de la acción

de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 02136 del 29 de enero de 2002, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la cual concedió a la sociedad MICROFERTISA W.F. & CIA LTDA. el registro de la marca MICROFOLIAR N.P.K., para distinguir productos comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. 2ª. Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho solicita se cancele el registro de la marca MICROFOLIAR N.P.K. y su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO

La actora señaló, en síntesis, los siguientes: l. La sociedad MICROFERTISA W.F. & CIA LTDA., solicitó el 28 de julio de 1994 a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca MICROFOLIAR N.P.K., para distinguir productos comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, expediente 94 33.140. El extracto de la solicitud de marca fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 408 de fecha 26 de septiembre de 1994.

2. La COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A., COLINAGRO formuló el 9 de noviembre de 1994 observaciones al registro de la marca MICROFOLIAR N.P.K. solicitado por MICROFERTISA W.F. & CIA LTDA. y

las fundamentó en la descriptividad de la expresión MICROFOLIAR N.P.K., en relación con los productos de la clase 1 internacional.

3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia, mediante Resolución No. 25409 de 26 de noviembre de 1996, declaró fundada la observación

presentada por COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A.

COLINAGRO y negó el registro de la marca MICROFOLIAR N.P.K. a la sociedad

MICROFERTISA W. F. & CIA LTDA..

4. El 27 de diciembre de 1996 se interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución 25409 de 26 de noviembre de 1996, proferida por la Jefe de la mencionada División de Signos Distintivos.

5. Por la resolución 04290 del 19 de febrero de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos, confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 25409 del 26 de noviembre de 1996 y concedió el recurso de apelación.

6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución 2136 de 29 de enero de 2002, resolvió el recurso de apelación, y concedió el registro de la marca MICROFOLIAR N.P.K., a MICROFERTISA W. F. & CIA. LTDA. para distinguir productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, abonos para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos,

materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, productos comprendidos en la clase 1 de la clasificación internacional de Niza.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º. Se violó el artículo 82, literal d) del de la Decisión 344 (hoy literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina), por falta de aplicación, por cuanto la marca no cumplió con el requisito de distintividad, ya que la marca registrada MICROFOLIAR N.P.K., da una idea general de las propiedades de los productos que quiere distinguir.

Al efecto desglosó la palabra en las expresiones MICRO, que significa pequeño, la denominación FOLIAR, que es relativo a la hoja y las letras N.P.K., que son los símbolos químicos del Nitrógeno, Fósforo y Potasio. El término MICROFOLIAR N.P.K, describe un fertilizante o producto que se compone de partículas pequeñas de aplicación a través de las hojas, cuyos ingredientes son nitrógeno, fósforo y potasio, es decir, describe su apariencia, forma de aplicación y composición. Es la regla y lo usual señalar que un fertilizante es de aplicación FOLIAR y se compone de N.P.K. (nitrógeno, fósforo y potasio), la adición de la palabra MICRO no le confiere distintividad sino que contribuye a la descripción del producto. En suma, resulta ilegal el registro de la marca MICROFOLIAR N.P.K., porque se refiere a cualidades comunes y genéricas de los productos de la clase 1, como son

su composición (N.P.K), forma de aplicación (FOLIAR) y tamaño (MICRO), existe una causal de irregistrabilidad por descriptividad. 2º. Se vulneró el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, por aplicación indebida, porque la marca MICROFOLIAR N.P.K. no goza de distintividad suficiente porque la marca, insiste, consiste exclusivamente en un signo que describe directamente datos, características e informaciones de los productos; no tiene ningún elemento distintivo y como tal no puede ser registrado. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

III. CONTESTACION DE LA DEMANDA - La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones allí reclamadas adujo, en esencia, que la marca “MICROFOLIAR”, es evocativa al trasmitir indirectamente al público consumidor una idea sobre el producto, sin llegar a ser un término genérico o descriptivo; tampoco es una designación usual y es lo suficientemente distintiva para registrarse.

El acto administrativo acusado se ajusta en pleno derecho a las disposiciones vigentes aplicables sobre marcas y no vulnera ninguna norma superior. - La sociedad MICROFERTISA W.F. &, en su calidad de tercera interesada en el resultado del proceso, intervino para indicar que la marca registrada MICROFOLIAR N.P.K., es una marca “evocativa” que no expresa de manera exacta y directa las características del producto; la administración hizo una

interpretación correcta y por ende, no es del caso declarar la nulidad del acto. Señaló que la empresa demandante, al igual que otras, tienen registradas marcas similares como “NUTRIFOLIAR COMPLETO”, “HORMONAGRO”, “CICATRIZANTE HORMONAL”, “NUTRICOSECHA”, “LLENADO DE GRANO” y

“FERTIMENORES”.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LAS PARTES El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado no rindió concepto. Las partes alegaron de conclusión según escritos visibles de folios 159 a 169. IV-. INTERPRETACIÓN PREJUCIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 146-IP-2004, rendida en este proceso, concluyó: “Primero: La norma comunitaria que se encontraba vigente al momento de la presentación de la solicitud es la que rige para sus efectos. La Decisión comunitaria no tiene carácter retroactivo, por lo que la nueva normativa no surte efecto para las situaciones jurídicas que hayan nacido bajo el amparo de una Decisión anterior. En el presente caso, la norma aplicable es la Decisión 344 por ser la vigente al momento de solicitarse el registro de MICROFOLIAR N.P.K.

Segundo: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión

344.

Tercero: No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican, exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

Cuarto: Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.

Quinto: La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras, partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, comunes, necesarias o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de palabras o partículas de utilización necesaria para cierto tipo de productos.”.

(folios 180 a 192 del Expediente). CONSIDERACIONES DE LA SALA El análisis de la Sala se contrae a la revisión de legalidad de la Resolución No. 2136 del 29 de enero de 2002, expedida por el Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial, que concedió el registro de la marca MICROFOLIAR N.P.K., para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, en concreto, se debe establecer si la marca “MICROFOLIAR N.P.K.”, se encuentra en una causal de irregistrabilidad. El primer punto a dilucidar es precisar la normativa que resulta aplicable para resolver el asunto. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial transcrita, señala que rinde su concepto conforme a la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, posición con la que se encuentra de acuerdo esta Sala ya que debe aplicarse la normativa vigente al momento de formularse la solicitud de registro de la marca. En el presente asunto la parte demandante soporta la existencia de la causal de irregistrabilidad en que la marca producto “da una idea general de las propiedades de los productos que pretende distinguir”, es decir, que es una marca genérica y descriptiva. El contenido de la norma que la parte actora considera violada, es el siguiente: Artículo 82 literal d) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. “ARTICULO 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: (…..) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse” Es necesario iniciar el análisis señalando los productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, que son los siguientes:

“CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA

TITULOS DE LAS CLASES PRODUCTOS

CLASE 1

Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.” La solicitud de registro se hizo con el fin de amparar los anteriores productos. Entra la Sala al examinar si la marca registrada MICROFOLIAR N.P.K., cumple con los requisitos de registrabilidad de una marca como son perceptibilidad, distintivilidad y susceptibilidad de representación gráfica. En efecto los requisitos de perceptibilidad y de representación gráfica son reunidos por la marca MICROFOLIAR N.P.K. ya que es perceptible en la medida en que puede ser captado visualmente, es decir, es tangible para el consumidor y es susceptible de representación gráfica por cuanto consiste en descripciones realizadas a través de palabras. En cuanto al requisito de la distintividad, como lo consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este requisito “es la razón de ser de la marca es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.” Igualmente respecto de los signos genéricos, descriptivos, comunes o usuales el

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en su interpretación prejudicial: “La doctrina y también la jurisprudencia han anotado, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan amparar. En todo caso, cabe observar que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases capacidad distintiva disminuirá por ser posible su utilización en diversos productos. Los signos descriptivos son aquellos que se refieren entre otras características a la cualidad....que es esencial o primordialmente señala el nombre del producto o del servicio de que se trate. (….) Así mismo se entiende por signo común o usual aquel que se integra exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones utilizados en el lenguaje corriente del país en que se ha intentado registrar el signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate; este signo no será suficientemente distintivo, y por lo tanto, no podrá ser registrado. (….) Al constituirse una marca, como en este caso para la protección de cierto tipo de productos, pueden usarse determinadas palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio; por esta razón el titular de una marca que lleve incluida una expresión de esta naturaleza no está amparado por la ley para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión o vocablo, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre que se obtengan un conjunto marcario original y

suficientemente distintivo, pues no debe generarse la posibilidad de confusión.” La marca en conflicto esta compuesta por la palabra MICROFOLIAR seguida de las letras N.P.K.; a su vez, la palabra MICROFOLIAR tiene un elemento compositivo que es el prefijo MICRO, cuyo significado según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es “pequeño” o “una millonésima”; y la palabra FOLIAR tiene como significado general “relativo a las hojas”. pues bien, el producto MICROFIOLIAR N.P.K. distingue entre otros fertilizantes y en general productos químicos destinados a al agricultura. Respecto de la palabra foliar “relativo a las hojas”, en el campo especializado se le da un significado general para señalar tratamientos para las plantas que se hacen a través de las hojas. Así, se puede observar este concepto al leer en diferentes paginas web sobre la fertilización de las plantas así: “Apuestan por nutrición foliar (...) Una de las técnicas más difundidas en la nutrición de los cultivos que está alcanzando gran auge en muchos países, principalmente los europeos, es la fertilización foliar. Boanerge Juárez, director de la empresa Productos Forestales y Agropecuarios S.A. (Profisa), manifestó que uno de los mayores retos en la agricultura moderna, consiste en lograr que el aumento en la producción mantenga el mismo ritmo de la demanda, siempre y cuando se mantenga la integridad del medio ambiente. Juárez junto a un grupo de especialistas italianos se dieron (sic) a la tarea de capacitar a productores, agrónomos y extensionistas de maní de la zona de Chinandega y Managua, para esto organizaron un seminario taller con los

distribuidores que poseen en todo el país. El especialista italiano Franchesco Kluzer, indicó que las ventajas de usar la fertilización foliar consiste en que hay una rapidez de acción, ya que los nutrientes son usados inmediatamente por la planta, además que existe aporte directo de los nutrientes en los lugares de la planta donde son más efectivos. Recordó que el objetivo básico de la agricultura es proporcionar alimentos a la población, para ello debe procurar que los rendimientos que se obtengan sean elevados. “El problema surge cuando se enfrenta a hechos como el empobrecimiento del suelo por determinadas prácticas de cultivo, mayores densidades de siembra, mejora de variedades, contaminación del suelo y agua por exceso de fertilizantes”, señaló. Por otra parte, el especialista italiano indicó que de los factores que regulan el desarrollo y rendimiento de las plantas es quizás, la nutrición de las mismas, el más importante. La escasez de elementos esenciales, tradicionalmente se ha resuelto con la adición de sales minerales al suelo. “Hoy en día la fertilización foliar está resolviendo gran parte de los problemas de producción”, señaló el experto. Los especialistas recomiendan el uso de este tipo de fertilizantes cuando el suelo carece de condiciones que dificultan la absorción de los elementos nutritivos y cuando el cultivo tiene deficiencia de elementos que hay que corregir con rapidez. TECNOLOGÍA DE ANTAÑO Eddy Bonilla Picado, representante de Profisa en Occidente, dijo que los fertilizantes foliares están en el mercado nacional hace 10 años, fecha desde la cual han impartido 80 capacitaciones a nivel nacional. El experto italiano Silvano Fattovich, explicó que con la fertilización foliar, se

aportan nutrientes a las plantas a través de las hojas, básicamente en disoluciones acuosas. “No se trata de un método reciente, puesto que ya en 1676, científicos de diferentes partes del mundo han abordado el problema de la absorción de agua por las hojas”, indicó el especialista. VENTAJAS DE LA NUTRICIÓN FOLIAR La nutrición foliar es otra de las herramientas que el productor tiene disponible para obtener mejores resultados. “Con la nutrición foliar se busca ayudar a la planta en los momentos en que tiene picos de necesidad de producción y el suelo no va a conseguir dar todos esos nutrientes en velocidad y volumen necesario”, indicó Silvano Fattovich. La otra aplicación es en el momento de la floración para favorecer la polinización y pegamento de vainas, trabajando también fósforo, calcio y boro para dar energía a la planta, principalmente en el tercio superior de la misma donde el calcio y el boro son más problemáticos, señaló Fattovich. Otro efecto positivo de la fertilización foliar es que aumenta la resistencia a las condiciones ambientales adversas y a las plagas. Los especialistas indican que debido a la eficacia y rapidez de la absorción, los nutrientes aplicados a las hojas están disponibles inmediatamente para la planta, no estando sujetos a demora o procesos de fijación.” (crf. Diario la Prensa – Nicaragua) En efecto, la marca “MICROFOLIAR N.P.K.” es una marca descriptiva ya que no tiene elementos propios que la puedan diferenciar en el mercado respecto de otros bienes o servicios, dándole la distintividad suficiente para ser registrada, así. El

prefijo micro no es apropiable por cuanto es una palabra de uso común que se utiliza para describir algo pequeño y, foliar describe un tratamiento de fertilización a través de las hojas de las plantas por lo tanto no puede ser apropiable ya que, esta palabra puede ser utilizada por todos los productores para la industria de los fertilizantes, es decir no puede ser objeto de monopolio en beneficio solo de una persona, de manera que MICROFOLIAR es una marca descriptiva que no está complementada por algún signo suficientemente distintivo, por cuanto las letras N.P.K. no le dan a la marca fuerza distintiva porque, aunque tengan un significado o un equivalente, estas iniciales no hacen que el consumidor haga un proceso deductivo para que en un momento dado pueda diferenciar la marca. Por otro lado, el argumento de la sociedad MICROFERTISA W.F.& CIA titular de la marca en conflicto, al contestar la demanda, en el sentido de que es viable el registro de la marca MICROFOLIAR N.P.K. por cuanto la sociedad aquí demandante COLINAGRO tiene dentro de su catálogo de productos a NUTRIFOLIAR COMPLETO, en este caso no es válido ya que, a pesar de que se llegara a concluir que se encuentra en la misma situación aquí planteada, el principal objetivo de la revisión de la legalidad de los actos administrativos que conceden o niegan las marcas es la protección al consumidor. Además el signo NUTRIFOLIAR COMPLETO no es objeto del presente análisis. Del estudio anterior, se impone la declaratoria de nulidad del acto acusado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

F A L L A :

Primero.- DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 02136 de 29 de enero de 2002 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual se concedió el registro de la marca MICROFOLIAR N.P.K., para identificar de la clase 1 internacional, cuyo titular es la sociedad MICROFERTISA W.F. &

CIA LTDA.

Segundo.- ORDÉNASE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el respectivo certificado de registro, y publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 23 de febrero de 2006.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT

PIANETA