CE-11001-03-24-000-2002-00303-01-2014

PATENTE DE INVENCION – Se niega la denominada piridinas substituidas como inhibidores selectivos de ciclooxi-genasa 2 por no reunir los requisitos de novedad y nivel inventivo Es cierto que el principio es la patentabilidad, lo que puede ocurrir en una selección particular de una fórmula general, pero la condición, según la normas y la Jurisprudencia Andina, es que la invención a patentar reúna los tres requisitos, de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, lo que no ocurre en este caso, según los conceptos técnicos proferidos por expertos, porque el actor está reclamando un subgrupo de compuestos de la anterioridad WO 96/10012, los cuales al efectuarse posibles sustituciones “previstas” en el mismo, permiten obtener compuestos idénticos a los que se pretenden reivindicar, por lo que, la sociedad actora, no puede reclamar el privilegio de Patente de Invención.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE 1993 DE LA COMUNIDAD ANDINAARTICULO 1 / DECISION 344 DE 1993 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 2 / DECISION 344 DE 1993 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 4 / DECISION 344 DE 1993 DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTICULO 5

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de noviembre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00303-01

Actor: MERCK FROSST CANADA & CO HOY MERCK FROSST CANADA LTD

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MERCK FROSST CANADA & CO., hoy MERCK FROSST CANADA LTD.1, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los actos que negaron la solicitud de patente de invención denominada

“PIRIDINAS SUBSTITUIDAS COMO INHIBIDORES SELECTIVOS DE CICLOOXI-GENASA2”. 1 Folio 794 de cuaderno núm. 2 del expediente.

I.- DEMANDA.

I.1La sociedad MERCK FROSST CANADA & CO., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes pretensiones:

1. La nulidad de la Resolución núm. 32855 de 28 de septiembre de 2001, mediante la cual se negó la concesión de la patente de invención denominada

“PIRIDINAS SUBSTITUIDAS COMO INHIBIDORES SELECTIVOS DE

CICLOOXI-GENASA2”.

2. La nulidad de la Resolución núm. 01527 de 28 de enero de 2002, que confirmó la anterior.

3. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión a su nombre de la patente solicitada y el respectivo certificado.

4. Se ordene a la mencionada entidad la publicación de la sentencia que ponga fin

a este proceso en la Gaceta para la Propiedad Industrial.

I.2FUNDAMENTOS DE HECHO.

La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos, que la Sala considera relevantes:

1. Que el día 16 de julio de 1997 solicitó, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la concesión de la patente de invención ““PIRIDINAS SUBSTITUIDAS COMO INHIBIDORES SELECTIVOS DE CICLOOXI-GENASA2”, a nombre de MERCK FROSST CANADA INC., a la cual se anexaron los recibos correspondientes al pago de los derechos de tramitación de la patente y de publicación del extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, así como otros documentos necesarios para su estudio.

2. Que estando dentro del término concedido, mediante memorial de 26 de septiembre de 1997, presentó a la entidad, en original y dos copias el Arte Final de la fórmula química característica del invento, y copias auténticas de las seis solicitudes de patentes, respecto de las cuales se reivindicaba prioridad, debidamente legalizadas y traducidas.

3. Señaló que mediante memorial de 10 de noviembre de 1998, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, proceder con la publicación del extracto de la patente de invención, teniendo en cuenta que hacía más de un año que la solicitud estaba completa.

4. Que mediante memorial de 30 de marzo de 2000 manifestó a la Superintendencia de Industria y Comercio, que la sociedad MERCK FROSST CANADA INC, se fusionó con la sociedad NOVA SCOTIA COMPANY, quedando como sobreviviente

la sociedad MERCK FORST CANADA & CO.

5. Que el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°. 490 de 27 de marzo de 2000, y contra ella no se presentaron observaciones.

6. Manifestó que el 17 de mayo de 2001 se notificó del auto mediante el cual la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia, le requirió para que en el término máximo de 60 días diera respuesta al Concepto Técnico N° 551.

Transcribió el concepto técnico, que entre otras señala, que el objeto de la solicitud tiene reivindicaciones no patentables, que se encontró una anterioridad que afecta la patentabilidad, y que el objeto de la solicitud es idéntico a lo comprendido en el estado de la técnica, por lo cual queda desvirtuada la novedad y es obvio para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

7. Mediante memorial de 13 de agosto de 2001, estando dentro del término, presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio, los siguientes argumentos y aclaraciones pertinentes en relación con el Concepto Técnico N° 551: - Canceló las reivindicaciones 20, 21 y 38 de la invención denegada, en aras de subsanar las objeciones formales realizadas por el examinador, y reenumeró las reivindicaciones restantes. - Aclaró que el propósito de la invención consiste en proporcionar nuevos compuestos de piridinas sustituidas de fórmula I como inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2, cuyos sustituyentes R1, R2 y Ar se definen en la reivindicación

1, y además, en proporcionar las composiciones farmacéuticas que contienen dichos compuestos, los cuales son útiles para el tratamiento de condiciones inflamatorias, del cáncer y de alzheimer, para inhibir las contracciones de la musculatura lisa inducida por prostanoides, para disminuir la pérdida del tejido óseo y en el tratamiento del glaucoma; que además, en virtud de su alta actividad inhibitoria contra COX-2 y/o su especificidad para inhibir COX-2 sobre COX-1, los compuestos de la invención son útiles como alternativa para los NSAIDs convencionales, particularmente donde dichas drogas anti-inflamatorias no esteroidales puedan estar contraindicadas. - Indicó que la actividad biológica de los compuestos de fórmula I de la invención para inhibir la COX-2, se determinó mediante ensayos biológicos cuyos resultados se dan para compuestos representativos de la invención, junto con datos comparativos para los compuestos de los ejemplos 410 (denominado en el cuadro como “Aa”) y 411 (denominado en el cuadro como “Ab”) de la solicitud WO 96/10012, citada por el examinador como referencia; que dichos resultados demuestran que los compuestos de la invención muestran mayor selectividad y potencia contra la COX-2 en comparación con los compuestos Aa y Ab del documento WO 96/10012; que la basicidad del anillo de piridina en estos ejemplos permite la formación de sales de ácido resultando en una mayor solubilidad en agua y además provee el potencial para su administración parenteral en vehículos acuosos. - Con respecto al documento WO 96/10012, citado por el examinador para

desvirtuar la novedad y el nivel inventivo del objeto de la invención, resaltó el hecho de que el mismo no revela compuestos que contengan un piridil 5sustituido, como el anillo central requerido en los compuestos de la invención; que lo revelado en la referencia WO 96/10012 no es idéntico a lo revelado en la invención denegada, toda vez que no existe en dicho documento revelación “directa” de los compuestos de la solicitud; que aunque los compuestos reivindicados en la solicitud denegada se encuentran dentro del gran género revelado por dicha referencia, ello no es suficiente para desvirtuar la novedad de su invento, toda vez que ninguno de los compuestos de la referencia WO 96/10012 enseña al menos uno de los compuestos de la invención cuya patente fue denegada, mediante los actos acusados. - Que la actividad inhibitoria de los compuestos de la invención, es totalmente superior y selectiva en comparación con los compuestos del documento WO 96/10012, lo cual se traduce en nivel inventivo de su invento y en un aporte para el estado de la técnica, toda vez que se proporcionan nuevos compuestos, con una actividad más eficaz que los del arte anterior para el tratamiento de desórdenes mediados por la ciclooxigenasa-2 tales como el dolor, la fiebre y las inflamaciones.

8. Que mediante la Resolución núm. 32855 de 28 de septiembre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la patente solicitada con fundamento en falta de novedad y de nivel inventivo frente al documento WO

96/10012. Que en dicha Resolución se consideró que el objeto de la solicitud es idéntico a lo

comprendido en el estado de la técnica, con lo cual queda desvirtuada la novedad; que resulta obvio para cualquier persona versada en la materia, que de un grupo tan grande de compuestos que haya algunos más activos que otros; los compuestos en estudio ya eran conocidos en el arte y por el hecho de haberles encontrado una selectividad mayor para inhibir COX-2, ello no significa que tengan nivel inventivo y se les pueda dar protección por medio de patente, sabiendo que ya son públicos desde el 4 de abril de 1996, fecha de divulgación del antecedente que los reclamó y que es anterior a la de la prioridad reivindicada en esta solicitud; que no existe en la solicitud comparación entre ésta y el documento WO 96/10012, en el cual se observa que están contenidos los compuestos que se quieren proteger en la solicitud de patente.

9. Que en la misma fecha interpuso el recurso de reposición, con los siguientes argumentos: - Sugirió un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 18 ítems, que corresponden a las reivindicaciones 20 a 37 presentadas junto con el memorial de 13 de agosto de 2001, las cuales fueron numeradas como nuevas reivindicaciones 1 a 18, junto con sus correspondientes dependencias, y se corrigieron algunos errores de transcripción. - Es reconocido en las legislaciones y en la práctica de patentes alrededor del mundo, que una revelación genérica amplia no destruye la novedad de un ejemplo específico o de una selección de ella. - Teniendo en cuenta que la cantidad de compuestos cubiertos por la fórmula general I del documento WO 96/10012, es aproximadamente de 5’987.520 posibles compuestos cubiertos por un agrupamiento “Markush”, carece de sentido

suponer que alguien haya desarrollado casi seis millones de compuestos específicos de una misma patente; por lo anterior, la Superintendencia desconoce la novedosa naturaleza de los compuestos específicos que se encuentran dentro de grupos generales. - El hecho de que los compuestos de la invención denegada sean un sub-juego de los compuestos consignados en el documento WO 96/10012, puede ser totalmente novedoso e inventivo si tales compuestos muestran ventajas inesperadas; que una persona versada en la materia que se encontrara motivada a obtener el compuesto de fórmula (I) de la solicitud, tendría que buscar ese subjuego específico dentro de los casi seis millones de compuestos, abarcados por la fórmula general del mencionado documento. - La selectividad superior para inhibir COX-2 sobre COX-1 de los compuestos de la invención “no es fruto de estudios posteriores a compuestos ya existentes”, toda vez que los compuestos de la presente invención no existían en el estado de la técnica, simplemente estaban incluidos dentro del amplio género de compuestos revelados en el documento WO 96/10012, pero no habían sido descritos específicamente en ninguna parte de dicho documento. - El sub-juego de compuestos tiene una inesperada selectividad superior comparada con las especies más próximas reveladas en la referencia WO 96/10012. - A diferencia de lo indicado por la Superintendencia de Industria y Comercio, el Cuadro 3 muestra con claridad estudios comparativos entre el objeto de la presente invención y el documento WO 96/10012. Con referencia a dicho cuadro se lee que “los datos de estos tres ensayos biológicos se dan para compuestos

representativos, junto con datos comparativos para los siguientes dos compuestos de la Solicitud de Patente Mundial 96/10012”; se muestran estructuras de los ejemplos 410 y 411 de la solicitud WO 96/10012, denominados Aa y Ab, y se observa que “los compuestos de la presente invención muestran mayor selectividad y potencia para COX-2 que los compuestos anteriormente citados Aa y Ab”.

10. Señaló que mediante memorial de 1º. de febrero de 2002, presentó a la entidad dos documentos que evidencian que una selección particular de compuestos que cae dentro del amplio género de compuestos revelados en un documento del estado de la técnica, como en el caso del objeto de la invención denegada, sí cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, establecidos en legislaciones tales como la Decisión 486 de la Comunidad Andina; también entregó copia de la Resolución emitida por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Perú, mediante la cual se le otorgó patente al objeto de su invención, y señaló otros Países que también la consideraron patentable.

11. Manifestó que el 28 de enero de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio dictó la Resolución núm. 01527, por medio de la cual confirmó la Resolución núm. 32855 de 28 de septiembre de 2001, y declaró agotada la vía gubernativa; que la entidad en este acto aceptó el capítulo reivindicatorio, pero fundamentó la negación de la patente con los siguientes argumentos: - Como producto de la búsqueda de anterioridades se encontró el documento WO 96/10012, que revela compuestos los cuales al efectuarse posibles sustituciones

allí previstas, permiten obtener compuestos idénticos a los que ahora se están reivindicando como patentables. - De acuerdo con la legislación aplicable en Colombia, una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica; de ninguna manera se prevé que la novedad o nivel inventivo estén determinados porque un grupo de compuestos, seleccionado de un grupo mayor, presente “ventajas inesperadas”, estando los compuestos reivindicados, comprendidos dentro de una estructura más amplia, pues el hecho de seleccionarlos o agruparlos en un sub-juego no los hace novedosos; que aún en el caso de llegar a conformar compuestos novedosos, en este caso, no deja de ser algo obvio y que se deriva, para una persona versada, de manera evidente del estado de la técnica. - Las normas y Jurisprudencia sobre patentes de otros Países, son circunstancias secundarias para realizar el examen de patentabilidad en Colombia; que lo que debe analizar para efectos de resolver las solicitudes de patentes es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena; que ni la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ni las interpretaciones prejudiciales, permiten llegar a la posibilidad de patentamiento de un compuesto en particular cuando “el arte anterior revela una familia de compuestos definida por una fórmula estructural general cubriendo este compuesto particular pero sin describirlo explícitamente”. El haberse concedido patente en otro u otros Países no determina que tal actuación sea constante para el resto de Países en los cuales se busque la protección de derechos.

• Contrario a lo afirmado por la sociedad solicitante de la patente, la referencia WO 96/10012, revela en sus reivindicaciones la posibilidad de que haya una piridina como anillo central y que el grupo R1X sea un anillo piridinilo sustituido; como lo señala el recurrente, hay ejemplos que indican compuestos que poseen piridina en su anillo central y sustituido en posición 2 por un piridinilo, por lo tanto sí se afecta la novedad y el nivel inventivo. - Que en el análisis de la tabla o cuadro 3, examinando las fórmulas Aa y Ab, se aprecia que el ensayo se hizo comparando compuestos donde Ar significa fenilo o fenilo sustituido por flúor, lo que arrojó resultados satisfactorios para compuestos donde Ar es piridina; sin embargo el documento WO 96/10012 también contempla la posibilidad de que haya piridina en el núcleo central de los compuestos y que esté sustituida por Ar donde Ar puede ser piridina y que a su vez puede estar sustituido.

I.3La actora considera que con la expedición de las Resoluciones acusadas se violaron los artículos 14, 15, 16 y 18, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 61 de la Constitución Política; 27, Sección 5ª, numeral 1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC. La Sala resume sus extensos argumentos en los siguientes términos:

1. Las mencionadas normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, fueron violadas porque la invención sí cumple con todos los

requisitos de patentabilidad, esto es, novedad y nivel inventivo requeridos, sobre las enseñanzas del documento citado como anterioridad por la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que las piridinas substituidas de fórmula (I) son nuevas, por cuanto no se conocían en el estadio de la técnica y su creación no podía haber sido derivada de manera obvia o evidente del estado de la técnica. Considera que los conceptos técnicos en que se basaron las Resoluciones acusadas son inconducentes, porque es claro que en estos actos no se consideró la relevancia que tienen las piridinas substituidas de la invención denegada, así como las composiciones técnicas que las contienen. Indica que el campo tecnológico al cual pertenecen los compuestos de la invención denegada es el de los Anti-Inflamatorios No Esteroidales (conocidos comúnmente como A.I.N.E.s), los cuales son los medicamentos de uso más común empleados en la práctica médica, usados en enfermedades reumáticas o degenerativas de las articulaciones y en el alivio del dolor muscular y osteoarticular post-traumático, conocidos desde 1763 con el descubrimiento del ácido acetilsalicílico (aspirina), y que, con el paso de los años han aparecido otros, como el ibuprofeno y el diclofenaco. Explica cómo actúan los medicamentos Antiinflamatorios no Esteroidales, y concluye que un inhibidor selectivo de ciclooxigenasa-2, como el de la invención denegada, tendrá propiedades similares anti-inflamatorias, antipiréticas y analgésicas a una droga anti-inflamatoria convencional, no esteroidal y, además

inhibiría las contracciones uterinas inducidas por hormonas y tendrá potenciales efectos anti-cáncer, pero con una reducción en los efectos colaterales observados con las drogas anti-inflamatorias convencionales; que además lo hace útil en el tratamiento de la dismenorrea, parto prematuro, asma y desórdenes asociados con eosinófilos, la enfermedad de Alzheimer, para disminuir la pérdida de tejido óseo y para el tratamiento del glaucoma. Que la invención proporciona nuevos compuestos de piridinas sustituidas de fórmula I, como inhibidores selectivos de la Ciclooxigenasa-2, cuyos sustituyentes R1, R2 y Ar se definen en la reivindicación 1, junto con composiciones farmacéuticas que contienen dichos compuestos; que en virtud de su alta actividad inhibitoria contra COX-2 y/o su especificidad para inhibir COX-2 sobre COX-1, los compuestos de la invención denegada son útiles como alternativa para los AINEs convencionales, particularmente donde dichas drogas anti-inflamatorias no esteroidales puedan estar contraindicadas. Expone que el problema es que la mayoría de los medicamentos conocidos como AINEs, inhiben las dos formas de ciclooxigenasa, esto es, la COX-2 y la COX-1, y aunque es necesario inhibir la primera por cuanto es responsable de los efectos patológicos originados, por ejemplo, por agentes inflamatorios, no es conveniente inhibir la COX-1, dado que tiene funciones fisiológicas importantes, tales como, el mantenimiento de la integridad gastrointestinal y el flujo sanguíneo renal; y ésta es

precisamente la ventaja que poseen los compuestos de la invención denegada, lo que implica que presentan efectos colaterales reducidos en comparación con los medicamentos anti-inflamatorios, no esteroidales, convencionales, lo cual es una ventajosa alternativa, particularmente cuando aquellos pueden estar contraindicados, como en pacientes con úlceras pépticas, gastritis, enteritis regional, colitis ulcerativa, diverticulitis o con una historia recurrente de lesiones gastrointestinales; sangramiento gastro-intestinal, desórdenes de la coagulación incluyendo anemia, hipotrombinemia, hemofilia u otros problemas de sangramiento, enfermedad renal, aquellos anteriores a la cirugía o a la toma de anticoagulantes. Que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó una interpretación química inadecuada de los compuestos de la solicitud denegada y de las ventajas que ellos proveen, pues para la entidad la mayor selectividad de los compuestos de la invención denegada que se observa en el cuadro 3, se debe a que “el ensayo se hizo comparando compuestos donde Ar significa fenilo o fenilo sustituido por flúor lo que arrojo resultados satisfactorios para compuestos donde Ar es piridina”, lo cual no obedece a la realidad, porque si se observa el compuesto del Ejemplo 13, se advierte que posee un grupo fenilo (Ph) en la posición correspondiente a Ar, al igual que los compuestos de los ejemplos 410 y 411 del documento WO 96/10012; que sin embargo, el compuesto del ejemplo 13 exhibe una relación de selectividad de 6,0, mientras que el compuesto del ejemplo

411 (compuesto Ab) del documento WO 96/10012 citado por la entidad, exhibe una relación de selectividad de tan solo 0,45, lo que indica que el compuesto de la invención denegada del ejemplo 13, tiene una relación de selectividad doce veces superior a lo observado con los compuestos del mencionado documento. Que se puede observar a través del texto de la referencia WO 96/10012, que ninguno de los compuestos revelados en dicha referencia tienen un piridil 5sustituido como el anillo central, que de ninguna manera revela o sugiere compuestos de la invención denegada a una persona versada en la materia, luego su estructura y los resultados inesperados de selectividad superior, son suficientes para demostrar el nivel inventivo. Frente a los argumentos de la Superintendencia de Industria y Comercio para negar la patente de invención señala:

1. Que precisamente el concepto del Tribunal Andino según el cual, para que una invención sea considerada como carente de novedad, debe demostrarse la existencia de una divulgación “detallada”, directa y sin ambiguedades, se encuentra en plena concordancia con la interpretación que se tiene a nivel mundial, sobre el concepto de novedad, según la cual una divulgación o revelación genérica amplia no destruye la novedad de un ejemplo específico o de una selección de esa revelación amplia; lo anterior se fundamenta en la realidad diaria que se observa en el campo de las patentes y en especial, en el campo de las relacionadas con compuestos químicos.

Explica que la fórmula “Markush” abarca generalmente un sinnúmero de posibles compuestos, lo que no implica que todas esas posibilidades hayan sido

efectivamente evaluadas por el inventor, pues cubren millones de compuestos y es ilógico suponer que un inventor los ha creado. Trae a colación un caso del máximo organismo judicial de Inglaterra en el que se demuestra que es necesaria la existencia de una descripción “detallada”, para la carencia de novedad de una invención bajo estudio, de lo que concluye que es perfectamente admisible la existencia de la novedad en un compuesto particular o sub-juego de compuestos que aun cuando caen en el supuesto del rango de un género de compuestos cubiertos por una fórmula estructural general del arte anterior, no habían sido descritos específicamente.

2. Anota que la cantidad de compuestos cubierta por la fórmula general I del documento WO 96/10012, los cuales menciona, es la razón por la cual a nivel mundial, en numerosas Oficinas de Patentes se considera que la novedad de una selección particular de compuestos, no se desvirtúa por la existencia de un documento que describa una fórmula general que abarque un gran número de compuestos incluyendo esa selección particular de compuestos.

Arguye que aunque los compuestos de la invención denegada caen dentro del género descrito en el documento WO 96/10012, las diferencias estructurales entre los compuestos de la presente invención y los ejemplos más cercanos actualmente denotados en la referencia WO 96/10012, son suficientes para demostrar que las reivindicaciones de la invención son patentables.

3. Los datos del cuadro 3 de la solicitud denegada demuestran que los compuestos de la presente invención tienen una mayor selectividad para inhibir COX-2 en lugar de COX-1; que si una persona versada en la materia deseara

obtener compuestos con una mayor capacidad para inhibir COX-2 que para inhibir COX-1, se pregunta, cómo podría encontrar de manera obvia o evidente el subjuego de compuestos de la invención denegada con una especificidad mayor para inhibir COX-2 que para inhibir COX-1, dentro de más de seis millones de compuestos cubiertos por la fórmula estructural general revelada en el documento WO 96/10012; que lo que haría una persona versada en la materia sería examinar los compuestos ejemplificados en dicho documento para encontrar dentro de ellos una mayor selectividad para inhibir COX-2 en lugar de COX-1, pero nunca intentaría encontrar esos compuestos con una selectividad superior de manera aleatoria o al azar, dentro de más de seis millones de compuestos cubiertos por la fórmula estructural del documento WO 96/10012; ninguno de los compuestos descritos de manera específica en el mencionado documento tiene un piridil 5sustituido (encerrado en un círculo discontinuo) como el anillo central, como en el caso de su invención. Considera que los siguientes hechos corroboran la novedad y el nivel inventivo que reviste la solicitud denegada:

1. El principio general de la Decisión 486 de la Comunidad Andina es la patentabilidad, esto es, que todo producto o procedimiento es patentable siempre y cuando cumpla con los requisitos de patentabilidad y que solamente aquellas materias expresamente excluidas, no son patentables.

Menciona algunas Interpretaciones Prejudiciales que corresponden a diferente procesos, en los cuales se delimitó el concepto de invención por vía negativa, considerando qué objetos no deben tenerse como invenciones y estableció

prohibiciones de patentabilidad para aquellas invenciones que rompan con los preceptos allí considerados. Que de lo expresado por el Tribunal es claro que la Superintendencia de Industria y Comercio, está creando implícitamente una nueva categoría de invenciones que no son patentables, que no están contempladas dentro de las prohibiciones de los artículos 6 o 7 de la Decisión 344 o dentro de las prohibiciones de los artículos 15 o 20 de la Decisión 486, e ignorando el beneficio colectivo y el bien común que traen consigo la invención denegada, cuyas ventajas mencionó en párrafos antecedentes.

2. En el campo de la propiedad intelectual, a nivel mundial, es plenamente aceptada la patentabilidad de las invenciones de selección.

Trajo a colación lo expresado por un experto, quien haciendo referencia al Derecho de Patentes en Europa, Japón y Estados Unidos, afirma que dichas oficinas “reconocen el concepto de patentabilidad de una selección de una especie o subgénero con respecto a la existencia de la divulgación de un género en el estado de la técnica anterior”; que el objetivo de la concesión de patente sobre una invención de selección, como en cualquier otra invención, es promover la innovación; “que tomar la posición de que una especie o subgénero siempre es anticipado por la divulgación de un género del arte anterior, sin importar que tan amplio o vago sea, sería contrario a los objetivos de un sistema de patentes y reprime sin duda la innovación”.

3. La Jurisprudencia Europea concuerda con los conceptos emitidos por el mencionado experto que en un caso particular consideró que “si la materia

reivindicada se refiere a un compuesto en particular, mientras que el arte anterior revela una familia de compuestos definida como una fórmula estructural general cubriendo este compuesto particular pero sin describirlo explícitamente, la materia reivindicada tiene que ser considerada como novedosa”; “que una revelación genérica usualmente no desvirtúa la novedad de cualquier ejemplo específico que cae dentro de los términos de esa revelación”; “la invención consiste en seleccionar compuestos químicos particulares o composiciones (incluyendo aleaciones) de un campo amplio, teniendo tales compuestos o composiciones ventajas inesperadas”. Presenta un cuadro comparativo entre las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las normas de la Convención Europea de patentes y señaló que son semejantes. Anota que la Jurisprudencia Europea, así como las partes relevantes de la Guía para el examen en la Oficina de Patentes Europea, fueron presentadas al examinador técnico de patentes de la Superintendencia, quien afirmó que dichos argumentos no son técnicos, por lo cual no se tuvieron en cuenta, lo que indica que no está en capacidad de juzgar la patentabilidad de una invención, porque ignora las interpretaciones que se han dado sobre el particular.

4. Que la doctrina y Jurisprudencia Estadounidense, relacionada con las invenciones también aceptan el dogma según el cual la revelación genérica amplia no destruye la novedad de un ejemplo específico o de una selección de esa revelación amplia; que el solicitante para evitar objeciones debe demostrar que la especie particular tiene ventajas