CE-11001-03-24-000-2002-00325-01(8303)-2004

APLICACION DE LA LEY EN EL TIEMPO - Irretroactividad de normas sustanciales comunitarias / NORMA SUSTANCIAL COMUNITARIA - Principio de irretroactividad / NORMA PROCESAL COMUNITARIA - Aplicación a procedimientos en curso Respecto de la Decisión aplicable, que tiene que ver con la aplicación de la ley en el tiempo, como se señaló anteriormente, la Decisión aplicable es la 344, tal como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según el cual: “a la fecha de la solicitud y registro del signo en controversia la Decisión vigente era la 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por lo que se interpretarán los artículos 83 y 84 de la citada Decisión”. Por su parte, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, consagra:” Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión”. Manifestó el Tribunal en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso: “El Régimen común de propiedad industrial se basa en la irretroactividad de la norma sustancial, disponiendo siempre que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Sin embargo, las disposiciones han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la

norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.(...) En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo HARRODS (nominativa), fue presentada el 7 de mayo de 1997, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344, la negativa del registro también se dio en vigencia de la Decisión 344, y lo que ocurrió bajo la Decisión 486 fue que en apelación se otorgó el registro, sin embargo, respecto de los requisitos para el registro del signo como marca, son aplicables las normas contenidas en la indicada Decisión 344”. CONFUSION DIRECTA - Concepto / CONFUSION INDIRECTA - Concepto / IDENTIDAD MARCARIA - Existencia respecto del signo HARRODS por ser marca notoria / RIESGO DE CONFUSION - Existencia por identidad marcaria con signo notorio En el presente caso el conflicto se presenta entre las marcas HARRODS de Harrods Limited (registrada) y. la marca HARRODS de Harrods (Buenos Aires) Limited (solicitada). No es necesario hacer un mayor análisis para establecer que se trata de marcas idénticas. La norma comunitaria prohíbe el registro de signos idénticos o que se asemejen a otro registrado con anterioridad, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error. Como lo expresó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación allegada al presente proceso: “De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos

puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o ente dos marcas, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca, o una marca con la otra”. (Cfr. 51-IP-2004). Aún tratándose de productos diferentes, no es posible el registro de un signo semejante a una marca notoriamente conocida en el país e internacionalmente. La Superintendencia podría tener razón al conceder el registro de la marca HARRODS, no obstante la existencia de la misma marca HARRODS para productos de otra clase, si no fuera porque esa marca, existente a favor de HARRODS LIMITED, es una marca notoria, caso en el cual, aún tratándose de productos diferentes, es obvio que se llevaría a confusión al público consumidor. MARCA NOTORIA - Evidencia respecto del signo HARRODS LIMITED Como se puede observar en los antecedentes administrativos, la firma HARRODS LIMITED formuló oposición al registro de la marca HARRODS (Buenos aires) LIMITED, basada en la notoriedad de la marca y del nombre comercial

HARRODS. La expresión HARRODS, como signo distintivo, data de 1849, año en el cual se abrió en Londres, Inglaterra una tienda de comestibles con dicho nombre. En 1889, el almacén se convirtió en una compañía de responsabilidad limitada adoptando la razón social de HARRODS LIMITED. El almacén HARRODS comenzó a realizar ventas por catálogo tanto a nivel local como internacional y hoy en día el almacén vende una amplia gama de productos tales como cosméticos, joyas, ropa, juguetes, comida, artículos para el hogar, libros y maletería, los cuales son portadores de la marca HARRODS. HARRODS LIMITED invierte en publicidad de su marca aproximadamente DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL LIBRAS ESTERLINAS anuales. Sus productos han sido objeto de campañas publicitarias en revistas de los Estados Unidos, América y Europa, no estando exenta Colombia. La marca HARRODS se encuentra registrada en diferentes países del mundo: Australia, Austria, Bahrain, Benelux, Canadá,... Zimbawe, Colombia. La marca HARRODS indudablemente cumple con los requisitos previstos en el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para ser considerada como una marca notoria, por lo que el registro de una marca idéntica, así sea para distinguir productos comprendidos en una clase distinta de aquellas donde se encuentran productos de esa marca, configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00325-01(8303)

Actor: HARRODS LIMITED

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por HARRODS LIMITED, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra la Resolución 8861 del 20 de marzo de 2002, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. ANTECEDENTES.

Las pretensiones de la demanda. Que se declare la nulidad de la Resolución 8861 del 20 de marzo de 2002, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se otorgó el registro de la marca HARRODS, para identificar productos de la Clase 9 internacional y se declaró infundada la oposición presentada contra la misma por la sociedad HARRODS LIMITED. Que como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho se declare fundada la oposición presentada por la sociedad HARRODS LIMITED contra la solicitud de registro de la marca HARRODS de HARRODS (Buenos Aires) LIMITED y, en consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio negar definitivamente el registro de la misma. Que en consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio,

División de Signos Distintivos, cancelar el registro que para la fecha de proferir la sentencia haya sido asignado por ese Despacho a la marca HARRODS de HARRODS (Buenos Aires) LIMITED, para identificar productos de la Clase 9 internacional, así como la inscripción del mismo en el registro de la propiedad industrial. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. b. Los hechos de la demanda. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:

HECHOS.

La sociedad HARRODS ((Buenos Aires) LIMITED, solicitó el 7 de mayo de 1997 el registro de la marca HARRODS para identificar “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecánicos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”. El 12 de septiembre de 1997, Cavelier Abogados presentó a nombre de HARRODS LIMITED demanda de oposición contra dicha solicitud, la cual sustentó: En el carácter notorio de la marca y del nombre comercial HARRODS de HARRODS LIMITED, lo cual configuraba la irregistrabilidad consagrada en el

literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En las solicitudes de registro que para la marca idéntica HARRODS habían sido presentadas previamente por HARRODS LIMITED en Colombia para identificar productos de las clases 3, 16, 18, 21 y 28 y servicios de las clases 39 y 42, los cuales resultaban conexos con los productos de la clase 9 para la cual HARRODS ((Buenos Aires) LIMITED solicitaba el registro de la marca HARRODS. Este hecho configuraba la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En los mejores y previos derechos que HARRODS LIMITED tenía sobre el nombre comercial HARRODS, los cuales están protegidos por el artículo 8 del Convenio de París y configuran la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83, literal b) de la Decisión 344. Mediante Resolución 21170 de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar fundada la oposición presentada por HARRODS LIMITED contra la solicitud de la marca HARRODS presentada por la sociedad HARRODS (Buenos Aires) LIMITED y, en consecuencia, negó el registro de la marca solicitada. El fundamento de la resolución consistió en que las solicitudes previas de la marca HARRODS de HARRODS LIMITED le otorgaban un mejor derecho a esta sociedad sobre el signo y hacían que la marca solicitada se encontrara incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 (artículo 83, literal a) de la Decisión 344.

Interpuestos los recursos de reposición y en subsidio de apelación por la sociedad HARRODS (Buenos Aires) LIMITED, fueron resueltos mediante Resolución 32104 de 2001 que confirmó en todas su partes la Resolución 22170 de 2001 y Resolución 8861 del 20 de marzo de 2002 que al decidir el recurso de apelación, la revocó y otorgó el registro de la marca HARRODS a favor de HARRODS (Buenos Aires) LIMITED para identificar productos de la Clase 9 Internacional. El fundamento jurídico de esta decisión estuvo en que si bien los signos HARRODS (nominativo) solicitado y la marca HARRODS (mixta) previamente solicitada por HARRODS LIMITED son idénticos, los productos que las mismas pretenden identificar pertenecen a clases diferentes (9 y 28) y no se encuentran relacionadas. c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones:

1. Violación directa por falta de aplicación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, anteriormente literal d) del artículo 83 de la Decisión 344.

Al no tener en cuenta las pruebas aportadas por HARRODS LIMITED mediante las cuales se demuestra que la marca y el nombre comercial HARRODS eran notorios. La administración no tuvo en cuenta la norma que resultaba aplicable al caso, esto es, el artículo 136, literal h) de la Decisión 486 que reprodujo la causal de irregistrabilidad que había sido invocada por HARRODS LIMITED como fundamento de su oposición (artículo 83, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

De la lectura de la causal de irregistrabilidad invocada por HARRODS LIMITED en su oposición, resulta claro que la misma tendrá aplicación cuando la marca sobre la cual se reivindican derechos anteriores: i) es idéntica o confundiblemente similar a la marca solicitada y ii) es notoria. El primer presupuesto resulta cumplido teniendo en cuenta que la marca solicitada por HARRODS (Buenos Aires) LIMITED es idéntica a la marca HARRODS de propiedad de HARRODS LIMITED que sirvió de fundamento a la oposición. La prueba del segundo presupuesto se encontraba a cargo del opositor, quien debía presentar toda la evidencia necesaria para acreditar que su marca HARRODS, registrada inicialmente en Inglaterra, tenía el carácter de notoria en Colombia o en el exterior. HARRODS LIMITED presentó en su oposición múltiples pruebas que demuestran que su marca tenía el carácter de notoria en Inglaterra y en el mundo entero para la fecha en que la misma fue solicitada en Colombia por HARRODS (Buenos Aires) LIMITED. La administración no tuvo en cuenta que la determinación de la norma bajo la cual debía tomar una decisión no podía desconocer que dentro del trámite de la solicitud de la marca las partes habían ejercido derechos y cumplido obligaciones, cuya legalidad debía ser analizada de acuerdo con la legislación vigente en ese preciso momento. Si bien era intrascendente revisar la legalidad de la resolución recurrida en apelación con fundamento en lo establecido en la Decisión 344 o 486, en la medida que ambas normas reprodujeron la causal de irregistrabilidad alegada por HARRODS LIMITED en su oposición, sí resultaba de gran importancia establecer

bajo qué legislación HARRODS LIMITED había presentado la oposición con el fin de determinar si los fundamentos invocados por la opositora y las pruebas aportadas se ajustaron a la misma. Para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el opositor, dentro de un procedimiento de registro de marca, solamente está obligado al momento de ejercer este derecho a cumplir las condiciones y a acatar los términos y plazos señalados por la legislación que esté vigente al momento de presentar dicha oposición. Para efectos de establecer si la oposición presentada por HARRODS LIMITED debía declararse fundada o no, la administración estaba obligada a aplicar la legislación que se encontraba vigente en el momento en que HARRODS LIMITED ejercitó este derecho. Teniendo en cuenta la fecha en que HARRODS LIMITED presentó la oposición, esto es el 12 de septiembre de 1997, la legislación que estaba vigente era la Decisión 344, resulta forzoso concluír que la administración debía revisar la pertinencia de dicha oposición frente a lo prescrito en dicha Decisión. El artículo 83, literal d) de la Decisión 344 señalaba que no podían registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentaran algunos de los siguientes impedimentos: “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”. Una vez demostrado que HARRODS LIMITED tenía registrada la marca

HARRODS en Inglaterra, la administración debió evaluar las pruebas de notoriedad de la marca presentadas por HARRODS LIMITED en su oposición. Cuando ocurre un cambio en la legislación que modifica los criterios establecidos por la ley bajo la cual se presentó la oposición, no puede exigirse el cumplimiento de los nuevos requisitos al opositor pues la nueva ley no podía aplicarse retroactivamente. Así lo ha determinado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Con respecto al término que tenía HARRODS LIMITED para presentar las pruebas que pretendía hacer valer como fundamento de su oposición, dentro del trámite de registro de la marca HARRODS, la administración debió tener en cuenta que el mismo no estaba contemplado por la Decisión 344, la cual simplemente regulaba la posibilidad de presentar oposiciones a solicitudes de marca dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta última. Ni en esta norma ni en ninguna otra de la Decisión 344 se establecía un término perentorio para el opositor dentro del cual se debían presentar las pruebas que sustentaran la oposición. Al existir un vacío en la legislación comunitaria y no existir norma interna especial que complementara dicha legislación, el vacío debía ser llenado con la legislación nacional, en este caso el artículo 34 del C.C.A. La administración debió tener en cuenta que HARRODS LIMITED podía presentar pruebas que sustentaran los fundamentos de su oposición durante todo el trámite del proceso de registro de la marca HARRODS sin ninguna limitación en el tiempo. La administración debió entonces evaluar todas las pruebas de notoriedad aportadas por el opositor con el fin de determinar sin con ellas se daba cumplimiento al artículo 84 de la Decisión 344.

La administración debió establecer si HARRODS LIMITED había probado o no que su marca HARRODS, se encontraba registrada en Colombia o en cualquier otro país del mundo, hecho que se encontraba plenamente probado dentro del expediente administrativo. Los registros de HARRODS otorgados a favor de HARRODS LIMITED fueron presentados como prueba junto con los memoriales radicados el 31 de mayo de 1999 y el 18 de agosto del mismo año. Los cuatro criterios establecidos en el artículo 84 de la Decisión 344 para determinar si una marca es notoria o no, fueron probados por HARRODS LIMITED, pruebas que aparecen relacionadas en el escrito de la demanda. Igualmente la prueba sobre la manera exitosa como se ha efectuado el mercadeo de los productos HARRODS de HARRODS LIMITED, consistió en el reporte de las ventas efectuadas por esta compañía a nivel local (Inglaterra) e internacional desde 1974 y hasta 1996, el cual fue aportado oportunamente al expediente administrativo como anexo 2 de la declaración del señor Rogers. Quedó probado que el mercadeo de los productos HARRODS no se realiza únicamente de manera directa en los establecimientos de comercio de la sociedad HARRODS LIMITED, sino que tiene lugar en proporción considerable a través de catálogos enviados a sus clientes en todo el mundo, quienes adquieren los productos por correo. Se incluyó información sobre las diversas formas en que la demandante anuncia y promueve sus artículos y servicios, desde el año de 1890 y hasta la fecha. Una revisión de conjunto de las pruebas allegadas frente a las normas legales pertinentes, permite concluir que HARRODS LIMITED no solamente probó cada uno de los criterios indicados en el artículo 84 de la Decisión 344 para tener una

marca como notoria sino que, en efecto esta marca tenía dicho carácter al momento en que el misma fue solicitada por la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED en Colombia para identificar servicios de la Clase 35 internacional, el 7 de mayo de 1997. Si la Superintendencia hubiera efectuado una revisión adecuada de las pruebas hubiera concluido necesariamente en la notoriedad de la marca y de su nombre comercial. 2Violación directa de la ley por indebida interpretación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, antes literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. La administración menciona que los signos en conflicto eran de naturaleza nominativa (marca solicitada ) y mixta (marcas previamente solicitadas) cuando en realidad se trataba simplemente de signos nominativos en ambos casos. Adicionalmente la administración partió de la base de que los signos en conflicto identificaban productos de la clase 9 y de la clase 28 internacional, solamente. Esta apreciación es errada en la medida en que las marcas HARRODS (nominativas) invocadas por HARRODS LIMITED como fundamento de su oposición, fueron solicitadas para identificar productos de las clases 3, 16, 18, 21, 28 y servicios de la clase 38 y 42. Demostrada como estaba la identidad de los signos en conflicto, la administración debió comparar los productos o servicios que amparaban todas las solicitudes de registro de la marca HARRODS de HARRODS LIMITED, frente a los productos de la clase 9 que se pretendía amparar con la solicitud de registro de la marca HARRODS de HARRODS (Buenos aires) LIMITED, para efectos de establecer si la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la

Decisión 486 era o no aplicable en el presente caso. Para el análisis de la causal consagrada en esta norma, la administración debió partir de la base que la marca HARRODS, tenía el carácter de notoria y por ende, cualquier uso que de ella efectúe un tercero necesariamente induce a error al consumidor, sin importar el tipo de producto o de servicios de que se trate. Comparados los productos y servicios de las marcas solicitadas por HARRODS LIMITED y los productos de la clase 9 que pretende amparar HARRODS (Buenos Aires) LIMITED, podemos concluír que los mismos no solamente guardan estrecha relación sino que se evidencia, una vez más, que de coexistir dichos signos en el mercado, pueden acusar riesgo de confusión o asociación. Uno de los criterios que el Tribunal ordena tener en cuenta para determinar la posible conexión competitiva entre productos o servicios, es la relación o vinculación que puede existir entre ellos en la práctica, esto es, más allá de que se encuentren incluidos dentro de la misma clase. El Tribunal entiende, tratándose de productos comprendidos en diferentes clases, que los mismos pueden ser conexos o que puede existir entre ellos conexión competitiva cuando tengan una misma finalidad, de tal manera que uno de ellos puede llegar a ser accesorio y/o complementario del otro. La conexidad competitiva entre los productos de las clases 9 y 16 se presenta por la identidad de sus canales de comercialización, pues en la actualidad ambos tipos de productos son vendidos en los mismos establecimientos de comercio, tales como MAKRO y PANAMERICANA, lo que demuestra que la relación entre los mismos, más que teórica, es práctica. La administración ni siquiera se planteó la eventual conexidad competitiva de los

productos de la clase 9 con los productos de la clase 16. Para establecer si la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 era aplicable en el presente caso, la administración solamente comparó los productos de la clase 9 para los cuales HARRODS (Buenos Aires) LIMITED había solicitado el registro de la marca HARRODS, con los productos de la clase 28 para los cuales previamente HARRODS LIMITED había solicitado el registro de la marca idéntica HARRODS. Es clara la conexidad competitiva entre los productos de las clases 9 y 28, lo cual impedía a la administración otorgar a HARRODS (Buenos Aires) LIMITED el registro de la marca HARRODS, pues hacerlo comportaba la violación de los derechos de HARRODS LIMITED y la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 3Violación directa por falta de aplicación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 (anteriormente literal b) del artículo 83 de la Decisión 344), en concordancia con el artículo 8 del Convenio de París. Se puso de presente que el signo HARRODS resultaba irregistrable por cuanto reproducía íntegramente el elemento esencial de su nombre comercial HARRODS LIMITED. Esta compañía puso de presente que su nombre comercial se encontraba protegido en Colombia gracias al artículo 8 del Convenio de París, del cual hacen parte Colombia e Inglaterra , país domicilio de la opositora, el cual consagra: “El nombre comercial estará protegido en todos los países de la unión sin obligación de depósito o de registro, ya forme parte o no de una marca de fábrica

o de comercio”. Tres son los requisitos establecidos en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 para que esta causal de irregistrabilidad de marca resulte aplicable: - Que la marca solicitada sea idéntica o semejante a un nombre comercial. - Que el nombre comercial se encuentre protegido - Que el uso de la marca solicitada pueda generar un riesgo de confusión entre los productos o servicios de las parte o de asociación entre las compañías para el público consumidor. Estos elementos se encuentran probados. Se probó no solamente que el nombre comercial HARRODS LIMITED estaba siendo reproducido en su parte esencial por la marca solicitada, sino que el mismo se encontraba protegido en Colombia en los términos de artículo 8 del Convenio de Paris. El hecho de que HARRODS LIMITED efectúe venta directa de sus productos a Colombia, identificados con la marca notoria HARRODS (servicio comprendido en la clase 42) conlleva que la coexistencia de este servicio en el comercio de nuestro país con los productos de la Clase 9 para la cual fue otorgada la marca HARRODS a HARRODS (Buenos Aires) LIMITED, genere inevitablemente un riesgo de confusión entre el público consumidor. Estando probados los anteriores hechos dentro del expediente administrativo, los cuales constituían el presupuesto de aplicabilidad de la causal de irregistrabilidad de la marca consagrada en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, forzosamente la administración debía concluir que la marca HARRODS solicitada por HARRODS (Buenos Aires) LIMITED se encontraba incursa en la misma, siendo irregistrable. No obstante, la administración guardó silencio sobre esta

causal de irregistrabilidad, y por ende, la Resolución 8861 de 2002 se encuentra viciada de nulidad por falta de aplicación de una norma que resultaba aplicable al presente caso y que hubiera generado una decisión contraria a la finalmente adoptada. c. Las razones de la defensa. La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos: Es claro que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente en el presente asunto. De los documentos obrantes en la actuación se establece que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó a la normatividad y al trámite administrativo previsto en materia marcaria. Efectuado el examen exhaustivo y comparativo de las marcas HARRODS clase 9, frente a HARRODS clase 28, registrada a favor de la sociedad HARRODS LIMITED, se concluye que si bien existen semejanzas entre sí, no existe confundibilidad entre las mismas habida cuenta que distinguen productos completamente diferentes y, por lo tanto, de coexistir en el mercado, no conllevarían a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta ente los mismos. La Superintendencia de Industria y Comercio carece de competencia funcional para conceptuar sobre el incumplimiento o no de acuerdos de voluntades relativos a marcas, cuya jurisdicción y competencia recae en la jurisdicción ordinaria. e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones:

Por auto del veintiocho (28) de octubre de 2002, se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite. Por auto de fecha tres (3) de junio de 2003 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio y la parte actora. Mediante comunicación del veinte (20) de febrero de 2004, se sometió el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que hiciera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado mediante Ley 17 de 1980, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “ Primero. De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. Sin embargo, si bien la

norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídica nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental. Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca o de un nombre comercial fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluído el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella será la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. Segundo. Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perce