CE-11001-03-24-000-2002-00364-01-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de asociación y o confusión. Conexión competitiva En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca PICCOLIN se otorgó para distinguir “pañales desechables” y aquel que se había concedido previamente a la marca PEQUEÑIN es para disintiguir, entre otros, los mismos productos. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 16, permite constatar que la marca PICCOLIN es suficientemente distintiva respecto de PEQUEÑIN, pues a pesar de que identifica los mismos productos para los cuales se solicitó su registro en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, lo cierto es que ambas marcas son diferentes y, por ende, no inducen al público a confusión, pues se perciben de manera distinta, producen un sonido diferente al ser pronunciadas, y la primera no generan una idea en la mente de los consumidores mientras que la segunda sí. En este orden de ideas, la Sala considera que el signo PICCOLIN, cuyo registro se solicitó para distinguir “pañales desechables” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en el mercado y no es idéntico ni similar a la marca

PEQUEÑIN

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 83 LITERALES A), D) Y E) NOTA DE RELATORIA: Elemento que prevalece, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad. 2003-00111, MP. María

Claudia Rojas Lasso. Comparación ortográfica, fonética e ideológica, Consejo de Estado, sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 2002-00274, MP. Camilo Arciniegas Andrade. Caso similar, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de abril de 2010, Rad. 2003-00022, MP. María Claudia Rojas Lasso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00364-01

Actor: ZAIMELLA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por ZAIMELLA DEL ECUADOR CIA LTDA contra la Resolución 14527 de 2002 (14 de mayo), mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca PICCOLIN, para distinguir “pañales desechables” en la clase 16 internacional.

I. LA DEMANDA La sociedad ZAIMELLA DEL ECUADOR CIA LTDA, domiciliada en Quito, Ecuador, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento

del derecho en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 14527 de 2002 (14 de mayo), a través de la

cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca PICCOLIN para distinguir “pañales desechables” en la clase 16 internacional.  Que como consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca PICCOLIN, para distinguir “pañales desechables” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos El 19 de mayo de 1997, las sociedades COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CALIDAD S.A.1 y ZAIMELLA DEL ECUADOR CIA LTDA solicitaron, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca PICCOLIN, para distinguir “pañales desechables” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, fue objetada por PRODUCTOS FAMILIA S.A., pues 1 El 17 de diciembre de 1998 COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CALIDAD S.A. traspasó a la actora los derechos que tenía sobre la marca PICCOLIN. consideró que el registro marcario debía negarse, habida cuenta de que el signo PICCOLIN era confundible con la marca PEQUEÑIN, previamente registrada a su favor para distinguir productos de las clases 5 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución 8375 de 1998 (14 de mayo) la División de Signos Distintivos

de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y concedió, a favor de las sociedades COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CALIDAD S.A. y ZAIMELLA DEL ECUADOR CIA LTDA, el registro de la marca PICCOLIN, para distinguir “pañales desechables” en la clase 16 internacional. Inconforme con tal decisión PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó recurso apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 14527 de 2002 (14 de mayo), en la que declaró fundada la oposición que había presentado y negó el registro de la marca PICCOLIN para distinguir “pañales desechables” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante considera que el acto acusado contraría los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 13 de la Constitución Política y 3 del Código Contencioso Administrativo. 1.3.1. Artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Establece que los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena disponen, respectivamente, que “podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios

idénticos o similares de otra persona” y “…no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. En este sentido, considera que debe concederse el registro de la marca PICCOLIN, pues no se encuentra incursa en ninguna causal de irregistrabilidad, habida cuenta de que es suficientemente distintiva para distinguir productos en el mercado. En efecto, sostiene que la marca PICCOLIN es diferente al signo PEQUEÑIN, pues se percibe y se escucha de forma diferente. Además, afirma que mientras que la marca PICCOLIN es de fantasía, la marca PEQUEÑIN no lo es y, por ende, genera una idea en la mente de los consumidores. Precisamente, en este punto, hace hincapié en que el término PICCOLIN no es la traducción al italiano de la palabra PEQUEÑIN, pues ella corresponde al vocablo

PICCOLINO.

Además, resalta que ambos signos podrían coexistir pacíficamente en el mercado por las diferencias que presentan, tal y como lo hacen en Ecuador. 1.3.2. Artículo 83 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena A su turno, señala que el artículo 83 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de

los siguientes impedimentos: d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.”. Bajo el anterior contexto, considera que la Superintendencia de Industria y Comercio erró al dar aplicación a dicho artículo, pues PRODUCTOS FAMILIA S.A. no probó la notoriedad del signo PEQUEÑIN. Asimismo, manifiesta que la marca PICCOLIN es notoria y comercializa sus productos en Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. 1.3.3. Artículos 13 de la Constitución Política y 3° del Código Contencioso Administrativo Por último, señala que los artículos 13 de la Constitución Política y 6° del Código Contencioso Administrativo disponen, respectivamente, que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” y “En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas

las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ello”. En este sentido, afirma que el acto acusado desconoce el derecho a la igualdad y el principio de imparcialidad, pues en casos análogos la Superintendencia de Industria y Comercio concedió registros marcarios de signos que consistían en la traducción al italiano de palabras en español.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que el acto administrativo acusado fue expedido con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la

Comunidad Andina de Naciones. Indicó que para que un signo fuera registrado como marca, debía reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. En este sentido, afirmó que existía identidad ideológica entre el signo PICCOLIN y la marca PEQUEÑIN, pues la primera era la traducción al italiano de la segunda. Asimismo, manifestó que un eventual registro de la marca PICCOLIN podría generar riesgo de confusión en el público consumidor, habida cuenta de que ella y el signo PEQUEÑIN distinguirían los mismos productos en la misma clase internacional. 2.2. PRODUCTOS FAMILIA S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda reiterando los argumentos expuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente, manifestó que la marca PICCOLIN era una imitación desleal del

signo PEQUEÑIN. De hecho, señaló que la marca cuyo registro se negó era semejante ortográfica, fonética e ideológicamente con el signo PEQUEÑIN. Aunado a lo anterior, señaló que el riesgo de confusión entre las marcas era mayor, habida cuenta de que distinguirían los mismos productos en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Igualmente, indicó que no ha habido una coexistencia pacífica de las marcas en Colombia, que PEQUEÑIN es un signo notorio, y que el registro de la marca PICCOLIN se había obtenido de mala fe, debido a que resultaba evidente el aprovechamiento ilícito del prestigio que está tenía respecto de PEQUEÑIN.

III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado solicitó estimar las pretensiones de la demanda, pues consideró que no existía confundibilidad entre los signos PICCOLIN y PEQUEÑIN.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 344 indicadas en los cargos, y de oficio respecto de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión. Las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 134-IP-2009 se citan a continuación: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo PICCOLIN

(nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de

irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con marcas nominativas, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, en el caso del signo mixto, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo denominativo y un mixto se determina que si en éste predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se

configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

SEXTO: Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable.

SÉPTIMO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.

OCTAVO: De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión

344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. Asimismo conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registrocon independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

NOVENO: La mala fe, supuesto a configurarse, entre otros casos, cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta,

o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, y cuando la solicitud hubiese sido presentada, o el registro hubiese sido obtenido, por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. En general, incurrirá en un acto de mala fe quien solicite, obtenga o utilice el registro de un signo, a sabiendas de la existencia de otro idéntico o confundible ya registrado, con el ánimo de aprovecharse injustamente de su reputación, en el País Miembro donde haya solicitado u obtenido el registro del suyo. Corresponde a la instancia consultante establecer, a la vista de las circunstancias de hecho, y en ejercicio de su potestad discrecional, si, en el caso de autos, se ha configurado o no la citada causal de mala fe.”

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes y PRODUCTOS FAMILIA S.A. reiteraron, respectivamente, los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones de la misma.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo PICCOLIN, cuyo registro se solicitó para distinguir “pañales desechables” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A este respecto, se advierte que el artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone lo siguiente:

“Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá constituir marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios

producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución acusada, negó a la actora el registro de la marca PICCOLIN, para distinguir “pañales desechables” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que existía confundibilidad entre ésta y el signo PEQUEÑIN, registrado previamente a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. para distinguir productos dentro de la misma clase internacional. 6.1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada se expresan como se

señala a continuación:

: MARCA CUYO

REGISTRO SE

CUESTIONA

PICCOLIN

(NOMINATIVA CLASE

16)

PICCOLIN

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA

PEQUEÑIN

PEQUEÑIN

(NOMINATIVA CLASE

(MIXTA CLASE 16)

16)

PEQUEÑIN

PEQUEÑIN

(MIXTAS CLASE 5) Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección2, al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca nominativa por la existencia de

otra previamente registrada, que es nominativa y mixta, el Tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial: “Como regla general, cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Al respecto, y sobre la base de la doctrina, el Tribunal ha manifestado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). 2 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.: 11001032400020030011101, Actor: MONTRES ROLEX S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión y/o de asociación, conforme a los

criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión y/o de asociación.” En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas PICCOLIN y PEQUEÑIN. 6.1.1. Comparación Ortográfica3 Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue:

PICCOLIN, PEQUEÑIN, PICCOLIN, PEQUEÑIN, PICCOLIN, PEQUEÑIN,

PICCOLIN, PEQUEÑIN, PICCOLIN, PEQUEÑIN, PICCOLIN, PEQUEÑIN,

PICCOLIN, PEQUEÑIN, PICCOLIN, PEQUEÑIN, PICCOLIN, PEQUEÑIN, PICCOLIN, PEQUEÑIN, PICCOLIN, PEQUEÑIN, PICCOLIN, PEQUEÑIN, De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala que no existe semejanza ortográfica entre ellas, pues pese a que ambas están compuestas por ocho (8) letras y tres (3) sílabas, lo cierto es que en una y otra marca las letras no son coincidentes y al observarlas en su conjunto se percibe de forma distinta. 6.1.2. Comparación Fonética4 3 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La

similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.” 4 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.” Asimismo, se advierte que no existe semejanza fonética entre los signos cotejados, pues al ser pronunciados se escuchan diferente. En efecto, mientras que en la marca cuyo registro se cuestiona resalta el fonema de la consonante obstruyente oclusiva bilabial P, seguida de la vocal cerrada I, del sonido obstruyente oclusivo velar de la letra C, de la vocal abierta O, de la consonante lateral alveolar L, de la vocal cerrada I y de la consonante nasal alveolar N; en la marca previamente registrada a favor de la actora resalta el sonido de la consonante obstruyente oclusiva bilabial P, seguida de la vocal abierta E, del fonema velar oclusivo de la letra Q seguido de vocal muda U y de la vocal abierta

E, de la consonante palatal nasal Ñ, de la vocal cerrada I y de la consonante nasal alveolar N. Aunado a lo anterior, debe destacarse que en el acento de la marca PICCOLIN sobresale la pronunciación de la consonante lateral alveolar L; mientras que en el de la marca PEQUEÑIN el de la consonante palatal nasal Ñ. 6.1.3. Comparación Ideológica5 Por otro lado, se advierte que no es dable realizar una comparación ideológica entre los signos, pues mientras que la marca cuyo registro se negó es de fantasía y, por ende, no evoca en la mente de los consumidores idea alguna; la marca previamente registrada a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. sí genera una idea, que es lo que se entiende por la palabra PEQUEÑO. En efecto, pese a que el vocablo PICCOLIN se asemeja a la palabra PICCOLINO, que es la traducción al italiano del término PEQUEÑIN, lo cierto es que dicha marca es de fantasía porque su conocimiento y su significado no son de conocimiento común dentro del público consumidor. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó dentro de la interpretación prejudicial que “se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, 5 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arc