CE-11001-03-24-000-2002-00391-01-2011

COTEJO MARCARIO - Entre las marcas Suavesponge nominativa y Suave nominativa, Suave mixta / RIESGO DE CONFUSION - No se presenta entre las marcas Suavesponge nominativa y Suave nominativa, Suave mixta Si bien desde los puntos de vista examinados existen algunas similitudes, no es claro que las mismas resulten significativas para generar un riesgo de confusión en el consumidor, en consideración a que tienen también rasgos que las diferencian. Ahora bien, en el aspecto ideológico o conceptual, no se encuentra que exista similitud entre las marcas analizadas, como quiera que la primera es un signo de fantasía que no tiene significado propio en el idioma español y que es producto del ingenio e imaginación de sus autores, mientras que la marca registrada “SUAVE” tiene contenido conceptual propio, puesto que evoca o sugiere la idea de suavidad, de delicadeza, de sutileza, etc NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 38229 DE 2001 (26 de noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 02562 DE 2002 30 de enero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 13879 DE 2002 (30 de abril) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMISION

DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA

COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 228

NOTA DE RELATORIA: Se cita la Interpretación Prejudicial 096-IP-2010 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

COTEJO MARCARIO - Entre las marcas Suavesponge nominativa y Suave Ultrasoft nominativa / RIESGO DE CONFUSION - No se presenta entre las marcas Suavesponge nominativa y Suave Ultrasoft nominativa No existen similitudes entre las marcas que resulten significativas para generar un riesgo de confusión en el consumidor. Finalmente, en el aspecto ideológico o conceptual, también se descarta similitud, si se tiene en cuenta que ambas marcas son de aquellas consideradas como caprichosas o de fantasía, la solicitada, por lo previamente anotado (en el ordinal 1º), y la registrada, en razón a que contiene palabras en idioma extranjero, cuyo significado conceptual no es generalizado entre los consumidores medios y no se ha hecho por tanto del conocimiento y la comprensión del público.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 38229 DE 2001 (26 de noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 02562 DE 2002 30 de enero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 13879 DE 2002 (30 de abril) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMISION

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DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA

COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 228

NOTA DE RELATORIA: Se cita la Interpretación Prejudicial 096-IP-2010 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00391-01

Actor: PAPELES NACIONALES S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como la de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, interpuso la firma PAPELES NACIONALES S.A., contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales concedió el registro de la marca SUAVESPONGE (nominativa), a favor de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda que se

interpreta como de nulidad relativa ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes 1.- Pretensiones.

1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 38229 de 26 de noviembre de 2001, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual declaró infundada la oposición 3 presentada por la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. y concedió, en consecuencia, el registro de la marca "SUAVESPONGE" (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la firma PRODUCTOS FAMILIA S.A.

2. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 02562 de 30 de enero de 2002, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto por PAPELES NACIONALES S.A. y confirmó la decisión anterior.

3. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 13879 de 30 de abril de 2002, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la Resolución núm. 38229 de 26 de noviembre de 2001.

4. Como consecuencia de la declaración de nulidad de las citadas resoluciones y, a manera de restablecimiento del derecho, se declaren fundadas las observaciones que presentó PAPELES NACIONALES S.A., se niegue el registro

de la marca solicitada y se ordene la cancelación del registro de la misma para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

1. A través de apoderado la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “SUAVESPONGE” (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud de registro que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 504 de 29 de mayo de 2001.

2. Dentro del término legal, la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. presentó oposición al registro de la marca con fundamento en que previamente había obtenido el registro de las marcas “SUAVE” (nominativa) (certificado núm. 58.616 vigente hasta el 16 de marzo de 2001 y actualmente en trámite de renovación), “SUAVE” (mixta) (otorgada mediante la resolución 01553 de 30 de enero de 2001) 4 y “SUAVE ULTRASOFT” (certificado núm. 151.926 vigente hasta el30 de noviembre de 2003), todas para distinguir también productos de la Clase 16 de la

Clasificación Internacional de Niza.

3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió el 26 de noviembre de 2001 la Resolución núm. 38229, mediante la cual declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca

solicitada.

4. Por lo anterior, estando dentro del término legal, PAPELES NACIONALES S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 38229, el cual fue resuelto el 30 de enero de 2002 a través de la Resolución núm. 02562, en el sentido de confirmar la decisión impugnada y conceder el recurso formulado subsidiariamente.

5. El recurso de apelación fue resuelto mediante la Resolución núm. 13897 de 30 de abril de 2002, proferida por el el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el sentido de confirmar el acto recurrido y, en consecuencia, conceder el registro de la marca “SUAVESPONGE” en favor de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., quedando de esta forma agotada la vía gubernativa. 3.- Normas violadas y concepto de la violación Estima la parte actora que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 61 de la Constitución Política y 134, 135 literales a) y b), y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Al explicar el concepto de la violación de tales normas precisó que al concederse el registro de la marca SUAVESPONGE a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. no se protegió por la entidad demandada la propiedad intelectual, tal como lo ordena el artículo 61 de la Carta Política, pues no tuvo en cuenta que dicha marca es confundible con las marcas SUAVE (nominativa), SUAVE (mixta) y SUAVE

ULTRASOFT (nominativa), cuyo registro de concedió a PAPELES NACIONALES S.A. para distinguir igualmente productos de la Clase 16, marcas éstas en donde se destaca la expresión “SUAVE”. 5 Señaló que el artículo 134, en concordancia con el artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina también son infringidos, puesto que si bien el signo SUAVESPONGE es perceptible y es representado gráficamente, no cumple con el requisito de la distintividad extrínseca que se exige para ser registrado como marca, debido a que al destacarse en el mismo la expresión “SUAVE”, que es igual a los signos que conforman las marcas de PAPELES NACIONALES S.A., se hace confundible con las mismas, que distinguen productos de la Clase 16, produciéndose lo que la doctrina denomina como confusión indirecta, como quiera que el consumidor al comprar productos de esa clase al encontrar la marca “SUAVESPONGE”, en donde se destaca la expresión “SUAVE”, por ocupar una posición predominante en la misma, puede creer que dicho producto tiene el mismo origen empresarial que las marcas antes enunciadas de propiedad de la sociedad demandante. Expresó, de otro lado, que los actos demandados desconocen lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues, aunque las marcas SUAVE (nominativa), SUAVE (mixta), SUAVE ULTRASOFT (nominativa) y SUAVESPONGE (nominativa) no son idénticas, ello no significa que no sean confundibles, debido a que la expresión “SUAVE” que se destaca en la marca concedida es muy similar a las marcas de la actora, advirtiéndose con claridad

similitudes desde los puntos de vista ortográfico, fonético y auditivo, y gráfico o visual. Destacó que de acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (proceso I-IP-87), pese a que para determinar si dos o más marcas se confunden se debe apelar siempre a la comparación del conjunto de las mismas, no puede descartarse la comparación de ciertos elementos predominantes en las mismas, cuando tales elementos son los que establecen la confundibilidad de las marcas que se cotejan. Advirtió, desde el punto de vista fonético o auditivo, que la expresión adicional “SPONGE” no le da mayor distintividad a la marca solicitada por PRODUCTOS FAMILIA S.A., “debido a que dicha expresión extranjera, que significa “esponja” no tiene suficiente transparencia en nuestro medio, lo que hace que el público consumidor relacione las marcas en conflicto en cuanto a su primer concepto, o sea la expresión SUAVE”; y que, en relación con esa misma expresión “… para 6 aquellas personas que entienden su significado, dicho término se convierte en una expresión descriptiva para productos de la Clase 16 Internacional, debido a que dicho término evoca el concepto de “ESPONJOSO” como “BLANDO” o “MULLIDO” y una de las características que se pretende resaltar en los productos de uso higiénico, es que son blandos al tacto o mullidos , porque eso hace que tengan una mejor aceptación en el público consumidor”, por lo cual debe excluirse del cotejo marcario, al adquirir connotaciones descriptivas. Indicó que como la expresión “SUAVE” constituye un derecho adquirido en

cabeza de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., no es permisible que existan marcas para productos de la Clase 16 que la incluyan en ellas, salvo cuando las utilicen en su sentido natural y obvio, como cuando es utilizada por terceros para hacer relación a una de las cualidades de sus productos, por ejemplo “PAPEL HIGIÉNICO SCOTT”, suave y resistente, donde “SCOTT” hace relación a la marca y “suave y resistente” a las cualidades del producto. Anotó que como las marcas enfrentadas distinguen idénticos productos, es posible que se genere un riesgo de confusión o asociación. De otro lado, expresó que los actos demandados vulneran el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, en razón a que la marca solicitada es una imitación y una reproducción parcial de las marcas de la demandante, en las que se destaca la expresión “SUAVE,” las cuales son notoriamente conocidas, según se acreditó en la actuación administrativa. Puntualizó en que de acuerdo con esta norma no se requiere que las marcas en conflicto sean idénticas, sino que basta que entre las mismas existan una o más partes idénticas o parecidas. Finalmente, puso de presente que la protección de las marcas notorias, por su estatus especial, prohíbe tanto la imitación como la reproducción parcial de esta clase de signos, por lo que la regla de la apreciación de conjunto entre las marcas que se cotejan no tiene la relevancia que se da en la mayoría de los casos de marcas comunes, aplicándose preferentemente la regla del elemento predominante o más caracterizante. 7

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1 La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, con sustento en las siguientes razones: Señaló, luego de referirse a los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, que del estudio de confundibilidad de las marcas en debate, teniendo en cuenta la visión de conjunto y de manera sucesiva la totalidad de los elementos que las integran, no se presentan similitudes gráficas, ortográficas, fonéticas y conceptuales que las hagan confundibles entre sí, pues si bien comparten algunas letras de las que se conforman, esta coincidencia no es determinante para efectos de establecer la irregistrabilidad del signo solicitado, habida cuenta que ésta posee elementos que le otorgan la suficiente distintividad y que lo hacen diferente frente a las marcas registradas, los que hacen que al pronunciarse y transcribirse generen una impresión diferente en el consumidor, quien no estaría en riesgo de confusión o error, pues no tendría dificultad para diferenciar una marca de otras y su origen empresarial. Destacó, que las marcas en conflicto utilizan composiciones gramaticales diversas y conceptos diferentes, en razón a que “SUAVE” tiene un significado conceptual relativo a “delicado”, en tanto que la marca “SUAVESPONGE” es una expresión de fantasía sin significado propio. Precisó, finalmente, que aún en el evento en que se hubiera demostrado la alegada notoriedad de la marca “SUAVE” en la Clase 16, cuyo titular es la parte demandante, ello no hubiera obstaculizado el registro de la marca “SUAVESPONGE” a favor de la sociedad Productos Familia S.A., dado que no

conllevarían al público consumidor a error. II.2 Las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. y COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.1, terceros con interés directo en el proceso, fueron notificados legalmente de la demanda, no obstante lo cual no intervinieron en el proceso. 1 Esta sociedad también intervino en la actuación administrativa ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para oponerse al registro de la marca “SUAVESPONGE” solicitada por

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

8 III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La parte demandada en su escrito de alegaciones reiteró los argumentos consignados en la contestación de la demanda (fls. 212 a 216). La parte actora y el señor Agente del Ministerio Público, por su parte, guardaron silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 091-IP-2010 de fecha 6 de septiembre de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo SUAVESPONGE (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos

135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo, comparado con signos denominativos y mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, 9 en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para

dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. 10 Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

SEXTO: Se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Este criterio también deberá ser tomado en cuenta en el caso de que los signos opositores se hayan convertido en débiles.

SÉPTIMO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o

usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.

OCTAVO: Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores.

11 Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable.

NOVENO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

V.- DECISIÓN No observándose ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca SUAVESPONGE (nominativa), a favor de la firma PRODUCTOS FAMILIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. En el curso del trámite administrativo correspondiente la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. invocando su condición de titular de las marcas “SUAVE” (nominativa), “SUAVE” (mixta) y “SUAVE ULTRASOFT” (nominativa), se opuso a la solicitud de

registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con las suyas, previamente registradas para distinguir productos de la misma clase y, que por ende, estaba incursa en las causales de irregistrabilidad establecidas en las disposiciones que invocó de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 12 En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, revisadas oficiosamente por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, y cuyo texto es del siguiente tenor: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los

apartados anteriores. […]” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; […]” 13 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectare indebidamente un derecho de terceros, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]”

“Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […]” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano 14 internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País

Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […]” La normativa comunitaria citada es clara al señalar: i) que para que un signo sea registrable como marca debe ser susceptible de representación gráfica2 y debe ser distintivo3; ii) que no son registrables como marcas aquellos signos que consistan exclusivamente en signos o indicaciones que sirvan en el comercio para describir las características del bien o servicio respecto del cual se use la marca, o en signos o indicaciones que sean el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; y iii) que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, o constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar 2 La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para

ser captado por el público consumidor. 3 La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. 15 ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. Así las cosas y en orden a determinar si existen riesgos de confusión o asociación entre la marca “SUAVESPONGE” (nominativa) y las marcas opositoras “SUAVE” (nominativa), “SUAVE” (mixta) y “SUAVE ULTRASOFT” (nominativa), todas registradas para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala procederá a realizar el cotejo de rigor, siguiendo para ello las reglas que ha elaborado la jurisprudencia del Tribunal Andino y que se reiteran en la interpretación prejudicial rendida en este proceso. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial

diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otr