CE-11001-03-24-000-2002-00395-01-2010

COTEJO MARCARIO – Entre la marca FASLODEX y el signo FACLOREX para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia del registro del signo FACLOREX por existir similitud con la marca FASLODEX Se evidencia sin dificultad alguna que la marca “FACLOREX”, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª, guarda una estrecha semejanza con la marca de la actora, en cuanto a su escritura (comparación visual), y en su fonética, ya que las semejanzas que ofrecen son suficientes para determinar que exista riesgo de confusión y, por ende, puede generar a error al consumidor en el momento de seleccionarlas o en la adquisición de los productos que ellas distinguen, así como riesgo de asociación ya que puede confundir al consumidor sobre el origen empresarial de las mismas. Referente a los productos que respectivamente distinguen las dos marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. […] En el presente caso, los sectores de mercado en que explotan su actividad son los mismos, aunado a ello, en que los productos que distingue la marca de la actora frente al de la marca en conflicto son de la clase 5ª Internacional. Además, tienen la misma finalidad y, tanto su

comercialización como su publicidad, son realizados a través de los mismos canales. […] Por consiguiente, debe concluirse que si se permite la coexistencia de las marcas en conflicto, es muy posible que cree riesgo de confusión para el consumidor medio al generarle error en la escogencia de sus productos y/o en la identificación del origen empresarial de los mismos. Por lo tanto, el signo “FACLOREX” no cumple con los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad previstos en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por ende, se encuentra incurso en la prohibición contenida en el literal f) del artículo 58 de la citada Decisión.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Ipr Pharmaceuticals Inc, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho y que se interpretó como acción de nulidad, demandó las Resoluciones Números 14994 de 30 de mayo de 1997, la 02024 de 29 de enero de 2002 y 13638 de 30 de abril de 2002, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca denominativa FACLOREX a favor de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano - LAFRANCOL S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala declaró la nulidad de las pretensiones y ordenó cancelar el registro de la marca.

NOTA DE RELATORIA: Ver Sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 11 de marzo de 2004, Radicación: 0074, C.P. Camilo Arciniegas Andrade

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 56 / DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 58 / DECISIÓN 486 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 14994 DE 1997 (30 de mayo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCIÓN 02024 DE 2002 (29 de enero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCIÓN 13638 DE 2002 (30 de abril)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C. dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00395-01

Actor: IPR PHARMACEUTICALS INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD La sociedad IPR PHARMACEUTICALS INC., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 14994 de 30 de mayo de 1997 y 02024 de 29 de enero de 2002, expedidas por la División de Signos

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 13638 de 30 de abril de 2002, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se concedió el registro de la marca denominativa “FACLOREX” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. Manifiesta que el 12 de noviembre de 1991, la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., solicitó el registro de la marca “FACLOREX” para distinguir productos de la clase 5ª Internacional. I.1.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 401 de 11 de mayo de 1994. I.1.3. Contra la anterior solicitud las sociedades ZENECA LIMITED y THE CLOROX COMPANY presentaron observaciones con base en las marcas FASLODEX en el caso de la primera y CLOROX y CLOROSOL en el caso de la segunda. I.1.4. Mediante Resolución 14994 de 30 de mayo de 1997, la División de Signos Distintivos, declaró infundadas las observaciones y concedió el registro de la marca “FACLOREX” a favor de la sociedad LABORATORIO FRANCO

COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.

I.1.5. Contra la anterior decisión, las sociedades ZENECA LIMITED y THE CLOROX COMPANY, interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación.

I.1.6. El 18 de julio de 2001 la marca “FASLODEX”, base de la oposición presentada por ZENECA LIMITED, fue traspasada a la sociedad IPR

PHARMACEUTICALS.

I.1.7. Mediante Resolución 02024 de 29 de enero de 2002, la División de Signos Distintivos confirmó la resolución recurrida y concedió el recurso de apelación. I.1.8. A través de la Resolución 13638 de 30 de abril de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmó la Resolución 14994 de 30 de mayo de 1997. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Aduce que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, al considerar que la marca solicitada “FACLOREX” no se asemejaba a tal punto de causar un riesgo de asociación o de confusión con la marca de la sociedad actora o sea “FASLODEX”, registrada previamente para distinguir también productos de la Clase 5 Internacional. Manifiesta que la sociedad IPR PHARMACEUTICALS INC., es titular en Colombia de la marca “FASLODEX”, la cual distingue productos de la clase 5ª Internacional, y cuya solicitud fue radicada el 18 de octubre de 1990, lo que significa que para la fecha en que el registro de la marca “FACLOREX” fue solicitado, es decir, el 12 de

noviembre de 1991, la marca “FASLODEX” ya se había solicitado desde un año antes. Afirma que la principal regla de comparación entre dos marcas indica que deben ser analizadas en conjunto, o sea con la totalidad de los elementos que las componen sin desmembrar su unidad fonética y ortográfica. Resalta que es evidente que desde una perspectiva de conjunto las marcas “FASLODEX y “FACLOREX” despiertan una impresión de conjunto muy similar, lo que a juicio de la oficina de marcas no era así, como lo deja ver en una de sus consideraciones que indicaba lo siguiente: “De otra parte entre las marcas “FACLOREX” y “FASLODEX” consideramos que si bien comparten algunas letras, entre ellas no existe coincidencia en ninguna de sus tres sílabas. Adicionalmente, las marcas pronunciadas y transcritas causan diferente efecto en el consumidor, por lo cual se hace posible la coexistencia de los signos en el mercado sin generar perjuicio al interés de los consumidores ni afectar el derecho de exclusiva de terceros”. Anota que con la anterior comparación y al concluir que los signos pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio al interés de los consumidores ni afectar al derecho de exclusiva de terceros, la Oficina de Marcas ha cometido un grave error como se ha puesto de manifiesto. Señala que en lo que tiene que ver con la comparación ortográfica ha reconocido el tratadista Jorge Otamendi que esta se presenta cuando hay “coincidencia de letras en los conjuntos en pugna” y complementa diciendo que “influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes”.

Reitera que en el presente caso la similitud ortográfica es tal que se presentan todos los elementos generadores de confusión mencionados por el profesor Otamendi y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Afirma que en lo atinente a la confusión visual esta es consecuencia de la similitudes perceptibles por la vista entre dos signos, lo que según palabras del profesor Otamendi esta se da cuando “por la identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación”, concordante con lo anterior el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado de la siguiente manera con relación a la confusión visual: “La confusión visual o gráfica es la originada por la identidad de los signos, sean palabras, dibujos, etiquetas, etc., por la simple observación del signo, es decir, como se percibe la marca, y no como se presenta, manifiesta o expresa el signo”. Manifiesta que la confusión auditiva es consecuencia de las similitudes que se perciben al pronunciar los signos en conflicto, a lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado: “El segundo campo por analizarse como origen de la confusión marcaria es el auditivo, derivado de la pronunciación que se da a las palabras que tienen una fonética similar, campo que se extiende a la pronunciación incorrecta y a la pronunciación de las palabras extranjeras”. Resalta que en el presente caso tenemos para confrontar dos palabras compuestas, ambas de tres sílabas y por ende del mismo número de fonemas, siendo ya esta última coincidencia un primer punto de similitud. I.2.2. Que se violó el artículo 135 de la Decisión 486, ya que se ha demostrado

que la marca “FACLOREX” no es distintiva toda vez que resulta similarmente confundible con la marca “FASLODEX”, previamente registrada, con lo que se concluye que la marca solicitada para registro no es apta para identificar productos para los cuales ha sido otorgada, y por el contrario creará confusión en el público consumidor. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. La Superintendencia hace referencia a los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca y dice que efectuado el examen de conjunto de las marcas enfrentadas “FACLOREX” y “FASLODEX” no arrojan confusión pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos de orden ortográfico y fonético suficientemente distintivos y que el signo “FACLOREX” tiene la suficiente fuerza distintiva y en consecuencia no puede llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el servicio mismo, ni sobre su procedencia empresarial. Sostiene que entre los signos en conflicto su composición integral los hace fonética y ortográficamente diferentes, por ende distintivos. Aduce que no es cierto

que los signos en conflicto comparten la misma raíz o desinencia, ya que, como se reitera, las reglas de comparación no permiten fraccionar las palabras, no es cierto que FAS y FA sean iguales, o que DEX y REX también lo sean y, la raíz y la terminación de ambos signos, es diferente; por lo que se puede establecer que los signos “FACLOREX” y “FASLODEX” son suficientemente distintivos y diferentes uno de otro; en consecuencia, no hay riesgo de confusión entre el público consumidor y que “FACLOREX” es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486. II.1.2. La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente: Que la Administración no violó el artículo 136 a) de la Decisión 486 ya que la concesión de la marca “FACLOREX” en ningún momento induciría al público a pensar que se trata de la marca “FASLODEX”, pues las marcas son totalmente diferentes, y por ello no cabe duda que no se va a inducir a error a los consumidores, ni a confusión, pues la marca “FACLOREX”, posee la suficiente fuerza distintiva y que ambas expresiones pueden coexistir en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores. Manifiesta que realizada la comparación ortográfica, visual y auditiva entre los signos en conflicto no existe coincidencia en ninguna de sus tres sílabas, al oído

humano estas suenan totalmente diferentes. Sostiene que tampoco se violó el artículo 135 de la Decisión 486 ya que queda demostrado que la marca “FACLOREX” clase 5ª, es totalmente diferente a la marca “FASLODEX” de la actora, por lo cual pueden coexistir en el mercado sin inducir a error a los consumidores y, por consiguiente, la Superintendencia de Industria y Comercio no violó las normas mencionadas en la demanda. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó requerir la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en los términos y para los efectos previstos en la ley 17 de 1980, artículo XXVIII y s.s. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en la norma procesal se aplicara a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiera, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la siguiente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión. “TERCERO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo ya solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase. “CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia reconocidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudiera existir entre los signos. “QUINTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser

objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. “SEXTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 197-IP-2006, solicitada por esta Corporación, señaló que teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo “FACLOREX” fue el 12 de noviembre de 1991, es procedente la interpretación de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 por ser las normas aplicables al caso concreto. No se interpretarán los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión 486.

DECISIÓN 486

Disposiciones Transitorias “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de

conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere en los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones licencias renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”. DECISIÓN 85 “Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. (…) “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” En la Interpretación Prejudicial 197-IP-2006, el Tribunal Andino “exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado …en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 153-IP-2005…marca: HALITOS…en consecuencia…debe analizar…si el signo “FLACLOREX”, cumple con los requisitos sustantivos al momento de presentarse la solicitud de registro, esto es de novedad, visibilidad y distintividad, previstos en el artículo 56 de la

Decisión 85 y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la misma Decisión” (folio 262). Igualmente, afirma el mencionado Tribunal, que esta Sección, al realizar el examen de registrabilidad, debe tener en cuenta lo sentado en la interpretación prejudicial ya citada, para determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre “FACLOREX” y FASLODEX, así como precisar el riesgo de confundibilidad. Además, que para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el correspondiente análisis deberá ser mucho más exigente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos “…por las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (folios 174 y 175). Al respecto, la Sala siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal Andino, procede a aplicar las reglas para efectuar el cotejo marcario e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre las marcas “FACLOREX” (cuestionada) y “FASLODEX” de la actora. En cuanto a la identidad o similitud ortográfica, la doctrina establece que ésta existe cuando se presentan similares sucesión de vocales, identidad en la longitud de la palabra o palabras, el mismo número de sílabas, iguales raíces o

terminaciones, que pueden incrementar la confusión. En el caso sub examine, las denominaciones de las marcas en conflicto se encuentran estructuradas de la siguiente forma: Marca registrada Marca cuestionada FASLODEX” “FACLOREX” “FASLODEX”: contiene 8 letras, 3 vocales, 5 consonantes, 3 sílabas, la raíz FAS y la terminación DEX. “FACLOREX”: contiene 8 letras, 3 vocales, 5 consonantes, 3 sílabas, la raíz FAC y la terminación REX. Entre ambas se observa indentidad en la longuitud de las palabras, coincidencia en las vocales y en su orden de ubicación, semejanza en las consonantes, en las que sólo varían la tercera letra S de la marca de la actora, respecto a la C de la cuestionada y, la sexta letra (D) de la demandante frente a la R de la marca acusada. Además, existe identidad en el número de sílabas, veamos: Número de letras: FASLODEX: 9

Número de letras: FACLOREX: 9

Número de vocales: FASLODEX: A-O-E 3

Número de vocales: FACLOREX: A-0-E 3

Número de consonantes: FASLODEX: F-S-L-D-X 5

Número de consonantes: FACLOREX: F-C-L-R-X 5

Número de sílabas: FASLODEX: FAS LO DEX 3

Número de sílabas: FACLOREX: FA CLO REX 3

Referente a la similitud fonética, la doctrina señala que ésta se presenta por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las

denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

FASLODEX: Contiene la raíz FAS y la terminación DEX. Respecto a la sílaba tónica, dado que es una marca denominada de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tiende a marcarse su acento prosódico en la última sílaba DEX.

FACLOREX: Contiene la raíz FA y la terminación REX, además, tampoco se encuentra definida en nuestro idioma, y la sílaba tónica tiende a ubicarse en su ultima sílaba REX.

En ambas se observa que coinciden en la estructura de sus sílabas tónicas; sus raíces y terminaciones son similares, siendo sus sonidos muy semejantes, veamos:

RAÍZ: FASLODEX: FAS

RAÍZ: FACLOREX: FA

TERMINACIÓN: FASLODEX: DEX

TERMINACIÓN: FACLOREX: REX

SÍLABA TÓNICA: FASLODEX: FASLODÉX SÍLABA TÓNICA: FACLOREX: FACLORÉX En cuanto a la similitud ideológica, sostiene la doctrina que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Las marcas en conflicto, por no ser partes del lenguaje común y corriente, le generan al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo de: aprenderlas y enlazarlas con los productos de la clase 5ª que distinguen. Ahora bien, como se trata de dos marcas farmacéuticas, el análisis debe ser más riguroso, tal como lo ha sostenido el Tribunal Andino y esta Corporación en

infinidad de providencias. Examen en el que debe tenerse en cuenta la posición de los consumidores medios; es decir, el examinador, necesariamente, debe ubicarse en el lugar en que se encuentra el público consumidor de productos farmacéuticos, para efectos de determinar el riesgo de confusión directa o indirecta entre las marcas en conflicto. Así las cosas, el resultado probable es que ambas marcas en sus estructuras ortográfica y fonética pueden generar riesgo de confusión, dado sus significativas semejanzas encontradas, veamos: FASLODÉX-FACLORÉX FASLODÉX-FACLORÉX FASLODÉX-FACLORÉX FASLODÉX-FACLORÉX FASLODÉX-FACLORÉX FASLODÉX-FACLORÉX Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca “FACLOREX”, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª, guarda una estrecha semejanza con la marca de la actora, en cuanto a su escritura (comparación visual), y en su fonética, ya que las semejanzas que ofrecen son suficientes para determinar que exista riesgo de confusión y, por ende, puede generar a error al consumidor en el momento de seleccionarlas o en la adquisición de los productos que ellas distinguen, así como riesgo de asociación ya que puede confundir al consumidor sobre el origen empresarial de las mismas. Referente a los productos que respectivamente distinguen las dos marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos

o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante. No obstante, la Sala observa que el error en que podría verse avocado el consumidor sobre el origen empresarial o que el titular de la marca prioritaria se perjudique económicamente por el desvío de su clientela, sería si las empresas titulares de las marcas idénticas en conflicto actuaran o compitieran dentro de un mismo mercado y si los productos o servicios tuvieren algún grado de similitud o estuvieran de alguna manera relacionados1. En el presente caso, los sectores de mercado en que explotan su actividad son los mismos, aunado a ello, en que los productos que distingue la marca de la actora frente al de la marca en conflicto son de la clase 5ª Internacional. Además, tienen la misma finalidad y, tanto su comercialización como su publicidad, son realizados a través de los mismos canales. 1 Sentencia de 11 de marzo de 2004. Rad. 0074. C.P.: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE. Actor:

CAFÉ BRISA LTDA.

Además, se tiene que ambas marcas al distinguir productos de la clase 5ª Internacional, no podrían coexistir en el mercado farmacéutico, pues de permitirse podría ocasionar al público consumidor daños irreparables a su salud, considerando que en muchos establecimientos distribuidores de estos productos, son expendidos sin fórmula médica, con la sola asesoría del farmacéutico de turno, tal como acertadamente lo anota el Tribunal Andino. Por consiguiente, debe concluirse que si se permite la coexistencia de las marcas en conflicto, es muy posible que cree riesgo de confusión para el consumidor medio al generarle error en la escogencia de sus productos y/o en la identificación del origen empresarial de los mismos. Por lo tanto, el signo “FACLOREX” no cumple con los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad previstos en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por ende, se encuentra incurso en la prohibición contenida en el literal f) del artículo 58 de la citada Decisión. En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones núms. 14994 de 30 de mayo de 1997 y 02024 de 29 de enero de 2002, expedidas por la División de

Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 13638 de 30 de abril de 2002, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se concedió el registro de la marca denominativa “FACLOREX” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior se ordena a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, anular el certificado de registro de la marca “FACLOREX”. TERCERO.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. CUARTO.- DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de marzo de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLA