CE-11001-03-24-000-2002-00412-01-2013

REGISTRO MARCARIO - Análisis en conjunto de la marca. Signos de fantasía Para la Sala el argumento de que la traducción de la marca “SHEET ROCK” al idioma español “evoca directamente y sin equívocos” el signo “TABLAROCA” no es de recibo, pues, por un lado, como ya se dijo, las marcas denominativas se deben analizar sin descomponer su unidad fonética y gráfica; y, por el otro, al no existir confusión es realmente improbable que el consumidor medio se vea en la necesidad de traducir; además, en el remoto caso de que ello ocurriera, tal traducción sería inexacta, como lo reconoció la misma actora, quien tuvo que acudir a sinónimos para explicar la inexistente semejanza; de igual forma, hay que tener en cuenta que el vocablo “ROCK” ha sido reconocido en el idioma español como un estilo o tipo de género musical, razón por la cual sería un elemento que influiría en la mente del consumidor antes que entrar a establecer que dicha palabra también traduce piedra o roca. Conforme lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, a las marcas con tal connotación se les ha considerado como signos de fantasía, entendidos como la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que se asocia indirectamente a una idea, lo cual evidentemente ocurre en este caso, pues “SHEETROCK” no significa per se algo en particular, ya que se trata de la unión de dos palabras que a la postre termina siendo una frase proveniente de la imaginación de su creador.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 136

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 13526 DE 2002 (30 de abril) -

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00412-01

Actor: A Y B MODULARES LTDA. (hoy S. A.)

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda instaurada por la sociedad A Y B MODULARES LTDA. (hoy S.A.) en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 13526 de 30 de abril de 2002.

I. DEMANDA.- I.1La sociedad A Y B MODULARES LTDA. (hoy S.A.), en ejercicio de la acción de simple nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: La nulidad de la Resolución núm. 13526 de 30 de abril de 2002, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, revocó la Resolución núm.

34478 de 25 de octubre de 2001, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y, en su lugar, concedió la solicitud de registro de la marca “SHEETROCK”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de la Niza, solicitada por UNITED STATES

GYPSUM COMPANY.

Como consecuencia de lo anterior, se ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente a la citada marca “SHEETROCK” y se comunique tal decisión a la División de Signos Distintivos de la entidad demandada, para su correspondiente inscripción y la respectiva publicación de la sentencia que se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial. Igualmente, solicitó que se condene en costas a la demandada. I.2Fundamentos de Hecho: La sociedad A Y B MODULARES LTDA. (hoy S.A.) señaló, en síntesis, los siguientes hechos: Que se constituyó mediante Escritura Pública núm. 1850 de 30 de julio de 1992 de la Notaria 17 de Medellín (Antioquia), fecha desde la cual usa la marca “TABLAROCA” de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de la Niza, la cual se ha convertido en una de sus principales marcas y de las más conocidas en el sector de la construcción para los productos que la identifican. Señaló que con el fin de obtener una mayor protección legal de uno de sus principales signos, solicitó su registro desde 1992 como marca para distinguir una de las líneas de sus productos, clasificada en la Clase 19 mencionada, y actualmente es la titular del registro de la marca “TABLAROCA” la cual a la fecha se encuentra

vigente hasta el 11 de febrero de 2004, según certificado núm. 151.243, tal como consta en los respectivos archivos. Manifestó que el uso intensivo, la antigüedad, publicidad, reconocimiento, aunado a la excelente calidad de los productos distinguidos, ha conllevado a que la expresión “TABLAROCA” sea plenamente identificada no solamente por los consumidores de tales productos, sino por todo el público en general, como una de las principales marcas de productos para la construcción, convirtiéndolo en un signo notorio en todo el territorio colombiano. Expresó que tiene derechos adquiridos sobre el mencionado signo, razón por la cual está facultada para oponerse al registro de marcas confundibles con él. Precisó que las expresiones “TABLAROCA” y “SHEETROCK” son confundibles, porque la segunda, es la versión de la primera en el idioma inglés, además porque los productos que distinguen son similares, por lo tanto, el registro de la marca en cuestión puede inducir al público a error. Adujo que una vez se publicó el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 503, donde se le dio la publicidad a la solicitud de registro de la marca “SHEETROCK”, para identificar los productos de la Clase 19 Internacional de la Niza, decidió presentar demanda de observación de la misma, por cuanto aquella es confundible con “TABLAROCA”. Mencionó que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de su función de realizar el estudio de registrabilidad de una marca, expidió la Resolución núm. 34478 de 25 de octubre de 2001, mediante la

cual se declaró fundada la observación presentada y, en consecuencia, negó el registro de la marca “SHEETROCK” de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de la Niza, solicitada por la Sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY. Indicó que no obstante ello, la Sociedad antes mencionada instauró recurso de reposición contra la citada Resolución núm. 34478 de 25 de octubre de 2001, siendo resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución núm. 13526 de 30 de abril de 2002, por la que se revocó la Resolución recurrida y, en consecuencia, concedió la solicitud de registro de la marca “SHEETROCK”, para distinguir los productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de la Niza, quedando así agotada la vía gubernativa. (folios 22 a 25 del expediente) I.3Fundamentos de Derecho: En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de los artículos 35, 84, 128, 135, 137 y demás concordantes del Código Contencioso Administrativo; 61 de la Constitución Política; 134, 135, 136, 172, 224, 225, 226, 227, 228 y demás concordantes de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación: Que la marca “SHEETROCK” de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de la Niza, es la traducción de la denominación “TABLA ROCA”, lo que la hace confundible conceptualmente con la marca de la cual es titular; que igualmente,

confunde al consumidor medio con respecto del origen empresarial de los productos y desmotiva la inversión que se ha hecho sobre el signo “TABLAROCA” para difundir y publicar sus productos, que hoy la han llevado a ser notoriamente conocida dentro del mercado colombiano. Explicó que en el multidiccionario ilustrado, AMERSUR GRUPO EDITORIAL S.A., edición 1999/2000, se buscó la traducción al idioma español de las palabras “SHEET” y “ROCK”, obteniendo los siguientes resultados: SHEET: lamina, plancha; y, ROCK: Roca Agregó que en el MODERNO DICCIONARIO BILINGUE de Sinónimos y Antónimos, Homófonos y Parónimos, editar Ltda. 1999, se buscó el significado de las palabras TABLA y ROCA, obteniendo los siguientes resultados: TABLA: anaquel, catálogo, cuadro, índice, lamina, lista, plancha, tablilla; y, ROCA: farallón, peña, peñasco, piedra. Precisó que doctrinal y jurisprudencialmente, se ha aceptado que en el análisis y confrontación de dos signos, no solo debe tenerse en cuenta una simple diferencia gramatical, sino que dichas diferencias, deben realmente existir y evitar confusión en los consumidores; no basta cualquier diferencia de letras y sílabas para concluir que los signos distintivos puedan coexistir como tales, sino que es necesario observarlas en su conjunto, tal y como lo hace el consumidor medio, para concluir si inducen o no a error al público. Señaló que uno de los principales requisitos para determinar si una expresión puede ser empleada como marca, es que goce de distintividad y, por lo tanto, no

se confunda con otros signos distintivos. Bajo este principio, se han desarrollado innumerables criterios para determinar si una marca se confunde con otra, entre los que se encuentran, el que una marca signifique o sea una traducción de la otra, lo cual induce a una confusión directa entre el público consumidor. Alegó que en el caso sub examine tal confusión ocurre, pues el signo “SHEETROCK” es una palabra compuesta en otro idioma, que al traducirla, evoca directamente y sin equívocos el anteriormente registrado y notoriamente conocido “TABLAROCA” de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de la Niza, lo cual impide el registro. Manifestó que cuando una expresión pretende distinguir productos o servicios en el medio comercial que no esté escrita en el idioma oficial (español), suelen ocurrir dos cosas: La primera, que el consumidor conoce el idioma en que ésta se encuentra; y la segunda, que desconozca el idioma y necesite de una traducción de la expresión. Explicó que en el primer evento, el riesgo de confusión se presenta por el hecho de que el consumidor sabe qué significa la expresión y al encontrar las dos en el mercado, evidentemente pensará que se trata del mismo producto. Aclaró que en Colombia es mínimo el porcentaje de personas que tienen esta habilidad, por lo tanto, es indispensable acudir al segundo evento, que es cuando el consumidor pregunta qué significa la expresión que distingue al producto. La respuesta necesariamente lo confunde, ya que le dirán que “SHEETROCK” es una lámina roca o una plancha roca o una “TABLA ROCA”. Indicó que la marca “SHEETROCK” pretende distinguir los productos

comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de la Niza, que son los mismos productos que distingue la marca “TABLAROCA”. Afirmó que, además, se debe tener en cuenta que los canales de comercialización y distribución para este tipo de productos serían los mismos, pues las sociedades comparten los mismos clientes y el mismo nicho de mercado, lo que implica que los signos deben ser significativamente diferentes para que no exista el más mínimo riesgo de confusión entre el público consumidor, lo que no sucede en este caso, pues, como se demostró anteriormente, entre las marcas confrontadas existen grandes semejanzas que impiden su coexistencia en el mercado. Sostuvo que el acto acusado vulnera el artículo 61 de la Carta Política, por cuanto la norma invocada consagra la obligación del Estado de proteger la propiedad intelectual. Expresó que se violaron los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto como lo ha mencionado el Tribunal Andino, para que cualquier signo pueda registrarse como marca, debe cumplir con la función esencial de distinguir en el mercado determinados productos o servicios, idénticos o similares. Precisó que el signo “SHEETROCK” tiene el mismo significado que “TABLAROCA”, por ende, no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida como la aptitud de la marca para ser registrada en virtud de no existir otro idéntico o similar a uno anteriormente solicitado a registro o registrado. Reiteró que la marca en cuestión, es una expresión en un idioma extranjero compuesta, de tal manera que al traducirla evoca la marca ya registrada

“TABLAROCA”, además de que con el signo “SHEETROCK” se pretenden distinguir los mismos productos identificados con élla, lo cual puede traer confusión en el mercado. Señaló que el público consumidor de productos para la construcción sabe que la marca “TABLAROCA” es de su propiedad, por lo tanto, si un tercero ingresa al mercado, utilizando una expresión que traduce similar a la referida marca como la solicitada por UNITED STATES GYPSUM COMPANY, obviamente los consumidores no distinguirán entre uno y otro producto, pensando que se trata del mismo empresario, lo cual le causaría perjuicios. Estimó que su marca está catalogada por la Ley y la Jurisprudencia como “NOTORIAMENTE CONOCIDA” y, por lo tanto, la protección debe ser más amplía que lo normal, pues en este caso se deben reconocer los amplios esfuerzos materiales y morales que realiza el empresario para posicionar en el mercado un signo distintivo. Agregó que en virtud de la notoriedad del signo “TABLAROCA”, se le debe otorgar el derecho exclusivo al uso del mismo, ya que, de lo contrario, se le violarían todos los derechos adquiridos, además de que se perdería la inversión y el trabajo de casi diez años que ha llevado posicionarlo en el mercado. (folios 26 a 34 del expediente).

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY, tercera interesada, a través

de apoderada, contestó la demanda, en esencia se opuso a la prosperidad de sus pretensiones y fundamentó su oposición en los siguientes argumentos: Que tal como lo reconoce la demandante, la expresión “SHEETROCK” no traduce literalmente a “TABLAROCA”, por lo tanto el consumidor promedio de una y otra marca no va a pensar que se trata del mismo producto ni del mismo signo, pues son palabras totalmente distintas. Indicó que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que para rechazar una solicitud de registro de una marca con el fin de evitar o causar riesgo de confusión o de asociación debe, respecto de otra marcas ser idéntico o similar. Esta norma contiene varios elementos, a saber:  Que la marca solicitada sea idéntica a la registrada por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios.  Que la marca solicitada sea idéntica a la marca registrada por un tercero para distinguir productos diferentes pero que con su uso se cause riesgo de confusión o asociación.  Que la marca solicitada sea semejante a la anteriormente registrada para distinguir los mismos productos.  Que la marca solicitada sea semejante a la anteriormente registrada para distinguir productos o servicios diferentes pero que con su uso se cause riesgo de confusión o asociación. Precisó que la Superintendencia de Industria y Comercio no violó esta norma al conceder el registro del signo “SHEETROCK”, dado que éste no se enmarca dentro de ninguno de los presupuestos antes mencionados, es decir, no es idéntico ni similar a “TABLAROCA”.

Resaltó que el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que una marca no puede ser registrada cuando se constituya:  La reproducción total o parcial de un signo distintivo notoriamente de propiedad de un tercer.  La imitación total o parcial de un signo distintivo, notoriamente conocido de propiedad de un tercero.  Traducción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido de propiedad de un tercero.  Transliteración total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido de propiedad de un tercero.  Transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido de propiedad de un tercero. Manifestó que la notoriedad de una marca, debe ser probada por quien alega dicha cualidad y no puede ser declarada de oficio por la autoridad competente y mucho menos ex oficio por el titular de la misma. La demandante no probó la notoriedad de “TABLAROCA”, por lo que no puede aplicarse el literal h) del artículo antes mencionado, ya que dicho signo no es notorio. Resaltó que “SHEETROCK” no es la traducción literal de la marca “TABLAROCA”, ni la evoca; además, resaltó que el consumidor no se tomará el tiempo para llevar a cabo una traducción, toda vez que no es un término de fácil comprensión y, por consiguiente, no le interesará su significado, simplemente pensará que se trata de una marca diferente e independiente de la otra, ya que ni conceptual ni fonética y ni ortográficamente se confunden. Adujo que tampoco tiene vocación de prosperar el cargo de violación del artículo

61 Superior, puesto que la Superintendencia de Industria y Comercio, en materia de propiedad intelectual, no puede evitar la libre competencia en una economía de mercado como la colombiana, pues las dos sociedades enfrentadas gozan de igual acceso a la Ley en materia de propiedad intelectual. Precisó que la Sociedad UNITED STARES GYPSUM COMPANY se dedica al mercado de la construcción desde hace muchos años y no necesita usurpar marcas ajenas para penetrar el mercado nacional, puesto que su prestigio la precede. Señaló que el signo “SHEETROCK” goza de suficiente distintividad frente a “TABLAROCA”, pues nadie, excepto la sociedad actora asocia una marca con la otra, ya que desde todo punto de vista (sobre todo el del idioma) son diferentes, incluso puede pensarse que la primera marca goza de mayor distintividad y representatividad que la segunda, ya que ésta parece una acomodación forzada de palabras que ningún sentido tienen en el idioma castellano, mientras que la primera es producto de la imaginación del empresario anglosajón y el modo idiomático usado (combinación de palabras) es propio del inglés. Concluyó que al no existir ni generar confusión alguna, no hay riesgo de asociación en el origen empresarial de los productos a distinguir por las pluricitadas marcas “SHEETROCK” y “TABLAROCA”. Sostuvo que su signo goza de los elementos necesarios para que pueda identificar su producto de los que distingue la marca de la demandante, pues se trata de productos comprendidos dentro de la misma Clase, pero que son distinguidos por marcas diferentes desde todo punto de vista. Afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio no vulneró los

presupuestos exigidos por el artículo 228 de la norma comunitaria, pues la marca “TABLAROCA” no ha sido declarada como notoria, pues no es suficiente la afirmación que la actora hace a este respecto, ni los folletos publicitarios adjuntados al sub lite, toda vez que para demostrar la notoriedad se deben aportar diferentes pruebas y tal calidad debe ser declarada por la oficina nacional competente. Indicó que no se ve cómo el consumidor se puede ver afectado con el registro de “SHEETROCK”, además de que es evidente que el usuario promedio no tiene la capacidad ni el interés en traducir el significado de una marca en otro idioma, ya que una y otra marca no se asemejan. Explicó que existen las siguientes diferencias entre las marcas en cuestión:  Ortográficas: “SHEETROCK” y “TABLAROCA” se escriben de manera distinta, sin que se presente el menor riesgo de confusión. Ambas tienen en común las letras “ROC” pero las demás letras que conforman cada marca las hacen totalmente distintivas.  Fonéticas: las marcas en conflicto se pronuncian de manera totalmente diferente, sobre todo por tratarse de diferentes idiomas, y de fonemas igualmente disímiles. En forma alguna una palabra puede asemejarse a la otra, luego el riesgo de confundir al consumidor es sencillamente inexistente.  Visuales: “SHEETROCK” y “TABLAROCA” se escriben de manera totalmente diferente, y desde ningún punto de vista puede una y otra marca escribirse o representarse en forma que pueda inducirse a un error.  De origen empresarial: la marca “SHEETROCK” identifica productos de la empresa Unites States Gypsum Company, sociedad domiciliada en

Estados Unidos, con presencia internacional; “TABLAROCA” hace lo mismo con sus productos de la Sociedad A y B Modulares Ltda., empresa Colombiana que no tiene relación alguna con la Americana, al tiempo que ninguna busca usurpar el prestigio de la otra, sino competir libre y sanamente con sus respectivos productos. (folios 137 a 153 del expediente)

III-. ALEGATOS DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA: El presente asunto se contrae a establecer, si la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, vulneró el Régimen Común de Propiedad Industrial consagrado en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, al conceder el registro de la marca “SHEETROCK” en favor de la sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY, por existir un presunto riesgo de confusión con la marca “TABLAROCA”, cuyo titular es la sociedad A y

B MODULARES LTDA. (hoy S.A.).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial núm. 28 –IP-2011, rendida en este proceso, expresó: “(…) Que la presentación de la solicitud de registro como marca del signo SHEETROCK (nominativo), para distinguir productos de la Clase 19, fue el 13 de marzo de 2001, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente

solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 literal a), 136 literales a) y h), 224, 225 y 228 de la Decisión 486; y, de conformidad con la norma comunitaria, no se interpretarán los artículos 135, 172, 226 y 227 de la misma Decisión por no ser aplicables al caso concreto; y, Que el texto de las normas objeto de interpretación prejudicial es el siguiente: (…)

1. La marca y los requisitos para su registro. (…) El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, que un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en el medio de los consumidores o usuarios. (…) La susceptibilidad de representación gráfica conjuntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria.

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, formulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. La distinitvidad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado de los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función

principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. (…) La marca salvaguarda tanto el interés del titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios evitando el riesgo de confusión y/o asociación, tornando así transparente el mercado. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar el presente caso, si el signo SHEETROCK (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentran dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos.

El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a la comparación entre los signos denominativos en virtud de que el signo solicitado SHEETROCK es denominativo y el signo sobre la base del cual se basa la oposición TABLAROCA es, también, denominativo. Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipio de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan

conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Comparación entre signos denominativos. En la comparación entre los signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que los integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se consideran semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. (…) El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de

las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica e ideológica, Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.

En virtud de que en el proceso interno se debate si el signo solicitado SHEETROCK (nominativo) es confundible con la marca TABLAROCA (denominativa) el Tribunal considera oportuno referirse al tema. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de los terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión y/o asociación. (…) En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores,

sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o asociación, tanto en relación al signo como respecto a los productos o servicios que ampara para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad . (….) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo… Para determinar la existencia de riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. (…) En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica (…) La similitud fonética (…) La similitud ideológica (…) Reglas para efectuar el cotejo marcario. … es neces