CE-11001-03-24-000-2002-00423-01-2010

COTEJO MARCARIO - Reglas jurisprudenciales La jurisprudencia del Tribunal Andino y de esta Corporación, han acogido las siguientes reglas de la doctrina para la realización del cotejo marcario: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. Editorial Robis. Buenos Aires. Pág. 351 y ss.)” Además, la Sala considera necesario

analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. MARCA JOHNNY CAY - Existencia de similitudes ortográfica fonética y conceptual con marca JOHNNYCAY / RIESGO DE CONFUSION - Existencia entre marcas JOHNNY CAY y JOHNNYCAY Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “JOHNNY CAY” y “JOHNNYCAY”, ambas para distinguir productos de la clase 33 Internacional, es preciso indicar, que la primera de las nombradas es una marca compuesta de dos palabras, de las cuales la primera contiene seis letras, una vocal, cinco consonantes y dos sílabas; la segunda, tres letras, una vocal, dos consonantes y una sílaba, para un total de nueve letras, dos vocales, siete consonantes y tres sílabas. Mientras que “JOHNNYCAY”, clase 33 es una marca simple que contiene nueve letras, dos vocales, siete consonantes y tres sílabas. Referente a la similitud fonética, cabe destacar que al coincidir en las expresiones “JOHNNY” y “CAY”, sus sílabas tónicas son idénticas, además, se observa que al ser pronunciada su denominación, se encuentra una significativa identidad con la marca opositora “JOHNNYCAY”, pues en aplicación de esta regla técnica se aprecia que de sus acentos prosódicos que son los elementos caracterizantes de todo signo, se determina que la marca nominativa solicitada “JOHNNY CAY” no está dotada de especial eficacia diferenciadora, es

decir, no es distintiva, observemos: JOHNNY CAY-JOHNNYCAY JOHNNY CAYJOHNNYCAY JOHNNY CAY-JOHNNYCAY JOHNNY CAY-JOHNNYCAY JOHNNY CAY-JOHNNYCAY. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, a juicio de la Sala, también son idénticas, con la diferencia de que la solicitada está estructurada en forma compuesta y la registrada de manera simple. En este orden de ideas, a la Sala no le queda la menor duda, que el signo “JOHNNY CAY”, ortográfica, fonética y conceptualmente presenta una significativa identidad con la marca opositora registrada “JOHNNYCAY”, lo cual, genera riesgo de confusión directa e indirecta o de asociación al público consumidor o potencial usuario, no sólo por la similitud que presentan sino porque amparan los mismos productos y, por lo tanto, ambas marcas no podrían coexistir pacíficamente en el mercado. RIESGO DE CONFUSION DIRECTA - Concepto. Existencia al registrarse

marca JOHNNY CAY / RIESGO DE CONFUSION INDIRECTA - Concepto.

Existencia al registrarse marca JOHNNY CAY / RELACION DE FUNCIONALIDAD - Por utilización de similares canales de comercialización y publicidad En efecto, si se aplican los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, la impresión que producen los signos denominativos “JOHNNY CAY” y “JOHNNYCAY” es de identidad o de relación entre uno y otro, de

suerte que el consumidor medio puede caer en el error de estar comprando un producto, en la creencia de que está comprando uno con la marca “JOHNNYCAY”, o viceversa, lo que denomina el Tribunal en su interpretación prejudicial como riesgo de confusión directa. Y teniendo en cuenta el nexo entre los productos que amparan ambas marcas, el consumidor podría asociarlo con un origen empresarial común, lo que denomina el aludido Tribunal: confusión indirecta, por cuanto estaría más impactado por las semejanzas que por las diferencias, según lo expuesto, y máxime si se tiene en cuenta que ambas marcas distinguen los productos de la clase 33 Internacional. Adicionalmente, debe indicarse que el signo de la actora, no contiene otro elemento que lo dote de la suficiente carga semántica que le permita obtener una eficacia distintiva e individualizadora, el cual conduzca a identificar su origen empresarial. (…) Adicionalmente, debe indicarse que al efectuar el cotejo de las marcas enfrentadas se observa que existen entre sí una estrecha relación de funcionalidad por la identidad correspondiente a los productos de la clase 33 Internacional que protegen y, por ende, sus canales de comercialización y de publicidad son los mismos. En efecto, la finalidad es común toda vez que sus productos están destinados a unos mismos consumidores y, en lo atinente a los canales de comercialización y de publicidad, cabe decir que son iguales, pues es evidente que los productos cobijados por ambas marcas se ofrecen en relación directa con el usuario, a través de supermercados, hipermercados, cigarrerías, tiendas y demás medios afines. En igual forma, utilizan canales idénticos de

publicidad, como lo son la radio, televisión, prensa. CANCELACION DE REGISTRO POR NO USO DE LA MARCA - Requisitos / CANCELACION DE REGISTRO POR NO USO DE LA MARCA - Improcedencia por no pago de tasa ante autoridad nacional Por otra parte, como quiera que el actor cita en su demanda que la Entidad demandada no tuvo en cuenta su solicitud de cancelación por no uso de la marca opositora, como defensa en el trámite administrativo de registro, es necesario hacer referencia al siguiente aspecto tratado por el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial núm. 28-IP-2007: “(…) el solicitante deberá cumplir con los requisitos procedimentales previstos para el trámite de la cancelación de registro marcario por falta de uso y con los demás que la normativa interna tenga previsto como sería el caso del pago de las tasas respectivas, o retirar la solicitud en formularios determinados para el efecto, si la normativa comunitaria permite que el País Miembro reglamente el tema por la vía del complemento indispensable”. Pues bien, teniendo en cuenta la anterior interpretación prejudicial, la Sala considera que le asiste razón a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando negó la petición de la sociedad actora, respecto del trámite de cancelación por no uso de la marca de la opositora, toda vez que según la Entidad demandada tal solicitud no cumplía con el requisito establecido en la normativa interna, como es el pago de la tasa respectiva. En efecto, el artículo 145 de la Decisión 344 permite a las oficinas nacionales competentes, en este caso, a la Superintendencia de Industria y

Comercio, fijar tasas para la tramitación de todos sus procedimientos, entre ellos, el de cancelación por no uso de una marca. Con fundamento en dicha normativa, la Administración establece tales tasas en la Circular Única y mediante Resolución que es publicada en el Diario Oficial. En el caso sub examine, la tasa para la solicitud de cancelación por no uso estaba fijada en la Resolución núm. 00701 de 30 de enero de 2001, circunstancia, que la sociedad actora no demostró haber dado cumplimiento.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00423-01

Actor: DESTILERIA NACIONAL S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad DESTILERÍA NACIONAL S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 013913 de 30 de abril de 2001, 01690 de 29 de enero de 2002 y 16819 de 31 de julio de 2002 (fecha correcta: 30 de mayo de 2002, folio 17) expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se negó el registro de la marca nominativa “JOHNNY CAY” para distinguir productos comprendidos en la clase 33

de la Clasificación Internacional de Niza. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene conceder el registro de la marca denominativa “JOHNNY CAY”. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. La sociedad DESTILERÍA NACIONAL S.A., solicitó el registro de la marca denominativa “JOHNNY CAY”, para amparar productos de la clase 33 de la clasificación Internacional de Niza. I.1.2. Manifiesta que RIO PAILA S.A. y VINOS DE LA CORTE LTDA., separadamente presentaron oposición contra la solicitud de registro antes relacionada. I.1.3. Expresa que la administración mediante las Resoluciones aquí cuestionadas, declaró fundadas las oposiciones, en la misma no admitió la excepción de cancelación por no uso del registro 208045 de la marca “JONNYKI”, y negó el registro de la marca “JOHNNY CAY”, para identificar productos de la clase 33 Internacional. I.1.4. Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir las Resoluciones acusadas incurrió y persistió en el error de señalar que la marca solicitada para registro era idéntica a la marca JOHNNYCAY de INGENIO RIOPAILA S.A. como quiera que la identidad se predica de “lo que es lo mismo”. I.1.5. Agrega que la vía gubernativa se encuentra debidamente agotada toda vez que los recursos de reposición y apelación se hallan resueltos y ejecutoriados. I.2. Para sustentar los cargos de violación de las normas, la sociedad actora adujo

en síntesis, lo siguiente: Aduce que se violaron los artículos 134 párrafo primero, literal d), 136 literal a), 165 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 29 y 61 de la Constitución Política. I.2.1. Manifiesta que se vulneraron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, por indebida aplicación, toda vez que para aplicarlas a un signo concreto se requiere que este no sea suficientemente distintivo y que sea idéntico o similarmente confundible con otro u otros ya registrados al punto que pueda inducir a error. Agrega que más allá de las especulaciones sobre un eventual riesgo de confusión entre JOHNNYCAY, JOHNNYKI y JOHNNY CAY, la experiencia real muestra que el signo JOHNNY CAY era suficientemente distinguido por los consumidores y que no lo confundirían con los otros signos. Afirma que la Administración vulneró los artículo 29 de la Constitución Política y 165 y siguientes de la Decisión 486, que consagran el proceso y los medios de defensa respecto a la cancelación del registro de una marca, toda vez que no se le dio el trámite a la excepción de cancelación por falta de uso de la marca opositora, justificando después de negar el trámite, en que para el efecto era necesario pagar la misma taza que para la acción, esto sin amparo en ninguna norma jurídica preexistente. Sostiene que no obstante a su legítima y jurídica aspiración, esta resultó vulnerada groseramente por la Administración, toda vez que ésta la recriminó, por no cumplir u

observar un precepto que a la fecha de los hechos no se encontraba consignado en ninguna disposición legal. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Señala que, contrario de lo que afirma la actora el signo solicitado carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados, clase 33, resulta indudable que presentan similitudes en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético, habida cuenta que si bien presentan algunas diferencias en sus consonantes, la percepción auditiva en el consumidor es casi idéntica, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado. Sostiene que, como se dijo oportunamente, la marca solicitada “JOHNNY CAY”, clase 33 es semejante a las marcas registradas “JOHNNYCAY” y “JOHNNYKI”, clase 33, toda vez que existen similitudes en los aspectos gráfico, ortográfico y especialmente auditivas originadas principalmente en la idéntica ubicación de sus vocales, en la coincidencia en sus terminaciones y en la similitud de sus prefijos, dada la idéntica pronunciación lo que hace imposible la diferenciación entre estos signos lo que conllevaría al público

consumidor a error respecto al origen empresarial de los productos. Finalmente, sobre la cancelación del registro arguye que la demandante no cumplió con los requisitos exigidos para la cancelación del registro marcario, además de que no pagó la tasa correspondiente para las solicitudes de cancelación. II.2. La sociedad VINOS DE LA CORTE S.A. VINCORTE S.A., tercero interesado en el proceso, da contestación a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en los siguientes términos: Afirma que no es cierto el argumento de que los signos en conflicto no sean similares, toda vez que se tratan de signos iguales conceptual, fonética y gráficamente a la marca objeto de la solicitud. Recalca que el signo solicitado no tiene capacidad intrínseca y extrínseca para ser considerada como marca, además, distingue iguales productos. Sobre la violación de los artículos 29 de la Constitución Política y 165 y siguientes de la Decisión 486, aduce que la Administración no dio trámite a la cancelación por no uso de la marca “JOHNNYCAY”, ya que esta aplicó en debida forma la Decisión 486. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, presentó los siguientes alegatos de conclusión: Afirma que entre los signos “JOHNNY CAY” solicitada, “JOHNNYCAY” y “JOHNNYKI” registradas, existen similitudes ortográfica, fonética e ideológica que pueden generar confusión en el público consumidor. Con respecto a la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política y del artículo 165 de la Decisión 486, considera que es necesario cumplir con los requisitos

establecidos por la Administración para poder solicitar la imposición de la anterior medida. Concluye que al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos acusados, las pretensiones del actor no están llamadas a prosperar. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrada por vocablos que la doten de distintividad suficiente, o que en su conjunto, el signo que pretende registrarse tenga la capacidad distintiva.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos” (folios 327 y 328).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 092-IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo “JOHNNY CAY” (nominativo) fue el 3 de agosto de 2000, es procedente la interpretación de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Así mismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrase como marca los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrá registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”.

DECISIÓN 486

Disposiciones Transitorias Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. La actora sostiene que la Administración vulneró las normas comunitarias, ya que

entre la marca nominativa cuestionada y las de las opositoras no existe riesgo de confusión, por cuanto el signo solicitado “JOHNNY CAY” comparado en su conjunto, desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual presenta suficientes diferencias para no ser confundible con las marcas registradas “JOHNNYCAY” y “JONNYKI”. Razones por las cuales, deberán aplicarse los criterios generales para analizar la existencia o no del riesgo de confusión entre las marcas “JOHNNY CAY”, “JOHNNY CAY” y “JONNYKI”, tal como lo solicita el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial en análisis. La jurisprudencia del Tribunal Andino y de esta Corporación, han acogido las siguientes reglas de la doctrina para la realización del cotejo marcario: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan

entre los signos, ya que la similitud entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. Editorial Robis. Buenos Aires. Pág. 351 y ss.)” Además, la Sala considera necesario analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

La marca de las partes se encuentran estructuradas de la siguiente forma:

MARCA SOLICITADA MARCAS OPOSITORAS

JOHNNY CAY JOHNNYCAY JONNYKI Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “JOHNNY CAY” y “JOHNNYCAY”, ambas para distinguir productos de la clase 33 Internacional, es preciso indicar, que la primera de las nombradas es una marca compuesta de dos palabras, de las cuales la primera contiene seis letras, una vocal, cinco consonantes y dos sílabas; la segunda, tres letras, una vocal, dos consonantes y una sílaba, para un total de nueve letras, dos vocales, siete consonantes y tres sílabas. Mientras que “JOHNNYCAY”, clase 33 es una marca simple que contiene nueve letras, dos vocales, siete consonantes y tres sílabas. Referente a la similitud fonética, cabe destacar que al coincidir en las expresiones

“JOHNNY” y “CAY”, sus sílabas tónicas son idénticas, además, se observa que al ser pronunciada su denominación, se encuentra una significativa identidad con la marca opositora “JOHNNYCAY”, pues en aplicación de esta regla técnica se aprecia que de sus acentos prosódicos que son los elementos caracterizantes de todo signo, se determina que la marca nominativa solicitada “JOHNNY CAY” no está dotada de especial eficacia diferenciadora, es decir, no es distintiva, observemos: JOHNNY CAY-JOHNNYCAY JOHNNY CAY-JOHNNYCAY JOHNNY CAYJOHNNYCAY JOHNNY CAY-JOHNNYCAY JOHNNY CAY-JOHNNYCAY En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, a juicio de la Sala, también son idénticas, con la diferencia de que la solicitada está estructurada en forma compuesta y la registrada de manera simple. En este orden de ideas, a la Sala no le queda la menor duda, que el signo “JOHNNY CAY”, ortográfica, fonética y conceptualmente presenta una significativa identidad con la marca opositora registrada “JOHNNYCAY”, lo cual, genera riesgo de confusión directa e indirecta o de asociación al público consumidor o potencial usuario, no sólo por la similitud que presentan sino porque amparan los mismos productos y, por lo tanto, ambas marcas no podrían coexistir pacíficamente en el mercado. En efecto, si se aplican los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, la impresión que producen los signos denominativos “JOHNNY

CAY” y “JOHNNYCAY” es de identidad o de relación entre uno y otro, de suerte que el consumidor medio puede caer en el error de estar comprando un producto, en la creencia de que está comprando uno con la marca “JOHNNYCAY”, o viceversa, lo que denomina el Tribunal en su interpretación prejudicial como riesgo de confusión directa. Y teniendo en cuenta el nexo entre los productos que amparan ambas marcas, el consumidor podría asociarlo con un origen empresarial común, lo que denomina el aludido Tribunal: confusión indirecta, por cuanto estaría más impactado por las semejanzas que por las diferencias, según lo expuesto, y máxime si se tiene en cuenta que ambas marcas distinguen los productos de la clase 33 Internacional. Adicionalmente, debe indicarse que el signo de la actora, no contiene otro elemento que lo dote de la suficiente carga semántica que le permita obtener una eficacia distintiva e individualizadora, el cual conduzca a identificar su origen empresarial. En igual forma, se observa que entre las marcas “JOHNNY CAY” solicitada, y “JONNYKI” previamente registrada, existen similitudes ortográficas y fonéticas que no le permiten su coexistencia pacífica en el mercado. Más aún, si se tiene en cuenta que ambas marcas también distinguen los productos de la clase 33 Internacional. Adicionalmente, debe indicarse que al efectuar el cotejo de las marcas enfrentadas se observa que existen entre sí una estrecha relación de funcionalidad por la identidad correspondiente a los productos de la clase 33 Internacional que protegen y, por ende, sus canales de comercialización y de publicidad son los mismos.

En efecto, la finalidad es común toda vez que sus productos están destinados a unos mismos consumidores y, en lo atinente a los canales de comercialización y de publicidad, cabe decir que son iguales, pues es evidente que los productos cobijados por ambas marcas se ofrecen en relación directa con el usuario, a través de supermercados, hipermercados, cigarrerías, tiendas y demás medios afines. En igual forma, utilizan canales idénticos de publicidad, como lo son la radio, televisión, prensa. Por otra parte, como quiera que el actor cita en su demanda que la Entidad demandada no tuvo en cuenta su solicitud de cancelación por no uso de la marca opositora, como defensa en el trámite administrativo de registro, es necesario hacer referencia al siguiente aspecto tratado por el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial núm. 28-IP-2007: “(…) el solicitante deberá cumplir con los requisitos procedimentales previstos para el trámite de la cancelación de registro marcario por falta de uso y con los demás que la normativa interna tenga previsto como sería el caso del pago de las tasas respectivas, o retirar la solicitud en formularios determinados para el efecto, si la normativa comunitaria permite que el País Miembro reglamente el tema por la vía del complemento indispensable”. Pues bien, teniendo en cuenta la anterior interpretación prejudicial, la Sala considera que le asiste razón a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando negó la petición de la sociedad actora, respecto del trámite de cancelación por no uso de la marca de la opositora, toda vez que según la Entidad demandada tal solicitud no cumplía con el requisito establecido en la normativa interna, como es el pago de la

tasa respectiva. En efecto, el artículo 145 de la Decisión 344 permite a las oficinas nacionales competentes, en este caso, a la Superintendencia de Industria y Comercio, fijar tasas para la tramitación de todos sus procedimientos, entre ellos, el de cancelación por no uso de una marca. Con fundamento en dicha normativa, la Administración establece tales tasas en la Circular Única y mediante Resolución que es publicada en el Diario Oficial. En el caso sub examine, la tasa para la solicitud de cancelación por no uso estaba fijada en la Resolución núm. 00701 de 30 de enero de 2001, circunstancia, que la sociedad actora no demostró haber dado cumplimiento. Por último, respecto a la vulneración del derecho de igualdad invocada por la actora, se reitera lo que tantas veces ha sostenido esta Corporación, de que dichas normas no son aplicable por cuanto ello no desvirtúa la presunción de legalidad de los actos acusados, debiéndose circunscribir esta Corporación al análisis de las normas y de los actos acusados en este proceso, amén de que es obligación de la entidad demandada estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas1. Así las cosas, los actos acusados por la actora gozan de plena legalidad, pues en conclusión, no vulneraron las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal de Justicia Andino, ni las disposiciones internas citadas por la parte demandante. 1 REF: Expediente núm. 2004-00065. Acción: Nulidad y Restablecimiento del

Derecho. Consejero Ponente: MARCO ANTONIO VELILLA Actora: PROCAPS S.A.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo