CE-11001-03-24-000-2002-00424-01-2010

IRRETROACTIVIDAD - Norma comunitaria de carácter sustancial / TRANSITO LEGISLATIVO - Irretroactividad de la norma comunitaria sustancial La solicitud de registro de la marca MAXITORTAS (mixta) se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 15 de noviembre de 2000, por lo que, como lo consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas aplicables son los artículos 81, 83, 96 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (…) La Sala prohíja lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial, en cuanto consideró que con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de la seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo se han diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de carácter procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 83 / DECISION 344 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 96 / DECISION 344 DE LA COMISION

DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 128 / DECISION 486 DE LA

COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA MARCAS - Irregistrabilidad por similitud e inducción al publico a error con nombre comercial protegido / NOMBRE COMERCIAL - Protección / NOMBRE COMERCIAL - Derechos: adquisición por el primer uso / USO DEL NOMBRE COMERCIAL - Características / NOMBRE COMERCIAL - Extinción del derecho sobre el mismo / NOMBRE COMERCIAL - Efectos de su depósito o registro / REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL - Presunción de hecho de su uso El problema jurídico consiste en constatar si el nombre comercial “REPOSTERIA MAXITORTAS LTDA” tenía protección legal con anterioridad al registro de la marca registrada “MAXITORTAS” que se concedió mediante la resolución acusada. (…). El artículo 83 de la Decisión 344 es claro al señalar que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con la legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error. Y el artículo 128 ídem dispone que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro y que en caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre Marcas de la presente decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro. Sobre la protección del nombre comercial el Código de Comercio Colombiano ha dispuesto: “Art. 603. Los

derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará.” (…) Como bien lo precisó la entidad demandada, el artículo 603 del Código de Comercio establece que el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por el primer uso que de éste se haga en el comercio, sin que sea necesario pronunciamiento administrativo con ese propósito, que dicho uso tiene ciertas características que debe probar quien pretende un derecho sobre el nombre comercial, como son, el uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso continuo lo que permite que se consolide como tal y se mantenga el derecho de exclusividad, tanto así que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no libera a quien cree tener derecho sobre él, de la exigencia de su uso personal, ostensible e ininterrumpido. Es por ello que de conformidad con el artículo 609 del Código de Comercio, el derecho sobre el nombre comercial se extingue con el retiro del comercio del titular, la terminación de la explotación del ramo de negocios para que se destine o la adopción de otro para la misma actividad. Por lo anterior, el hecho de que en los términos del artículo 605 ídem exista un depósito o registro del nombre comercial, no constituye un derecho sobre el nombre comercial, sino tan solo una presunción de hecho de su uso y de que los terceros conocen ese uso a partir de la publicación.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE COMERCIO - ARTICULO 603 / CODIGO DE

COMERCIO – ARTICULO 605 / CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 609 7

DECISION 344 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 83 / DECISION 344 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 128

NOMBRE COMERCIAL MAXITORTAS - Falta de prueba idónea sobre su uso / CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL - No es prueba del uso continuo e ininterrumpido del nombre comercial Maxitortas / USO DEL NOMBRE COMERCIAL - Debe ser anterior a la fecha de registro de la marca controvertida / DERECHO EXCLUSIVO SOBRE NOMBRE COMERCIAL - No demostración impide desvirtuar presunción de legalidad de acto que concede registro de marca Maxitortas En el presente caso, el actor asevera que tiene un derecho exclusivo en virtud de haberle dado el primer uso a la denominación social REPOSTERÍA MAXITORTAS LTDA; que la utiliza desde el año de 1998 cuando la sociedad fue constituida con el objeto social de todo lo relacionado con el ramo de la repostería; producción, distribución y mercadeo de tortas y productos afines, que se encuentra directamente relacionado con los servicios de la clase 42 que a través de la marca MAXITORTAS presta la Señora Hurtado Echeverry. La actora afirma que ha desarrollado sus actividades de manera continua e ininterrumpida desde el año de 1998, pero no existe en el plenario prueba de ello; las pruebas que la actora pretende hacer valer, no son pertinentes para acreditar el uso continuo e ininterrumpido del nombre comercial que alega. El certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad de Medellín, que obra a folio 13 del cuaderno N° 1,

prueba la constitución mediante escritura pública de la sociedad REPOSTERÍA MAXI TORTAS LTDA., pero no es prueba del uso de su nombre comercial y menos aún de que éste haya sido continuo e ininterrumpido. De otro lado las certificaciones de los medios de comunicación, que pretende hacer valer como prueba del uso del nombre comercial, tales como la publicidad en la emisora estrella en los años 2001 y 2002, la publicidad emitida por la Sociedad Televisión de Antioquia Ltda en los meses de enero a marzo de 2003, la constancia de que la sociedad tiene un contrato publicitario con la sociedad Múnera Eastman Radio de marzo a septiembre de 2003, para pautar en una cuña día de por medio y la certificación emitida por la sociedad Comercializadora Kanjes S.A. para demostrar que tiene contrato de pauta comercial de marzo a septiembre de 2003, podrían ser medios probatorios de un uso después de que se expidió el acto acusado el 30 de marzo de 2001, por lo que no procedería su reconocimiento porque no logran afectar la validez de la resolución acusada; es de anotar que estas certificaciones se mencionaron en la adición de la demanda, casi dos años después de la presentación de ésta y que la actora no presentó observaciones a la solicitud de registro del signo MAXITORTAS (mixta) por parte de la señora Hurtado Echeverry que fue publicada en la Gaceta Oficial. (…) Lo anterior es suficiente razón para concluir que, la actora, al no demostrar el derecho exclusivo que dice tener sobre el nombre comercial REPOSTERÍA MAXITORTAS LTDA, no logró desvirtuar la

presunción de legalidad de que goza el acto acusado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente (E): MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00424-01

Actor: REPOSTERIA MAXITORTAS LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La empresa REPOSTERIA MAXITORTAS LTDA, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se interpreta como de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Que se declare la nulidad de la Resolución N° 11430 del 30 de marzo de 2001, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial concedió el registro de la marca MAXITORTAS para distinguir servicios de la clase 42 internacional, a favor de Sandra Patricia Hurtado Echeverry. 2ª. Como consecuencia de la declaración anterior a título de restablecimiento del derecho que se niegue el registro de la marca MAXITORTAS solicitada por la señora Sandra Patricia Hurtado Echeverry, para distinguir servicios de la clase 42 internacional. 3°. Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que de aplicación a lo dispuesto en el artículo 176 del C.C.A.

4°. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. FUNDAMENTOS DE HECHO La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

1. La señora Sandra Patricia Hurtado Echeverry solicitó el registro de la marca MAXITORTAS, para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación

Internacional.

2. Mediante la Resolución N° 23369 del 15 de septiembre de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro solicitado.

3. Contra la anterior resolución se interpuso el recurso de reposición y como subsidiario el de apelación.

4. Mediante la Resolución N° 31179 del 30 de noviembre de 2000, la citada División confirmó la resolución impugnada y concedió el recurso de apelación.

5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación mediante la Resolución acusada N° 11430 del 30 de marzo de 2001, por medio de la cual revocó la Resolución N° 23369 del 15 de septiembre de 2000 y concedió el registro de la marca MAXITORTAS, a favor de Sandra Patricia Hurtado

Echeverry. FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

1. Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, por cuanto la marca solicitada por la señora Hurtado Echeverry no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente

su registro, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Que debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y el nombre comercial MAXITORTAS previamente usado por la Sociedad REPOSTERÍA MAXITORTAS LTDA, se puede concluir que la primera no es suficientemente distintiva para distinguir servicios de la clase 42 de la clasificación internacional.

2. Violación del artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 603, 607 y 610 del Código de Comercio, relacionados con el nombre comercial, porque su nombre comercial corresponde a la denominación social REPOSTERÍA MAXITORTAS LTDA, sobre la cual tiene el derecho exclusivo en virtud de haberle dado el primer uso y por lo tanto ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, una enseña o una marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad.

Manifiesta que la entidad no tuvo en cuenta que la sociedad MAXITORTAS LTDA fue constituida en marzo de 1998 y su objeto social es “todo lo relacionado con el ramo de la repostería; producción, distribución y mercadeo de tortas y productos afines; que la sociedad ha desarrollado sus actividades de manera continua e ininterrumpida desde 1998 y que la marca concedida es idéntica a su nombre comercial. Que dicho objeto se encuentra directamente relacionado con los servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparados para el consumo, a través de restaurantes, autoservicios, cantinas y similares, la comercialización (compra, venta, distribución) de productos de pastelería y confitería,

comprendidos en la clase 42 de la clasificación internacional. Que se violó el artículo 278 ídem, en concordancia con el artículo 5° del tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que disponen, respectivamente, que los países se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la decisión y que están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas del Acuerdo de Cartagena. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA - La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, solicita que se nieguen las pretensiones porque no incurrió en violación de los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Argumentó que la marca MAXITORTAS (mixta) de la clase 42 cumple con los requisitos de perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. En cuanto al uso anterior del nombre comercial “MAXITORTAS”, hace las siguientes apreciaciones: a. Sistema declarativo de adquisición del derecho sobre un nombre comercial: Señala que de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486 y con el artículo 603 del Código de Comercio, el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por el primer uso que se haga de éste en el comercio, sin que sea necesario pronunciamiento administrativo; que los depósitos que llegaren a adelantarse ante esa Superintendencia no tienen otra lectura diferente a ser una prueba de ese primer uso, lo cual es naturalmente desvirtuable; que el interesado en el reconocimiento de ese primer uso dispone de todos los medios probatorios que la ley procesal admite como medios de convicción en un procedimiento

administrativo. b. Extinción del derecho sobre el nombre comercial: Señala que de conformidad con el artículo 6091 del Código de Comercio, el derecho sobre el nombre comercial se extingue “con el retiro del comercio del titular, la terminación de la explotación del ramo de negocios para que se destine o la adopción de otro para la misma actividad. Que dado el régimen declarativo para la constitución y extinción del derecho sobre el nombre comercial, ni éste ni aquél requieren declaración administrativa para su existencia y que para que el derecho no se extinga debe estar permanentemente usándose, de manera personal, pública, ostensible y continua; en otras palabras que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo. c. Expresa que la carga de la prueba para la protección del nombre comercial le corresponde al supuesto titular del derecho, porque es quien posee los elementos probatorios que así lo indiquen y que, en principio, la falta de uso del nombre, sería un hecho probatoriamente exento de prueba por tener la categoría de negación indefinida, por 1 Se trata del artículo 610 del C de C. lo que es el interesado quien debe probar, el primer uso del nombre en el comercio y su uso continuo, público, personal y ostensible del mismo. Indicó que la parte actora, sobre quien pesaba la carga de la prueba, no allegó dentro de las actuaciones administrativas, las pruebas tendientes a proteger su pretendido derecho sobre el nombre comercial; que la actora presenta ante esta Corporación un certificado de existencia y representación legal de la Sociedad Repostería Maxi Tortas Ltda, el cual por sí sólo no demuestra el uso continuo y ostensible del nombre comercial.

Precisa que la inscripción en el registro mercantil constituye una simple presunción de la calidad de comerciante, tal como lo preceptúa el artículo 13 del Código de Comercio, por lo que el uso del nombre comercial no está supeditado exclusivamente a la inscripción en el registro mercantil. Concluye que resulta evidente que la marca “MAXITORTAS” (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, porque cumple con los requisitos exigidos en la norma comunitaria, pues es suficientemente distintiva y su registro no conllevaría a error o confusión al público consumidor, por lo que el acto acusado no es nulo. La tercera interesada en las resultas del proceso, por medio de apoderado, solicita que no se acceda a las pretensiones de la demanda, porque los argumentos de la actora no tienen ningún fundamento jurídico. Considera que la marca MAXITORTAS (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42, sí tiene la suficiente identidad gráfica, fonética, etimológica y evocativa para predicar de ella la capacidad de distinguir los servicios que presta la señora SANDRA PATRICIA HURTADO de cualquier otro servicio de la competencia, pues, con este signo, el consumidor puede diferenciar sin riesgo de confusión el servicio de dicha marca de los demás que se prestan en el mercado. Que no se puede afirmar que la marca MAXITORTAS carezca de distintividad pretendiendo la existencia anterior de la denominación societaria REPOSTERÍA MAXITORTAS LTDA, pues el nombre comercial es de su exclusividad, ya que lo ha usado

como comerciante para sus establecimientos y empresa desde el año de 1984, cuando inició actividades en el ramo de la producción y venta de comestibles mediante establecimientos abiertos al público, de manera que tanto la marca MAXITORTAS como el nombre comercial MAXITORTAS, ambos para distinguir servicios de la clase 42 de la clasificación internacional, le pertenecen. Que no es cierto que la actora sea titular del nombre comercial MAXITORTAS, por cuanto el signo siempre ha sido de su propiedad desde 1984 cuando no existía la sociedad actora que se constituyó 14 años después, por lo que el derecho a la propiedad del nombre comercial y la titularidad de la marca son suyos. Que por lo anterior, debe negarse la solicitud de nulidad, por cuanto la concesión del registro de la marca MAXITORTAS (mixta) mediante la Resolución 11430 del 30 de marzo de 2001, a su favor, es legal, cumple con los requisitos generales y especiales de los signos distintivos, sin perjudicar los derechos de ninguna persona. Relata que la actora conociendo la titularidad de la marca y del nombre comercial MAXITORTAS por parte de la señora Hurtado Echeverry, pretendió registrar la denominación marcaria MAXITORTÁS, expresión que es un burdo intento de imitación del signo distintivo, que se tramitó en la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual fue negado. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LAS PARTES La parte demandante reitera lo expresado en la demanda. Insiste en que es la legítima titular del nombre comercial, en virtud de haberle dado el primer uso desde el mes de

marzo de 1998, tal como, en su decir, lo probó en la demanda. Insiste en que el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que basta con que la posibilidad de confusión se presente en una de los campos gráfico, fonético o conceptual, para que se niegue la marca. Que de la comparación entre el nombre comercial REPOSTERÍA MAXITORTAS LTDA y la marca MAXITORTAS se desprende la absoluta identidad en cuanto a la denominación MAXITORTAS; que la sociedad Repostería Maxitortas Ltda, tiene como objeto social “todo lo relacionado con el ramo de la repostería; producción, distribución y mercadeo de tortas y productos afines” y la marca de la señora Hurtado Echeverry identifica servicios de comercialización de alimentos y bebidas, especialmente pastelería y confitería, por lo que existe una clara relación entre los servicios prestados. La entidad demandada reitera lo expuesto en la contestación de la demanda e insiste en lo que explicó en relación con el sistema declarativo de adquisición del derecho sobre un nombre comercial, con la extinción de éste y la carga de la prueba de su uso real y efectivo por parte de quien pretende que se le respete su derecho. El tercer interesado en las resultas del proceso manifiesta que la actora no probó ninguna causal de anulación del acto administrativo demandado, entre ellos el primer uso del signo distintivo MAXITORTAS, pues solamente aportó algunos documentos sospechosos por ser todos ellos creados con posterioridad a la expedición del acto acusado e incluso algunos de ellos fueron creados con posterioridad a la iniciación del presente proceso.

Que lo único que se evidencia de esos documentos, es que la actora ha intentado, con posterioridad al otorgamiento del registro marcario, usar la marca que no le pertenece, lo cual debe ser castigado como un acto de competencia desleal por uso ilegítimo de signos distintivos. Afirma que las pruebas obrantes en el proceso acreditan que es la legítima titular del nombre comercial MAXITORTAS desde el año de 1984 sin haber interrumpido su uso, así como de la marca MAXITORTAS; que de la titularidad del nombre comercial desde 1984 dan fe las pruebas testimoniales practicadas en el proceso ante el Tribunal Administrativo de Antioquia; que la demandada no probó el uso del nombre comercial. Que bajo la citada denominación ha continuado con su actividad comercial en la prestación de servicios de restaurante y alimentación, especialmente referido al ámbito de la pastelería y confitería, pese a los actos de competencia desleal que viene cometiendo la sociedad demandante. Considera que tampoco sería procedente ningún cuestionamiento a la validez de la Resolución acusada, porque en el procedimiento se observaron la totalidad de las garantías y se obró conforme a derecho en todo momento; que lo anterior es tan claro, que ni siquiera la actora presentó oposición en el trámite a pesar de haberse cumplido con la publicidad debida. El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado no rindió concepto. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 123-IP2008, rendida en este proceso, concluyó: “1. En el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la disposición

transitoria primera de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, y en razón de la ultractividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio. Aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

2. Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptivilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3. El carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, es decir, por el consumidor de dichos productos o servicios.

Así, cabe resaltar que se deberá, en primer lugar, analizar si el signo solicitado no se encuentra incurso en las causales de prohibición absoluta establecidas en el artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que si fuera así, ya no cabría analizar el posible riesgo de confusión existente. Contrario sensu, si el signo solicitado no se encuentra incurso en las causales de prohibición

absoluta, procede analizar, en segundo lugar, si se encuentra incurso en las prohibiciones relativas contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344.

4. No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

5. Al comparar signos mixtos y denominativos se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero que, por lo general, es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. De manera que, si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos. Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión con el signo denominativo.

6. El signo evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento, para relacionar aquel signo con este objeto.

En este sentido cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

7. La Decisión 344, en su artículo 128, fundamenta la protección del nombre comercial en el uso y no en el registro. El uso de un nombre no se refiere

únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial amparada o protegida con ese nombre. Así, un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva, y que dicho uso sea debidamente probado. Para establecer el riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial se deberán usar los mismos criterios señalados en la presente ponencia respecto de las marcas.

8. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344. dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las observaciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario”.

CONSIDERACIONES DE LA SALA La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución acusada N° 11430 de 2001, revocó la decisión contenida en la Resolución N° 23369 de 2000 y concedió a la señora Sandra Patricia Hurtado Echeverry, el registro de la marca MAXITORTAS (mixta), para distinguir servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo, a través de restaurantes, autoservicios, cantinas y similares; la

comercialización (compra, venta, distribución) de productos de pastelería y confitería, para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud de registro de la marca MAXITORTAS (mixta) se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 15 de noviembre de 2000, por lo que, como lo consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas aplicables son los artículos 81, 83, 96 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La Decisión 486 de la Comisión de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. Las disposiciones de la Decisión 344 interpretadas por el Tribunal de Justicia, rezan: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación

gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. …. Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: …. b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con la legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error. Artículo 96. Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hub