CE-11001-03-24-000-2003-00005-01

COTEJO MARCARIO - Entre el nombre comercial D&D SOFWATER, la marca D & D 2021 y el signo NAVEGALIA / REGISTRO MARCARIO – Procedencia del registro del signo NAVEGALIA que ampara productos en la clase 42 Internacional, por no existir riesgo de confusión directa e indirecta con el nombre comercial D&D SOFWATER y la marca D & D 2021 La Sala, teniendo en cuenta que tanto las partes procesales como los signos son los mismos, con la única variación de que en esta oportunidad la marca mixta “NAVEGALIA”, ampara los productos de la clase 42 Internacional, y que no se ha cotejado dicha marca cuestionada con la marca mixta “D & D 2021”, clase 9ª, es pertinente indica que las consideraciones de la providencia transcrita, serán acogidas en su totalidad, dado que las reglas técnicas para el cotejo efectuado entre el nombre comercial “D&D SOFWATER” y la marca mixta “NAVEGALIA”, clase 38 Internacional, son perfectamente aplicables al caso sub examine, pues las clases 9ª y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, no inciden para nada en la decisión de que las aludidas marcas mixtas no son similares ortográfica, fonética y conceptualmente. Por lo tanto, la marca mixta “NAVEGALIA”, clase 42, no genera riesgo de confusión directa e indirecta o de asociación con respecto a la marca mixta registrada “D & D 2021”, clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. Además, la mínima similitud que pueda presentarse en una de sus partículas del elemento gráfico, como son las “velas” que reclama la actora para la figura tanto en su nombre comercial como en su marca mixta, no desvirtúa la notoria

diferencia observada entre las mismas. Más aún, si se tiene presente que en ambas predomina el elemento denominativo.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad D & D Software Ltda, demandó la nulidad de las resoluciones 00654 de 29 de enero de 2001, 19973 de 13 de junio de 2001 y 24699 de 31 de julio de 2002, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cuales concedió el registro de la marca mixta “NAVEGALIA” a favor de la sociedad AIRTEL MÓVIL S.A., para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala denegó las pretensiones de la demanda.

NOTA DE RELATORIA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 13 de septiembre de 2007, Radicación 2003-00004, C.P. Rafael E. Ostau De

Lafont Pianeta FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTÍCULO 81 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTÍCULO 83 LITERAL A / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTÍCULO 83 LITERAL B / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENAARTÍCULO 128 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

– DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 00654 DE 2001 (29 de enero)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No Anulada) / RESOLUCIÓN 19973 DE 2001 (13 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No Anulada) / RESOLUCIÓN 24699 DE 2002 (31 de

julio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No Anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., tres (03) de junio de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00005-01

Actor: D & D SOFTWARE LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD La sociedad D & D SOFTWARE LTDA., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 00654 de 29 de enero de 2001, 19973 de 13 de junio de 2001 y 24699 de 31 de julio de 2002, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se concedió el registro de la marca mixta “NAVEGALIA” a favor de la sociedad AIRTEL MÓVIL S.A., para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:

I.1. La Administración le admitió a AIRTEL MÓVIL S.A. la solicitud de registro del signo mixto “NAVEGALIA”, para distinguir los servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. I.2. La solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 495. la sociedad D & D SOFTWARE LTDA., se opuso al registro mencionado, arguyendo que era confundible con la parte gráfica de su nombre comercial relacionada con los productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 16, 35, 36, 41 y 42 Internacional, y con el signo mixto “D & D 2021”, para distinguir productos de la clase 9ª Internacional. I.3. Mediante Resolución núm. 00654 de 29 de enero de 2001, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se declara infundada la oposición presentada y se concede el registro de la marca mixta “NAVEGALIA”. I.4. En la debida oportunidad legal la Sociedad “D & D SOFTWARE LTDA.” a través de su apoderado presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución núm. 00654 de 29 de enero de 2001. I.5. Mediante Resolución núm. 19973 de 13 de junio de 2001, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio se resuelve el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución 00654 de 29 de enero de 2001 y concede el recurso de apelación interpuesto ante el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.6. Mediante Resolución núm. 24699 de 31 de julio de 2002, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de industria y Comercio, se resuelve el recurso de apelación, confirmando la decisión adoptada. I.7. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Expresa que se violaron los Artículos 136 literal b), 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 603, 605 y 607 del Código de Comercio; 29 y 61 de la Constitución Política, y 35 del Código Contencioso Administrativo. I.7.1 Indica que se violaron los Artículos 136 literal b), 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 603, 605 y 607 del Código de Comercio, por falta de aplicación, toda vez que si la Superintendencia hubiese confrontado el componente gráfico o figurativo de la marca mixta “NAVEGALIA” para distinguir servicios de la clase 42 Internacional con el del nombre comercial “D & D SOFTWARE” para distinguir productos y servicios de las clases 9ª, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 Internacional, hubiera constatado que los componentes gráficos son similares y constituyen la parte predominante de ambos, lo que induce al público consumidor a error. Expresa que la Superintendencia solo hizo una confrontación de los componentes

gráficos de las marcas mixtas “NAVEGALIA”, clase 42 Internacional y “D&D 2021”, clase 42, pero no apreció todas las pruebas que fueron aportadas. Afirma que el público consumidor aprecia los signos distintivos en su conjunto y no en sus detalles, por lo que no es valedero el argumento de que porque se presentan algunas diferencias de diseño en los signos distintivos estos no son confundibles, ya que, como ha sido reiterado por la Jurisprudencia, el público consumidor no disecciona los signos distintivos que percibe, sino que se deja llevar por la primera impresión al percibir los mismos. I.7.2. Sostiene que se violaron los artículos 29 y 61 de la Constitución Política y 35 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que se vulneró el debido proceso y no se protegió la propiedad industrial al haber proferido las resoluciones acusadas. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Respecto a la legalidad del acto administrativo acusado, adujo que éstos se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Indica que efectuado el examen conjuntual de la marca “NAVEGALIA” (mixta) frente a la marca registrada “D & D 2021” (mixta), es claro que no presentan

similitud gráfica y fonética, por lo que la marca solicitada contiene la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado. Señala que aplicando todos los criterios expuestos a las marcas en conflicto, ambas marcas son mixtas, donde predomina como elemento denominativo las expresiones verbales “NAVEGALIA” y “D & D 2021”, lo cual no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia conceptual. Finalmente, analiza lo relacionado con el nombre comercial y señala que la parte actora no presentó pruebas tendientes a proteger su pretendido derecho sobre el nombre comercial “D & D SOFTWARE”. II.1.2. AIRTEL MÓVIL S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, mediante Curador Ad-litem, contestó en síntesis lo siguiente: Aduce que de una revisión tangencial realizada a la documentación allegada no se visualiza necesidad de confrontación de las gráficas, logos o signos en discrepancia ya que, de la simple visualidad de los mismos, resulta que no existe entre ellos ningún tipo de semejanza de forma, esencia o contenido que puedan dar origen a discurrimientos respecto a la contextualizado por la costumbre inveterada, la lógica experimental, la doctrina o la Jurisprudencia frente a los conceptos de notoriedad, denominación, nominatividad, figuración como medios de identificación a efectos de tener apoyo a lo pretendido. Adicionalmente, presenta las siguientes excepciones: “1ª.- NULIDAD.- Artículo 140, numeral 8º del Código de Procedimiento Civil,

concordante, Artículos 2º y 31 Ley 794 del 2003; 164, 165 y 166 parte final del C.C.A. Aduce que (…) La demanda… con emplazamiento a tercero el 15-07-04, en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 137 y 142 del C.C.A., tiene determinado en el Capítulo de Notificaciones que el Apoderado de la curada es el doctor HUMBERTO RUBIO CAMACHO, domiciliado en la Carrera 7ª núm. 74.64, Oficina 605 de la ciudad. Y así lo formaliza sustancialmente el Numeral 1º del artículo inicialmente citado. Sobre dicha afirmación se procedió y al no concurrir al contestatorio después del inquirimiento para los efectos, se procedió al emplazamiento; b) Dentro de la Página 2242, Columna 3º, Renglón 14 al 19 del Directorio Telefónico de la ETB aparece Humberto Rubio Camacho con la dirección Carrera 7ª núm. 74-56 Oficina 506, bien distinta a la impuesta en la demanda citada; c) Por lo tanto, el diligenciamiento realizado, junto con lo infirmado en el libelo accionatorio carecen de respaldo legal alguno, toda vez que se ha pretendido trabar una relación procesal de derecho y orden público en contravía de una exigencia, la de determinarse el domicilio de la parte accionada. En este caso, mi curada; d) La Sociedad Airtel Móvil S.A. y según lo que se le debe creer a la demandante, no es una empresa nacional y dentro de la demanda no se le allega al Consejo de Estado certificación o constancia alguna de no registro en la misma en la Cámara

de Comercio de la ciudad y tampoco existe dentro del proceso justificación de las (sic) diligencia de agotamiento de localización en los medios electrónicos posibles de ubicación de dicha demanda. Todo ello apuntala a que no es de recibo la existencia de tenerse a la interesada como notificada por conducto del suscrito, debido (sic) las exigencias del artículo 140 y numeral arriba citados. “2ª.- AUSENCIA DE CAUSA PARA EL ACCIONAR. Las argumentaciones del numeral 2º del Capítulo Exposición de los Hechos, Razones de la Defensa, sirven de sustento a la presente excepción, razón por la cual me remito a ellos…” (folios 84 y 85). III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO En la oportunidad procesal correspondiente, el Ministerio Público presento alegatos de conclusión, los cuales se sintetizan, así: Expresa que en el caso en cuestión se puede determinar que en las dos marcas en conflicto prevalece el elemento denominativo, por cuanto las imágenes no son de gran tamaño, tampoco tienen un color impactante, y la colocación de las gráficas, cumplen una función de complemento de la denominación. Agrega que sin necesidad de realizar un análisis exhaustivo de confundibilidad se puede determinar que la marca “NAVEGALIA” y el nombre comercial “D & D SOFTWARE”, no son confundibles, ni inducen al público consumidor a error, por cuanto no existe similitud fonética, ortográfica, ni ideológica, que impidan la coexistencia de la marca registrada y el nombre comercial en conflicto. Finaliza indicando que las pretensiones del actor no están llamadas a prosperar.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

En relación con las “excepciones” propuestas por el curador Ad litem del tercero interesado en las resultas del proceso, como quiera que no constituyen excepciones propiamente dichas, por cuanto no impiden, modifican ni extinguen la acción del actor, tales argumentos se estudiarán junto con el fondo del asunto. Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

1. En materia de propiedad industrial, las normas de ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra

comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

3. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón

especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

7. Asimismo, no puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error.

Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas” (folios 190 a 193). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 089-IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 81, 83 literales a) y b) y 128 de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;”. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

DECISIÓN 486

“Disposición Transitoria Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. En esencia, el problema que plantea la demandante es que el signo mixto

“NAVEGALIA”, clase 42 Internacional, solicitado a registro es confundible con la parte gráfica de su nombre comercial mixto “D & D SOFTWARE” que ampara productos y servicios de las clases 9ª, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y su marca mixta “D & D 2021”, que distingue productos de la clase 9ª Internacional, lo cual induce al público consumidor a error. Al respecto, esta Corporación ya se había pronunciado en relación con el nombre comercial mixto “D & D SOFTWARE” de la actora y el signo mixto “NAVEGALIA” del tercero interesado, es decir, eran las mismas partes y signos, y solo variaba en la clase de la Clasificación Internacional de Niza, cuya nomenclatura era 38 para servicios de telecomunicaciones. Razón por la cual se trae a colación los apartes más importantes de la sentencia de 13 de septiembre de 2007. “1. El conflicto a dirimir en este proceso se da entre la marca NAVEGALIA +GRAFICA, registrada a favor de la sociedad Airtel Móvil S.A., para distinguir productos y servicios de la clase 38, telecomunicaciones, y el nombre comercial D&D SOFTWARE según modelo adjunto depositado por la actora en la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 02211 de 17 de febrero de 1999 (folios 80 y 81), certificado 12423, para desarrollar actividades relacionadas, entre otras, con la misma clase 38. No se considera la marca mixta D&D 2021+Gráfica por cuanto la actora no aportó

certificado de la misma ni en la demanda pidió prueba relacionada con ella, luego no aparece acreditada su configuración y sin ello no es posible hacer comparación alguna respecto de la misma. 2.- La regulación bajo la cual se hará el examen sustancial del asunto es la dada en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en razón en que era la normatividad vigente cuando fue presentada la solicitud de registro de la marca NAVEGALIA + GRAFICA, y así lo señala ad initio la interpretación prejudicial traída a este proceso y se lee en los numerales 1 y 2 de las conclusiones de ésta. 3.- Aclarado lo anterior, se tiene que el problema se concreta en establecer si atendiendo el depósito y uso del nombre comercial mencionado la marca NAVEGALIA + GRAFICA está o no incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; norma que a la letra dice: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a)Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. La actora sustenta la irregistrabilidad de esa marca en la semejanza o identidad de su parte gráfica con igual parte de su nombre comercial, pues sus respectivas partes

nominativas son notoriamente diferentes. 4.- A efectos de establecer si se amerita hacer el estudio comparativo de esos elementos gráficos, es menester verificar la relevancia o importancia que tienen en el conjunto de los signos aquí enfrentados y por lo tanto el trato que se le debe dar a la marca mixta y al nombre comercial mixto que ellos constituyen. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consignada en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en este proceso advierte que por regla general la comparación debe hacerse “conducida por la impresión unitaria que cada signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes“. Pero que “En la comparación entre signos mixtos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.” Citando su propia jurisprudencia anota: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor

importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (folio 131) Tratándose de la comparación con un nombre comercial, cabe deducir que son aplicables los criterios anteriores, atendiendo lo delineado en la misma interpretación prejudicial, en cuanto dice que “Al igual que en la comparación entre signos marcarios, el cotejo entre una marca y un nombre comercial deberá ser conducido por la impresión unitaria que los signos habrán de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario a que están destinados. Por ello, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.” (folio 134) En este caso, el modelo con que fue depositado el nombre comercial en que se apoya la actora consiste en la expresión D&D SOFTWARE, colocada debajo de una pareja de figuras verticales a manera de dos cuartos de luna o en el sentir de la actora de dos velas de tamaño igual y con fondo negro, cuya cara cóncava mira hacía la izquierda y la convexa, hacia la derecha. A su vez, la marca acusada consiste en la palabra NAVEGALIA, mayúscula, en negrilla, con cierta inclinación hacia la derecha, colocada debajo de un círculo con fondo negro que tiene superpuestas dos figuras con perfiles muy parecidos a dos

velas con fondo blanco, de las cuales la situada en la izquierda es más grande que la situada en la derecha y la parte inferior de ésta se superpone a la otra. Vistas en conjunto y de manera unitaria y sucesiva, se observa que entre ambos signos hay más diferencias que semejanzas, pues la impresión visual que se tiene de cada uno es distinta, más cuando el signo marcario es mucho más expresivo y en él hay unidad temática, pues se da una relación de contenido entre sus elementos, como quiera ambos suscitan inequívocamente la idea de navegar; relación que no se da en el nombre comercial, además de que su elemento gráfico no genera una idea clara, y menos que guarde relación directa con el elemento denominativo. Vistos en conjunto y de manera sucesiva, se observa que la semejanza entre ambos signos es muy débil, toda vez que estaría dada por la idea muy ligera o no clara de velas que la actora reclama para su figura, idea que es una de las posibles interpretaciones de dicha figura, de modo que por ello esa leve semejanza es relegada por el mayor peso o proporción de las diferencias en todos los elementos del signo impugnado con el del nombre comercial de la actora. A lo anterior sirve agregar que por la falta de claridad del elemento figurativo del modelo con que fue registrado el nombre comercial bajo examen, tiene poca capacidad expresiva, de donde resulta con mayor relevancia o preponderancia la parte denominativa, lo cual implica que es dable considerar ese nombre comercial más como nominativo que como mixto; mientras que en la marca NAVEGALIA se da un equilibrio o proporcionalidad entre ambos elementos, de suerte que deba considerarse como una marca realmente mixta, ya que sus elementos se implican

mutuamente; de donde se llega a tener enfrentados un nombre nominativo con una marca mixta, lo cual acentúa la diferencia entre uno y otra en virtud de que las expresiones que los conforman son ortográfica, fonética, gramatical y visualmente distintas, de manera tan notoria que ello no requiere comentario adicional. En esas circunstancias, es acertado el acto acusado en la comparación de los signos en comento al considerar que no hay confundibilidad entre los mismos y que por ello no hay riesgo inducir a error al consumidor en la escogencia de una u otra empresa; y que ciertamente el signo NAVEGALIA+FIGURA no está afectado por la prohibición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto al nombre comercial D&D SOFWATER según modelo adjunto. Así las cosas, los cargos no tienen vocación de prosperar, luego la Sala negará las pretensiones de la demanda”.1 Ahora bien, la Sala, teniendo en cuenta que tanto las partes procesales como los signos son los mismos, con la única variación de que en esta oportunidad la marca mixta “NAVEGALIA”, ampara los productos de la clase 42 Internacional, y que no se ha cotejado dicha marca cuestionada con la marca mixta “D & D 2021”, clase 9ª, es pertinente indica que las consideraciones de la providencia transcrita, serán acogidas en su totalidad, dado que las reglas técnicas para el cotejo efectuado entre el nombre comercial “D&D SOFWATER” y la marca mixta “NAVEGALIA”, clase 38 Internacional, son perfectamente aplicables al caso sub examine, pues las clases 9ª y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, no inciden para nada

1 Sentencia de 13 de septiembre de 2007. Exp: 2003-00004 Consejero ponente: RAFAEL E.

OSTAU DE LAFONT PIANETA .Actor: D&D SOFTWARE LTDA. en la decisión de que las aludidas marcas mixtas no son similares ortográfica, fonética y conceptualmente. Por lo tanto, la marca mixta “NAVEGALIA”, clase 42, no genera riesgo de confusión directa e indirecta o de asociación con respecto a la marca mixta registrada