CE-11001-03-24-000-2003-00022-01-2010

MARCAS MIXTAS - Reglas de comparación / MARCAS MIXTAS - Elemento denominativo / MARCAS MIXTAS - Elemento gráfico / MARCAS MIXTASCriterios para determinar elemento predominante En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtas, la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha puesto de relieve lo siguiente: «[…] El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto» (sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso «DAIMLER»). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la «situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrase el análisis comparativo» (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: «Fundamentos De Derecho de

Marcas», Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240)[…]» REGISTRO MARCARIO - Reglas para el cotejo de marcas / MARCASExamen de registrabilidad: reglas Al efectuar el análisis de registrabilidad la Sala tendrá en cuenta las reglas que el Tribunal reiteró en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, en los siguientes términos: « […] Reglas para efectuar el cotejo marcario: A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno, que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir, que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su identidad fonética y gráfica, ya que «debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes» (FernándezNovoa, Carlos, Ob. Cit. P. 215) 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud

generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, «Tratado de Marcas en Fábrica y de Comercio», Editorial Robis, Buenos Aires, p. 351 y s.s.) En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que puedan asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud entre esto es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los reductos o servicios que amparan[…]» MARCA MULTIENVIOS - Inexistencia de semejanza con marca ENVIA / MARCAS ENVIA Y MULTIENVIOS - Inexistencia de identidad auditiva o fonética Siguiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino de la Comunidad Andina y aplicada en igual forma por esta Sala, para su comparación las marcas registradas «ENVÍA» y la concedida «MULTIENVIOS» se tratarán como denominativa, habida cuenta del predominio del elemento denominativo en ambas. Si se aplican los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para la comparación global de las marcas, se advierte, que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea:ENVÍA/MULTIENVIOS/ENVÍA/MULTIENVIOS/ENVÍA/MULTIENVIOS/E

NVÍA/MULTIENVIOS/ENVÍA/MULTIENVIOS/ENVÍA/MULTIENVIOS/ENVÍA/ MULTIENVIOS no evoca ni causan una impresión de semejanza o de relación entre una y otra, de modo que el consumidor no se verá impactado por sus semejanzas y será capaz de diferenciar una de otra. Tampoco se advierte que existe identidad auditiva o fonética, pues al ser pronunciados no tienen un sonido similar. ENVIAR - Definición / ENVIA - Constituye un signo débil / SIGNO DEBILEvoca contenido de servicios ofrecidos / SIGNO DEBIL - No es apropiable de manera exclusiva y excluyente / ENVIA - Expresión genérica o palabra de uso común / ENVIA - Utilización del signo en conformación de marca agregando elemento distintivo De igual forma, se advierte que ambas expresiones contienen un elemento alusivo a un concepto que si bien no es descriptivo ni evocativo de los productos ofrecidos, si puede ser objeto o tema de los mismos y, por ende, alegórico a ellos, en cuanto que se trata de bienes que se describen de manera formal o instrumental, de modo que su contenido es indeterminado, y en esas circunstancias pueden estar referidos a cualquier área del conocimiento, de la naturaleza, de la actividad del hombre, sea de manera general o especializada. Por consiguiente, la raíz ENVÍ, se relaciona con el verbo ENVIAR, que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua tiene las siguientes connotaciones: (i) Encomendar a alguien que vaya a alguna parte; (ii) Hacer que algo se dirija o sea llevado a alguna parte; (iii) Dirigir, encaminar; y (iv) Dirigir,

encaminar. Por lo anterior, el signo «ENVÍA», denota el contenido de los servicios ofrecidos en la Clase 39 y en esa medida resulta un signo débil por cuanto entra a ser parte de la caracterización sustancial del producto, y como tal su uso no puede ser apropiable de manera exclusiva y excluyente, dado que cualquier prestador de los referidos servicios puede referirlos al envío en cualquiera de sus múltiples manifestaciones. En ese sentido cabe decir que el signo «ENVÍA» corresponde a una expresión genérica o palabra de uso común. Por ende, dicha palabra puede ser utilizada en la conformación de marcas para distinguir dichos productos siempre que se le adicione un elemento distintivo de las marcas registradas o de las solicitudes que tengan el privilegio de la precedencia, en las cuales se use tal expresión, de allí el amplio listado que obra en el expediente de marcas registradas que la contienen, con diferentes propietarios o titulares. (…) Tan es así que existen muchos servicios de la Clase 39 que utilizan la raíz «ENVI» en marcas registradas a favor de personas distintas. MARCA DEBIL - Posibilidad de registro de la marca complementándola con otro signo / EXPRESION GENERICA O PALABRA DE USO COMUN - Son inapropiables / MARCA DEBIL - Su titular no puede impedir inclusión de signo débil en marcas de terceros / MARCA MULTIENVIOS - Es registrable frente a marcas que utilizan la raíz ENVI Se advierte, en fin, que quien logra el registro de marcas que contienen signos o expresiones genéricas se expone a tener una marca débil, por cuanto nada impide que tales expresiones sean adoptadas por otras personas para conformar marcas,

incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otra «ENVÍA» y «MULTIENVIOS». Lo que es de uso común no puede ser apropiado para uso exclusivo de alguien, y los adjetivos como las palabras genéricas son de uso común. El titular de la marca opuesta, por utilizar igual elemento, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni pueden fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa, como se señala en la pretranscrita jurisprudencia comunitaria. Por lo tanto el signo mixto «MULTIENVIOS» resulta registrable frente a marcas que utilizan la raíz «ENVI», como es el caso de la marca que se le opone: «ENVÍA», por cuanto le está adicionando el prefijo «MULTI», que viene a ser un elemento que la diferencia de esa marca, y su irregistrabilidad no puede sustentarse en el uso en ambas marcas del vocablo «ENVI», según lo enfatiza el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que ello conduciría a que quien primero obtuvo el registro de una marca con dicho vocablo para productos o servicios concernientes a lo que él implica, tendría el monopolio del mismo, lo cual se opone a su carácter de uso común. En esas circunstancias, y no siendo idéntico a la marca enfrentada, el signo «MULTIENVIOS» no está afectado por la prohibición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto a la marca «ENVÍA» para distinguir productos de la clase 39 se refiere, atendiendo la jurisprudencia comunitaria en comento.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00022-01

Actor: COLVANES LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que la Sala entiende como de nulidad, ejercida por COLVANES LTDA. contra la Resolución 30406 de 2002 (20 de septiembre), por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, revocó la 11478 de 2000 (31 de mayo) y concedió a MARÍA ELENA HERNÁNDEZ GÁLVEZ el registro del signo «MULTIENVIOS» como marca mixta para distinguir los servicios de transporte comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza 1.

I. LA DEMANDA La sociedad COLVANES LTDA. domiciliada en Bogotá mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la

siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1 Que es nula la Resolución 30406 de 2002 (20 de septiembre) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, revocó la Resolución 11478 de 2000 (31 de mayo) y concedió

a MARÍA ELENA HERNÁNDEZ GÁLVEZ el registro del signo «MULTIENVIOS» como marca mixta para distinguir los servicios de transporte comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.2 Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca mixta «MULTIENVIOS» para la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Hechos 1 «Servicios de correo urbano, nacional e internacional, que comprenden la recepción, clasificación, empaque y entrega de envíos de correspondencia y otros objetos postales tales como cartas, tarjetas postales, aerogramas, facturas, extractos de cuenta, recibos de toda clase, impresos, periódicos, envíos publicitarios, cocogramas, muestras de mercaderías, pequeños paquetes; servicios especiales de correo recomendado o certificado, asegurado, de entrega inmediata, de correo expreso, apartados postales, almacenaje; mensajería especializada que comprende la recepción, recolección, empaque y entrega personalizada de envíos de correspondencia y demás objetos postales, mensajes, transportados vía superficie y/o aérea en el ámbito nacional y en conexión con el exterior; transporte, embalaje y almacenaje de mercancías.» El 30 de marzo de 1998 MARÍA ELENA HERNÁNDEZ GÁLVEZ solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo mixto «MULTIENVIOS» como marca para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 3 de agosto de 1998 COLVANES LTDA. presentó observación por considerar que el signo mixto solicitado no es susceptible de registrarse como marca por consistir exclusivamente en una indicación que sirve en el comercio para designar las características e informaciones de los servicios de la Clase 39 en los que ha de usarse. Sustentó su observación en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena 2. Por Resolución 11478 de 2000 (31 de mayo) la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó a MARÍA ELENA HERNÁNDEZ GÁLVEZ el registro del signo «MULTIENVIOS» como marca mixta para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ GÁLVEZ interpuso y sustentó los recursos de reposición y apelación. Por Resolución 30903 de 2000 (28 de noviembre) la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición confirmando la Resolución 11478 de 2000. Mediante Resolución 30406 de 2002 (20 de septiembre) el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación, revocando la Resolución 11478 de 2000 (31 de mayo); en su lugar concedió a MARÍA ELENA HERNÁNDEZ GÁLVEZ el registro del signo mixto «MULTIENVIOS» como marca

para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 «Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: [...] d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse. […] » 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violado el artículo 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a las siguientes razones: La actora plantea que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por falta de aplicación, pues el signo «MULTIENVIOS» no es susceptible de registro, por no ser perceptible, distintivo ni ser susceptible de representación gráfica. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque el signo «MULTIENVIOS» reproduce parcialmente la marca «ENVÍA» previamente registrada. El adjetivo calificativo «MULTI» no confiere distintividad al signo solicitado para registro. Se violó el artículo 278 de la Decisión 486 pues al conceder el registro del signo «MULTIENVIOS» el Superintendente de Industria y Comercio afectó el derecho al uso exclusivo de la marca «ENVÍA» de la que es titular COLVANES LTDA., por haberla previamente registrado en Colombia, Ecuador y Perú.

II. LA CONTESTACIÓN

2.1 El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial argumentó que al expedir la resolución demandada se ajustó al procedimiento establecido en el derecho marcario. Considera que la marca «MULTIENVIOS» sí es registrable, pues contrario a lo afirmado, es perceptible y permite diferenciar los servicios que con esta se ofrecen de otros similares; y es susceptible de representación gráfica dado que puede ser expresada en imágenes o por escrito. No existe riesgo de confusión visual o fonética entre las marcas «MULTIENVIOS» y «ENVÍA». Las expresiones gramaticales no presentan identidad o semejanza y pueden coexistir en el mercado sin inducir a error al público usuario. 2.2. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ GÁLVEZ, por medio de apoderado, como titular del registro de la marca «MULTIENVIOS», contestó la demanda argumentando que ésta no presenta similitud visual, ortográfica, fonética o auditiva o conceptual con la marca «ENVÍA», lo que descarta el riesgo de confusión en el público consumidor.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes insistieron en los mismos argumentos expuestos en la demanda y la contestación.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial 186-IP-2007 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos. En la cual se dijo: « CONCLUYE: PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos

retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta

interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

CUARTO: El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que contenga una o varias expresiones que le otorguen, al conjunto, una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

QUINTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de entendimiento, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

[…]»

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución 30406 de 2002 (20 de septiembre), la División de Signos Distintivos de la SIC revocó la decisión contenida en la Resolución 11478 de 2000, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad COLVANES LTDA y concedió el registro del signo mixto «MULTIENVIOS» como marca para distinguir «Servicios de correo urbano, nacional e internacional, que comprenden la recepción, clasificación, empaque y entrega de envíos de correspondencia y otros objetos postales tales como cartas, tarjetas postales, aerogramas, facturas, extractos de cuenta, recibos de toda clase, impresos, periódicos, envíos

publicitarios, cocogramas, muestras de mercaderías, pequeños paquetes; servicios especiales de correo recomendado o certificado, asegurado, de entrega inmediata, de correo expreso, apartados postales, almacenaje; mensajería especializada que comprende la recepción, recolección, empaque y entrega personalizada de envíos de correspondencia y demás objetos postales, mensajes, transportados vía superficie y/o aérea en el ámbito nacional y en conexión con el exterior; transporte, embalaje y almacenaje de mercancías» en la Clase 39 Internacional, considerando que en el presente caso la marca no da ninguna información esencial acerca de los mencionados servicios que, por el contrario, hace evocar en la mente del consumidor algunas de las cualidades y características de los servicios que pretende distinguir. Asimismo, que tiene suficiente fuerza distintiva por lo que resulta ser susceptible de apropiación por parte del solicitante. La actora considera que la marca mixta «MULTIENVIOS» concedida a María Elena Hernández Galvez no es susceptible de registro por no ser perceptible, distintivo ni susceptible de representación gráfica. De igual forma, porque reproduce parcialmente la marca «ENVÍA» previamente registrada pues considera que el adjetivo calificativo «MULTI» no confiere distintividad al signo solicitado para registro. Por último, replicó que afectó el derecho al uso exclusivo de la marca «ENVÍA» de la que es titular COLVANES LTDA. por haberla previamente registrado en Colombia, Ecuador y Perú. Previo a decidir el asunto, advierte la Sala que si bien la parte actora expresó en su demanda que la decisión administrativa adoptada por la SIC es contraria a lo

dispuesto en los artículos 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, esta Corporación habrá de atenerse a la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de entender que en el presente caso el examen de legalidad del acto administrativo acusado debe realizarse frente a lo establecido en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la solicitud de registro del signo mixto «MULTIENVIOS » se presentó el 30 de marzo de 1998, en vigencia de la precitada normatividad comunitaria. Asimismo, decidió no interpretar el artículo 278 de la mencionada Decisión por ser impertinente. De conformidad con lo anterior las normas a aplicar en el sub lite son las siguientes: Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. «[…] Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona». «Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca

pueda inducir al público, a error; […]» Del aspecto visual, las marcas en conflicto se presentan así: Marca concedida MULTIENVIOS Marca opositora En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtas, la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha puesto de relieve lo siguiente: «[…] El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto» (sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso

«DAIMLER»).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la «situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrase el análisis comparativo» (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: «Fundamentos De Derecho

de Marcas», Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240)[…]» Al efectuar el análisis de registrabilidad la Sala tendrá en cuenta las reglas que el Tribunal reiteró en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, en los siguientes términos: «[…] Reglas para efectuar el cotejo marcario: A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno, que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir, que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su identidad fonética y gráfica, ya que «debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes» (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. P. 215)

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de

los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, «Tratado de Marcas en Fábrica y de Comercio», Editorial Robis, Buenos Aires, p. 351 y s.s.) En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que puedan asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud entre esto es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los reductos o servicios que amparan[…]» Siguiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino de la Comunidad Andina y aplicada en igual forma por esta Sala, para su comparación las marcas registradas «ENVÍA» y la concedida «MULTIENVIOS» se tratarán como denominativa, habida cuenta del predominio del elemento denominativo en ambas.

Si se aplican los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para la comparación global de las marcas, se advierte, que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea ENVÍA/MULTIENVIOS/ENVÍA/ MULTIENVIOS/ENVÍA/MULTIENVIOS/ENVÍA/MULTIENVIOS/ENVÍA/MULTIENVI OS/ ENVÍA/MULTIENVIOS/ ENVÍA/MULTIENVIOS no evoca ni causan una impresión de semejanza o de relación entre una y otra, de modo que el

consumidor no se verá impactado por sus semejanzas y será capaz de diferenciar una de otra. Tampoco se advierte que existe identidad auditiva o fonética, pues al ser pronunciados no tienen un sonido similar. De igual forma, se advierte que ambas expresiones contienen un elemento alusivo a un concepto que si bien no es descriptivo ni evocativo de los productos ofrecidos, si puede ser objeto o tema de los mismos y, por ende, alegórico a ellos, en cuanto que se trata de bienes que se describen de manera formal o instrumental, de modo que su contenido es indeterminado, y en esas circunstancias pueden estar referidos a cualquier área del conocimiento, de la naturaleza, de la actividad del hombre, sea de manera general o especializada. Por consiguiente, la raíz ENVÍ, se relaciona con el verbo ENVIAR 3, que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua tiene las siguientes connotaciones: (i) Encomendar a alguien que vaya a alguna parte; (ii) Hacer que algo se dirija o sea llevado a alguna parte; (iii) Dirigir, encaminar; y (iv) Dirigir, encaminar. Por lo anterior, el signo «ENVÍA», denota el contenido de los servicios ofrecidos en la Clase 39 y en esa medida resulta un signo débil por cuanto entra a ser parte de la caracterización sustancial del producto, y como tal su uso no puede ser apropiable de manera exclusiva y excluyente, dado que cualquier prestador de los referidos servicios puede referirlos al envío en cualquiera de sus múltiples manifestaciones. En ese sentido cabe decir que el signo «ENVÍA» corresponde a una expresión genérica o palabra de uso común.

3 Del lat. tardío inviāre Por ende, dicha palabra puede ser utilizada en la conformación de marcas para distinguir dichos productos siempre que se le adicione un elemento distintivo de las marcas registradas o de las solicitudes que tengan el privilegio de la precedencia, en las cuales se use tal expresión, de allí el amplio listado que obra en el expediente de marcas registradas que la contienen, con diferentes