CE-11001-03-24-000-2003-00062-01-2014

REGISTRO MARCARIO – Notoriedad de las marcas De las pruebas relacionadas en el numeral 5.4.2. de esta providencia, que fueron tenidas en cuenta para demostrar el uso del nombre comercial, se evidencia claramente que TRANSPACK LTDA, viene usando la denominación TRANSPACK en forma continua y con anterioridad a la fecha de solicitud del registro presentado por INTERNEXA S.A. E.P.S. para actividades relacionadas con transporte, embalaje, almacenaje de mercancías y organización de viajes. Además, se demuestra que el signo previamente registrado tiene un reconocimiento nacional e internacional y que ha sido publicitado en diferentes medios, especialmente en el directorio telefónico de Bogotá por más de 33 años y a través de internet; y que su titular TRANSPACK LTDA. ha sido reconocida, a través de su marca registrada, como una empresa que ha contribuido con el desarrollo empresarial del país. Es decir, las pruebas atrás relacionadas son claramente demostrativas de la calidad de signos notorios ostentada por los signos distintivos de la demandante. Tal circunstancia hace latente el error en que puede incurrir el público consumidor al pensar que los signos con la denominación TRANSPACK de la actora, prestan a su vez los servicios de la clase 38 Internacional, lo cual indudablemente afecta el origen empresarial de la misma. De manera, que si se permite la coexistencia de la marca cuestionada con los signos notoriamente conocidos de la sociedad demandante, puede llegarse a la dilución de la fuerza distintiva de éstos y deteriorar sus valores comerciales y publicitarios, tal como lo pregona la norma comunitaria. En ese orden, probado como está que la marca TRANSPACK clase

39 internacional de propiedad de TRANSPACK LTDA. es una marca de las denominadas notorias, concluye la Sala que le asiste razón a la demandante en cuanto que la Superintendencia de Industria y Comercio no podía otorgar registro para ninguna otra clase de producto o servicio con el signo TRANSPACK, pues como ya se vio el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción de un signo distintivo notoriamente conocido, como acontece en el caso bajo examen. Lo anterior, si se tiene en cuenta que las marcas confrontadas son idénticas y que, por tanto, su coexistencia en el mercado llevaría al público consumidor a pensar que tienen un mismo origen empresarial dada la notoriedad de la marca TRANSPACK de propiedad de la demandante.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL H / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 190 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 191 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 192 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 193 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 200 / DECISION

486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 225 / DECISION

486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 229

NOTA DE RELATORIA: Signos distintivos, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de junio de 2009, Rad. 2003-00095, MP. Marco Antonio Velilla

Moreno.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 33737 DE 2001 (23 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 44250 DE 2001 (28 de diciembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 28455 DE 2002 (30 de agosto)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00062-01

Actor: TRANSPACK LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA La Sala decide en única instancia la demanda que interpuso la sociedad TRANSPACK LTDA. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó en el auto admisorio como de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, contra las Resoluciones

número 33737 de 23 de octubre de 2001, 44250 de 28 de diciembre de 2001 y 28455 de 30 de agosto del 2002, expedidas las dos primeras por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la última, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, mediante las cuales, en su orden, se declaró infundada una oposición presentada por la demandante y se concedió el registro de la marca TRANSPACK (nominativa) a la firma INTERNEXA S.A. E.S.P. para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera resolución mencionada, en el sentido de confirmarla. I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1.- Pretensiones. “PRIMERO: Que se declare la NULIDAD de la RESOLUCIÓN No. 33737 de fecha 23 de OCTUBRE de 2001, expedida por la JEFATURA DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la empresa TRANSPACK LTDA, a través de apoderado, y se concedió el REGISTRO de la marca TRANSPACK – Nominativaa la empresa INTEREXA S.A. E.S.P., para distinguir: Servicios que permiten el transporte de grandes volúmenes de información

(Voz, datos y video), mediante conexiones conmutadas ATM o FRAME REALY, comunicaciones que permiten un servicio portador nacional conmutado; comprendidos en la Clase 38 Internacional, con vigencia para diez (10) años contados a partir de la ejecutoria de la Resolución de la cual se reclama su nulidad.

SEGUNDO: Que igualmente se declare la NULIDAD de la RESOLUCIÓN No. 44250, que data del día 28 de mes de Diciembre del año 2001, por medio de la cual la JEFATURA DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO resuelve el RECURSO DE REPOSICIÓN impetrado y sustentado por mi representado a través de apoderado judicial, confirmando la decisión contenida en la RESOLUCIÓN No. 33737 del 23 de OCTUBRE de 2001.

TERCERO: Que se declare la NULIDAD de la RESOLUCIÓN No. 28455 que data del 30 de Agosto de 2002, expedida por el SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO), por medio de la cual se resuelve el RECURSO DE APELACIÓN propuesto y sustentado en tiempo por mi representado, a través de apoderado judicial, confirmando la decisión contenida en la RESOLUCIÓN No. 33737 del 23 de 2001, y la cual fuera notificada por Edicto que se desfijó el día 23 de Octubre de 2002.

CUARTO: Que como consecuencia de la anterior declaración, y en calidad de Restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación del registro de

la marca TRANSPACKNominativa – para la Clase 38 Internacional de Productos y Servicios para el Registro de marcas establecida en el Acuerdo de Niza, otorgada a la empresa INTEREXA S.A. ES.P., empresa domiciliada en la ciudad de Medellín, identificada con el NIT. 8110216549.

QUINTO: Que en consecuencia y como Restablecimiento del Derecho, se reconozca y ordene la determinación y liquidación de los perjuicios materiales y morales que con las decisiones de esta Superintendencia, adoptadas en las Resoluciones Nos. 3737, 44250 y 28455, respectivamente, se causaron a mi representada.

SEXTO: Que igualmente, como restablecimiento del Derecho, se ordene a la Nación – Superintendencia de Industria y Comercio, que pague a la Sociedad TRANSPACK LTDA. (empresa demandante), el valor de los perjuicios tanto materiales como morales que se reconozcan y determinen en el fallo respectivo.

SEPTIMO: La liquidación de las anteriores condenas, deberá efectuarse mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia, las cuales se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor, o al por mayor, conforme lo dispuesto por el Artículo 178 del

Código Contencioso Administrativo.

OCTAVO: Que para el cumplimiento de la sentencia, se ordene dar aplicación a los Artículos 176 y 177 del Código Contencioso administrativo.” (Folios 209 y 210 del cuaderno principal – mayúsculas sostenidas y subrayas del original). 1.2.- Fundamentos de hecho.

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

1.2.1. Dentro de las actividades que hacen parte del objeto social de la sociedad TRANSPACK LTDA. se encuentra el “…manejo y depósito de documentos empresariales, organización, codificación y clasificación de documentos, transporte de datos en la ciudad (urbano), servicio inmediato de recuperación de documentos …”. 1.2.2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución núm. 7757 de 19 de abril de 1995 concedió a la sociedad TRANSPACK LTDA. el registro de la marca mixta TRANSPACK para distinguir todos los servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.3. La Superintendencia de Industria y Comercio concedió a TRANSPACK LTDA. el depósito de la enseña comercial TRANSPACK, para distinguir productos de la Clase 16 y servicios de las Clases 36 y 39, según certificados números 14379, 14408 y 14043, los dos primeros vigentes hasta el 7 de mayo y el 12 de diciembre de 2012, respectivamente. 1.2.4. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. cuyo objeto social es “…la organización, administración, comercialización y prestación de servicios, o actividades de telecomunicaciones, tales como portadores, telemáticos, de valor agregado, telefonía móvil rural, actividades complementarias y en general cualquier servicio o actividad de telecomunicaciones …”, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa TRANSPACK, para distinguir servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, signo que corresponde al nombre comercial de una empresa posicionada en el mercado desde hace 33 años aproximadamente, como

es la demandante, a quien se le concedió el registro de esa denominación como marca de sus servicios a través del acto administrativo antes referido. 1.2.5. El 12 de julio de 2001 la sociedad TRANSPACK LTDA. presentó oposición a la citada solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio alegando ser titular de los signos distintivos antes relacionados. 1.2.6. La Jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución núm. 33737 del 23 de octubre de 2001 declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca nominativa TRANSPACK a la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. para distinguir “Servicios que permiten el transporte de grandes volúmenes de información (Voz, datos y video), mediante conexiones conmutadas ATM o FRAME REALY, comunicaciones que permiten un servicio portador nacional conmutado; comprendidos en la Clase 38 Internacional”, decisión que fue impugnada por la actora a través de los recursos de reposición y en subsidio el de apelación. 1.2.7. Por medio de la Resolución núm. 44250 del 28 de diciembre de 2002 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 33737 del 23 de octubre de 2001. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución núm. 28455 del 30 de agosto de 2002, en idéntico sentido.

1.2.8. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. anuncia en la prensa que con su servicio “TRANSPACK” se busca satisfacer las necesidades de transporte de información generadas por los proveedores de los servicios de internet, desviando el interés del público aparentemente a otra clase de servicio, que aunque aparece dentro de la clasificación internacional, corresponde al objeto social de la demandante. 1.3.- Normas violadas y concepto de la violación La actora invoca como violados los artículos 2°, 6° y 61 de la Constitución Política; 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y 56 del Decreto 1190 de 1978. Al explicar el concepto de violación de tales disposiciones expresa: 1.3.1. Que lo que pretende INTERNEXA S.A. E.S.P. al registrar la denominación TRANSPACK como marca de su servicio es apropiarse de la trayectoria que tiene la empresa TRANSPACK LTDA., quien lleva aproximadamente 35 años operando y funcionando en Colombia, posee un good will y ha invertido una cantidad de dinero en publicidad y estrategias de mercado, todo lo cual se vería afectado por la decisión de la Superintendencia de conceder el registro marcario demandado. 1.3.2. Que al ingresar al mercado y presentar sus servicios con la denominación TRANSPACK, que es ampliamente reconocida, INTERNEXA S.A. E.S.P. no tendría que invertir en publicidad ni preocuparse por adquirir un buen nombre, pues éste ya lo tiene posicionado la demandante desde hace un buen tiempo.

1.3.3. Que se desconocieron las disposiciones constitucionales atrás citadas al pasarse por alto en este caso la obligación del Estado dar protección a la Propiedad Intelectual, por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la Ley; igualmente, e igualmente se desconocieron flagrantemente aspectos referentes al Derecho Marcario al haberse concedido a un tercero la marca de su titularidad. 1.3.4. Que en los actos acusados la Superintendencia se limitó a declarar infundada su oposición por el solo hecho de que son distintas las Clases de los servicios de TRANSPACK LTDA. (38) y de INTERNEXA S.A. E.S.P. (39). 1.3.5. Que las decisiones demandadas desconocen los derechos previamente adquiridos, primero desde la creación y constitución de la sociedad TRANSPACK LTDA. y luego desde 1995, cuando se le otorga a ésta el registro de la marca TRANSPACK. 1.3.6. Que existe un riesgo de confusión muy alto para los consumidores que acostumbrados a utilizar los servicios de TRANSPACK LTDA., como es, entre otros, el transporte de datos, cuando encuentren la publicidad sobre INTERNEXA S.A. E.S.P., indicando la marca TRANSPACK como servicio, pueden confundirse sobre el origen de los servicios o pensar que TRANSPACK Ltda., por ejemplo, ya no ejerce las labores que estaban acostumbrados a contratar en cuanto al transporte de información o datos y podrían llegar a contratar a INTERNEXA S.A. E.S.P. con el pleno convencimiento que contratan a TRANSPACK LTDA., situación que va en detrimento de la sociedad actora y que conlleva a una

afectación comercial para ella. 1.3.7. Que TRANSPACK LTDA. publicita su marca TRANSPACK en medios escritos y electrónicos, así: (i) en el directorio telefónico desde el año 1969 y hasta la fecha (2003) (ii) y en su página web www.transpackltda.com, tal como consta en las certificaciones expedidas por la página web paginasamarillas.com de Publicar y por la firma COLOMSAT S.A., ésta última quien certifica la existencia y vigencia de un contrato de Hosting desde el 8 de junio de 1999 a la fecha. 1.3.8. Que cuando se pretende tener acceso a los servicios de TRANSPACK se encuentra el consultante que INTERNEXA S.A. E.S.P., quien también utiliza medios técnicos para promocionar sus servicios, anuncia a TRANSPACK como el líder de su actividad, el portador de portadores, el líder en transporte de datos, lo que de manera alguna tiene que ver con los productos sobre los cuales le fue asignada el registro de la marca TRANSPACK. 1.3.9. Que la marca TRANSPACK cumple con todos los elementos y requisitos exigidos por la normativa andina para ser considerada una marca notoria, los cuales adquirió y ha venido cumpliendo desde hace más de tres décadas cuando fue creada la sociedad TRANSPACK LTDA., quien ha venido trabajando a lo largo de ese tiempo para que ello ocurra: ha hecho un gran esfuerzo económico en publicidad para posicionar la marca TRANSPACK y debido a su experiencia en el mercado ha generado confianza entre su gran número de clientes, siendo reconocidos sus esfuerzos en distintas menciones otorgadas por asociaciones a las cuales pertenece. 1.3.10. Que por lo tanto debe ser favorecida con la protección especial que se

reconoce para este tipo de signos notoriamente conocidos. 1.3.11. Que la normativa andina concede protección a los nombres y enseñas comerciales, prohibiendo el registro de marcas que se asemejen a ellos cuando su uso puede generar riesgo de confusión o de asociación, tal como ocurre en este caso. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1.- La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante y señaló: 2.1.1. Que no obstante la identidad de los signos confrontados en este caso, no existe riesgo de confusión en razón a que se trata de marcas que amparan servicios diferentes (la de TRANSPACK LTDA., servicios de la Clase 39 y la INTERNEXA S.A. E.S.P., servicios de la Clase 38), respecto de los cuales no se predica conexión competitiva, pues no hay entre ellos relación alguna de la que pueda predicarse una potencial posibilidad de confusión por parte de los consumidores de unos y otros y del mercado en general. 2.1.2. Que por estas mismas razones tampoco existe confundibilidad entre la marca cuestionada y el nombre y enseña comercial de la demandante. 2.1.3. Que para el reconocimiento de la notoriedad de una marca se deben cumplir unas exigencias de tipo probatorio establecidas detalladamente en la legislación andina, por lo que no es suficiente para ello la simple afirmación que en tal sentido haga su titular. 2.1.4. Que al ser legal la actuación de la Superintendencia no hay lugar al reconocimiento y pago de los perjuicios que reclama la parte actora. 2.2. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., tercero con interés directo en las

resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda y al efecto manifestó: 2.2.1. Que de las pruebas aportadas por la demandante se observa claramente que la actividad económica de TRANSPACK LTDA. es el transporte de cosas, la cual es una actividad completamente disímil de la desarrollada por INTERNEXA, diferencia que también se aprecia en los mercados a los cuales se dirigen sus productos. 2.2.2. Que como consecuencia de lo anterior es imposible que el consumidor al cual dirigen todas sus fuerzas de venta sea fácilmente confundible, a no ser que, como en este caso, se trate de acomodar la situación de tal forma que se quiera presentar que el transporte de cosas es igual a la transmisión de datos, lo cual no es cierto. 2.2.3. Que no es lógico que INTERNEXA quiera o pretenda apropiarse del good will de TRANSPACK LTDA., toda vez que ambas empresas manejan su propia publicidad, tienen intereses distintos de posicionamiento y además es imposible que un consumidor asocie los servicios de telecomunicaciones con los de transporte de mercancías, máxime cuando INTERNEXA presta sus servicios a otros operadores de telecomunicaciones y no al público en general, como sí lo hace la demandante. 2.2.4. Que el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 permite el registro de marcas similares o idénticas en diferentes clases, siempre y cuando no se produzca entre ellas riesgo de confusión y asociación, situación que “…no tiene riesgo de suceder con la marca de la demandante y la de INTERNEXA, ya que como se dijo antes, las mismas están llamadas a distinguir productos y servicios

en sectores del mercado completamente diferentes, como son el trasporte y el embalaje de mercancías, con la transmisión o transporte de señales de telecomunicaciones” 2.2.5. Que por la diversidad del mercado en donde se encuentran ubicados y cumplen su función distintiva, es ninguno o nulo el riesgo de confusión o asociación que pueda presentarse entre la marca TRANSPACK de INTERNEXA S.A. E.S.P. y el nombre comercial TRANSPACK LTDA., pues si se supusiera que un cliente de la demandante desea contratar los servicios de transporte de documentos o bienes muebles en Colombia o en el exterior y contacta para ello a INTERNEXA por su marca TRANSPACK nunca será posible que ésta le preste este tipo de servicios o, a la inversa, si un cliente quiere que TRANSPACK LTDA. le realice un transporte de señales de telecomunicaciones mediante conexiones conmutadas de ATM o Frame Realy no podría hacerlo, porque esos servicios de telecomunicaciones no están dentro de su objeto social. 2.2.6. Que no hay posibilidad entonces de riesgo de confusión entre la marca demandada y el nombre comercial de la demandante, puesto que los servicios a que ellos se refieren son distintos. 2.2.7. Que no se cumplen los requisitos trazados por la jurisprudencia del Tribunal Andino para la protección de una marca notoria, dado que de los documentos aportados con la demanda no se colige que con anterioridad a la expedición de los actos acusados la marca de la demandante hubiera obtenido el reconocimiento necesario para que su nombre alcanzara el referido status de marca notoria. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO La parte actora y la entidad demandada, reiteraron, en lo fundamental, las

consideraciones expuestas tanto en la demanda como en los escritos de contestación a ésta, respectivamente (Fls. 424 a 448). El tercero con interés directo en el proceso no intervino en esta etapa del proceso. El Ministerio Público guardó silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 088-IP-2012 de fecha 12 de septiembre de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado

TRANSPACK (denominativo) y los signos distintivos de TRANSPACK LTDA: la marca TRANSPACK (mixta), el nombre comercial TRANSPACK (denominativo) y la enseña comercial TRANSPACK (mixta), aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre signos denominativos.

CUARTO: Como quiera que el primer uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar, al momento en que el signo denominativo TRANSPACK fue solicitado para registro, si el nombre comercial TRANSPACK (denominativo) era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

QUINTO: La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil. De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se basa en dos factores: a)Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. b)Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

SÉXTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido

con las siguientes características:

 Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.  Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.  Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio. La Decisión 486 establece, una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, de la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen. Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en

las pruebas presentadas. Finalmente, cabe resaltar que de no probarse la notoriedad alegada por la opositora, se deberá analizar la conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto.

SÉPTIMO: Respecto a la conexión competitiva que pudiere existir entre los signos en conflicto, el Tribunal ha establecido algunos criterios y factores de análisis enunciados en la presente providencia, los cuales deben ser seguidos por el Juez Consultante al momento de determinar el grado de vinculación.” V.- CONSIDERACIONES 5.1. Cuestión previa La Consejera María Claudia Rojas Lasso, mediante escrito de 14 de mayo de 2014, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, en consideración a que tiene amistad entrañable con el representante legal de la empresa demandante.

Advierte la Sala que en razón a lo manifestado por la Consejera, y vista la situación por ella planteada, es del caso declarar fundado el impedimento y separarla del conocimiento del presente proceso, como se hará en la parte resolutiva. 5.2. Los actos acusados y el fundamento de la demanda. Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca TRANSPACK (nominativa) a favor de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. La demandante, invocando su condición de titular de la marca TRANSPACK (mixta), se opone a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es

similarmente confundible con la suya, previamente registrada para distinguir servicios de la Clase 39, la cual es una marca notoriamente conocida. Así mismo, fundamenta su oposición en la confundibilidad del signo demandado con el nombre y enseña comercial TRANSPACK, los cuales estima deben ser protegidos. Por ello, considera que la marca demandada está incursa en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a), b) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.3. Los signos distintivos en conflicto y los servicios que distinguen. 5.3.1. La marca cuyo registro se concedió en los actos acusados es una marca nominativa, cuya expresión es la siguiente: TRANSPACK Se concedió para distinguir: “Servicios que permiten el transporte de grandes volúmenes de información (voz, datos y video), mediante conexiones conmutadas ATM o FRAME REALY, comunicaciones que permiten un servicio portador nacional conmutado; comprendidos en la clase 38 internacional”. 5.3.2. La marca en que se sustenta la oposición de TRANSPACK LTDA. es una marca mixta cuya configuración es la siguiente: Fue concedida para distinguir “Todos los servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza”, según consta en la Resolución núm. 7757 del 19 de abril de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1. Esos servicios corresponden a servicios de “Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes”. La enseña comercial TRANSPACK, para distinguir productos de la Clase 16 y

servicios de las Clases 36 y 39, cuyo depósito se concedió por la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene la misma configuración. El nombre comercial de la demandante es la denominación TRANSPACK. En los signos distintivos mixtos, según se observa, el elemento predominante es el nominativo, esto es, la expresión TRANSPACK. 1 Folio 57 del cuaderno principal. 5.4. La normativa comunitaria aplicable al caso. En la interpretaci