CE-11001-03-24-000-2003-00064-01-2010

COTEJO MARCARIO – Entre la marca BIOTEC y el signo mixto CORPORACIÓN BIOTEC / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia frente al signo mixto CORPORACION BIOTEC, por existir semejanza ortográfica y fonética y riesgo de confusión con la marca BIOTEC En este orden de ideas, además de la identidad visual y fonética observada entre las marcas en conflicto, se tiene que los servicios que protegen dichas marcas son los contenidos en la clase 42 Internacional, sumado a ello, que la finalidad de los servicios, así como los canales de comercialización y de publicidad de los mismos, son idénticos, debe concluirse que afecta el origen empresarial de las mismas, y crea riesgo de confusión para los consumidores. […] En el caso sub examine, se tiene que al haber identidad en la denominación de ambas marcas, sin duda alguna se presenta el riesgo de confusión directa e indirecta, ya que el consumidor podría incurrir en el error de que está adquiriendo un servicio asumiendo que está comprando otro (confusión directa), y que el servicio que adquiere el consumidor es de la Sociedad titular de la marca registrada.

SÍNTESIS DEL CASO: La Corporación para el Desarrollo de la BiotecnologíaCORPORACION BIOTEC, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, demandó las Resoluciones números 38224 de 26 de noviembre de 2001, la 05805 de 26 de febrero de 2002 y 20584 de 27 de junio de 2002, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro de la marca CORPORACION BIOTEC (mixta) para distinguir

productos comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – DISPOSICIÓN

TRANSITORIA PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C. veinticinco (25) de marzo de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00064-01

Actor: CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIACORPORACION BIOTEC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA – CORPORACIÓN BIOTEC-, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 38224 de 26 de noviembre de 2001, 05805 de 26 de febrero de 2002 y 20584 de 27 de junio de 2002, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se negó el registro de la marca “CORPORACION BIOTEC” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. El 29 de marzo de 2001 la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA –CORPORACIÓN BIOTEC, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta “CORPORACION BIOTEC” para distinguir los servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.2. Que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad BIOTEC COLOMBIA S.A. presentó oposición a la solicitud

de registro de la marca mixta “CORPORACION BIOTEC”, por ser titular de la marca BIOTEC para distinguir servicios de la clase 42 Internacional. I.1.3. Mediante Resolución núm. 38224 de 26 de noviembre de 2001, la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca “CORPORACIÓN BIOTEC”, para la clase 42, por existir en registro la marca “BIOTEC” para distinguir productos de la misma clase. I.1.4. Por Resolución 05805 de 26 de febrero de 2002, se confirmó la decisión contenida en la Resolución 38224 de 26 de noviembre de 2001, expedida por la División de Signos Distintivos. I.1.5. Mediante Resolución 20584 de 27 de junio de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 81 de la Decisión 344 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que respecto a la distintividad, esta hace referencia a la capacidad de la marca para identificar productos y servicios en el mercado por lo que la marca “CORPORACIÓN BIOTEC” goza de distintividad en cuanto que es novedosa en relación con determinados productos y servicios, además de que en relación con los mismos no constituye un signo genérico ni descriptivo.

Aduce que la marca solicitada está conformada por elementos nominativos y gráficos que la hacen suficientemente distintiva y por lo tanto registrable para distinguir los servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional. I.2.2. Que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que al resolverse el conflicto planteado no se tuvo en cuenta que la marca base de la oposición constituye un signo genérico respecto de los servicios que distingue. Concluye señalando que a pesar de que el signo mixto “CORPORACIÓN BIOTEC”, ha adquirido distintividad en virtud de su uso intenso, es pertinente subrayar que la marca solicitada para registro, a diferencia de la marca “BIOTEC” base de la oposición, no consiste única y exclusivamente en una expresión genérica o descriptiva, sino en un signo compuesto con una disposición especial de elementos adicionales gráficos que lo hacen susceptible de ser registrado para distinguir servicios de la clase 42 Internacional. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Aduce que la marca mixta “CORPORACIÓN BIOTEC” y la marca denominativa “BIOTEC” presentan semejanzas de orden visual y auditivo; además, el elemento

predominante en ambas es el denominativo, por lo que existe un alto riesgo de confusión, más aún si distinguen servicios de la clase 42. Indica que la expresión CORPORACIÓN no es distintiva, ya que se refiere a un tipo de asociación empresarial; por lo tanto, del examen corporativo realizado entre las denominaciones BIOTEC resulta una identidad plena que podría inducir a confusión al público consumidor. El signo solicitado no cumple con el requisito esencial de distintividad, ya que no logra referir el origen empresarial de los servicios que pretende amparar, aún cuando se hubiese solicitado una limitación de los servicios amparados. Los signos en conflicto comprenden servicios que tienen como base la investigación y el desarrollo tecnológico y, por lo tanto, se genera la posibilidad de inducir al público consumidor a error en relación con el origen empresarial de dichos servicios. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, arts. XXVIII y s.s. (folio 157). IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para

determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. “SEGUNDO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de Registro Marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado. “TERCERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos y servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición

de irregistrabilidad. La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto. “CUARTO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. “QUINTO: Al examinar un signo denominativo compuesto, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. “SEXTO: La protección del nombre comercial en el Régimen de la Decisión 486 tiene las siguientes características:

1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no en constitutivo de derechos sobre el mismo.

2. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo.

3. Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial

con anterioridad a la solicitud o al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera causar riesgo de confusión o de asociación. Cuando un nombre comercial se ha registrado de una manera y se usa de otra no se tiene ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con los productos o servicios y con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular. “SÉPTIMO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando las reglas para el cotejo de marcas, deben establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entre el nombre comercial denominativo, BIOTEC COLOMBIA S.A. y el signo mixto CORPORACION BIOTEC, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. “OCTAVO: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como

denominación de fantasía. El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que se trate de signos denominativos compuestos que contengan una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo si se trata de vocablos genéricos o descriptivos, y su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada. “NOVENO: En la comparación entre los servicios correspondientes, en el caso pertenecientes a una misma clase, el Consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor, además podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de servicios semejantes respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí sólo, para la consecución del citado propósito. “DÉCIMO: La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que un signo ab initio no tiene carácter distintivo, o bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso

constante, real y efectivo en el mercado puede adquirir dicha distintividad. El Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, deben determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 06-IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134, 135 literales a), b), e) y último párrafo, 136 literales a) y b), 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Así mismo, la Disposición Transitoria Primera de la citada

Decisión.

DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; “(…); e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto del tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera

originar un riesgo de confusión o de asociación;(…)”. “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. ”Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. (…) Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. “Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”. Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las

disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. El Tribunal Andino señala que las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. No obstante, al efectuar el cotejo de esta marca se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El elemento denominativo en las marcas mixtas es, en principio, el más relevante, aunque no se puede descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. En el caso sub examine, el signo en discusión, se encuentra estructurado de la siguiente forma: FOTOCOPIAR EL SIGNO (FOLIO 174) Como puede apreciarse, el signo descrito es de naturaleza mixta, el cual contiene un elemento figurativo conformado por un cuadrado, en el que aparecen unas líneas entrelazadas y unos cuadros pequeños. El otro elemento es el denominativo, formado por las palabras CORPORACION BIOTEC.

En el sub lite, se evidencia sin dificultad alguna que la denominación del signo “CORPORACIÓN BIOTEC”, prevalece sobre el elemento figurativo, pues las letras de la citada palabra son de un tamaño aceptable, que permite su fácil lectura y comprensión ante la vista de cualquier consumidor. Bajo tal perspectiva se analizará si existe identidad o semejanza que pueda generar o no confusión directa o indirecta entre las denominaciones de los signos “CORPORACIÓN BIOTEC” denegada y “BIOTEC” registrada, ambos para amparar los servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta Corporación: 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (Pedro C. Breuer Moreno). En el presente caso, si bien es cierto la marca de la actora es compuesta por dos palabras CORPORACION y BIOTEC, no lo es menos que la palabra “CORPORACIÓN”, por ser una clase de asociación, no es registrable como marca, ya que no puede ser de exclusividad de una persona, en virtud de que se

estaría afectando los derechos de las demás corporaciones existentes, cuyo tipo societario se encuentra protegido y regulado por nuestro ordenamiento jurídico. Así las cosas, entre la denominación del signo de la actora BIOTEC y de la opositora BIOTEC, no cabe la menor duda que existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere de mayor análisis. En cuanto a la identidad o semejanza conceptual, es preciso indicar que ambas marcas son de aquellas denominadas de “fantasía”, donde se presume que el significado no forma parte del conocimiento común. No obstante la identidad evidente entre estas dos marcas, es pertinente señalar, como en abundante jurisprudencia sea referido esta Corporación, que para que exista confusión entre marcas se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o semejanza visual, fonética y conceptual ya analizada y, el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurran estos dos elementos, para que pueda predicarse la confusión. La marca mixta cuestionada distingue los servicios de: “investigaciones técnicas, explotación de patentes y consultas profesionales”, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional. La marca mixta registrada “BIOTEC”, distingue los siguientes servicios de la misma clase 42: “Diseño, construcción y puesta en operación de plantas de tratamientos de desechos y efluentes orgánicos agroindustriales, agropecuarios y urbanos, mediante la aplicación de tecnologías de fermentación aeróbica (compostaje) y anaeróbica (biodigestores), en aras de

lograr su descontaminación, su valorización y su aprovechamiento para fertilización orgánica de los cultivos”. Referente a los servicios que respectivamente distinguen ambas marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante. En el presente caso, los sectores de mercado en que explotan su actividad son similares, pues mientras la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA –CORPORACIÓN BIOTEC, de acuerdo con su objeto social tiene como misión “crear y desarrollar capacidad de investigación, desarrollo y producción en biotecnología relacionada con salud, alimentos, medio ambiente y productos afines para la población colombiana…” (folios 51 a 53), la sociedad BIOTEC COLOMBIA S.A. tiene como objeto social principal: el “Diseño,

construcción y puesta en operación de plantas de tratamientos de desechos y efluentes orgánicos agroindustriales, agropecuarios y urbanos, mediante la aplicación de tecnologías de fermentación aeróbica (compostaje) y anaeróbica (biodigestores), en aras de lograr su descontaminación, su valorización y su aprovechamiento para fertilización orgánica de los cultivos…” (folios 96 a 100). En este orden de ideas, además de la identidad visual y fonética observada entre las marcas en conflicto, se tiene que los servicios que protegen dichas marcas son los contenidos en la clase 42 Internacional, sumado a ello, que la finalidad de los servicios, así como los canales de comercialización y de publicidad de los mismos, son idénticos, debe concluirse que afecta el origen empresarial de las mismas, y crea riesgo de confusión para los consumidores. Sobre la confusión directa e indirecta el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial 06-IP-2007 de 14 de marzo de 2007, expresa: “La confusión puede darse de dos maneras:

1. De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro.

2. De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad” (folio 185).

En el caso sub examine, se tiene que al haber identidad en la denominación de ambas marcas, sin duda alguna se presenta el riesgo de confusión directa e indirecta, ya que el consumidor podría incurrir en el error de que está adquiriendo

un servicio asumiendo que está comprando otro (confusión directa), y que el servicio que adquiere el consumidor es de la Sociedad titular de la marca registrada. Por otra parte, teniendo en cuenta que el demandante aduce que el signo mixto solicitado, no consiste únicamente en una expresión genérica o descriptiva y que por lo tanto es registrable, es necesario traer a colación la enunciada interpretación prejudicial, en la que el Tribunal Andino expresa lo siguiente: “La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate” (folio 145). Agrega que para fijar la genericidad de los signos es necesario formular la pregunta “¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo puede servir para identificarlo” (