CE-11001-03-24-000-2003-00073-01-2013

MARCA NOTORIA – Concepto y características / MARCA NOTORIA – Debe probarse por su titular / MALA FE – Debe probarse para que proceda la cancelación del registro de la marca / SIGNO NITTO – Registrable a favor de la sociedad RODRIGO GIRALDO & CIA LTDA, al no demostrarse la notoriedad de la marca NITTO registrada previamente a favor del demandante, ni la mala fe alegada La marca NITTO se encuentra registrada a favor de la actora en varios países y que la demandante ha hecho un esfuerzo por consolidarla dentro del mercado de llantas. Sin embargo, la documentación allegada no acredita la notoriedad del signo NITTO, pues no demuestra, entre otros, el conocimiento real de la marca, el uso constante de los productos que ampara, ni la posición destacada en el mercado de llantas. Debe destacarse, tal y como lo mencionó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial, que “la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten

las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.”. En este orden de ideas, la Sala no accederá a la solicitud de nulidad, alegada por la presunta violación de los artículos 82 literal a) y 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones, pues la actora no logró probar la notoriedad del signo NITTO.

NOTA DE RELATORIA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 20 de septiembre de 2007, Radicación 2002-00032-01, C.P. Camilo Arciniegas

Andrade.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad TOYO TIRE & RUBBER CO. LTDA, titular de la marca registrada NITTO, demandó en acción de nulidad relativa las resoluciones 17276 de 1999, 00366 de 2000 y 25197 de 2002, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la demandante y concedió a favor de la sociedad RODRIGO GIRALDO & CIA LTDA el registro de la marca NITTO para distinguir “llantas y neumáticos para toda clase de vehículos” en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 81 / DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 82 LITERAL A / DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 LITERALES D Y E / DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA –

ARTICULO 84

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00073-01

Actor: TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Se decide en única instancia la acción de nulidad relativa, promovida por TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD contra las Resoluciones 17276 de 1999 (30 de agosto), 00366 de 2000 (26 de enero) y 25197 de 2002 (31 de julio), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca NITTO, a favor de la sociedad RODRIGO GIRALDO & CIA LTDA, para distinguir “llantas y neumáticos para toda clase de vehículos” en la clase 12 internacional.

I. LA DEMANDA TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD, domiciliada en Osaka, Japón, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad relativa en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 17276 de 1999 (30 de agosto), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada su oposición y concedió, a favor de la sociedad RODRIGO GIRALDO & CIA LTDA, el registro de la marca NITTO, para distinguir “llantas y neumáticos para toda clase de vehículos” en la clase 12 de

la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 00366 de 2000 (26 de enero), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 17276 de 1999 (30 de agosto).  Que se declare nula la Resolución 25197 de 2002 (31 de julio), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 17276 de 1999 (30 de agosto).  Que como consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca NITTO, concedida a favor de la sociedad RODRIGO GIRALDO & CIA LTDA, para distinguir “llantas y neumáticos para toda clase de vehículos” en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial; y dictar una nueva resolución que adopte las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de lo ordenado en el presente fallo. 1.2. Los Hechos El 9 de diciembre de 1998 la sociedad RODRIGO GIRALDO & CIA LTDA, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca NITTO, para distinguir “llantas y neumáticos para toda clase de vehículos” en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 473 de 1999 y, dentro del término oportuno, fue objetada por la actora, pues consideró que no debía ser registrada, habida cuenta de que era similar a la marca notoria NITTO, previamente registrada a su favor en países miembros de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial. Mediante Resolución 17276 de 1999 (30 de agosto), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro de la marca NITTO, favor de la sociedad RODRIGO GIRALDO & CIA LTDA, para distinguir “llantas y neumáticos para toda clase de vehículos” en la clase 12 internacional. Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante, Resoluciones 00366 de 2000 (26 de enero) y 25197 de 2002 (31 de julio), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 17276 de 1999 (30 de agosto). 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 81, 82 literal a), 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 134, 135 literal a), 136 literal h) y 172 de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina de Naciones. 1.3.1. Artículos 81, 82 literal a), 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 134, 135 literal a) y 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Señala que los artículos 81, 82 literal a), 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 134, 135 literal a) y 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, lo siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será

aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; Artículo 84. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones “Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas,

retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) Los sonidos y los olores; d) Las letras y los números; e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” En este sentido, considera que no debió concederse el registro de la marca NITTO, a favor de la sociedad RODRIGO GIRALDO & CIA LTDA, para distinguir “llantas y neumáticos para toda clase de vehículos” en la clase 12 internacional, pues carece de distintividad, habida cuenta de que es confundible con la marca notoria NITTO, previamente registrada a su favor en Estados Unidos, Brunei,

México, Líbano, Turquía, Chile, Arabia Saudita y Fidji, entre otros. En efecto, sostiene que ha hecho un uso generalizado, ininterrumpido y público de la marca notoria NITTO; y ha invertido grandes suma de dinero en la difusión de productos de la clase 12. De hecho, manifiesta que la marca NITTO es notoria, porque los consumidores de este tipo específico de productos la conocen, ha hecho grandes inversiones en la publicidad de la marca, ha recibido considerables sumas de dinero por las ventas realizadas y es protegida en varios países. 1.3.2. Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Por otro lado, señala que el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que “…La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.”. Bajo el anterior contexto, considera que debe cancelarse el registro de la marca NITTO, debido a que fue registrada de mala fe por la sociedad RODRIGO GIRALDO & CIA LTDA, quien conocía de antaño que era una marca notoria a nivel internacional. De hecho, manifiesta que la sociedad actuó maliciosamente, pues antes de solicitar el registro marcario comercializaba en el país llantas NITTO con la compañía REBUJIAS LTDA.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo

jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Indicó que concedió el registro de la marca NITTO, a favor de la sociedad RODRIGO GIRALDO & CIA LTDA, pues la demandante no probó en la vía gubernativa la notoriedad del signo NITTO. En este sentido, indicó que la demandante se limitó a demostrar la protección de la marca en otros países y su intención de dar a conocer un producto, pero nunca probó la notoriedad del signo NITTO. Asimismo, manifestó que no era dable estudiar el cargo alegado contra el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues la demandante no lo expuso en la vía gubernativa. Sin embargo, adujo que tampoco debía declararse la nulidad de los actos acusados, pues la actora no logró probar la mala fe de la sociedad RODRIGO GIRALDO & CIA LTDA al momento de solicitar el registro de la marca NITTO. 2.2. La sociedad RODRIGO GIRALDO & CIA LTDA, vinculada mediante curador ad litem, guardó silencio.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los artículos de la Decisión 344 señalados en la demanda, pues éste consideró que debía abstenerse de hacerla respecto de las normas de la Decisión 486, pues no eran aplicables al caso concreto, ya que

no era la normativa vigente al momento en que fue solicitada por la demandante el registro como marca del signo NITTO. En este orden de ideas, las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 036-IP-2009, respecto de las normas de la Decisión 344 expuestas en la demanda, se citan a continuación. “PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. Sin embargo, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria.

SEGUNDO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos

producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

TERCERO: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

CUARTO: La identidad o similitud entro los signos, así como, el potencial riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez Nacional, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Basta que exista riesgo de confusión para que se deniegue el registro.

En la comparación entre signos mixtos y denominativos, se atenderá fundamentalmente al aspecto denominativo de los signos. Si ellos son semejantes entonces los signos son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la

palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio.

QUINTO: La protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas que distingue.

SEXTO: La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones. Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. Quien alega la mala fe, deberá probarlo.

SÉPTIMO: La marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos perteneciente a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios a los que les es aplicable porque ha sido ampliamente difundida en dicho grupo. Por otra parte, la Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca, correspondiéndole la carga de la

misma a quien la alega. La prueba deberá ser evaluada por el examinador, considerando para el efecto, además de los principios y normas aplicables en materia de procedencia de la notoriedad, las excepciones al registro determinadas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, anteriormente transcritos. Asimismo, a pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además, se protegerán las marcas notorias siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con los Países Miembros de la Comunidad Andina. Es decir, que el signo sea notorio en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, pero que otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

OCTAVO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Actividad, ésta aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. Las partes reiteraron los argumentos expuestos, respectivamente, en la

demanda y en la contestación de la misma. 4.2. La sociedad RODRIGO GIRALDO & CIA LTDA guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Antes de entrar a resolver el fondo del asunto debe la Sala advertir que examinará los cargos de la demanda a la luz de lo dispuesto en los artículos 81, 82 literal a), 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344, y no respecto de los demás artículos que originalmente se invocaron como violados en el libelo de la demanda, por ser estas las normas vigentes al momento en que fue solicitado el registro como marca del signo mixto NITTO. En efecto, sobre la aplicación de las normas comunitarias en el tiempo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial: “(...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, (...) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas

solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003), ya citado.”. En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si el signo NITTO, cuyo registro se concedió, a favor de la sociedad RODRIGO GIRALDO & CIA LTDA, para distinguir “llantas y neumáticos para toda clase de vehículos” en la clase 12 internacional, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 literal a), 83 literales d) y e) y 113 literal c) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones. A este respecto, se advierte que los artículos 82 literal a), 83 literales d) y e) y 113 literal c) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente: “Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores

interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.” “Artículo 113. La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: (…) c) El registro se haya obtenido de mala fe.” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá constituir marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca NITTO, a favor de la sociedad RODRIGO GIRALDO & CIA LTDA, para distinguir “llantas y neumáticos para toda clase de vehículos” en la clase 12 internacional, a pesar de que dentro del proceso la actora se opuso a su registro, por considerar que existía confundibilidad entre ésta y la marca notoria NITTO.

5.1. Violación de los artículos 82 literal a) y 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones En este sentido, como primera medida, debe la Sala determinar si la marca NITTO es notoria, para poder, en caso afirmativo, proceder a realizar el cotejo pertinente que permita establecer si debía haberse concedido el registro de la marca NITTO, a favor de la sociedad RODRIGO GIRALDO & CIA LTDA, para distinguir “llantas y neumáticos para toda clase de vehículos” en la clase 12 internacional. Respecto de la marca notoria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en la interpretación prejudicial que es aquella que “…goza de difusión o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores.”. El artículo 84 de la misma normativa analiza algunos factores que se deben tener en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. En el caso que nos ocupa, la Sala advierte que del material probatorio allegado al proceso no puede constatarse la notoriedad de la marca NITTO. De hecho, al

expediente de la referencia se allegaron los siguientes documentos con el objeto de probar la notoriedad de la marca NITTO:  Escritura Pública No. 836 del 28 de febrero de 1969, mediante la cual se constituyó la sociedad RODRIGO GIRALDO & CIA LTDA, con el objeto de representar “casas extranjeras nacionales, importación y exportación de mercancías, compra y venta de repuestos y partes para vehículos automotores, dar dinero en mutuo con interés, hacer inversiones en valores mobiliarios, adquirir, vender, permutar o gravar bienes muebles e inmuebles, y celebrar cualquiera otros actos o contratos lícitos, sean o no de comercio.”1.  Registro Mercantil de la sociedad RODRIGO GIRALDO & CIA LTDA.2  Oficio dirigido el 23 de diciembre de 2005 por la Jefe de la División de Estadística – Oficina de Estudios Económicos de la DIAN a esta Corporación, en el que informa que “…en esta División no reposan documentos para certificar la autenticidad de las operaciones de importación y exportación… Sin embargo, se consultó el SAS y aparecen registradas importaciones por RODRIGO GIRALDO Y CIA LTDA para los años 1995, 1996 y 1999 a través de la Aduana Especial de Bogotá y de Cali, a donde deben solicitar la información.”3.  Declaración juramentada rendida por el Presidente de la sociedad actora, en la que manifiesta que la compañía es propietaria de la marca NITTO en varios países y ha hecho esfuerzos para posicionar la marca dentro del mercado de llantas de vehículos.4

 Copia de los registros marcarios del signo NITTO, expedidos a favor de la demandante en Estados Unidos, Reino Unido, Irán, Egipto, Arabia Saudita, Singapur, Tailandia, Chile, República Dominicana, Turquía, Noruega, Fidji, Brunei, México y Líbano5.  Copia de las revista