CE-11001-03-24-000-2003-00099-01-2013

REGISTRO MARCARIO – Notoriedad de los signos distintivos Al respecto, esta Sala ya se había pronunciado, decretando la nulidad de los actos administrativos acusados en esa oportunidad, mediante Sentencia de 27 de octubre de 2011 que recoge entre otras providencias las de 18 de junio de 2009, 8 de junio de 2006 y 21 de octubre de 2010 en relación con la marca mixta “TRANSPACK” cuestionada, frente a la marca registrada “TRANSPACK” clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, el nombre comercial con la misma denominación y la enseña comercial con idéntico nombre, cuyos signos son de la actora, con la diferencia de que en el caso sub examine, se debate acerca de actos administrativos distintos que concedieron el registro de la marca mixta “TRANSPACK” clase 35 Internacional frente a los mismos signos de la sociedad demandante. De manera, que esta Sala prohíja en su totalidad las sentencias antes transcritas, pues se trata de un caso similar, donde se puede apreciar que son idénticas pruebas a las presentadas en procesos ya fallados por esta Corporación, mediante las cuales se demuestran la notoriedad de los signos distintivos de la actora y el uso real, efectivo y constante de su nombre comercial.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL A / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL B

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 38412 DE 2001 (26 de noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 28445 DE 2002 (30 de agosto) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veinte 20 de junio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00099-01

Actor: TRANSPACK LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad TRANSPACK LTDA., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones número 38412 de 26 de noviembre de 2001, 01462 de 28 de enero de 2002 expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 28445 de 30 de agosto de 2002 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se concede el registro de la marca “TRANSPACK” a favor de

INTERNEXA S.A. E.S P.

Además, solicita que “…se reconozca y ordene la determinación y liquidación de los perjuicios materiales y morales que con las decisiones de esta

Superintendencia,…se causaron a mi representada” (folio 189). Agrega que “…se ordene a la Nación – Superintendencia de Industria y Comercio, que pague a la Sociedad TRANSPACK LTDA. …, el valor de los Perjuicios tanto materiales como morales que se reconozcan y determinen en el fallo respectivo (…)” (folio 189). I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. solicitó el registro de la marca mixta “TRANSPACK”, para distinguir productos de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y su extracto fue publicado en la Gaceta 504 del 29 de mayo de 2001. I.1.2. El 12 de julio de 2001, la actora presentó demanda de oposición ante la Superintendencia de Industria y Comercio. I.1.3. Mediante Resolución 38412 de 26 de noviembre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta “TRANSPACK”, clase 35 a favor de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., decisión que fue impugnada por la actora interponiendo los recursos de reposición y en subsidio el de apelación. I.1.4. Por medio de la Resolución 01462 del 28 de enero de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el

recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 38412 de 26 de noviembre de 2001, por la cual se concede el registro de la marca “TRANSPACK” (mixta) a la empresa INTERNEXA S.A. E.S.P. I.1.5. Mediante Resolución No. 28445 del 30 de agosto de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resuelve el recurso de apelación confirmando en su integridad la decisión contenida en la Resolución 38412 de 26 de noviembre de 2001. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Que se vulneraron los artículos 2, 6, 61 de la Constitución Nacional; de los artículos 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166,190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; Decreto 1190 de 1978 artículos 56 y siguientes. Afirma que la vulneración de la normatividad citada se debe a que al conceder la Superintendencia de Industria y Comercio la marca “TRANSPACK”, se afecta la sociedad demandante, ya que el tercero se estaría apropiando de la trayectoria que tiene la empresa TRANSPACK LTDA., “…pues ésta, lleva aproximadamente 35 años operando y funcionando en Colombia, ya posee un good – will adquirido, la cantidad de dinero que ha invertido en publicidad y estrategias de mercado…” (folio 193). Anota que fueron quebrantadas las disposiciones Constitucionales, por cuanto es obligación del Estado dar protección a la Propiedad Intelectual, por el tiempo y

mediante las formalidades que establezca la Ley, y se desconoció flagrantemente los aspectos referentes al Derecho Marcario, al habérsele concedido a un tercero la marca de su titularidad. Manifiesta que los actos administrativos acusados, se basaron en la no similitud entre las clases de productos y servicios de la actora frente a los servicios de la clase 35 de INTERNEXA S.A. E.S.P. Alega, que no le asiste razón al ente de control, ya que desconoce “…los derechos previamente adquiridos desde la creación y constitución de la sociedad TRANSPACK LTDA., luego desde 1995, fecha en la cual se le otorga el registro de la marca TRANSPACK” (folio 195). Expresa, que “En el asunto que nos ocupa, llegaremos a concluir, como el consumidor acostumbrado a utilizar los servicios de TRANSPACK LTDA., según el cumplimiento de su objeto social, y lo que difiere más exactamente en este punto, como es el TRANSPORTE DE DATOS, cuando encuentren la publicidad de INTERNEXA S.A. E.S.P.- indicando la marca TRANSPACK como SERVICIO, a pesar de haberla registrado como PRODUCTO, podrán presentarse entre otras situaciones, que TRANSPACK LTDA., por ejemplo ya no ejerce las labores que estaban acostumbrados a contratar, o en cuanto al transporte de información de datos, podrán contratar a TRANSPACK asignada a INTERNEXA S.A. E.S.P., con el pleno convencimiento que contratan a TRANSPACK LTDA., situación, que sin lugar a dudas va en detrimento de los intereses de mi representado y la afectación comercial a la que ello llevaría, pues los consumidores asocian la marca con la

calidad y el producto que conocen y sin duda el apropiarse de un nombre plenamente reconocido tanto nacional como internacionalmente tendrá asegurado parte del contacto de la clientela que hoy le pertenece a TRANSPACK LTDA., en uso de la marca TRANSPACK” (folio 195). Agrega que TRANSPACK LTDA., publicita su marca “TRANSPACK”, a través del directorio telefónico desde el año 1969 a 2003, además el dominio www.transpackltda.com, dentro de la página web paginasamarillas.com de Publicar, como también, mediante un contrato de Hosting desde el 8 de junio de 1999 a la fecha, según certificación expedida por COLOMSAT S.A., lo que demuestra que la actora “…anuncia sus servicios por medios técnicos en su página de INTERNET, situación que se complica, cuando se pretende tener acceso a los servicios de TRANSPACK, pues se encuentra el consultante que INTERNEXA S.A. E.S.P., quien utiliza este medio para la promoción de sus servicios, anuncia a TRANSPACK como el líder de su actividad, el portador de portadores, y lo que es peor, el líder en transporte de datos, que de manera alguna tiene que ver con los productos de revistas, folletos y demás sobre los cuales le fue asignada el registro de la marca TRANSPACK…” (folio 196). Anota, que no hay duda que la marca “TRANSPACK”, de su titularidad, cumple con todos los requisitos de la marca notoriamente conocida, por la cual ha venido trabajando y que dada esta circunstancia, tiene una protección especial. Indica, en torno al nombre comercial que, tanto el artículo 603 del C. de Co., como los artículos 191 y 193 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, “…consagran

el primer uso como adquisición de derecho a uso exclusivo, dándole al deposito ante la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, un carácter declarativo” (folio 197). II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Respecto a la legalidad de los actos administrativos acusados, adujo que éstos se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Además, expresó que si bien la marca mixta “TRANSPACK” cuestionada, clase 35 es idéntica a la de la sociedad actora, tal identidad es irrelevante, si se tiene en cuenta que los servicios comprendidos en dicha clase Internacional son distintos a los servicios que distingue la marca y el nombre comercial, lo que da la razón por la cual, no existe confundibilidad. Agrega en relación con la notoriedad de la marca “TRANSPACK”, alegada por la actora, que tal circunstancia no fue probada dentro de la actuación administrativa. En lo atinente a la marca mixta cuestionada para la clase 35 frente al depósito del nombre comercial de la demandante, afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio determinó de manera acertada la inexistencia del riesgo de confusión, ya que el requisito de relación entre los servicios de una marca con el nombre comercial, no se cumple en este caso.

Indica que el signo solicitado pretende distinguir servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, trabajos de oficina, transcripción de comunicaciones, servicios con fines publicitarios, publicidad por televisión, radio, correo, prensa e internet, servicios comprendidos en la clase 35, mientras que la marca “TRANSPACK”, está registrada en la clase 39 y ampara los servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes, servicios que no corresponden a la misma clase, y en razón de que por su finalidad tienen canales de comercialización y prestación diferentes, y no tienen ninguna relación de complementariedad o conexión competitiva, lo cual no obsta para que coexistan en el mercado y, por ende, no son susceptibles de causar riesgo de confusión. Además, solicita que se proceda a rechazar de plano los soportes probatorios allegados por la demandante, por ser inconducentes, impertinentes e inútiles por no guardar relación alguna con los hechos y la juridicidad de los actos administrativos que se debaten en este proceso. Por último, sostiene que no existen perjuicios a la sociedad demandante, por cuanto lo expuesto descarta la causación de tales perjuicios. El tercero interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda extemporáneamente, de acuerdo con los documentos que obran a folios 285 a 288 del Cuaderno Principal. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO En la oportunidad procesal correspondiente, esto es el día 30 de agosto de 2011, se ordena correr traslado al Ministerio Público para que alegara de conclusión, quien guardó silencio al respecto.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto TRANSPACK y el nombre comercial denominativo TRANSPACK, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal, para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos TRANSPACK, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá al momento en que el signo mixto TRANSPACK fue solicitado para registro,

determinar si el nombre comercial TRANSPACK era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

SEXTO: La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se soporta en dos factores: a)Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. b)Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

SÉPTIMO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:  Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.  Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.  Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece, una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, de la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los

riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen. Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

OCTAVO: La corte consultante debe realizar el análisis de conexión competitiva una vez determinada la falta de notoriedad del signo, ya que, como se explicó en el acápite anterior, la figura de la notoriedad rompe con el principio de especialidad.

Como los signos en conflicto amparan servicios de las clases 35 y 39, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad

de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 109-IP2012, señaló que es procedente la interpretación de las normas solicitadas, “salvo los artículos 154, 155, 166 y 234, ya que no son pertinentes para resolver el caso particular. Se restringirá la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b), y del artículo 135 a los literales a) y b). El Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: artículos 191, 192, 193, 200, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina” (folio 355).

DECISIÓN 486

Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b)las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos”; (…) Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b)carezcan de distintividad; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el

comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. “Artículo 190 Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas

coexistir”. “Artículo 191 El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. “Artículo 192 El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. “Artículo 193 Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”. “Artículo 200 La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”. “Artículo 224 Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. “Artículo 225 Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su

uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”. “Artículo 228 Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. “Artículo 229 No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”. En esencia, el problema que plantea la demandante es la confusión de la marca mixta “TRANSPACK”, clase 35 concedida por la Administración a favor de un tercero INTERNEXA S.A. E.S.P. frente a la marca mixta “TRANSPACK”, clase 39 registrada, el nombre comercial con la misma denominación (clase 36) y a la enseña comercial (clase 16) con el mismo nombre, depositados en la Superintendencia de Industria y Comercio.

CLASE 35. Titular: INTERNEXA S.A. E.S.P.

CLASE 39. Titular: TRANSPACK LTDA.

Al respecto, esta Sala ya se había pronunciado, decretando la nulidad de los actos administrativos acusados en esa oportunidad, mediante Sentencia de 27 de octubre de 20111 que recoge entre otras providencias las de 18 de junio de 20092, 8 de junio de 20063 y 21 de octubre de 20104 en relación con la marca mixta “TRANSPACK” cuestionada, frente a la marca registrada “TRANSPACK” clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, el nombre comercial con la misma denominación y la enseña comercial con idéntico nombre, cuyos signos son de la

actora, con la diferencia de que en el caso sub examine, se debate acerca de actos administrativos distintos que concedieron el registro de la marca mixta “TRANSPACK” clase 35 Internacional frente a los mismos signos de la sociedad demandante. 1 Sentencia de 27 de octubre de dos mil once (2011). Exp. 2003-00100.

Consejero Ponente: DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actora: TRANSPACK LTDA. 2 Sentencia de 18 de junio de 2009. REF: Expediente núm. 2003-00095.

Consejero Ponente: DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actora: TRANSPACK LTDA. 3 Sentencia de 8 de junio de 2006. Rad. 2003 00096 Consejero Ponente: MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN. Actora: TRANSPACK LTDA. 4 Sentencia de 21 de octubre de 2010. Exp 2003-00348. Consejero Ponente:

DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actora: TRANSPACK LTDA.

En dicha providencia se expuso lo siguiente: “La Sala acoge plenamente los criterios adoptados en las providencias transcritas, toda vez que los elementos fácticos y jurídicos son idénticos a los que en esta oportunidad son materia de la litis. De las pruebas relacionadas, cuya mayoría de ellas figuran también en las sentencias transcritas, es obvio que contrarían los argumentos esgrimidos por la entidad demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso, pues la actora nuevamente demuestra plenamente la notoriedad de los signos distintivos (marcas, nombre comercial y enseña “TRANSPACK”) tal como consta a folios 3 a 241, en especial la publicidad

de tales signos a través del Internet. Tal circunstancia hace latente el error en que puede incurrir el público consumidor al pensar que los signos con la denominación “TRANSPACK” de la actora, prestan a su vez los servicios de la clase 38 Internacional, lo cual indudablemente afecta el origen empresarial de la misma. De manera, que si se permite la coexistencia de la marca cuestionada con los signos notoriamente conocidos de la sociedad demandante, puede llegarse a la dilución de la fuerza distintiva de los mismos y deteriorar sus valores comerciales y publicitarios, tal como lo pregona la norma comunitaria”5. La Sala prohíja en su totalidad la sentencia transcrita, en especial, la conclusión a la que llega sobre el uso del nombre y la enseña comercial, el cual se encuentra debidamente probado en el proceso, así como la notoriedad de estos signos distintivos y la marca “TRANSPACK”, pertenecientes a la sociedad demandante. De las pruebas relacionadas, cuya mayoría de ellas figuran también en las sentencias antes relacionadas, es obvio que contrarían los argumentos esgrimidos por la entidad demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso, pues la actora , se reitera, nuevamente demuestra plenamente la notoriedad de los signos distintivos (marcas, nombre comercial y enseña “TRANSPACK”) y el uso por muchos años del nombre y la enseña comercial, tal como consta a folios 4 a 202, en especial la publicidad de tales signos a través del Internet y folletos. Lo anterior, tiene su razón de ser en la protección que ofrece, entre otras normas de la Decisión 486, el artículo 136 literal h) que prohíbe el registro

como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, la transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, independientemente de los productos o servicios que éste distinga, siempre que su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación, se perciba un aprovechamiento 5 Sentencia de 21 de octubre de 2010. Exp. núm. 2003-00348. Consejero Ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actora: TRANSPACK LTDA. injusto del prestigio del signo, o la dilución de la fuerza distintiva del mismo, o de su valor comercial o publicitario. Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino en su interpretación prejudicial, señala: “…estas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos” (folio 378). Ello significa, que la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos rompen el principio de especialidad de clases, inclusive yendo más allá de las reglas generales establecidas para la conexión competitiva entre los productos y/o servicios de los signos en disputa, con el objeto de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación del signo distintivo notorio e impedir el perjuicio que el registro de un signo similar o idéntico (como sucede en el sub lite), pudiera causar a su fuerza distintiva y prestigio alcanzado. Respecto a la solicitud que efectúa la actora de que se le reconozca,

determine, liquide y se pague los perjuicios materiales y morales, como bien se dijo en las providencias referidas, la Sala estima que no debe pronunciarse sobre tal pretensión, ya que no existe prueba alguna que la establezca, como tampoco existen evidencias acerca de la vulneración de las normas constitucionales invocadas por la actora”