CE-11001-03-24-000-2003-00112-01-2010

NOTORIEDAD MARCARIA – Elementos / REGISTRO MARCARIOProcedencia del signo “PREMIER” por cuanto el actor no probó la notoriedad del signo ni tampoco la conexidad competitiva La Sala encuentra que es cierto que en el expediente administrativo y en este plenario no ha sido acreditada o demostrada la notoriedad que la actora reclama para su marca PREMIER para los productos de las clases 29 y 30, por lo cual el cargo de violación del artículo 83, literal e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a cuyo tenor no es registrable como marca el signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro. […] La Sala encuentra que el literal a) del artículo 83 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sí estuvo debidamente aplicado por ser pertinente y regulador del asunto, en tanto prevé que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a).Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Es decir, el examen a que estaba obligada la entidad demandada no se limitaba, y no se puede limitar, a la comparación con marcas registradas para la misma clase de productos o servicios (principio de especialidad de las marcas), sino también con las registradas para otras clases de servicios o

productos, atendiendo las posibles relaciones de conexidad competitiva que puedan presentarse entre unos y/u otros, en las que intervienen los canales de comercialización, los medios utilizados para la publicidad de cada uno, relación o vinculación entre los productos; simultaneidad o complementariedad entre los ofrecidos por cada marca enfrentada; integración de los mismos como partes o accesorios de un todo; la finalidad que tienen, y su intercambiabilidad. Esos aspectos justamente fueron examinados detenidamente en la Resolución 17584 de 25 de marzo de 2001, con la cual se decidió el recurso de apelación en sede administrativa, en relación con los cuales concluyó que los productos distinguidos con signos marcarios comparados carecen de relación por no concurrir en ellos elemento que implique la interdependencia o rasgo común capaz de inducir al público consumidor a error, porque en efecto, el registro de la marca “PREMIER” cuyo titular es Lloreda S.A. fue concedido para distinguir productos de las Clases 29 y 30 que comprenden carne, pescados, aves, caza, legumbres, gelatinas, huevos, especias, etc., mientras que la marca “PREMIER” solicitada por Even Esponjas Venezolanas C.A. está destinada para distinguir pegamentos industriales y sustancias adhesivas destinada para la industria en la Clase 01.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Lloreda S.A., en ejercicio de la acción de nulidad, demandó las Resoluciones Números 14708 de 31 de mayo de 1996, la 04549 de 22 de febrero de 2001 y 17584 de 25 de mayo de 2001, expedidas por la

superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, declaró infundada la observación y concedió el registro del signo solicitado “PREMIER” para distinguir productos de la Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Even Esponjas Venezolanas C.A. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

NOTA DE RELATORIA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 4 de febrero de 2010, Radicación 2004-00329, C.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTÍCULO 84 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTÍCULO 83 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 224

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00112-01

Actor: LLOREDA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad interpuso el accionante contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por la decisión de conceder a un tercero la solicitud de registro de la marca PREMIER, para distinguir productos de la clase 1ª.

I.- LA DEMANDA

LLOREDA S.A., mediante apoderado, en demanda de acción de nulidad, solicita a la Sala que en proceso de única instancia acceda a las siguientes

1. Pretensiones 1.1.- Declarar la nulidad de las resoluciones núms: - 14708, de 31 de mayo de 1996, de la Jefe de la División de Signos Distintivos, en la que declaró infundada la observación y concedió el registro del signo solicitado “PREMIER” para distinguir productos de la Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza - 04549 de 22 de febrero de 2001, expedida por la misma funcionaria al resolver el recurso de reposición interpuesto contra aquella, en el sentido de confirmar la Resolución Nº 14708. - 17584 de 25 de mayo de 2001, del Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual decidió el recurso de reposición interpuesto contra la primera mencionada, también en sentido confirmatorio. 1.2.- Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene la cancelación del certificado de registro 239.448 correspondiente a la marca premier, para distinguir servicios de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza y publicar la sentencia que se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2. Los hechos Están referidos al diligenciamiento administrativo de la solicitud de registro que dio lugar a las resoluciones acusadas, de lo cual se extractan como circunstancias relevantes las siguientes: El 12 de octubre de 1994, EVEN ESPONJAS VENEZOLANAS C.A. solicitó el registro del signo “PREMIER” (denominativo) para distinguir pegamentos industriales y sustancias adhesivas, productos de la Clase 1 de la Clasificación

Internacional de Niza, a lo que Lloreda Grasas S.A. (hoy LLOREDA S.A.) formuló observaciones con apoyo en la notoriedad de la marca “PREMIER” (mixta) previamente registrada a su favor. Al respecto, la División de Signos Distintivos declaró infundada la observación y concedió el registro del signo solicitado “PREMIER” para distinguir productos de la Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza, por medio de la Resolución Nº 14708, de 31 de mayo de 1996. La opositora, Lloreda Grasas S.A. interpone recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra esa resolución, los cuales fueron desatados en su orden mediante la Resolución Núm. 04549, de 22 de febrero de 2001, del Jefe de la División de Signos Distintivos, y la Resolución Núm. 17584, de 25 de mayo de 2001, del Superintendente de Industria y Comercio, todos en sentido confirmatorio de la Resolución Nº 14708. 3.- Normas violadas y concepto de su violación. La demandante invoca como violados los artículos 83, literales a) y e) de la decisión 344 del entonces Acuerdo de Cartagena ( el primero hoy artículo 136, literal “a”, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina); 134, literales a y b), 136, literal a) y 150 de esta última Decisión; 35 y 56 del C.C.A., y 61 de la Constitución Política, porque La Administración no aplicó el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, ya que el signo solicitado “PREMIER” es la reproducción idéntica de

la marca notoria “PREMIER” de la sociedad actora, la cual tiene todos los presupuestos para que sea considerada como notoria en la medida en que la marca “PREMIER” perteneciente a LLOREDA S.A. es ampliamente conocida entre el público consumidor, que la reconoce como un signo distintivo de un producto alimenticio, posee un gigantesco ámbito de difusión a nivel nacional y existe y ha sido usada constante y exitosamente desde 1984. Afirma que la notoriedad de la marca “PREMIER” está acreditada dentro del expediente en el que se surtió el trámite administrativo mediante varias pruebas que no fueron tenidas en cuenta como un todo, es decir, no se valoraron en conjunto por parte de la Administración. La extensión del conocimiento de la marca se encuentra probada con las certificaciones expedidas por el revisor fiscal relativas a los niveles de ventas de los productos margarina y aceite “PREMIER”. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio aceptó como ciertos los hechos de la demanda, y sostiene en sus escritos de contestación de demanda y alegatos de conclusión, que con la expedición de los actos administrativos acusados la entidad no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es decir con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite

administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa por lo que los actos acusados no son nulos. Que los productos de los signos confrontados carecen de relación por no concurrir en los mismos ningún elemento que permita concluir la interdependencia o rasgo común capaz de inducir al público consumidor a error. En efecto, el registro de la marca “PREMIER” de Lloreda S.A. fue concedido para distinguir productos de las Clases 29 y 30 que comprenden carne, pescados, aves, caza, legumbres, gelatinas, huevos, especias, etc.; mientras que la marca “PREMIER” solicitada por Even Esponjas Venezolanas C.A. está destinada para distinguir pegamentos industriales y sustancias adhesivas destinada para la industria en la Clase 01 de la Clasificación Internacional. Lo anterior permite descartar el riesgo de confusión alegado por la sociedad demandante como argumento para provocar la anulación del acto administrativo que concedió el registro de la marca “PREMIER” a favor de la sociedad Even Esponjas Venezolanas C.A., como quiera que no hay impedimento jurídico ni práctico que impida la posibilidad que se presente en el mercado la coexistencia de marcas iguales o similares, en tanto la cobertura de los productos o servicios sea diferente y no pueda predicarse relación alguna entre los mismos. En consecuencia los actos administrativos acusados no son nulos, se ajustan a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante, por lo que su legalidad debe mantenerse incólume. 2.- La sociedad tercera interesada en el proceso, Even Esponjas Venezolanas

C.A., aduce que ha sido establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar la similitud ortográfica, fonética e ideológica, y si además, los signos enfrentados protegen productos que no tienen ninguna relación entre sí. La notoriedad de una marca debe demostrarse con pruebas que permitan concluir la fuerza distintiva y el reconocimiento como notoria que la marca detenta en el mercado, y para estos efectos la legislación comunitaria ha establecido factores que se deben demostrar al momento de declarar la notoriedad del signo. El giro ordinario de las actividades de Lloreda S.A. radica en la producción y venta de productos alimenticios identificados con la marca “PREMIER”, los cuales son distribuidos por todo el país y casi la totalidad de los consumidores promedio tienen conocimiento de la existencia de dicho producto, por lo cual el registro del signo “PREMIER” para distinguir pegamentos industriales y sustancias adhesivas no crearía riesgo de confusión entre el público consumidor. III.- PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

1. La actora retomó lo expuesto en los cargos de la demanda, de modo recaba en las similitudes de ambos signos en todos sus aspectos, en la notoriedad de la marca PREMIER registrada a su nombre (clases 29 y 30, nominativa y mixta), y en el riesgo de confusión que puede generar la coexistencia de ambas en el mercado

nacional, en el cual los consumidores de los productos que con ella ofrece son todos los habitantes. Por ende, insiste en sus pretensiones de que se anulen las resoluciones acusadas.

2. La entidad demandada hizo lo propio con sus argumentos de defensa del acto ya reseñado, incluyendo los antecedentes jurisprudenciales aportados en la contestación de la demanda, alusivos a los requisitos para el registro de marcas y a la confundibilidad de signos marcarios.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala guardó silencio en esta oportunidad.

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena que se invoca en los cargos, se surtió en el proceso 027-IP-2009, con fecha 17 de junio de 2009, en el cual concluye: “PRIMERO: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para

registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que la marca solicitada para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Para el análisis de marcas denominativas y mixtas necesariamente se tendrá que determinar cuál de los elementos que conforman el conjunto marcario (denominativo y gráfico) es el predominante, ya que es a través de este elemento que el público consumidor podrá identificar la marca, y además es el determinante de la existencia o no del riesgo de confusión.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos, anteriormente determinadas. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.

CUARTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos y en el evento en que no apareciera debidamente probada la notoriedad de la marca, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos diferentes, el Juez Consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

QUINTO: La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su

reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. (folios 351 a 368). VII.- DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. La cuestión de fondo Visto que la inconformidad de la actora contra el registro de la marca PREMIER para productos de la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza concedido mediante los actos acusados, radica en que su marca registrada igual denominación PREMIER en las clases 29 y 30, tiene el carácter de notoria, la cuestión a dirimir se reduce, en primer orden, a verificar si realmente se da o no tal notoriedad de esa marca suya y si por ello y dada la protección especial que tienen las marcas notorias (artículo 83, literal d, Decisión 344) es o no irregistrable la marca atacada aunque sea en una clase totalmente distinta, toda vez que la semejanza entre ambos signos es evidente, como que son la misma expresión.

2. Examen de la cuestión planteada – reglas de comparación 2.1. Al respecto, en la Resolución 17584, que decidió el recurso de apelación se

analizaron cada uno de los instrumentos probatorios allegados para ese efecto por la entonces opositora al registro de la marca, tales como los registros de la marca PREMIER en las clases 29 y 30; certificación del Revisor Fiscal Suplente de la Sociedad sobre su volumen de ventas de la margarina PREMIER entre 1992 y 1994; certificación de volumen de venta del aceite PREMIER por la distribuidora DACEGRASAS S.A.; certificación sobre distribución, aceptación, uso y alta calidad del aceite de girasol PREMIER, dada por el Director de CONFAMILIARES de Manizales; certificación de una firma de revisores fiscales de dos empresas de publicidad y mercadeo, sobre manejo de la publicidad en todos los medios de comunicación para los productos con la marca PREMIER y la correspondiente inversión; las etiquetas y afiches para los productos con la referida marca, y fotocopias de facturas de venta de las margarinas PREMIER expedidas por la actora. De ellos dijo que no demuestran la notoriedad de la marca PREMIER, al considerar en su orden que sólo prueban que es una marca registrada en cabeza de la actora; que el correspondiente producto ha sido comercializado en cierto monto; una larga y estable relación comercial con el distribuidor Dacegrasas S.A.; una aceptación del producto y no el número de consumidores que tuvieron conocimiento, lo adquirieron y lo aceptaron, amén de que el certificado de aceptación está referido a una sola ciudad del país; la cantidad de inversión en publicidad, pero indica la cantidad de consumidores a los que ha llegado su publicidad ni su fuerza de recordación; ni que tan altos son los volúmenes de venta de los productos con la referida marca.

2.2. Sobre la ocurrencia de la notoriedad, y siguiendo lo precisado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es necesario que se den los siguientes supuestos: “…,la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.” Al punto explica dicha Corporación de justicia comunitaria que: “…la marca notoria es aquélla en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o

servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. Al respecto la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido que “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”. (Proceso N° 114-IP-2003., marca: “EBEL INTERNATIONAL” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”.1 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los

hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, marca: LISTER, publicado en la Gaceta Oficial Nº 231, de 17 de octubre de 1996).” 2.3. En relación con la demostración de la alegada notoriedad de la marca PREMIER en cabeza suya, la actora afirma que en el expediente administrativo obran los medios de prueba suficientes, que corresponden a los atrás relacionados, pero que la entidad demandada no los examinó en conjunto, y a los cuales hace mención nuevamente en la demanda de este proceso. 2.4. Así las cosas, el problema se contrae a confrontar la valoración que la entidad 1 Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. demandada hizo de los referidos medios de prueba, pudiéndose decir sin mayor dificultad que ni siquiera vistos en conjunto, como lo reclama la actora, ponen en

evidencia una situación tal de la marca PREMIER para productos de las clases 29 y 30, que le imprima el carácter de notoriedad que aquella predica de la misma. Como bien lo advierte la entidad demandada, tales elementos de juicio no pasan de indicar que la marca está registrada y unas circunstancias y aspectos propios de cualquier marca cuyos productos están siendo comercializados en un mercado competido, relativas al año de 1994, sin que evidencien nada excepcional o que se enmarque en los supuestos fácticos que le imprimen a una marca la condición de notoria. Todos son aspectos muy normales o corrientes del giro que tiene poner en el mercado productos de consumo, sin que indiquen nada excepcional o fuera de lo común de la marca en cuanto a la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de esos productos, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, producción y mercadeo de tales productos. Téngase presente que la notoriedad implica que la prueba que se aduzca debe denotar niveles sobresalientes de esos aspectos, puesto que de suyo toda marca que se esté utilizando en el mercado los tiene, es decir, que en algún grado ha de ser conocida por el público, que se le da alguna difusión, publicidad o promoción, que tiene determinada antigüedad y uso, y que los productos se elaboran y ponen el mercado. De lo contrario, se estará ante una marca que no está en uso. De suerte, que la notoriedad va más allá de los estándares comunes a todo mercadeo de bienes y servicios, como quiera que éstos deben darse de tal forma

que sitúen la marca en un punto destacado del mercado y en la mente de los consumidores, es decir, que se destaquen o noten más que las restantes en el universo de las marcas, pues aún en el lenguaje natural, la condición de ser notoria significa, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, última edición, en sus tres acepciones, “1. Público y sabido por todos. 2. adj. Claro, evidente. 3. adj. Importante, relevante o famoso”. Es obvio que las notas señaladas por la normatividad comunitaria como propias de la marca notoria, son equivalentes o conducen a tales acepciones gramaticales de lo notorio. En efecto, la Sala, en sentencia de 4 de febrero del año en curso2, interpretando dicha normatividad y la jurisprudencia comunitaria respectiva, precisó que “según la normatividad, la jurisprudencia y la doctrina, el tema de la notoriedad marcaria se encuadra en postulados que se pueden resumir en i) protección por encima del principio de la especialidad de las marcas; ii) delimitación jurídica de la notoriedad; iii) su carácter objetivo por la su configuración a partir de elementos fácticos precisados en el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, vi) su sujeción al principio de la carga de la prueba para quien la alegue”. En cuanto a la delimitación jurídica de alcance conceptual pertinente, dejó en claro que “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho

conocido”, reza el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. En ese orden consignó las siguientes conclusiones: “De esa definición normativa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina extracta las siguientes características: - Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Según el artículo 230 ‘Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, 2 Sentencia de 4 de febrero de 2010, expediente núm.2004 00329, consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores’. - Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. - La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 3.3. La objetividad de la notoriedad. El artículo 228 de la misma Decisión señala los criterios que sirven para determinar la notoriedad, así: ‘Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del

sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de r