CE-11001-03-24-000-2003-00144-01-2010

COTEJO MARCARIO – Entre la marca POLYNIL y el signo POLYMIN / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo POLYMIN al no haberse encontrado elemento diferenciador que contribuya a evitar la confusión con la marca POLYNIL La Sala es del criterio que con la incorporación de las expresiones mencionadas en las marcas POLYMIN Y POYNIL, no se está introduciendo ningún elemento diferenciador que contribuya a evitar la confusión de los signos. Por otro lado y asumiendo el papel del consumidor medio de este tipo de productos, resulta también claro que el riesgo de confusión se vuelve más evidente, si se tiene en cuenta que los signos enfrentados se encuentran clasificados en el mismo nomenclator de la Clasificación, que como es bien sabido, es utilizado para distinguir: Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos – pegamentosdestinados a la industria. En tales circunstancias, la Sala estima que debe mantenerse la decisión administrativa impugnada, mediante la cual se denegó el registro de la marca solicitada.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Nilit Ltda., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, demandó las Resoluciones Números 24775 de 31 de julio 2002 y 32611 de 10 de octubre de 2002, expedidas por la Superintendencia de Industria

y Comercio, mediante las cuales se resolvió un recurso de apelación y negó el registro de la marca POLYNIL, para amparar productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala no accedió a las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÌCULO 81 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÌCULO 83 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – DISPOSICIÓN TRANSITORAIA

PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00144-01

Actor: NILIT LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A. interpuso la sociedad NILIT LTDA, contra el acto administrativo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el cual se resolvió un recurso de apelación y se niega el registro de la marca POLYMIN, para amparar productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza (Productos

químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos –pegamentosdestinados a la industria). I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes 1.- Pretensiones. Primera.- La sociedad NILIT LTDA. a través de Agente Oficioso, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:  La Resolución Nº 24775 de 31 de julio de 2002, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia, mediante la cual al resolver el recurso de reposición, se confirmó la decisión contenida en la anterior resolución y se concedió el recurso de apelación interpuesto.  La Resolución Nº 32611 de 10 de octubre de 2002, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual al decidir el recurso de apelación se confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 08792, quedando así agotada la vía gubernativa. Segunda.- Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicita que se conceda el registro del signo “POLYNIL”, Clase 1, y que se ordene a la División de Signos Distintivos la

publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que ponga fin al proceso. 2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se menciona que el 22 de abril de 1998, la sociedad NILIT LTDA solicitó el registro del signo nominativo “POLYNIL”, para amparar productos comprendidos en la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, el cual fue denegado por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 08792 de fecha 20 de marzo de 2002, por considerar que la marca solicitada es confundible con la marca registrada “POLYMIN”, Clase 1, perteneciente a la sociedad BASF

QUÍMICA COLOMBIANA S.A.

Inconforme con dicha decisión, la sociedad NILIT LTDA interpuso los recursos de vía gubernativa, confirmándose la denegación del registro mediante las resoluciones números 24775 del 31 de julio de 2002, y 32611 del 10 de octubre de 2002, proferidas en su orden por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quedando así agotada la vía gubernativa. 3.- Normas violadas y concepto de la violación En opinión de la parte demandante, los actos administrativos demandados son violatorios de los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena. AI explicar el concepto de la violación, la sociedad actora afirma que la Superintendencia del ramo, al proferir los actos acusados, incurrió en un error al dejar de considerar que el radical POLY es común a muchas marcas registradas,

relacionando al efecto 40 marcas que la contienen y que amparan productos de la misma clase. Por lo mismo, no es de recibo reivindicar ningún derecho de uso exclusivo sobre el mencionado prefijo, pues el mismo encaja dentro del concepto de marca débil. Además de lo expuesto, la expresión “MIN”, contenida en la marca solicitada, evoca la idea de minería, en tanto que la expresión “NIL”, no evoca ninguna idea o concepto, por tratarse de una expresión de fantasía. La sociedad actora considera asimismo que desde el punto de vista fonético, las precitadas terminaciones hacen que las expresiones enfrentadas sean inconfundibles. Por último, destaca el actor que “el radical POLY al igual que el radical POLI que hace parte de las marcas ya enunciadas, no es susceptible de ser apropiado por ninguna persona natural o jurídica, debido a que el mismo proviene de la raíz griega ‘POLI’ que significa ‘mucho’, o ‘pluralidad o abundancia’ de donde se derivan términos en español como ‘POLIFÁSICO’ o ‘POLIMORFO’, ‘POLIURIA’” II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio, al defender la legalidad de la Resolución impugnada, argumenta que la marca solicitada no cumple con las exigencias legales, pues los signos POLYNIL y POLYMIN presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas indiscutibles, que generan riesgos de confusión en el mercado y le restan distintividad. Las similitudes anotadas inducirían al error respecto al origen empresarial de los productos, afectando su libre escogencia por parte de los consumidores. Por contera, la circunstancia de las marcas en conflicto correspondan a productos de

la misma clase de la clasificación internacional, incrementa los riesgos de confusión. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO La apoderada de BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A., mediante escrito obrante a folio 172 del expediente, manifestó no tener interés en el proceso. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La parte demandada presentó el alegato de conclusión obrante a folios 199 a 204 del expediente, reiterando los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en páginas precedentes. EI señor Agente del Ministerio Público, por su parte, se limitó a solicitar que se cumpliera con el deber de solicitar la interpretación prejudicial prevista en la normatividad derivada del Acuerdo de Cartagena V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°, 178-IP-2006 de fecha 19 de enero de 2007, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO.- En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de

registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. La ausencia y omisión de los requisitos de validez del registro del signo constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro. SEGUNDO.- Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. TERCERO.- No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. CUARTO.- La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus

elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. QUINTO.- El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. SEXTO.- El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. VII-. DECISIÓN No observándose ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES Por virtud de lo dispuesto en los actos administrativos demandados, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la firma solicitante decidió confirmar la denegación del registro del signo POLYNIL”, por considerar que éste se encuentra incurso en una causal de irregistrabilidad, al ser confundible con la marca “POLYMIN”,

previamente registrada en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por todo lo anterior, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones presuntamente violadas, cuyo texto es del siguiente tenor literal: DECISIÓN 344 1 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”; (...) 1 El Tribunal Andino de Justicia consideró que no procede len este caso a interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. por cuanto la solicitud relativa al registro del signo “POLYNIL” (nominativo), Clase 1, fue presentada el 22 de abril de 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

DECISIÓN 486

(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la

presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. (…) Para poder establecer la legalidad del acto administrativo acusado, deben tenerse presentes las conclusiones de la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal Andino de Justicia, obrante a folios 222 y siguientes del expediente. En ese sentido y en tratándose de la pretensión de obtener el registro de una marca nominativa, deberá establecerse si en este caso se presenta o no algún tipo de identidad o semejanza desde el punto de vista fonético, ortográfico o ideológico, que pueda generar o propiciar riesgos de confusión o asociación en el mercado. Antes de abordar el estudio comparativo de los signos en contienda, la Sala observa que tanto la marca solicitada como la opositora, incorporan en su estructura la partícula POLY, que por ser de uso común o usual, no podrá ser tenida en cuenta en el examen comparativo de los signos confrontados, tal como lo recomienda el Tribunal Andino de Justicia, por tratarse precisamente de un elemento débil desde el punto de vista marcario. El uso común y reiterado de la raíz POLY, debidamente acreditado en el proceso, determina que la mencionada

expresión sea inapropiable en exclusiva por el titular de una marca registrada que la contenga. Por las razones expuestas, resulta totalmente viable su uso futuro o coetáneo en otros signos marcarios de propiedad de terceros, sin que proceda ninguna oposición al respecto. Por lo anterior, la fuerza distintiva de las marcas en conflicto, se buscará a partir de la comparación de los elementos diferentes, representados en este caso por las expresiones NIL y MIN, teniendo en cuenta, que de conformidad con las pautas señaladas por el derecho comunitario, no resulta viable conceder el registro de una marca que sea idéntica o semejante a otra ya registrada o que haya sido solicitada con antelación para registro, especialmente cuando se trata de distinguir servicios o productos iguales o similares, respecto de los cuales el uso de la marca pueda generar riesgos de confusión o asociación. Hechas estas anotaciones, la Sala considera que las partículas NIL y MIN, si bien no son absolutamente idénticas entre sí, al ser pronunciadas de viva voz producen un efecto sonoro bastante parecido desde el punto de vista sonoro o fonético, circunstancia que las hace fácilmente confundibles, especialmente si se tiene en cuenta que tales terminaciones no aportan en realidad ninguna distintividad o identidad propia a las marcas que las contienen. Desde otra perspectiva y considerando las marcas en forma sucesiva y no simultánea, como también lo recomienda el precitado organismo comunitario, queda en claro que las diferencias no son de suyo evidentes ni palpables desde el punto de vista auditivo. Veámoslo: POLYNILPOLYMIN – POLYNIL – POLYMIN – POLYNILPOLYMIN – POLYNIL – POLYMIN –

En lo que concierne al aspecto ideológico o conceptual propiamente dicho, el actor destaca que la partícula “NIL”, que forma parte de la marca solicitada, no evoca en sí misma ninguna idea o concepto, pudiendo ser calificada como expresión de fantasía. La expresión “MIN”, por el contrario, contenida en la marca registrada, evoca según lo afirma la demandante la idea de “minería”, consideración que lo a concluir que la marca solicitada sí era registrable. A diferencia de lo expresado por el actor, la Sala es del criterio que las dos partículas en mención encuadran dentro del concepto de signos de fantasía pues adolecen de una fuerza evocativa propia. Ciertamente, esas dos terminaciones no tienen la propiedad de rememorar una idea o concepto en particular, por tratarse de denominaciones caprichosas que no tienen señalada ninguna significación concreta en el idioma castellano. En ese orden de ideas, la Sala es del criterio que con la incorporación de las expresiones mencionadas en las marcas POLYMIN Y POYNIL, no se está introduciendo ningún elemento diferenciador que contribuya a evitar la confusión de los signos. Por otro lado y asumiendo el papel del consumidor medio de este tipo de productos, resulta también claro que el riesgo de confusión se vuelve más evidente, si se tiene en cuenta que los signos enfrentados se encuentran clasificados en el mismo nomenclator de la Clasificación, que como es bien sabido, es utilizado para distinguir: Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las

tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos –pegamentosdestinados a la industria. En tales circunstancias, la Sala estima que debe mantenerse la decisión administrativa impugnada, mediante la cual se denegó el registro de la marca solicitada. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA Primero: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO