CE-11001-03-24-000-2003-00183-01-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica Como quiera que el sub lite gira alrededor del conflicto entre las marcas nominativas ZUCARITAS y ZUCOSOS, el análisis se centrará en los elementos meramente denominativos, dejando de lado los aspectos gráficos a los cuales hizo referencia la demandante. Sin necesidad de realizar mayores elucubraciones, salta a la vista que las marcas enfrentadas no son idénticas y ni siquiera similares desde el punto de vista ortográfico y gramatical, ya que el número de sílabas, consonantes y vocales es distinto, Además de lo expuesto, el acento prosódico tampoco es coincidente, pues mientras en la marca ZUCARITAS el acento está marcado en la tercera sílaba (RI), en la marca ZUCOSOS está marcado en la segunda sílaba (CO). La pertenencia de ambas marcas a la clase 30 del nomenclátor no tiene a juicio de la Sala ninguna incidencia, pues al no ser idénticas y ni siquiera semejantes, no es dable señalar que existan riesgos de confusión o asociación y por lo mismo no hay razones que impidan su coexistencia en el mercado.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL

ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 83.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00183-01

Actor: SOCIEDAD KELLOGG COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho -que se interpreta como de nulidad relativa-, presentada por la empresa KELLOGG COMPANY contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las cuales se concedió el registro de la marca ZUCOSOS (Nominativa) a nombre de la SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., para distinguir servicios comprendidos en la Clase 30ª de la Clasificación

Internacional de Niza. I.- LA DEMANDA La demandante acude ante esta Corporación para que la Sala se pronuncie sobre las siguientes 1.- Pretensiones. Primera. Que se declare la nulidad de las Resoluciones números 3252 de 24 de febrero de 1998, 28637 de 30 de agosto de 2002 y 34803 de 29 de octubre de 2002, emitidas las dos primeras por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la tercera por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, dictadas dentro del expediente N° 96-029.455, mediante las cuales se declararon infundadas las observaciones formuladas por las sociedades INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. y KELLOGG COMPANY y se concedió el registro del signo “ZUCOSOS” (denominativo), para distinguir “Cereales para el desayuno”, comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

Segunda: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia Nacional de Industria y Comercio declarar la confundibilidad de los signos marcarios en conflicto y anular el Registro correspondiente a la marca ZUCOSOS en la Clase 30 Internacional y el correspondiente certificado de registro.

Tercera: Que se ordene a la demandada publicar la sentencia que ponga fin al proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial. 2.- Fundamentos de hecho Según lo expresa el apoderado de la sociedad actora, el día 6 de junio de 1996, la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicitó el registro del signo “ZUCOSOS” (denominativo), para distinguir “cereales para el desayuno”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Enteradas de lo anterior, las sociedades INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. y KELLOGG COMPANY, presentaron observaciones a dicha solicitud de registro, invocando en su orden el registro previo de las marcas “COCOSOS” (denominativa), en la clase 30 y “ZUCARITAS” (denominativa), en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional. No obstante lo anterior, la entidad demandada declaró infundadas las oposiciones formuladas y concedió el registro del signo solicitado, decisión que quedó en firme tras producirse el debido agotamiento de la vía gubernativa, en la cual se confirmó la decisión que ahora es objeto de cuestionamiento en este proceso. 3.- Normas violadas y concepto de la violación En opinión de la parte demandante, los actos administrativos demandados violan los artículos 134 a 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues las marcas enfrentadas son confundibles entre sí, circunstancia a la que se suma la circunstancia de que el signo cuestionado carece de capacidad distintiva e individualizadora frente al signo previamente registrado. En virtud de lo anterior, las semejanzas existentes, la actora estima que la coexistencia de ambas marcas en el mercado no es posible, ya que los consumidores podrían llegar a creer que se trata de una misma marca y que los signos en contienda provienen del mismo origen empresarial. Además de lo anterior, en la distribución, comercialización y mercadeo de los productos identificados con dichas marcas se emplean los mismos medios y canales, lo cual permite deducir que en el presente caso se presenta una indudable conexión competitiva.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio, dio contestación oportuna a la demanda, en la cual defiende la legalidad de las decisiones acusadas, señalando que, a diferencia de lo afirmado por la actora, el signo ZUCOSOS sí tiene la suficiente fuerza distintiva, y en consecuencia, no es viable considerar que existan riesgos de confusión o asociación. Además de lo anterior, resaltó que ambas marcas contienen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos propios que los hace inconfundibles, circunstancia que hace factible el registro de la marca

solicitada y su coexistencia pacífica en el mercado con la marca opositora. Por otra parte, el apoderado de la Superintendencia puso de presente que el argumento referido a la presunta similitud que presentan las etiquetas no es de recibo en el asunto bajo examen, dado que la marca solicitada es denominativa y por ello el estudio de confundibilidad debe centrarse en sus elementos fonético, ortográficos y conceptuales. III.- INTERVENCIÓN DE TERCEROS La sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. no radicó ningún escrito de contestación de la demanda. La sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., por su parte, mediante escrito visible a folios 102 a 113 del cuaderno principal, se opuso a las pretensiones de la sociedad actora argumentando igualmente que las marcas enfrentadas son diferentes desde el punto de vista visual, fonético, auditivo y conceptual, lo cual permite afirmar que los riesgos de confusión y asociación son inexistentes. Aparte de lo expuesto, señaló que la expresión ZUCARITAS tiene un significado que es ampliamente conocido por un consumidor medio, ya que la raíz ZUC, que deriva de la palabra castellana ZUCARINO, evoca la idea de pequeñas porciones de azúcar, mientras el signo ZUCOSOS es un signo de fantasía que carece de significado propio. Añadió además que dicha raíz no es apropiable en exclusiva por una persona y, por lo mismo, puede ser usado en la formación de signos de diferentes titulares para distinguir productos de la clase 30 internacional. Como el signo ZUCOSOS no es confundible con ZUCARITAS y no constituye una

expresión genérica ni descriptiva de ninguno de los productos de la clase 30, ha de concluirse, tal como lo hizo la Superintendencia que la marca solicitada tiene capacidad distintiva, en razón de su capacidad de individualizar o distinguir los productos que ampara frente a los de otras marcas y de precisar el origen empresarial de tales productos. Señaló por último que las autoridades marcarias de cada país son autónomas para determinar qué signo es registrable como marca y cuál no lo es. En suma, estima el memorialista que están dadas las condiciones para denegar las pretensiones de la demanda. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demandada y la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., en su calidad de tercero interviniente, reiteraron en sus conclusiones los mismos planteamientos consignados en sus escritos de contestación. La sociedad demandante insistió en la existencia de similitudes gráficas, fonéticas, visuales y conceptuales mencionadas en la demanda, apoyándose en el dictamen practicado en el curso de la instancia, cuyas conclusiones obras a folios 242 a 256 del cuaderno principal. La Superintendencia, por su parte, puso de relieve que la marca registrada cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además de ello, no se configura ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normatividad comunitaria andina. EI apoderado de la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., destacó en su memorial el carácter común del prefijo ZUK, el cual se encuentra en otras marcas como ZUKHAFE, ZUKERINO, ZUKAO y ZUCKY, poniendo de relieve el carácter

débil que tiene dicho prefijo desde el punto de vista marcario. Por contera, las desinencias que acompañan a dicho prefijo le aportan la suficiente distintividad, lo cual debe conducir a la denegación de las pretensiones de la demanda. Del mismo modo, reiteró los argumentos que expuso al objetar el dictamen pericial practicado en el proceso y respecto de los cuales habrá de pronunciarse la Sala en la parte considerativa de esta providencia. El señor Agente del Ministerio Público, guardó silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°, 079-IP-2011, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO: En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial o material vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre

los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. La solicitud relativa al registro del signo “ZUCOSOS” (denominativo) fue presentada el 6 de junio de 1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

TERCERO: Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Para su comparación, deberá procederse de acuerdo a las reglas recogidas en la presente providencia.

CUARTO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

QUINTO: La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

SEXTO: El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

SÉPTIMO: Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “ZUCOSOS” (denominativo) es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos de productos de la clase 30 exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable.

Los signos pueden estar conformados por partículas de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el

conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

OCTAVO: Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático.

NOVENO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

DÉCIMO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro.

Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones

provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. VI-. DECISIÓN Al no advertirse ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- Problema jurídico a resolver Como se mencionó en páginas precedentes, los actos administrativos demandados concedieron el registro del signo ZUCOSOS (Nominativo) solicitado por la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 30ª de la Clasificación Internacional de Niza, declarando infundada la oposición presentada por la firma KELLOGG COMPANY. En ese contexto, el problema de la litis consiste en determinar si la marca solicitada (ZUCOSOS) es confundible o no con la marca ZUCARITAS para distinguir productos de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza y si, por consiguiente, el signo cuestionado se encuentra incurso o no en alguna causal de irregistrabilidad. Con esa finalidad, la Sala procederá a dar aplicación a los criterios y lineamientos señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, no sin antes precisar cuáles son las disposiciones aplicables al caso particular. 2.- Normatividad aplicable De acuerdo con lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las disposiciones aplicables al caso bajo examen son las de la Decisión 344 que se transcriben a continuación, por cuanto la solicitud de registro del signo “ZUCOSOS” (denominativo), fue presentada el 6 de junio de 1996, en vigencia de dicha Decisión.

DECISIÓN 486

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta

Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

DECISIÓN 344

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

3.- Análisis de los cargos Para los fines del presente proceso, es preciso tener en cuenta que para que se configure el riesgo de confusión o de asociación debe presentarse identidad o semejanza entre las marcas desde el punto de vista visual, conceptual o fonético y, además de ello, una conexión competitiva entre los productos o servicios que aquellas identifican. Para poder determinar si existe dicha conexión competitiva, es necesario analizar la finalidad de los productos o servicios; la clase a la cual pertenecen; la posible relación de complementariedad o intercambiabilidad que pueda existir entre ellos; los medios empleados para su comercialización y el tipo de consumidores a los cuales van dirigidos. Respecto de estos últimos, es necesario establecer si se trata de consumidores medios o de consumidores profesionales, expertos, experimentados o elitistas, a lo cual se suma la necesidad de determinar si se trata de productos o servicios de consumo masivo o selectivo. Como quiera que el sub lite gira alrededor del conflicto entre las marcas nominativas ZUCARITAS y ZUCOSOS, el análisis se centrará en los elementos meramente denominativos, dejando de lado los aspectos gráficos a los cuales hizo referencia la demandante. De acuerdo con las reglas de cotejo enunciadas en la Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen diferente longitud, al estar integradas por distinto número de letras y sílabas. No obstante anterior, existen algunas similitudes en sus aspectos estructurales y ortográficos, tal como se puede apreciar a continuación:

MARCA CONCEDIDA Y CUESTIONADA Z U C O S O S 1 2 3 4 5 6 7

MARCA OPOSITORIA PREVIAMENTE REGISTRADA Z U C A R I T A S 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sin necesidad de realizar mayores elucubraciones, salta a la vista que las marcas enfrentadas no son idénticas y ni siquiera similares desde el punto de vista ortográfico y gramatical, ya que el número de sílabas, consonantes y vocales es distinto, tal como se observa a continuación:

 LAS SÍLABAS EN LOS SIGNOS ENFRENTADOS:

MARCA CONCEDIDA Y CUESTIONADA ZU CO SOS 1 2 3

MARCA OPOSITORIA PREVIAMENTE REGISTRADA ZU CA RI TAS 1 2 3 4

 LAS VOCALES EN LOS SIGNOS ENFRENTADOS:

MARCA CONCEDIDA Y CUESTIONADA U O O 2 4 6

MARCA OPOSITORIA PREVIAMENTE REGISTRADA U A I A 2 4 6 8

 LAS CONSONANTES EN LOS SIGNOS ENFRENTADOS:

MARCA CONCEDIDA Y CUESTIONADA Z C S S 1 3 5 7

MARCA OPOSITORIA PREVIAMENTE REGISTRADA Z C R T S 1 3 5 7 9

Desde el punto de vista fonético, las marcas en conflicto son de suyo diferentes. Para corroborarlo, basta con pronunciar de viva voz los signos de manera sucesiva: - ZUCARITAS - ZUCOSOS - ZUCARITAS - ZUCOSOS - - ZUCARITAS - ZUCOSOS - ZUCARITAS - ZUCOSOSAdemás de lo expuesto, el acento prosódico tampoco es coincidente, pues

mientras en la marca ZUCARITAS el acento está marcado en la tercera sílaba (RI), en la marca ZUCOSOS está marcado en la segunda sílaba (CO). En el plano eminentemente conceptual debe destacarse, que las expresiones enfrentadas son signos de fantasía, fruto de la creación o la imaginación de quienes los concibieron y, por ende, no tienen una definición concreta en nuestro idioma. La pertenencia de ambas marcas a la clase 30 del nomenclátor no tiene a juicio de la Sala ninguna incidencia, pues al no ser idénticas y ni siquiera semejantes, no es dable señalar que existan riesgos de confusión o asociación y por lo mismo no hay razones que impidan su coexistencia en el mercado. Por otra parte, el hecho de que el riesgo de confusión o asociación sea inexistente desde el punto de vista ortográfico, gramatical y conceptual, hace innecesario entrar a establecer la conexión competitiva que pudiere existir entre los productos. Los argumentos expuestos en esta providencia y el estudio de registrabilidad efectuado, desmiente por completo las conclusiones contenidas en el dictamen pericial y por lo mismo, ha de concluirse que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija a los actos administrativos cuestionados en este proceso. En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Una vez en firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 23 de mayo de dos mil trece

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA

GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA