CE-11001-03-24-000-2003-00194-01-2011

COTEJO - Entre la marca mixta TOSTITOS y signo mixto TOSTIS Teniendo en cuenta que la marca cuestionada es mixta, debe analizarse cual de los elementos predomina, si el gráfico o el denominativo del signo “TOSTIS”, tal como lo solicita el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial en comento. (…) Como puede apreciarse en el signo mixto “TOSTIS” predomina el elemento denominativo, que es igual al de la marca denominativa registrada “TOSTIS”, clase 30, usada por el titular de ambas en el comercio durante muchos años, así como en los de la sociedad actora, donde impera dicho elemento. En tal sentido se cotejarán las marcas “TOSTIS” (cuestionada) y “TOSTITOS” registradas. La primera de ellas distingue ““Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Las marcas “TOSTITOS”, igualmente distinguen productos de la clase 30 Internacional. Siguiendo la interpretación prejudicial allegada al proceso, la Sala considera necesario analizar las características propias de ambos signos, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que el

signo mixto “TOSTIS” cuestionado, es una marca simple que contiene 6 letras, 2 vocales, 4 consonantes, 2 sílabas, la raíz TOS y la terminación TIS. Se aclara que las palabras “TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL”, que acompañan a la denominación TOSTIS, no serán analizadas, en virtud de que fueron solicitadas y reconocidas por la entidad demandada en el respectivo trámite como vocablos explicativos no sometidos a registro. “TOSTITOS”de la actora, es una marca simple que contiene 8 letras, 3 vocales, 5 consonantes, 3 sílaba, la raíz TOS y la terminación TOS. Entre ambas se observa que coinciden en la primera sílaba TOS, así como en las dos primeras vocales, veamos: TOSTIS-TOSTITOS TOSTIS-TOSTITOS TOSTISTOSTITOS TOSTIS-TOSTITOS TOSTIS-TOSTITOS TOSTIS-TOSTITOS TOSTISTOSTITOS Referente a la similitud fonética, además de lo ya indicado en cuanto a sus prefijos, raíces y terminaciones, el acento prosódico de TOSTIS está marcado en la primera sílaba: TÓS y la de la marca “TOSTITOS” en la segunda sílaba TÍ. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, La Sala aclara, que ambas marcas no hacen parte del lenguaje común y corriente, además, tal como están estructuradas no tienen significado en nuestro idioma, por lo cual pertenecen a las denominadas marcas de fantasía.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 14590 DE 2001 (30 de abril) –

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 35793 DE 2001 (30 de octubre) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) PARTICULA TOST - De uso común / MARCAS TOSTITOS Y TOSTIS - No existe riesgo de confusión / SIGNO MIXTO TOSTIS - Registrable al no existir similitud ortográfica y fonética con la marca TOSTITOS Ahora bien, toda vez que el tercero interesado en las resultas del proceso indica que las letras que conforman la expresión TOSTIS contienen una forma usual ampliamente utilizada en el mercado, es necesario acudir a revisar el archivo de peticiones y registros de marcas de la entidad demandada, donde se encontró que existen más de 20 marcas solicitadas y registradas, incluyendo los signos en conflicto, que contienen la partícula TOST (…) De manera, que las marcas en disputa al contener una partícula de uso común en sus denominaciones, son de naturaleza débil, por consiguiente, nadie puede apropiarse de dicha partícula, más aun, cuando es la raíz de todas aquellas anteriormente relacionadas. Por lo tanto, reiterando lo dicho en diferentes providencias de esta Corporación, sólo debe analizarse aquella parte de las denominaciones que permita determinar si existe riesgo de confusión entre las mismas. Del signo “TOSTIS”, es IS, mientras que de “TOSTITOS” es ITOS, los cuales cotejados no se observa identidad ni semejanzas,

veamos: IS-ITOS IS-ITOS IS-ITOS IS-ITOS IS-ITOS IS-ITOS IS-ITOS. Así las

cosas, el resultado probable es que ambas marcas “TOSTIS” y “TOSTITOS” en su estructura ortográfica, es decir, como conjunto de letras, crean de ipso facto un impacto visual diferente, en la que sus semejanzas no son suficientes para considerar que puedan generar riesgo de confusión, más aún, cuando, se reitera, que TOST es una partícula de uso común, la cual no puede ser apropiada por nadie, o mejor aún, puede hacer parte de cualquier denominación de un signo marcario, en este caso para distinguir productos de la clase 30. En cuanto a la similitud fonética, se observa que al ser pronunciadas sus denominaciones se encuentran significativas diferencias, pues en aplicación de esta regla técnica se determina que de sus acentos prosódicos que son los elementos caracterizantes de todo signo, la marca “TOSTIS” está dotada de especial eficacia diferenciadora, observemos: TÓSTISTOSTÍTOS TÓSTIS-TOSTÍTOS TÓSTIS-TOSTÍTOS Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca “TOSTIS”, para amparar los productos comprendidos en la clase 30, no guarda una significativa semejanza con la marca “TOSTITOS”, para distinguir productos de la misma clase, ya que las semejanzas que ofrecen no son suficientes para determinar que exista riesgo de confusión que conduzca a error al consumidor en el momento de seleccionarlas o en la adquisición de los productos que ellas distinguen, como tampoco en cuanto al origen empresarial de las mismas. Más, aún, si se tiene en cuenta que el sufijo ITOS, de la marca “TOSTITOS” de la actora, no puede considerarse como un diminutivo, ya que es parte de una palabra

que no existe en nuestro idioma, ni tiene un significado propio; además, si hipotéticamente se considerara como un diminutivo, no podría ser del vocablo TOSTIS, en cuyo caso sería TOSTISITOS y no TOSTITOS. En este orden de ideas, a la Sala no le queda la menor duda, que el signo “TOSTIS”, no es confundible entre el público consumidor o potencial usuario, ya que su escritura y, en especial, su pronunciación, difieren ostensiblemente de la marca registrada TOSTITOS y, a pesar de amparar los mismos productos, ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado de alimentos.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 14590 DE 2001 (30 de abril) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 35793 DE 2001 (30 de octubre) - SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00194-01

Actor: PEPSICO, INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad PEPSICO, INC., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 14590 de 30 de abril de 2001 y 35793 de 30

de octubre de 2001, expedidas por la División de Signos Distintivos, mediante las cuales se concede el registro de la marca mixta “TOSTIS TAQUITOS DE MAÍZ ORIGINAL” para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo;” productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de PRODUCTOS YUPI S.A., y 38195 de 28 de noviembre de 2002, expedida por el Superintendente para la Propiedad Industrial, por la cual se revoca la decisión contenida en las Resoluciones anteriores y se concede el registro de la citada marca, a favor de

FERRIS ENTERPRISES CORP.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. El 31 de diciembre de 1996 la sociedad PRODUCTOS YUPI S.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta “TOSTIS TAQUITOS DE MAÍZ ORIGINAL”, (Las expresiones adicionales a TOSTIS son explicativas) para amparar productos de la clase 30 de la clasificación Internacional de Niza. I.1.2. El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 443 de 7 de abril de 1997.

De la mencionada publicación, se indica que la marca ampara productos restringidos y se mencionan los siguientes: “Productos de limpieza y tocador, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”. Por lo cual afirma que se incurre nuevamente en el error de clasificar tales productos en la clase 30, que como se sabe son de la clase 3ª Internacional. I.1.3. La sociedad PEPSICO, INC. presentó observaciones contra la mencionada solicitud con base en las siguientes solicitudes prioritarias presentadas en Venezuela, País Miembro de la Comunidad Andina: solicitud de la marca mixta “TOSTITOS” núm. 7066 de 28 de abril de 1993; solicitud de la marca mixta “TOSTITOS” núm. 7072 de 28 de abril de 1993; solicitud de la marca mixta “TOSTITOS” núm. 13326 de 6 de septiembre de 1985, y solicitud de la marca mixta “TOSTITOS” núm. 5591, todas para la clase 30 Internacional. Que adicionalmente la sociedad COMESTIBLES TOSTY EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO, presentó observaciones con fundamento en la solicitud prioritaria de la marca TOSTY. Dicha observación no fue admitida a trámite por no haber pagado la tasa correspondiente. I.1.4. Mediante la Resolución núm. 14590 de 30 de abril de 2001 declaró infundada la observación presentada por PEPSICO, INC. y concedió el registro de la marca

solicitada a favor de PRODUCTOS YUPI S.A. I.1.5. El 4 de julio de 2001 la sociedad PEPSICO, INC. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. I.1.6. La División de Signos Distintos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 35793 de 30 de octubre de 2001, confirmó la decisión y concedió el recurso de apelación. I.1.7. Mediante Resolución 38195 de 28 de noviembre de 2002, se resolvió el recurso de apelación revocando la decisión contenida en las anteriores Resoluciones y concedió el registro de la marca solicitada a favor de FERRIS ENTERPRISES CORP., en razón de la cesión de la solicitud presentada por la sociedad solicitante a esta última compañía. I.2. Para sustentar los cargos de violación de las normas, la sociedad actora adujo en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 87, 89, 90, 91, 92, 93 en concordancia con los artículos 83 y 113 de la Decisión 344; 139, 143, 144, 145, 147, 150, 151 en concordancia con el 136 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Respecto a la violación del artículo 93, inciso 2º de la Decisión 344, manifiesta que hubo falta de aplicación porque con tales actos administrativos se desconoció el derecho de oponerse y violó también por falta de aplicación el artículo 83 literal a) de la citada Decisión que le impone a la Administración la obligación de abstenerse de

registrar marcas que afecten derechos de terceros, entre otros, el derecho sobre una marca solicitada en un País Miembro de la Comunidad Andina. I.2.2. Sostiene que el tipo de letra y la caracterización gráfica de ambas denominaciones es idéntica, el elemento gráfico es caracterizante de las mismas y no puede calificarse como un elemento accesorio. Además debe tenerse en cuenta que las denominaciones cotejadas TOSTIS y TOSTITOS presentan una acentuada semejanza ortográfica y al agregarles un elemento común de tal importancia, como es el de su caracterización gráfica, el riesgo de confusión entre las mismas resulta inevitable. I.2.3. Por último, las marcas en conflicto están destinadas a identificar los mismos e idénticos productos. Dice que se violaron los artículos 87, 89, 90, 91 y 92 de la Decisión 344, puesto que el solicitante indicó los productos que distinguiría su marca y que tales productos corresponden a la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, pero el solicitante los clasificó erróneamente en la clase 30 Internacional y que la Administración no advirtió tal circunstancia con ocasión del examen de forma y no requirió al solicitante. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la

demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Señala que efectuado el examen en conjunto de las marcas enfrentadas “TOSTIS” (mixta) y “TOSTITOS” no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos poseen elementos distintivos de orden ortográfico y fonético. Afirma que desde el punto de vista de la estructura de la palabra, específicamente respecto al cotejo visual hay una estructura distinta o diferenciadora. Que hay que agregar que la pronunciación difiere sustancialmente una de otra. Finalmente, indica que el registro de la marca cuestionada no genera riesgo de confusión o de asociación respecto a los signos solicitados en Venezuela, pues estas han coexistido por varios años, por lo que un nuevo registro de la marca “TOSTIS” clase 30, no genera confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial. II.2. La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., tercero interesado en el proceso, da contestación a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en los siguientes términos: Plantea como excepciones la preclusión del término probatorio y correcta aplicación del artículo 93, inciso 2º de la Decisión 344 ya que la sociedad PEPSICO, INC. tuvo la oportunidad procesal de oponerse e impedir el registro de la marca cuestionada. También como excepción señala la existencia de marca derivada y correcta aplicación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344. La sociedad FERRIS ENTERPRISES es titular del signo “TOSTIS”. La nueva solicitud con la misma denominación solamente buscaba hacer

uso de la facultad que tiene el titular de un registro marcario, de presentar solicitudes adicionando elementos a la marca sobre la cual ya tiene derechos. En este caso se añadió a la marca previamente registrada “TOSTIS” un gráfico y se buscó su protección para que el público consumidor identificara dichas marcas como provenientes de un mismo producto. Como una tercera excepción señala que las letras que conforman la expresión TOSTIS contienen una forma usual ampliamente utilizada en el mercado. Por último, sostiene que no existe disparidad entre los productos que pretende identificar el signo “TOSTIS”, ya que este signo fue solicitado para productos de la clase 30. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA En relación con las “excepciones” propuestas por el tercero interesado en las resultas del proceso, como quiera que no constituyen excepciones propiamente dichas, por cuanto no impiden, modifican ni extinguen la acción del actor, tales argumentos se estudiarán junto con el fondo del asunto. Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma

comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma o por razones de hecho o de derecho que hayan producido la desaparición de la causal.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si la marca TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la

mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. En el caso de autos, además se deberá tomar en cuenta que el signo solicitado en su parte denominativa es compuesto, que podrá ser registrable en el caso de que se encuentren integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

SEXTO: Una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado, sobre la base de una marca ya

registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho de propiedad industrial. La Oficina Nacional Competente podrá admitir a trámite dichas observaciones o no admitirlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales contenidas en el artículo 94 de la Decisión 344, limitándose solamente a tramitar las observaciones que no se encuentren en ninguna de las causales señaladas y que, por tanto, hayan sido admitidas a trámite. En el caso de que la Oficina Nacional Competente admita las observaciones, notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha Oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a conceder o negar el registro. El artículo 96 dispone que el examen de registrabilidad, es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado observaciones, en consecuencia, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro” (folios 431 a 433). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 060-IP-2008, solicitada por esta Corporación, señaló que teniendo en cuenta que la solicitud del registro de la marca cuestionada, fue el 31 de diciembre de 1996, esto es, en vigencia de la Decisión 344, corresponde interpretar los artículos 83 literal a) y 93 de la citada Decisión, y de oficio los artículos 81, 95 y 96 de la misma Decisión, y

el párrafo cuarto del artículo 172, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no se interpretarán los demás artículos por no ser aplicables al caso concreto. Decisión 486 “Artículo 172.- No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Disposiciones Transitorias “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a

error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error; (…)”. “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prevé

que podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. De la norma en comento se infiere que para apreciar si una marca es susceptible de protección deben tenerse en cuenta todas las circunstancias de hecho que la rodean, y es precisamente la distintividad y la confundibilidad los objetos de discusión en el sub lite. El Tribunal Andino señala que la marca se define como un bien inmaterial constituido por un signo que sea perceptible, capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario frente a los productos o servicios de otro empresario y que sea susceptible de representación gráfica. Teniendo en cuenta que la marca cuestionada es mixta, debe analizarse cual de los elementos predomina, si el gráfico o el denominativo del signo “TOSTIS”, tal como lo solicita el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial en comento. Al respecto los signos en conflicto están estructurados de la siguiente forma: Marcas registradas Marca cuestionada TOSTITOS TOSTIS Como puede apreciarse en el signo mixto “TOSTIS” predomina el elemento denominativo, que es igual al de la marca denominativa registrada “TOSTIS”, clase 30, usada por el titular de ambas en el comercio durante muchos años, así como en los de la sociedad actora, donde impera dicho elemento. En tal sentido se cotejarán las marcas “TOSTIS” (cuestionada) y “TOSTITOS” registradas. La primera de ellas distingue ““Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan,

pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Las marcas “TOSTITOS”, igualmente distinguen productos de la clase 30 Internacional. Siguiendo la interpretación prejudicial allegada al proceso, la Sala considera necesario analizar las características propias de ambos signos, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que el signo mixto “TOSTIS” cuestionado, es una marca simple que contiene 6 letras, 2 vocales, 4 consonantes, 2 sílabas, la raíz TOS y la terminación TIS. Se aclara que las palabras “TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL”, que acompañan a la denominación TOSTIS, no serán analizadas, en virtud de que fueron solicitadas y reconocidas por la entidad demandada en el respectivo trámite como vocablos explicativos no sometidos a registro. “TOSTITOS”de la actora, es una marca simple que contiene 8 letras, 3 vocales, 5 consonantes, 3 sílaba, la raíz TOS y la terminación TOS. Entre ambas se observa que coinciden en la primera sílaba TOS, así como en las dos primeras vocales, veamos:

TOSTIS-TOSTITOS TOSTIS-TOSTITOS TOSTIS-TOSTITOS TOSTIS-TOSTITOS

TOSTIS-TOSTITOS TOSTIS-TOSTITOS TOSTIS-TOSTITOS Referente a la similitud fonética, además de lo ya indicado en cuanto a sus prefijos, raíces y terminaciones, el acento prosódico de TOSTIS está marcado en la primera sílaba: TÓS y la de la marca “TOSTITOS” en la segunda sílaba TÍ. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, La Sala aclara, que ambas marcas no hacen parte del lenguaje común y corriente, además, tal como están estructuradas no tienen significado en nuestro idioma, por lo cual pertenecen a las denominadas marcas de fantasía. Ahora bien, toda vez que el tercero interesado en las resultas del proceso indica que las letras que conforman la expresión TOSTIS contienen una forma usual ampliamente utilizada en el mercado, es necesario acudir a revisar el archivo de peticiones y registros de marcas de la entidad demandada, donde se encontró que existen más de 20 marcas solicitadas y registradas, incluyendo los signos en conflicto, que contienen la partícula TOST, tal como lo demuestra el siguiente cuadro:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONSULTA DE SIGNOS DISTINTIVOS N Signo Titulares ExpedienClas Tip Certifica VigenciaEstado o te e o do Niza 1 TOSTACOS192 7 30 NO 183882 15/09/20 CONCESI PRODUCTOS 290213 15ON RAMO SA 2 TOSTACOS192 7 30 MI 183919 31/08/20 CONCESI

(ETIQUETA PRODUCTOS 288841 15ON

) SEGUNRAMO S.A.

MODELO

ADJUNTO 3 TOSTADAS 192 7 30 MI 0 01/01/19 SIN SUCESORES 359213 00ESTADO

DE GERMAN

POSADA LTDA. 4 TOSTADIT 192 7 30 MI 0 01/01/19 SIN AS PRODUCTOS 345929 00ESTADO

ALIMENTICIO

S DEL

CARIBE LTDA. 5 TOSTADIT 1-LUZ 92 7 30 MI 153021 14/10/20 CONCESI AS BONNYHELENA 332203 13ON

(ETIQUETA VELASQUEZ

) SEGUN

MODELO ADJUNTO 6 TOSTADIT 192 7 30 MI 0 01/01/19 SIN AS DEPRODUCTOS 341753 00ESTADO

PLATANO ALIMENTICIO

S MARGARITA LTDA. 7 TOSTADIT 192 7 30 NO 132636 19/09/19 CONCESI OS TOSTADITOS 271010 95ON SUSANITA SUSY LTDA 8 TOSTARIC 1-FERRIS 92 7 30 NO 108466 24/10/20 CONCESI OS ENTERPRISE 190187 19ON S CORP 9 TOSTARIC 1-FERRIS 92 7 30 NO 108466 24/10/20 CONCESI OS ENTERPRISE 311433 19ON S CORP 10 TOSTARIC 1-FERRIS 92 7 30 NO 108466 24/10