CE-11001-03-24-000-2003-00234-01-2010

COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo TRANSPACK para distinguir productos de la clase 42 y la marca mixta TRANSPACK para distinguir productos de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia del registro del signo nominativo TRANSPACK por existir riesgo de confusión con la marca mixta TRANSPACK / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL De las pruebas relacionadas, cuya mayoría de ellas figuran también en las sentencias transcritas, contrarían los argumentos esgrimidos por la entidad demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso, en el sentido de que efectivamente la actora demuestra plenamente la notoriedad de los signos distintivos (marcas, nombre comercial y enseña “TRANSPACK”) tal como consta a folios 12 a 209, en especial la publicidad de tales signos a través del Internet, circunstancia que contribuye en la generación de la confusión que induce a error al público consumidor al pensar que los signos con la denominación “TRANSPACK” de la actora, prestan a su vez los servicios de la clase 42 Internacional. En otras palabras, produce al consumidor confusión que indudablemente afecta el origen empresarial de la actora. De manera, que si se permite la coexistencia de la marca cuestionada con los signos notoriamente conocidos de la sociedad demandante, puede llegarse a la dilución de la fuerza distintiva de los mismos y deteriorar sus valores comerciales y publicitarios, tal como lo pregona la norma comunitaria.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 18 de junio de 2009, Radicación 2003-00095, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno; de 8 de junio de 2006, Radicación 2003-00096, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Transpack Ltda, titular de la marca mixta TRANSPACK, demandó en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se interpretó como de nulidad, las Resoluciones 9905, 34632 y 40200, todas de 2002, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa TRANSPACK a favor de la sociedad Internexa S.A. E.S.P., para distinguir productos de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala declaró la nulidad de las resoluciones acusadas.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486

DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINAARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 200 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486

DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD

ANDINA - ARTÍCULO 229

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil diez (2010).

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00234-01

Actor: TRANSPACK LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad TRANSPACK LTDA., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 9905 de 22 de marzo de 2002, 34632 de 29 de octubre de 2002 expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 40200 de 17 de diciembre de 2002 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial por las cuales se concede el registro de la marca nominativa “TRANSPACK” para la clase 42 de la Clasificación

Internacional de Niza. Además, solicita la cancelación del registro de la aludida marca. Igualmente, solicita “…se reconozca y ordene la determinación y liquidación de los perjuicios materiales y morales que con las decisiones de esta Superintendencia,… se causaron a mi representado” (folio 211). Agrega que “…se ordene a la Nación – Superintendencia de Industria y Comercio, que pague a la Sociedad TRANSPACK LTDA. (empresa demandante), el valor de

los perjuicios tanto materiales como morales que se reconozcan y determinen en el fallo respectivo (…)” (folio 211). I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. solicitó el registro de la marca nominativa “TRANSPACK”, para distinguir productos de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y su extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 509 de 30 de octubre de 2001. I.1.2. El 28 de noviembre de 2001, la actora presentó demanda de oposición ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con base en la marca mixta “TRANSPACK”, clase 39, certificado núm. 178827; el nombre comercial “TRANSPACK”, utilizado desde hace más de 30 años, signos distintivos de

TRASPACK LTDA.

I.1.3. Mediante Resolución núm. 9905 de 22 de marzo 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca nominativa “TRANSPACK”, clase 42 a favor de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., decisión que fue impugnada por la actora interponiendo los recursos de reposición y en subsidio el de apelación. I.1.4. Por medio de la Resolución núm. 34632 de 29 de octubre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución núm. 9905

de 2002. I.1.5. Mediante Resolución núm. 40200 de 17 de diciembre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resuelve el recurso de apelación confirmando en su integridad la decisión contenida en la Resolución núm. 9905 de 2002. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Aduce que hubo violación de los artículos 2, 6, 61 de la Constitución Nacional; de los artículos 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Decreto 1190 de 1978 artículo 56 y siguientes, artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344. Afirma que la vulneración de la normatividad citada se debe a que al conceder la Superintendencia de Industria y Comercio la marca “TRANSPACK”, se pasó por alto la identidad fonética, gráfica y conceptual entre la marca “TRANSPACK” registrada y la marca que pretende registrarse, lo que generaría confusión en el público consumidor. Aduce que la marca de su titularidad es notoriamente conocida, tanto en el territorio nacional como en el internacional, y de coexistir las dos marcas en el mercado se causaría gran confusión en el consumidor y, por ende, generaría graves perjuicios para la empresa titular, por el aprovechamiento injusto de su reputación. Anota que no cabe duda que la marca de su titularidad es notoria debido a la

amplia difusión que internacionalmente y en el país ha ganado desde hace más de 35 años. Además que fueron quebrantadas las disposiciones Constitucionales, por cuanto es obligación del Estado dar protección a la Propiedad Intelectual, por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la Ley, y se desconoció flagrantemente los aspectos referentes al Derecho Marcario, al habérsele concedido a un tercero la marca de su titularidad. Manifiesta que los actos administrativos acusados, se basaron en la no similitud entre las clases 39 y 42 propias de TRANSPACK LTDA. “y del producto TRANSPACK que registra INTERNEXA S.A. E.S.P.…” (folio 218). Alega, que no le asiste razón al ente de control, ya que desconoce “…los derechos previamente adquiridos desde la creación y constitución de la sociedad TRANSPACK LTDA., luego desde 1995, fecha en la cual se le otorga el registro de la marca TRANSPACK” (folio 218). Expresa, que “En el asunto que nos ocupa, llegaremos a concluir, como el consumidor acostumbrado a utilizar los servicios de TRANSPACK (mi representada), según el cumplimiento de su objeto social, y lo que difiere más exactamente en este punto, como es el TRANSPORTE DE DATOS, cuando encuentren la publicidad de INTERNEXA S.A. E.S.P.- indicando la marca TRANSPACK como SERVICIO, podrá presentarse entre otras situaciones, que TRANSPACK LTDA., por ejemplo ya no ejerce las labores que estaban acostumbrados a contratar, o en cuanto al transporte de información o datos, podrán contratar a TRANSPACK asignada a INTERNEXA S.A. E.S.P., con el

pleno convencimiento que contratan a TRANSPACK LTDA., situación, que sin lugar a dudas va en detrimento de los intereses de mi representado, llevando a una afectación comercial crítica, pues significará pérdida de clientela, menos ventas y por que no, llevará a una Competencia Desleal” (folio 219). Agrega que TRANSPACK LTDA., publicita su marca “TRANSPACK”, a través del directorio telefónico desde el año 1969 a 2003, además bajo el dominio www.transpackltda.com, dentro de la página web, como también, mediante un contrato de Hosting desde el 8 de junio de 1999 a la fecha, según certificación expedida por COLOMSAT S.A., lo que demuestra que la actora “…anuncia sus servicios por medios técnicos en su página de INTERNET, situación que se complica, cuando se pretende tener acceso a los servicios de TRANSPACK, pues se encuentra el consultante que INTERNEXA S.A. E.S.P., quien utiliza este medio para la promoción de sus servicios, anuncia a TRANSPACK como el líder de su actividad, el portador de portadores, y lo que es peor, el líder en transporte de datos, sobre el cual le fue asignada el registro de la marca TRANSPACK hace más de 35 años…” (folio 220). Anota, que no hay duda que la marca “TRANSPACK”, de su titularidad, cumple con todos los requisitos de la marca notoriamente conocida, por la cual ha venido trabajando y que dada esta circunstancia, tiene una protección especial. Indica, en torno al nombre comercial y enseña comercial que, tanto el artículo 603 del C. de Co., como los artículos 191 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina, “…consagran el primer uso como adquisición de derecho a uso exclusivo, dándole al deposito ante la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, un carácter declarativo” (folio 220). Argumenta, que la sociedad INTERNEXA S.A., pretende ofrecer servicios similares a los de la sociedad actora. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., actuando como tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda en los siguientes términos: Afirma sobre las pretensiones de la demanda, que los actos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se expidieron en debida forma, que por lo tanto, no deben prosperar. Señala frente a los hechos de la demanda, en especial, los hechos octavo y décimo tercero, que no es verdad que su representada tenga la intención de crear confusión en el mercado de la demandante, toda vez que como lo reconoce la actora el objeto de social de INTERNEXA S.A. E.S.P., es la prestación de servicios de telecomunicaciones. Agrega que la marca “TRANSPACK” es ampliamente conocida por los proveedores de servicio de Internet, el cual difiere sustancialmente del mercado de la demandante, debido a su objeto social. Afirma, que la actora tiene una grave confusión del contexto económico comercial en lo que respecta a las actividades de ambas empresas permitiendo que palabras

que son de uso común y que se utilizan en diferentes actividades, como son transporte, confundan la comprensión sobre la actividad que desarrolla y sus posibles competidores. Agrega, que el servicio portador también se le denomina servicio de transporte, el cual no puede confundirse este tipo de transporte de señales o datos con el transporte o movilización de objetos o personas. Actividades muy diferentes, ya que cuando se trata de la actividad económica de movilización de objetos, se está en presencia de un contrato de transporte, la cual es completamente disímil de la actividad económica de INTERNEXA. Por otra parte, sobre el uso exclusivo de la marca, afirma que esto no significa que lo sea para todos los productos o servicios de la clasificación, pues el uso exclusivo sólo se debe predicar para aquellas marcas que distinguen los productos o servicios para los cuales fue registrada, por lo que no existe la posibilidad de oponerse a todo el mundo, sino contra aquellos que pretendan usar la marca con el propósito de inducir al público a error. Respecto al contenido del artículo 136, literal a) de la Decisión 486, manifiesta que la norma permite el registro de marcas similares o idénticas en diferentes clases, siempre y cuando no se produzca entre ellas riesgo de confusión y asociación, situación que “…no tiene riesgo de suceder con la marca de la demandante y la de INTERNEXA, ya que como se dijo antes, las mismas están llamadas a distinguir productos y servicios en sectores del mercado completamente diferentes, como son el trasporte y el embalaje de mercancías, con la transmisión o transporte de señales de telecomunicaciones” (folio 273). En cuanto a la confundibilidad que pudiera generar la marca de su representada con el nombre comercial TRANSPACK LTDA., expuso:

“…podremos decir que por la diversidad del mercado en donde se encuentran ubicados y cumplen su función distintiva, el riesgo de confusión o asociación que puedan presentar es ninguno…” (folio 273). Respecto a la notoriedad de la marca de la demandante, afirma que esta no cumple con los requisitos trazados por la jurisprudencia del Tribunal Andino, dado que de los documentos aportados, no se colige que con anterioridad a la expedición de los actos acusados, aquélla tuvo el reconocimiento para que su nombre alcanzara el status a que se refiere el Tribunal. II.1.2 La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Respecto a la legalidad de los actos administrativos acusados, adujo que éstos se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Además, expresó que contrario a lo que afirma la demandante, la marca nominativa “TRANSPACK”, clase 42 tiene la suficiente fuerza distintiva, frente a la marca mixta “TRANSPACK” clase 39 de la demandante. Afirma que le causa extrañeza el argumento hecho por la demandante en los fundamentos jurídicos de la demanda respecto a que la marca “TRANSPACK” es notoriamente conocida debido a la amplia difusión que internacionalmente tiene desde hace más 35 años, ya que tal circunstancia no fue alegada en el expediente administrativo. Agrega en relación con la etapa procesal en donde debe probarse la notoriedad, que tal circunstancia no fue invocada, alegada, ni mucho menos probada dentro de la actuación administrativa, y que las evidencias aducidas en la demanda,

resultan absolutamente insuficientes. En lo atinente a la marca nominativa cuestionada para la clase 42 frente al depósito del nombre comercial de la demandante, afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio determinó de manera acertada la inexistencia del riesgo de confusión, ya que el requisito de relación entre los servicios de una marca con el nombre comercial, no se cumple en este caso. Indica que el signo solicitado pretende distinguir servicios de investigación científica e industrial, programación para ordenadores, consultas en materia de ordenador, consultas profesionales no relacionada con la dirección de negocios, elaboración, actualización y alquiler de software, servicios comprendidos en la clase 42, mientras que, la marca opositora está registrada en la clase 39 y ampara los servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes, servicios que no corresponden a la misma clase, y en razón de que por su finalidad tienen canales de comercialización y prestación diferentes, y tienen una naturaleza completamente distinta, lo cual no obsta para que coexistan en el mercado y, por ende, no son susceptibles de causar riesgo de confusión. Además solicita que se proceda a rechazar la práctica de las pruebas pedidas por la demandante, en especial el dictamen pericial y los testimonios, por ser impertinentes. Respecto a los perjuicios causados que reclama la demandante, señala que con lo anteriormente expuesto se descarta la causación de algún tipo de perjuicio. Además, es infundada su solicitud de pago de perjuicios morales a una persona jurídica por no tratarse de un ser humano. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO En la oportunidad procesal correspondiente, se ordena correr traslado al Ministerio

Público para que alegara de conclusión, quien guardó silencio al respecto. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos TRANSPACK, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal, para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo TRANSPACK y los siguientes signos mixtos: marca TRANSPACK y enseña comercial TRANSPACK, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal, para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO: La protección del nombre comercial en el Régimen de la Decisión 486

tiene las siguientes características:

1. El derecho sobre el nombre comercial, se genera con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso. Lo anterior quiere decir, que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

2. Quien alegue derechos sobre un nombre comercial, deberá probar su uso real y efectivo.

3. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial, con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación.

4. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial, con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado deber ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real, efectivo y constante del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con los productos o servicios y con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular.

SEXTO: La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el

depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se soporta en dos factores: a) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. b) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor SÉPTIMO: Como los signos en conflicto amparan servicios de las clases 42 y 39, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

OCTAVO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:  Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.  Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.  Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece, una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, de la ruptura de

los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen. Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas” (folios 416 a 418). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 69-IP2009, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente interpretar los artículos 134, 135 literal b), 136 literales a), b) y h), 190, 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Además, de oficio los artículos 191, 192, 193, 200, 224 y 229 de la misma Decisión. Las demás normas no son pertinentes al asunto bajo

examen. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias,

su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera

causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. “Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”. “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”. “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”. (…) “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o