CE-11001-03-24-000-2003-00275-01-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación de una marca denominativa y una mixta. Análisis en conjunto de la marca Según las normas comunitarias cuando se trata de marcas iguales fonética, gráfica y conceptualmente, además de que identifican productos en la misma clase respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión el registro pretendido no puede ser concedido, con el fin de evitar el riesgo de confusión o asociación en el mercado pues con los mismos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. Además de las coincidencias anotadas es del caso resaltar que entre ambas marcas se presenta también una conexidad competitiva indiscutible, no solo por el hecho de pertenecer a la misma clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y por identificar productos de la misma especie, sino porque los canales de venta y distribución y los medios de publicidad empleados en su comercialización son prácticamente los mismos. En tales circunstancias la identidad fonética, ortográfica y conceptual anotada cobra especial relevancia, contribuyendo a que se presenten riesgos de confusión y asociación empresarial que impiden la coexistencia de tales signos en el mercado, de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes al momento del registro.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 83 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 96 / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - DISPOSICION TRANSITORIA NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 12377 DE 2001 (19 de abril)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00275-01

Actor: ALICORP S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que interpuso la sociedad ALICORP S.A. contra las siguientes resoluciones, la número 123771 de 19 de abril de 2001 que resolvió el recurso de reposición y en subsidio de apelación y revocó la decisión contenida en la Resolución 47222 de 18 de febrero de 1995, concediendo el registro de la marca LA VICTORIA (nominativa) a la sociedad PANADERIA LA VICTORIA GOMEZ JARAMILLO LTDA. para distinguir productos en la Clase 30 de la Clasificación

Internacional de Niza. I.- LA DEMANDA La sociedad ALICORP S.A. demandó ante esta Corporación en acción de nulidad relativa para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1Pretensiones.

“1.- Que se declare nula la resolución número 12377 del 19 de abril de 2001, en virtud de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en la resolución N° 4722 del 28 de febrero de 1995 y concedió el registro de la marca LA VICTORIA, solicitada por la sociedad Panadería La Victoria Gómez Jaramillo Ltda., para amparar café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsa para ensaladas); especias; hielo, productos comprendidos en la clase 30 de Clasificación Internacional de Niza. 2.- Consecuentemente, solicito: 2.1. Que se ordene a la Demandada a negar el registro de la marca LA VICTORIA a favor de la sociedad PANADERIA LA VICTORIA GOMEZ JARAMILLO LTDA., por encontrarse en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. 2.2. Que se ordene a la demandada a cancelar del Registro de la Propiedad Industrial el certificado de registro N° 248.336 correspondiente a la marca LA VICTORIA. 2.3. Que se comunique la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma para su publicación en la Gaceta

de la Propiedad Industrial, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 209 de 1957. 2.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias 1 Expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2 Expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos. para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.” 1.2.- Fundamentos de hecho 1.2.1.- En febrero de 1980 la sociedad INDUSTRIA MOLINERA LA VICTORIA LTDA. solicitó el registro de la marca LA VICTORIA (mixta) para amparar productos de la Clase 30 Internacional. Posteriormente dicha sociedad transfirió a la sociedad ALICORP S.A. la marca LA VICTORIA. 1.2.2.- El 17 de noviembre de 1994 la sociedad PANADERIA LA VICTORIA GOMEZ JARAMILLO LTDA, solicitó el registro de la marca nominativa LA VICTORIA para amparar productos de la Clase 30 Internacional3. 1.2.3.- El apoderado de la sociedad PANADERIA LA VICTORIA GOMEZ JARAMILLO LTDA, recurrió la Resolución 4722 de 28 de febrero de 1995 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos que negó el registro de la marca LA VICTORIA (nominativa). 1.2.4.- Mediante Resolución 26215 de 20 de octubre de 2000 la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición confirmando el acto

recurrido en todas sus partes. 1.2.5.- El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución 12377 de 19 de abril de 2001al resolver la apelación revocó las decisiones anteriores y concedió el registro de la marca LA VICTORIA (nominativa) a la sociedad PANADERIA LA VICTORIA GOMEZ JARAMILLO LTDA. 1.2.6.- Según la parte actora el acto demandado perjudica la actividad comercial de la sociedad ALICORP S.A. al permitir la coexistencia en el mercado de dos marcas exactamente iguales que distinguen productos de la misma clase, por lo cual ha presentado esta demanda. 3 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsa para ensaladas); especias; hielo. 1.3.- Normas violadas y concepto de la violación Como primera medida señaló la violación directa de la Ley por falta de aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Indica que se transgredió la mencionada norma por falta de aplicación ya que la Oficina encargada no revisó los registros de propiedad industrial y violó la prohibición de registrar marcas que sean idénticas o se asemejen a una marca previamente registrada por un tercero. Advierte que en el estudio de registrabilidad de la marca LA VICTORIA

(nominativa) se pasó por alto la existencia previa de la marca LA VICTORIA (mixta) registrada a favor de la sociedad actora, violando el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Explica que la marca solicitada por la sociedad PANADERIA LA VICTORIA GOMEZ JARAMILLO LTDA. es idéntica a la marca LA VICTORIA previamente registrada. En consecuencia debió negarse el registro ya que no se hizo un examen serio de registrabilidad, además de que al compararlas fonéticamente se advierte que las marcas enfrentadas se pronuncian, suenan y se ven de manera idéntica, siendo por lo tanto confundibles. También alegó la violación directa de la ley por aplicación indebida del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ya que la sociedad ALICORP S.A. tiene un derecho adquirido para identificar con su marca productos de la Clase 30, de modo que la marca LA VICTORIA registrada a favor de la sociedad PANADERIA LA VICTORIA GOMEZ JARAMILLO LTDA. no cuenta con la distintividad necesaria ni es apta para distinguir en el mercado los productos para los cuales se registró. Explica que la distintividad de una marca comercial está relacionada con la capacidad diferenciadora de los productos o servicios por ella amparados de ahí que la marca LA VICTORIA registrada a favor de la sociedad PANADERIA LA VICTORIA GOMEZ JARAMILLO LTDA. no cuenta con elementos que le den distintividad pues es idéntica a la marca de la sociedad ALICORP S.A. Considera que el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones también fue violado ya que el Superintendente Delegado para

la Propiedad Industrial no cumplió con la obligación de realizar el examen de registrabilidad del signo. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que para juzgar la legalidad de los actos administrativos acusados la norma aplicable de manera general es la vigente al momento de resolver los recursos, siendo entonces procedente la aplicación de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Advierte que si se efectúa el correspondiente examen de confundibilidad de las marcas en controversia, se concluye que las mismas no son exactamente iguales entre si, teniendo en cuenta los elementos figurativos de la marca registrada a favor de la sociedad ALICORP S.A. la cual no presentó oposición a la solicitud de la marca otorgada a la Sociedad PANADERIA LA VICTORIA GOMEZ JARAMILLO LTDA. Concluye que los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustan a las disposiciones vigentes. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO El apoderado del tercero con interés directo manifiesta que se opone a las peticiones formuladas y a las razones de derecho esbozadas por la parte demandante. Señaló que la marca solicitada por la sociedad ALICORP S.A. no fue la expresión nominativa LA VICTORIA, sino un conjunto mixto y compuesto en el que resaltan un horno, un panadero, las expresiones Ricopan, Harina Americana y la Victoria, considerando que esta última no es un elemento distintivo principal de la marca pues carece de importancia dentro del conjunto, ya que representa una proporción mínima dentro del mismo, demostrando que la intención del solicitante es hacer

énfasis en otros factores de la marca. Por lo anterior concluye que los signos enfrentados no son idénticos ni semejantes entre si y por consiguiente no existe riesgo de confusión o asociación. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El apoderado de la sociedad actora en sus alegatos advirtió que los errores de la Superintendencia de Industria y Comercio no le pueden ser imputables al legítimo titular de una marca registrada, quedando claro que la Superintendencia no mencionó la marca de la sociedad ALICORP S.A. como un antecedente adverso. Indica que el deber de realizar el examen de registrabilidad le corresponde a la Oficina de Marcas, independientemente de que los terceros interesados se presenten o no oposiciones contra una solicitud de registro Los alegatos de conclusión de la Superintendencia de Industria y Comercio fueron presentados de forma extemporánea. El apoderado de la sociedad PANADERIA LA VICTORIA GOMEZ JARAMILLO LTDA. en su condición de tercero interesado, reiteró en los alegatos lo expuesto en la contestación de la demanda, en el sentido de señalar que la marca solicitada no fue LA VICTORIA como marca nominativa, sino que se trata de una marca mixta compuesta. El Ministerio Público guardó silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 43-IP-2011 fecha 20 de julio de 2011, en donde se señaló lo siguiente: “1.- En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico

comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial o material vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. La solicitud relativa al registro del signo “LA VICTORIA” (denominativo) fue presentada el 17 de noviembre de 1994, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. En tanto que en lo que hace relación a la parte procesal, se aplicará la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual entró en vigencia desde del 1 de diciembre de 2000. 2.- Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de

irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.- Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa compuesta y una mixta (con parte denominativa compuesta) se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 4.- No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

5.- La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado. 6.- El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 7.- La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. 8.- El examen de registrabilidad del signo solicitado para registro comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión

344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las observaciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá

plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:  Debe ser de oficio.  Es integral.  Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.  Es autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-00275 deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.” VI-. CONSIDERACIONES 6.1.- La cuestión de fondo En el presente caso se debe determinar si al concederse el registro de la marca LA VICTORIA (nominativa) en la clase 30 a favor de la sociedad PANADERIA LA VICTORIA GOMEZ JARAMILLO LTDA. la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Cabe advertir que si bien las normas anteriores fueron las señaladas por la parte actora como violadas, el estudio debe referirse a las normas previstas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como quiera que la solicitud concerniente al registro de la marca LA VICTORIA (nominativa) fue presentada el 17 de noviembre de 1994, cuando estaba en vigencia la mencionada Decisión. Por consiguiente las normas aplicables al caso concreto

son los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como lo señala en su concepto el Tribunal Andino de Naciones. 6.2.- Normas Aplicables 6.2.1-Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” 6.2.2.-Decisión 486 de la Comunidad Andina “Disposiciones transitorias” “Primera: Todo derecho de propiedad industrial álidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento,

salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuaran a lo previsto en esta decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas se aplicaran las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aun no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” 6.3Características de las marcas enfrentadas 6.3.1.- La marca otorgada a través de la Resolución 12377 de 19 de abril de 2001 es LA VICTORIA4 (nominativa) a favor de la sociedad PANADERIA LA VICTORIA GOMEZ JARAMILLO LTDA. 6.3.2.- De otra parte quien se opone al registro de la marca mencionada arriba es la sociedad ALICORP S.A. con base en el previo registro de la marca LA VICTORIA (mixta)5. 6.3.3.- Se trata entonces de una marca nominativa enfrentada a una marca mixta es decir, esta última compuesta de una parte nominativa y otra figurativa. 6.4.- La comparación de las marcas La marca LA VICTORIA (mixta) se encuentra conformada por la imagen de un horno de panadería, la figura de un panadero que sale por la puerta del horno llevando consigo un pan y en la parte superior del diseño la palabra “Ricopan”. Además de ello en lado izquierdo aparece la expresión “Harina Americana” la expresión “La Victoria” al lado derecho. La marca LA VICTORIA (nominativa) registrada a nombre de PANADERIA LA VICTORIA GOMEZ JARAMILLO LTDA. es meramente nominativa.

Es del caso anotar que las expresiones “Ricopan” y “Harina Americana” se tienen como frases explicativas por lo tanto no entran en el cotejo. Las marcas enfrentadas se perciben así: 4 En la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. LA VICTORIA 5 Certificado de Registro 124.937 anotado el 26 de febrero de 2001. La sociedad PANADERIA LA VICTORIA GOMEZ JARAMILLO LTDA. obtuvo el registro de la marca LA VICTORIA (nominativa) mediante el acto acusado. En reiteradas oportunidades esta Sala ha manifestado que los signos deben ser observados en su conjunto sin descomponer su unidad gráfica y fonética, lo cual hace necesario entrar a considerar la totalidad de los elementos que los conforman, poniendo especial atención en aquellos que están dotados de una especial eficacia diferenciadora. Siguiendo los parámetros consignados en el numeral 3° de la Interpretación Prejudicial que señala que al compararse una marca denominativa y una mixta hay que determinar el elemento que mas prevalece, siendo definitivamente en este caso el elemento nominativo. Según los criterios anotados no es preciso adentrarse en mayores disquisiciones para advertir que las marcas LA VICTORIA (mixta) y LA VICTORIA (nominativa), son idénticas estructural y ortográficamente como se demuestra a continuación. MARCA MIXTA LA VICTORIA L A V I C T O R I A 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 + Gráfico y las expresiones “Ricopán” y “Harina Americana”

MARCA NOMINATIVA LA VICTORIA

L A V I C T O R I A

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 En el esquema se advierte que ambas expresiones poseen el mismo número de consonantes y vocales las cuales están distribuidas en el mismo orden dentro de la expresión registrada.

MARCA MIXTA LA VICTORIA LA VIC TO RIA 1 1 2 3

MARCA NOMINATIVA LA VICTORIA LA VIC TO RIA 1 1 2 3

En cuanto se refiere a su estructura silábica se tiene que ambas alocuciones poseen el mismo número de silabas espacialmente distribuidas de la misma forma en ambas marcas. Desde el punto de vista de su conformación morfológica, se observa sin esfuerzo alguno en el ejercicio planteado que las marcas en conflicto son totalmente iguales, al estar compuestas por las mismas vocales y las mismas consonantes, las cuales están dispuestas exactamente en el mismo orden. Existe también plena correspondencia entre ellas desde el punto de vista ortográfico y visual por tratarse de signos idénticos tanto en sus raíces como en sus desinencias. Desde el punto de vista fonético o auditivo, las marcas también son iguales, al tener la misma composición silábica y presentar la misma notación prosódica. Dicha identidad se corrobora al pronunciar las marcas de manera sucesiva, esto es, sin descomponerlas en las partículas que de ellas hacen parte, así: LA VICTORIALA VICTORIALA VICTORIA-LA VICTORIA LA VICTORIALA VICTORIALA VICTORIA-LA VICTORIA En virtud de lo anterior el consumidor medio no puede distinguir cuál de las marcas LA VICTORIA es la solicitada a registro por la panadería PANADERIA LA

VICTORIA GOMEZ JARAMILLO LTDA. y cuál la registrada previamente a nombre de la sociedad actora. Así mismo desde el puno de vista conceptual o ideológico la expresión LA VICTORIA hace referencia a la “superioridad o ventaja que se consigue del contrario en disputa o lid”, tal como reza el Diccionario de la Real Academia de la Lengua en donde dicho nombre también aparece como evocativo de la idea de “vencimiento o sujeción que se consigue de los vicios o pasiones”, siendo evidente que la igualdad existente entre los signos en conflicto se hace extensiva también a su dimensión conceptual o ideológica. Según las normas comunitarias cuando se trata de marcas iguales fonética, gráfica y conceptualmente, además de que identifican productos en la misma clase respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión el registro pretendido no puede ser concedido, con el fin de evitar el riesgo de confusión o asociación en el mercado pues con los mismos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. Además de las coincidencias anotadas es del caso resaltar que entre ambas marcas se presenta también una conexidad competitiva indiscutible, no solo por el hecho de pertenecer a la misma clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y por identificar productos de la misma especie, sino porque los canales de venta y distribución y los medios de publicidad empleados en su comercialización son prácticamente los mismos. En tales circunstancias la identidad fonética, ortográfica y conceptual anotada cobra especial relevancia, contribuyendo a que se presenten

riesgos de confusión y asociación empresarial que impiden la coexistencia de tales signos en el mercado, de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes al momento del registro. Por todo lo anterior, la Sala estima procedente acceder a las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución número 12377 de 19 de abril de 2001 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que revocó la Resolución 4722 de 28 de febrero de 1995 y concedió el registro de la marca LA VICTORIA (nominativa) a favor de la sociedad PANADERIA LA

VICTORIA GOMEZ JARAMILLO LTDA.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca LA VICTORIA

(nominativa) y publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 22 de marzo de 2013.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH

GARCÍA GONZALEZ

Presidente

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO

VARGAS AYALA