CE-11001-03-24-000-2003-00289-01-2010

TRANSPACK - Notoriedad y uso del nombre comercial / IDENTIDAD DE SIGNOS - Transpack En el caso sub examine, contrario a lo que afirma la entidad demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso, la notoriedad de los signos distintivos (marcas y nombre comercial “TRANSPACK”) y el uso del nombre comercial fueron debidamente probados, tal como consta a folios 2 a 234 (excepto las pruebas posteriores a la fecha de la solicitud de registro de la marca TRANSPACK clase 41 cuestionada), en especial la publicidad de tales signos a través del Internet, circunstancia que contribuye en la generación de la confusión que induce a error al público consumidor al pensar que los signos con la denominación “TRANSPACK” de la actora, prestan a su vez los servicios de la clase 41 Internacional. En otras palabras, produce al consumidor confusión por riesgo indirecto que indudablemente afecta el origen empresarial de la actora, ya que si se permite la coexistencia de la marca cuestionada con los signos notoriamente conocidos de la sociedad demandante, se puede llegar a diluir la fuerza distintiva que los caracteriza y deteriorar sus valores comerciales y publicitarios, tal como lo pregona la norma comunitaria. Respecto a la solicitud que efectúa la actora de que se le reconozca, determine, liquide y se pague los perjuicios materiales y morales, como bien se dijo en las providencias transcritas, la Sala estima que no debe pronunciarse sobre tal pretensión, ya que no existe prueba alguna que las establezca, como tampoco existen evidencias acerca de la vulneración de las normas constitucionales invocadas por la actora. En consecuencia, esta Sala decretará la nulidad de los actos administrativos acusados, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva

de esta providencia.

NOTA DE RELATORIA: Se citan las sentencias del Consejo de Estado, Sección Primera del 18 de junio de 2009, Radicado 2003-00095, M.P. Marco Antonio Velilla, en la que de declaró la nulidad de los actos administrativos en relación con la marca mixta TRANSPACK Clase 16 Internacional, frente a la marca registrada TRANSPACK clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza; y del 8 de junio de 2006, Radicado 2003-00096, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón, donde se declararon nulos los actos administrativos que concedieron el registro de la marca TRANSPACK

(MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 36 internacional a la empresa INTERNEXA S.A.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00289-01

Actor: TRANSPACK LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad TRANSPACK LTDA., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 44340 de 28 de diciembre de 2001, 42025 de 24 de

diciembre de 2002 expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 02517 de 31 de enero de 2003 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial por las cuales se concede el registro de la marca mixta “TRANSPACK” para la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Además, solicita la cancelación del registro de la aludida marca. Igualmente, solicita “…se reconozca y ordene la determinación y liquidación de los perjuicios materiales y morales que con las decisiones de esta Superintendencia,… se causaron a mi representado” (folio 236). Agrega que “…se ordene a la Nación – Superintendencia de Industria y Comercio, que pague a la Sociedad TRANSPACK LTDA., (empresa demandante), el valor de los Perjuicios tanto materiales como morales que se reconozcan y determinen en el fallo respectivo (…)” (folio 236). I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. solicitó el 10 de abril de 2001 el registro de la marca mixta “TRANSPACK”, para distinguir productos de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, según Petitorio que obra en el Anexo núm. 1, y su extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 507 de 28 de agosto de 2001. I.1.2. El 1 de octubre de 2001, la actora presentó demanda de oposición ante la

Superintendencia de Industria y Comercio, con base en la marca mixta “TRANSPACK”, clase 39, certificado núm. 178827; el nombre comercial y la enseña comercial “TRANSPACK”, signos distintivos de TRASPACK LTDA. I.1.3. Mediante Resolución núm. 44340 de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca “TRANSPACK”, clase 41 a favor de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., decisión que fue impugnada por la actora interponiendo los recursos de reposición y en subsidio el de apelación. I.1.4. Por medio de la Resolución núm. 42025 de 24 de diciembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución núm. 44340 de 2001. I.1.5. Mediante Resolución núm. 02517 de 31 de enero de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resuelve el recurso de apelación confirmando en su integridad la decisión contenida en la Resolución núm. 44340 de 2001. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Aduce que hubo violación de los artículos 2, 6, 61 de la Constitución Nacional; 4, 97, 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225, 228 y 234 de la Decisión

486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Decreto 1190 de 1978 artículo 56 y siguientes, artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Afirma que la vulneración de la normatividad citada se debe a que al conceder la Superintendencia de Industria y Comercio la marca “TRANSPACK”, se pasó por alto la identidad fonética, gráfica y conceptual entre la marca “TRANSPACK” registrada y la marca que pretende registrarse, lo que generaría confusión en el público consumidor. Aduce que la marca de su titularidad es notoriamente conocida, tanto en el territorio nacional como en el internacional, y de coexistir las dos marcas en el mercado se causaría gran confusión en el consumidor y, por ende, generaría graves perjuicios para la empresa titular, por el aprovechamiento injusto de su reputación. Anota que no cabe duda que la marca de su titularidad es notoria debido a la amplia difusión que internacionalmente y en el país ha ganado desde hace más de 35 años. Además que fueron quebrantadas las disposiciones Constitucionales, por cuanto es obligación del Estado dar protección a la Propiedad Intelectual, por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la Ley, y se desconoció flagrantemente los aspectos referentes al Derecho Marcario, al habérsele concedido a un tercero la marca de su titularidad. Manifiesta que los actos administrativos acusados, se basaron en la no similitud entre las clases 39 y 41 propias de la marca TRANSPACK LTDA. “y la marca TRANSPACK que registra INTERNEXA S.A. E.S.P.…” (folio 244).

Alega, que no le asiste razón al ente de control, ya que desconoce “…los derechos previamente adquiridos desde la creación y constitución de la sociedad TRANSPACK LTDA., luego desde 1995, fecha en la cual se le otorga el registro de la marca TRANSPACK” (folio 244). Expresa, que “En el asunto que nos ocupa, llegaremos a concluir, como el consumidor acostumbrado a utilizar los servicios de TRANSPACK (de propiedad de mi representada), según el cumplimiento de su objeto social, y lo que difiere más exactamente en este punto, como es el TRANSPORTE DE DATOS, cuando encuentren la publicidad de INTERNEXA S.A. E.S.P.- indicando la marca TRANSPACK como SERVICIO, podrá presentarse entre otras situaciones, que TRANSPACK LTDA., por ejemplo, ya no ejerce las labores que estaban acostumbrados a contratar, o en cuanto al transporte de información o datos, podrán contratar a TRANSPACK asignada a INTERNEXA S.A. E.S.P., con el pleno convencimiento que contratan a TRANSPACK LTDA., situación, que sin lugar a dudas va en detrimento de los intereses de mi representada, llevando a una afectación comercial crítica, pues significará pérdida de clientela, menos ventas y por que no, llevará a una Competencia Desleal…” (folio 245). Agrega que TRANSPACK LTDA., publicita su marca “TRANSPACK”, a través del directorio telefónico desde el año 1969 a 2003, además bajo el dominio www.transpackltda.com, dentro de la página web, como también, mediante un contrato de Hosting desde el 8 de junio de 1999 a la fecha, según certificación expedida por COLOMSAT S.A., lo que demuestra que la actora “…anuncia sus

servicios por medios técnicos en su página de INTERNET, situación que se complica, cuando se pretende tener acceso a los servicios de TRANSPACK, pues se encuentra el consultante que INTERNEXA S.A. E.S.P., quien igualmente, utiliza este medio para la promoción de sus servicios, anuncia a TRANSPACK como el líder de su actividad, el portador de portadores, y lo que es peor, el líder en transporte de datos, sobre el cual le fue asignada el registro de la marca TRANSPACK…” (folio 246). Anota, que no hay duda que la marca “TRANSPACK”, de su titularidad, cumple con todos los requisitos de la marca notoriamente conocida, por la cual ha venido trabajando y que dada esta circunstancia, tiene una protección especial. Indica, en torno al nombre comercial que, tanto el artículo 603 del C. de Co., como los artículos 191 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “…consagran el primer uso como adquisición de derecho a uso exclusivo, dándole al deposito ante la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, un carácter declarativo” (folio 248). Argumenta, que la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., pretende ofrecer servicios similares a los de la sociedad actora. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., actuando como tercera interesada

en las resultas del proceso, contestó la demanda en los siguientes términos: Afirma sobre las pretensiones de la demanda, que los actos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se expidieron en debida forma, que por lo tanto, no deben prosperar. Señala frente a los hechos de la demanda, en especial, los hechos noveno y décimo cuarto, que no es verdad que su representada tenga la intención de crear confusión en el mercado de la demandante, toda vez que como lo reconoce la actora el objeto de social de INTERNEXA S.A. E.S.P., es la prestación de servicios de telecomunicaciones. Agrega que la marca “TRANSPACK” es ampliamente conocida por los proveedores de servicio de Internet, el cual difiere sustancialmente del mercado de la demandante, debido a su objeto social. Afirma, que la actora tiene una grave confusión del contexto económico comercial en lo que respecta a las actividades de ambas empresas permitiendo que palabras que son de uso común y que se utilizan en diferentes actividades, como son transporte, confundan la comprensión sobre la actividad que desarrolla y sus posibles competidores. Agrega, que el servicio portador también se le denomina servicio de transporte, el cual no puede confundirse este tipo de transporte de señales o datos con el transporte o movilización de objetos o personas. Actividades muy diferentes, ya que cuando se trata de la actividad económica de movilización de objetos, se está en presencia de un contrato de transporte, la cual es completamente disímil de la actividad económica de INTERNEXA. Por otra parte, sobre el uso exclusivo de la marca, afirma que esto no significa que lo sea para todos los productos o servicios de la clasificación, pues el uso exclusivo sólo se debe predicar para aquellas marcas que distinguen los productos

o servicios para los cuales fue registrada, por lo que no existe la posibilidad de oponerse a todo el mundo, sino contra aquellos que pretendan usar la marca con el propósito de inducir al público a error. Respecto al contenido del artículo 136, literal a) de la Decisión 486, manifiesta que la norma permite el registro de marcas similares o idénticas en diferentes clases, siempre y cuando no se produzca entre ellas riesgo de confusión y asociación, situación que “…no tiene riesgo de suceder con la marca de la demandante y la de INTERNEXA, ya que como se dijo antes, las mismas están llamadas a distinguir productos y servicios en sectores del mercado completamente diferentes, como son el trasporte y el embalaje de mercancías, con la transmisión o transporte de señales de telecomunicaciones” (folio 308). En cuanto a la confundibilidad que pudiera generar la marca de su representada con el nombre comercial TRANSPACK LTDA., expuso: “…podremos decir que por la diversidad del mercado en donde se encuentran ubicados y cumplen su función distintiva, el riesgo de confusión o asociación que puedan presentar es ninguno…” (folios 308 a 309). Respecto a la notoriedad de la marca de la demandante, afirma que esta no cumple con los requisitos trazados por la jurisprudencia del Tribunal Andino, dado que de los documentos aportados, no se colige que con anterioridad a la expedición de los actos acusados, aquélla obtuvo el reconocimiento para que su nombre alcanzara el status a que se refiere el Tribunal. II.1.2 La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Respecto a la legalidad de los actos administrativos acusados, adujo que éstos se

ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Señala, que no se discute la identidad de los signos “TRANSPACK” clase 39 y “TRANSPACK” clase 41, en su parte nominativa. Que no obstante la semejanza entre los signos es imperativo analizar adicionalmente el tipo de productos o servicios que los signos pretendan distinguir. Además, el registro de la marca “TRANSPACK”, cuyo titular es TRANSPACK LTDA. fue concedido para distinguir los servicios comprendidos en la clase 39 Internacional, esto es transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes, mientras que la marca “TRANSPACK” de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. está destinada a distinguir servicios de educación y esparcimiento, comprendidos en la clase 41. Entre dichos servicios no se encuentra relación alguna de la que pueda predicarse una potencial posibilidad de confusión por parte de los consumidores de unos y otros y del mercado en general. En cuanto a la notoriedad de la marca, arguye que basta decir que no es posible alegar y menos aún determinar el carácter de notorio de una marca a partir de la simple afirmación que en tal sentido haga su titular. En lo atinente a la marca mixta cuestionada para la clase 41 frente al nombre comercial y enseña comercial de la demandante, afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio determinó de manera acertada la inexistencia del riesgo de confusión, ya que el requisito de relación entre los servicios de una marca con el nombre comercial, no se cumple en este caso. Además solicita que se proceda a rechazar la práctica de las pruebas pedidas por

la demandante, en especial el dictamen pericial y los testimonios, por ser impertinentes. Respecto a los perjuicios causados que reclama la demandante, señala que con lo anteriormente expuesto se descarta la causación de algún tipo de perjuicio. Además, es infundada su solicitud de pago de perjuicios morales a una persona jurídica por no tratarse de un ser humano. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO En la oportunidad procesal correspondiente, la Agencia del Ministerio Público, solicita requerir la interpretación judicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, artículos XXVIII y siguientes (folio 427). IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente

providencia.

TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos TRANSPACK, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal, para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto TRANSPACK y el nombre comercial TRANSPACK, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal, para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto TRANSPACK fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial TRANSPACK era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

SEXTO: La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se soporta en dos factores: a)Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. b)Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor

SÉPTIMO: Como los signos en conflicto amparan servicios y productos de las clases 41, 39, 36 y 16, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

OCTAVO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:  Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.  Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.  Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece, una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, de la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen. Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de la

marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas” (folios 496 a 498). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 69-IP2009, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente interpretar los artículos 134, 135 literal b), 136 literales a), b) y h), 190, 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Además, de oficio los artículos 191, 192, 193, 200, 224 y 229 de la misma Decisión. Las demás normas no son pertinentes al asunto bajo examen. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un

aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. “Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina

nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”. “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”. “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”. (…) “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el

establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”. Al respecto, esta Sala mediante Sentencia de 18 de junio de 2009, ya se había pronunciado, decretando la nulidad de los actos administrativos, en relación con la marca mixta “TRANSPACK” clase 16 Internacional, frente a la marca registrada “TRANSPACK” clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, el nombre comercial con la misma denominación y la enseña comercial con idéntica

nominación, cuyos signos son de la actora, con la diferencia de que en el caso sub examine, se debate acerca de la marca mixta “TRANSPACK” clase 41 Internacional frente a los mismos signos de la sociedad demandante. En dicha providencia se expuso lo siguiente: “Al respecto, la Sala considera necesario cotejar por separado cada uno de los signos de la demandada frente a la marca en conflicto, con el fin de darle un orden lógico al análisis, a efecto de establecer si hubo o no vulneración de las normas antes descritas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir los actos administrativos acusados. 1º- Así las cosas, se empezará por el cotejo entre las marcas en conflicto, para lo cual se aplicarán las reglas técnicas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. Antes de ello, es conveniente traer a colación el concepto de marca pregonado por la doctrina, quien la define como todo signo perceptible que permita distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de otros idénticos o similares. A este respecto, se refiere el inciso 2º del artículo 81 de la Decisión 344 de 1993 en forma clara y precisa, cuya definición fue recogida tácitamente por la Decisión 486 de 2000, al contemplarla dentro de su estructura normativa. Ambos signos pertenecen a la clase de marcas mixtas, respecto de las cuales debe indicarse el element