CE-11001-03-24-000-2003-00290-01-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de asociación y o confusión En conclusión, se observa que existe identidad ortográfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, por cuanto el vocablo TEMPUS que los compone es idéntico y, por lo tanto, se escribe y pronuncia de manera idéntica; además de que evoca la misma idea en la mente del los consumidores. Lo anterior, permite constatar que la marca mixta TEMPUS no es lo suficientemente distintiva respecto de la marca nominativa TEMPUS, pues los productos para los cuales se solicitó su registro son confundibles con aquellos que ampara la marca previamente registrada en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, a pesar de que el actor solicita el registro de la marca mixta TEMPUS para distinguir joyería, bisutería auténtica o falsa, piedras preciosas y relojería” y que la marca nominativa TEMPUS ampara en la clase 25 “vestidos, calzados y sombrerería”, lo cierto es que en el mercado existen marcas de ropa y calzado que comercializan joyería, bisutería y relojería como complementos y accesorios de la indumentaria, tal y como ocurre con las marcas DIESEL, NIKE, CALVIN KLEIN y SALVATORE FERRAGAMO. Es más, lo anterior permite constatar que un eventual registro de la marca generaría confusión en los consumidores por la conexión competitiva que existe entre las marcas, habida cuenta de que los canales de publicidad y comercialización de las mismas serían idénticos, y que los productos que ambas ampararían tendrían una relación directa.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 - ARTICULO 81 / DECISION 344ARTICULO 83 LITERALES A Y B / DECISION 344 - ARTICULO 128 / DECISION

486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - DISPOSICION

TRANSITORIA PRIMERA NOTA DE RELATORIA: Cotejo marcario, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de agosto de 2009, Exp. 2003-00111, MP. María Claudia Rojas Lasso. Comparación ortográfica, fonética e ideológica, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2006, Exp. 2002-00274, MP. Camilo Arciniegas Andrade. Reiteración jurisprudencial, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de octubre de 2012, Exp. 2005-00093, MP. María Claudia Rojas Lasso.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 3160 DE 2003 (3 de febrero)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera Ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00290-01

Actor: DARIO HOYOS GOMEZ

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,

promovida por Darío Hoyos Gómez contra la Resolución 3160 de 2003 (3 de febrero), mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca TEMPUS, para distinguir “metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos” en la clase 14 internacional.

I. LA DEMANDA Darío Hoyos Gómez, domiciliado en Bogotá, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 3160 de 2003 (3 de febrero), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca TEMPUS para distinguir “metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos” en la clase 14 internacional.  Que como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, se comunique la anterior decisión a la Superintendencia de Industria y Comercio; y se ordene a la entidad publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad

Industrial. 1.2. Los Hechos El 21 de abril de 1997 el señor Darío Hoyos Gómez solicitó ante la División de

Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca TEMPUS, para distinguir “metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos” en la clase 14 internacional. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, fue objetada por la sociedad TEMPUS S.A., pues consideró que no debía ser registrada, habida cuenta de que era confundible con el nombre comercial y la marca TEMPUS, previamente registrados a su favor en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución 18688 de 2001 (3 de febrero), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca TEMPUS, a favor del actor, para distinguir productos de la clase 14 internacional. Inconforme con tal decisión, la sociedad TEMPUS S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. En este sentido, mediante Resolución 1346 de 2002 (28 de enero) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia resolvió el recurso de reposición, confirmando lo decidido en la Resolución 18688 de 2001 (6 de agosto); y, posteriormente, mediante Resolución 3160 de 2003 (3 de febrero) el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, declarando fundada la oposición presentada por la sociedad TEMPUS S.A., revocando lo decidido en la Resolución 18688 de 2001 (6 de agosto) y negando el registro de la marca TEMPUS, para distinguir productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación El demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 136 literal b), 165, 168 y 278 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 1.3.1. Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Afirma que el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.” En este orden de ideas, señala que debe concederse a su favor el registro de la marca TEMPUS, pues la sociedad TEMPUS S.A. carecía de interés para oponerse al registro de dicha marca en el trámite administrativo surtido ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pues nunca demostró que fuera titular del nombre comercial de igual denominación, ni que lo utilizara pública y

continuamente para distinguir productos de la clase 14 internacional. Aunado a lo anterior, señala que la marca TEMPUS, registrada a favor de la sociedad TEMPUS S.A., se canceló por no uso en la clase 14 internacional. Asimismo, sostiene que no existe riesgo de confusión ni asociación entre la marca TEMPUS, cuyo registro solicitó para distinguir productos de la clase 14 internacional, y el signo TEMPUS, previamente registrado a favor de la sociedad TEMPUS S.A. para distinguir productos en la clase 25 internacional, pues distinguen productos de clases distintas. Además, señala que debe concederse a su favor el registro marcario deprecado, pues no es usual que una marca identifique al mismo tiempo prendas de vestir, joyería y relojería. Por último, afirma que no puede negarse el registro de la marca TEMPUS, pues la sociedad TEMPUS S.A. nunca probó que la marca de igual denominación, registrada a su favor en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, fuera notoria. 1.3.2. Artículos 165 y 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Por otro lado, señala que los artículos 165 y 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establecen, respectivamente, que “la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un

procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. (…)” y “la persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.” Bajo el anterior contexto, considera que la Superintendencia de Industria y Comercio violó las normas transcritas, pues no le concedió el registro marcario del signo TEMPUS para distinguir productos de la clase 14 internacional, a pesar de que se había cancelado por no uso el registro de la marca de igual denominación, registrado a favor de la sociedad TEMPUS S.A., en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3.3. Artículos 278 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. A su turno, señala que los artículos 278 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establecen, respectivamente, que “los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica. Las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a través de cualquier medio, a las

oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.” y “los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.”. En este sentido, señala que se interpretaron indebidamente las normas comunitarias “…por cuanto la División de Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 486, ni se abstuvo (debiendo hacerlo) de expedir la resolución que niega el registro de la marca TEMPUS, tramitada a su favor”.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones del demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Indicó que para que un signo fuera registrado como marca, debía reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. En este sentido, afirmó que el signo TEMPUS era irregistrable, porque podría inducir a confusión al público consumidor, habida cuenta de que era idéntico al nombre comercial de igual denominación, registrado a favor de la sociedad

TEMPUS S.A. , en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2. La sociedad TEMPUS S.A., mediante curador ad litem se opuso a las pretensiones de la demanda, pues consideró que un eventual registro de la marca TEMPUS, a favor del demandante, podría generar confusión en el público consumidor, quienes podrían confundir directa e indirectamente ésta marca con el nombre comercial de igual denominación registrado a su favor. 2.3. El señor Eduardo Moreno Bigio, quien adquirió de TEMPUS S.A. los derechos sobre la marca TEMPUS, registrada en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se opuso a las pretensiones de la demanda, reiterando los argumentos expuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio y por la sociedad TEMPUS S.A.. Adicionalmente, señaló que un eventual registro de la marca que se negó podría inducir a confusión a los consumidores, quienes podrían asociar con un mismo origen empresarial los productos que ésta distinguiría con los que distingue la marca registrada a su favor en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los artículos los artículos 81, 83 literales a) y b), 111 y 128 de la Decisión 344, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues éste consideró que debía abstenerse de hacerla respecto de las normas invocadas en la demanda, pues no eran aplicables al caso concreto, ya que no era la normativa

vigente al momento en que fue solicitado por el demandante el registro como marca del signo TEMPUS. En este orden de ideas, las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 67-IP-2010, respecto de las normas referidas, se citan a continuación. “PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro. En el presente caso, la solicitud de registro del signo TEMPUS (mixto) fue presentada el 21 de abril de 1997, en vigencia de la Decisión 344, por lo tanto, esta es la norma aplicable en todo lo referente al cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo TEMPUS

(mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

CUARTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna del País Miembro contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas así como la reglamentación que al efecto establezca dicho País Miembro.

QUINTO: La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial y pese a la falta de una regulación expresa para la enseña comercial en la Decisión 344, el Tribunal se ha pronunciado sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y, de esta manera, se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre

comercial, lo que significa que:

1. Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.

2. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.

SEXTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial o una enseña comercial protegida, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de

confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SÉPTIMO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y servicios.

OCTAVO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos y servicios, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

NOVENO: El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se ha cancelado pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite.

El derecho preferente al que hace mención el artículo 111 de la Decisión 344 no asegura el registro del signo solicitado ya que éste debe someterse, de igual manera, al examen de registrabilidad.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. El demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio y Eduardo Moreno Bigio reiteraron, respectivamente, los argumentos expuestos en el libelo de la demanda y en la contestación de la misma. 4.2. La sociedad TEMPUS S.A. guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Antes de entrar a resolver el fondo del asunto debe la Sala advertir que examinará los cargos de la demanda a la luz de lo dispuesto en los artículos 81, 83 literales a) y b), 111 y 128 de la Decisión 344, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no respecto de los artículos que originalmente se invocaron como violados en el libelo de la demanda, por ser estas las normas vigentes al momento en que fue solicitado el registro como marca del signo mixto TEMPUS. En efecto, sobre la aplicación de las normas comunitarias en el tiempo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial: “De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

La solicitud de registro del signo TEMPUS (mixto) fue presentada el 21 de abril de 1997, en vigencia de la Decisión 344, por lo tanto, esta es la

norma aplicable en todo lo referente al cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.” (Se resalta) En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si el signo mixto TEMPUS, cuyo registro se solicitó para distinguir “metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos” en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 83 literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones. A este respecto, se advierte que el artículo 83 literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente: “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá constituir marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Asimismo, debe hacerse hincapié, al amparo de lo dispuesto en la interpretación prejudicial por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que un nombre comercial “…identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.”. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución acusada, negó al actor el registro de la marca mixta TEMPUS, para distinguir “joyería, bisutería auténtica o falsa, piedras preciosas y relojería” en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que existía confundibilidad entre ésta y el nombre comercial TEMPUS usado por la sociedad TEMPUS S.A. para comercializar “prendas de vestir”. Además, se tiene que el señor Eduardo Moreno Bigio, quien adquirió de TEMPUS S.A. los derechos sobre la marca TEMPUS, registrada en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, considera que un eventual registro de la marca solicitada por el demandante podría inducir a confusión a los consumidores, quienes podrían asociar con un mismo origen empresarial los productos que ésta distinguiría con los que distingue la marca registrada a su favor en las clases internacionales descritas. 5.1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida

en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión entre marcas o entre una marca y un nombre comercial, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”,

Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca mixta cuyo registro se cuestiona y la marca y el nombre comercial previamente registrados, se expresan como se señala a continuación:

: MARCA CUYO NOMBRE COMERCIAL

MARCA PREVIAMENTE

REGISTRO SE PREVIAMENTE

REGISTRADA

CUESTIONA DEPOSITADO

TEMPUS TEMPUS

TEMPUS

(NOMINATIVA CLASES 18 y Para comercializar “prendas (MIXTA CLASE 14) 25) de vestir”. TEMPUS TEMPUS Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección1, al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, en la interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó: “En el caso de realizarse el cotejo entre un signo mixto y un signo denominativo registrado o solicitado con anterioridad se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo,

determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).” 1 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.: 11001032400020030011101, Actor: MONTRES ROLEX S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre la marca mixta TEMPUS y la marca nominativa y el nombre comercial TEMPUS. 5.1.1. Comparación Ortográfica2 y Fonética3 Ahora, de la confrontación directa que se hace entre el signo mixto TEMPUS y el signo nominativo y el nombre comercial de igual denominación, advierte la Sala que existe identidad ortográfica y fonética entre ellos, pues son iguales y, por lo tanto, se escriben y pro