CE-11001-03-24-000-2003-00312-01-2011

SOLICITUD DE CANCELACION POR NO USO DE UNA MARCA - Legitimación / USO DE LA MARCA - Normatividad aplicable / USO DE LA MARCAQuienes pueden realizarlo La normatividad comunitaria establece que cualquier persona que acredite un interés, se encuentra legitimada para solicitar ante las autoridades nacionales competentes la cancelación por no uso de una marca registrada. Para que opere dicha cancelación, es preciso que la marca no haya sido utilizada de manera real y efectiva en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha en que se radique la correspondiente solicitud de cancelación. Sobre el particular ha de tenerse en cuenta que el artículo 108 de la Decisión 344, interpretado por el Tribunal Andino de Justicia, señalaba de manera restrictiva que el uso de la marca debía realizarse directamente “por su titular o por el licenciatario de éste,” pero el artículo 165 de la Decisión 486 fue mucho más amplio al consagrar que el uso bien puede efectuarse “por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello”. Dada la disparidad de las regulaciones y ante la necesidad de definir cual de los dos es la que debe aplicarse en el sub lite, debe tenerse en cuenta que la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, mencionada por el precitado Tribunal en su interpretación, establece que si bien los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos de conformidad con la legislación comunitaria precedente, se rige por las disposiciones vigentes en la fecha de su otorgamiento, “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se

aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.” Nótese además que la aplicación del artículo 165 de la Decisión 486, siendo una norma mucho más amplia y benévola, concuerda con el principio de favorabilidad. Como corolario de lo anterior, la disposición a aplicar en el asunto sub examine no es otra distinta a la del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debiendo entenderse que el uso de la marca bien puede realizarlo el titular del registro, el licenciatario o cualquier persona autorizada. En ese sentido, además de admitirse el uso de la marca por quienes ostenten la calidad de “licenciatarios”, también es válido el uso que de la misma hagan los concesionarios, franquiciados, distribuidores, representantes o agentes, etc.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 108 / DECISION 486 DE LA COMISION DE CARTAGENA – ARTICULO 165 / DECISION 486 DE LA COMISION DE CARTAGENA – DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA NOTA DE RELATORIA: Se citan la sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 17 de agosto de 2000, Radicado 3448, M.P. Manuel Urueta Ayola; y la Interpretación Prejudicial 13-IP-2009 del Tribunal Andino de Justicia.

MARCA - Determinación de su uso real y efectivo / USO DE UNA MARCADeterminación En orden a determinar el uso real y efectivo de una marca, es preciso tener en cuenta que las normas andinas no establecen un parámetro mínimo en términos de cantidad y volumen de ventas, a partir del cual una marca pueda tenerse por

usada; por lo mismo, su uso real y efectivo no puede establecerse en términos absolutos (…) el precitado Tribunal recomienda tener en cuenta en cada caso particular y concreto, la naturaleza de los productos y servicios y la manera como aquellos se comercializan en el mercado, pues los que son de consumo masivo y venta libre se comercializan de ordinario en supermercados de cadena, en tiendas por departamentos e incluso en plazas y en pequeños establecimientos de comercio, en tanto que los productos y servicios catalogados como bienes de capital o como bienes suntuarios, suelen comercializarse bajo catálogo, de manera personalizada o por conducto de tiendas altamente especializadas y en volúmenes que si bien suelen ser no muy importantes en cuanto al número de operaciones realizadas, resultan altamente representativos desde el punto de vista económico en razón de su elevado precio. En todo caso, para el tratadista JORGE OTAMENDI, el uso de una marca “[…] no debe ser tan poco como para que pueda aparecer como una burla a la disposición legal, sino que debe ser suficiente como para demostrar una intención clara, seria e inequívoca de su titular, de comercializar un producto o de prestar un servicio con la marca en cuestión.” En armonía con esa línea de pensamiento, el autor RUDOLF CALLMANN nos dice que el "uso debe ser deliberado y continuo, pero no necesariamente extensivo, no debe ser esporádico, secretivo, confidencial, casual, fortuito, experimental o transitorio".

NOTA DE RELATORIA: Se cita la Interpretación Prejudicial 22-IP-2005 del 28 de abril de 2005 del Tribunal Andino de Justicia.

CANCELACION DE LA MARCA - Objeto / CANCELACION DE UNA MARCA POR FALTA DE USO - Casos en los que no procede / USO DE LA MARCAAcreditación probatoria. Carga de la prueba / USO DE LA MARCA - Medios probatorios. Principio de libertad probatoria Desde el punto de vista teleológico, la figura de la cancelación de las marcas registradas por no uso, se inspira en la necesidad de depurar los registros marcarios, para permitir que aquellas puedan ser registradas y explotadas posteriormente por otras personas. En este tipo de situaciones, el artículo 111 de la Decisión 344 reconoce un derecho de preferencia a quien ha propiciado su cancelación, privilegio que puede ser ejercido “dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”. En todo caso, bajo el régimen jurídico de la Comunidad Andina resulta improcedente la cancelación de una marca por falta de uso, cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito, por restricción de las importaciones o la imposición de otros requisitos a los bienes y servicios protegidos por la marca, su uso en el período consecutivo de tres años anteriores a la solicitud de cancelación se haya hecho imposible, pudiendo invocarse tales situaciones como causales de justificación por parte del titular del registro (…) En lo que concierne a la acreditación probatoria del uso de la marca, el ordenamiento comunitario radica la carga de la prueba en cabeza de quien ostenta la titularidad de su registro. Por lo mismo, el tercero que pretende obtener su cancelación, se encuentra exonerado de la carga de la prueba, la cual se traslada, como ya se dijo, al titular de la marca

registrada, por ser precisamente él quien se encuentra en condiciones de desvirtuar su falta de uso en el mercado y quien tiene por demás el interés de hacerlo. La traslación de la carga probatoria se justifica en estos casos ante la imposibilidad en que se encuentra el solicitante de demostrar el hecho negativo del no uso, pues ello equivaldría a imponerle una tarea probatoria demasiado dispendiosa y de difícil o imposible cumplimiento (probatio diabolica). Al fin y al cabo, la acreditación de los hechos extintivos, impeditivos, exonerativos y excluyentes debe recaer sobre quien los alega en defensa de sus propios intereses (...) En lo que atañe al tema de los medios de prueba admisibles, el artículo 167 de la Decisión 486 dispone que, “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. Ese listado, como bien lo aducen tanto el apoderado de la parte actora como el propio Tribunal Andino de Justicia, es meramente enunciativo y no puede tenerse como un numerus clausus, lo cual significa que el uso de la marca también puede ser probado mediante la aportación o práctica de otros medios de prueba distintos, siempre y cuando los mismos sean permitidos por la legislación nacional. Ciertamente, el empleo de las expresiones “podrá” y “entre otros” en el precepto comunitario anteriormente trascrito, desvirtúan de entrada la interpretación restrictiva consignada en los actos administrativos acusados, pues ante la falta de taxatividad de la norma comunitaria que trata de los medios de prueba y en

aplicación del principio de complemento indispensable, debe acudirse a la legislación nacional.” En virtud de lo anterior, no puede perderse de vista que en nuestro ordenamiento interno rige el principio de la libertad probatoria, el cual se encuentra expresamente consagrado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE

CARTAGENA – ARTICULO 111 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL –

ARTICULO 175

NOTA DE RELATORIA: Se cita la sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 29 de abril de 2010, Radicado 2005-00165, M.P. Marco Antonio

Velilla Moreno.

USO DE UNA MARCA - Por terceros: Licenciatario / CONTRATO DE LICENCIA - Formalidad / MARCA MARCEL FRANCE - No cancelación por demostración de uso efectivo y constante El apoderado de la actora, señora CONSUELO PLAZA LARTIGAU, busca infirmar la legalidad de los actos administrativos acusados, mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio dispuso la cancelación de la marca MARCEL FRANCE, allegando al proceso distintos medios de prueba para acreditar el uso real, efectivo y constante de dicha marca (…) el uso de una marca por parte de terceros bien puede hacerla un licenciatario, cumpliendo las formalidades consagradas por el ordenamiento jurídico comunitario respecto del contrato de licencia, referidas a su celebración por escrito y a su registro ante la oficina nacional competente; o bien a través de una persona autorizada. En efecto, es totalmente cierto que en el expediente no obra dicho contrato de licencia ni la

evidencia de que en caso de existir el mismo haya sido registrado. Sin embargo, el hecho de que el señor MARCEL PLAZAS LARTIGAU, titular inicial del registro marcario, y posteriormente la señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU, como cesionaria del mismo, hayan consentido el uso y explotación de la marca a través de la sociedad COSMETIC FRANCE LTDA, de la cual el primero es socio mayoritario, hacen presumir la existencia de una autorización no escrita, que se confirma por el hecho de que la segunda haya controvertido tanto en sede administrativa como judicial, la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia del ramo dispuso su cancelación, tras negarle validez a los actos de uso y explotación de la marca adelantados por la firma anteriormente aludida. Como se dijo en páginas anteriores, si bien el contrato de licencia está sujeto a las formalidades ya mencionadas, lo real y cierto es que las normas comunitarias no establecen formalidades específicas para otro de tipo de terceros que hayan sido autorizados para usar y explotar las marcas, no siendo entonces razonable ni admisible que se desconozca el hecho cierto de la explotación, por no haberse cumplido una formalidad que el ordenamiento jurídico no consagra. En ese orden de ideas, estando debidamente demostrado en el proceso el uso efectivo y constante de la marca MARCEL FRANCE durante el período trienal que antecedió a la solicitud de cancelación formulado por la señora MARIA IVONNE HERNÁNDEZ DE PLAZAS, la Sala procederá a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00312-01

Actor: CONSUELO PLAZAS LARTIGAU

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Se decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU, contra las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: la número 042072 del 24 de diciembre de 2002 por medio de la cual resolvió un recurso de reposición interpuesto por la señora MARÍA IVONNE HERNÁNDEZ DE PLAZAS (hoy HERNÁNDEZ VARGAS) en contra de la Resolución No. 7665 del 8 de marzo de 2002, en el sentido de revocar el numeral segundo de su parte resolutiva, y de ordenar la cancelación por no uso del registro de la marca MARCEL FRANCE para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; y la número 06649 del 14 de marzo de 2003, mediante la cual se resolvió un recurso de apelación interpuesto por la actora en el sentido de confirmar el acto administrativo mencionado anteriormente.

I.- ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA La señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU en ejercicio de la acción de

nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó que se acceda a las siguientes 1. 1. Pretensiones 2.1. Que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las siguientes providencias: 2.1.1. La resolución 042072 de diciembre 24 de 2002, expedida por la Jefe de división de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual en el artículo primero de la parte resolutiva se dispuso textualmente: “Revocar parcialmente la decisión contenida en la Resolución No. 7665 del 8 de marzo de 2002, en el sentido de ordenar la cancelación por no uso del certificado de registro número 133783, correspondiente a la marca MARCEL FRANCE, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos; lociones capilares y dientríficos, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya titular es la señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU”. 2.1.2. La resolución 06649 de marzo 14 de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en cuyo artículo primero de la parte resolutiva se dispuso confirmar la decisión contenida en la resolución 042072 de 2002 y en el artículo segundo se declaró agotada la vía gubernativa. 2.2. Que se declare que está en vigencia el certificado de registro número 133783, correspondiente a la marca MARCEL FRANCE (nominativa), para

distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos; lociones capilares y dentríficos, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya titular es la señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU, lo cual se comunicará a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, que deberá publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial de dicha Superintendencia. 2.3. La sentencia deberá ejecutarse de conformidad con lo previsto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo (D.L. número 1 de 1984).”1 Además de las pretensiones consignadas de la demanda, el apoderado de la actora adicionó oportunamente la siguiente: 2.3. Que se declaren sin efectos los actos jurídicos que hubieren sido expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y otras autoridades administrativas o judiciales, durante el trámite de este proceso, y que fueron viables en razón de la cancelación de la marca MARCEL FRANCE de propiedad de la actora por supuesto no uso. 1 Folio 52 del Cuaderno número 1. 1. 2. Hechos en que se funda la demanda

1. El señor MARCEL PLAZAS LARTIGAU, obtuvo de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa MARCEL FRANCE, para distinguir productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, decisión que se adoptó mediante la Resolución

No. 6707 del 7 de septiembre de 1990, siendo renovada el 19 de diciembre de 1995 hasta el 3 de noviembre de 2006.

2. El señor MARCEL PLAZAS LARTIGAU cedió la marca referida a la señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU, determinación que fue debidamente aprobada por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 14491 del 30 de mayo de 1997.

3. Los productos identificados con la marca MARCEL FRANCE, fueron distribuidos y comercializados por las firmas COSMETIC FRANCE (de la cual eran socios los señores MARCEL PLAZAS LARTIGAU y MARÍA YVONNE HERNÁNDEZ DE PLAZAS) y PROFRANCE E.U. (constituida por la señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU). Lo anterior, en virtud de la licencia o autorización “tácita o expresa” otorgada por el titular de la marca.

4. El 10 de agosto de 2000 la señora MARÍA YVONNE HERNÁNDEZ DE PLAZAS, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro de la marca MARCEL FRANCE por falta de uso, solicitud que fue denegada por la División de Signos Distintivos mediante la Resolución No. 7665 del 8 de marzo de 2002.

5. Inconforme con dicha determinación, la señora MARÍA YVONNE HERNÁNDEZ DE PLAZAS interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, pretextando la inexistencia de un contrato de licencia de uso de la marca entre la señora CONSUELO PLAZAS

LARTIGAU y la firma COSMETIC FRANCE. 6. . Mediante Resolución No. 42072 del 24 de diciembre de 2002, la Superintendencia decidió revocar parcialmente el acto recurrido, ordenando la cancelación de la marca MARCEL FRANCE por falta de uso y aceptó el argumento relativo a la inexistencia del contrato de licencia.

7. En desacuerdo con lo anterior, la señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU, recurrió en apelación la Resolución No. 42072 del 24 de diciembre de 2002, la cual fue confirmada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución 06649 del 14 de marzo de 2003, quedando agotada la vía gubernativa, siendo de destacar que el ente demandado desechó de plano la consideración de algunos de los medios de prueba que fueron aportados para acreditar el uso comercial constante de la marca MARCEL FRANCE durante los tres (3) años anteriores, argumentando que en el Derecho Comunitario Andino, las únicas pruebas admisibles para acreditar dicho uso son las “pruebas reales”, esto es, las que solamente se pueden aportar, como lo serían los documentos y los objetos, no siendo conducentes otros medios de prueba, como los dictámenes, las inspecciones o la recepción de testimonios. 1. 3. Normas violadas y concepto de la violación La actora estima violados los artículos 2 inciso 2º, 6º, 29 y 93 de la Constitución Política; 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de Cartagena; 34 del C.C.A. y 174, 175, 177 y 187 del C. de P.C.

Sostuvo que la marca MARCEL FRANCE fue objeto de uso durante los tres años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación, en las condiciones de disponibilidad, cantidad y mercadeo exigidas por el ordenamiento comunitario, tal como lo acreditan los medios de prueba allegados con ocasión de la actuación administrativa. Con fundamento en ellos, el Jefe de División de Signos Distintivos de la entidad demandada admitió la existencia de una amplia red de distribución del producto a nivel nacional durante el periodo comprendido ente el 23 de mayo de 1997 y el 23 de mayo de 2000, fecha de radicación de la solicitud de cancelación de la marca. Señaló que algunos de los documentos aportados como prueba fueron rechazados con el argumento de que los únicos medio medios de prueba idóneos son los que se enuncian en el artículo 167 de la Decisión 486, lo cual desconoce la garantía del debido proceso y el derecho de defensa, al impedir la posibilidad de acreditar el uso de la marca mediante la recepción o práctica de otros medios de prueba que acrediten el uso de la marca. A juicio del actor, dicha determinación se funda en una interpretación indebida de la precitada disposición comunitaria, pues en su texto no se está descartando la posibilidad de acudir a otros medios probatorios admitidos en el derecho interno, más aún cuando ellos no son contrarios ni incompatibles con la normatividad comunitaria. Considera que la Superintendencia incurrió igualmente en una falsa motivación, al desconocer el uso real y efectivo que se hizo de la marca a través de las sociedades COSMETIC FRANCE LTDA. y PROFRANCE E.U., a pesar de haber admitido en la Resolución 6649 de 2003 la existencia de

vínculos contractuales entre la demandante y dichos entes comerciales, relacionados precisamente con las autorizaciones para el uso de la marca

MARCEL FRANCE.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El apoderado de La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio contestó oportunamente la demanda, mediante escrito en el cual defiende la legalidad de las decisiones demandadas y pide la desestimación de las pretensiones.

Adujo que las pruebas aportadas en sede administrativa no demostraron el uso efectivo de la marca denominativa MARCEL FRANCE, durante los tres años anteriores a la solicitud de cancelación por no uso. Para corroborar su dicho realizó un análisis detallado de cada una de las pruebas aportadas dentro de la actuación administrativa, haciendo la valoración respectiva para concluir que los documentos aportados no eran conducentes. En ese mismo orden de ideas, puso de presente que en tratándose de la acreditación del uso de la marca, el artículo 146 de la Decisión 486, solamente admite pruebas “presentadas” y, por lo tanto, las “solicitadas” por la actora resultan inconducentes, pues en materia de pruebas no es procedente dar aplicación a las disposiciones nacionales que regulan la materia. Tales consideraciones son más que suficientes para señalar que no se configuró ninguna violación al debido proceso. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO La señora MARÍA YVONNE HERNÁNDEZ DE PLAZAS manifestó, por una parte, que no existe ningún acuerdo escrito con la sociedad COSMETIC FRANCE LTDA para el uso de la marca MARCEL FRANCE y por la otra,

que la sociedad PROFRANCE E.U, tampoco tuvo la condición de cesionaria para el uso de dicha marca, en razón de haber desistido de la cesión que le hizo, tal cual lo evidencia la Resolución 7665 del 8 de marzo de 2002 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Alegó que el titular de la marca MARCEL FRANCE no demostró el uso de la marca durante los tres años anteriores a la fecha en que se radicó la solicitud de cancelación y anotó igualmente que las pruebas solicitadas por la demandada son inconducentes para probar el uso de la marca. IV.- LOS ALEGATOS DE CONCLUSION Las partes reiteraron los mismos argumentos de la demanda y su contestación. El apoderado de la demandante cuestionó además la postura asumida por la señora MARÍA YVONNE HERNÁNDEZ DE PLAZAS, quien después de haber percibido una suma de dinero superior a los DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS derivados de la producción, distribución y comercialización de productos amparados por la marca MARCEL FRANCE, viene ahora a solicitar la cancelación de su registro, argumentando la supuesta falta de uso. Advirtió además que lo que se controvierte en este proceso no es precisamente la titularidad de la marca MARCEL FRANCE, ni si la señora CONSUELO PLAZAS cedió o no a la sociedad COSMETIC FRANCE LTDA. el derecho de usar o explotar ese signo distintivo, pues el punto central de la cuestión consiste en dilucidar si esa marca se usó o no durante los tres años precedentes a la solicitud de cancelación. El apoderado de la tercera interesada, por su parte, sostuvo que en el

trasfondo de la controversia están las desavenencias surgidas entre la señora MARÍA YVONNE HERNÁNDEZ DE PLAZAS (hoy HERNÁNDEZ VARGAS) y su exesposo, el señor MARCEL PLAZAS LARTIGAU, quien al terminar su relación, de manera “ficticia” cedió el uso de la marca MARCEL FRANCE a su hermana, la señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU, sin que obre prueba de la realización efectiva de dicha cesión. Las pruebas allegadas al proceso, permiten observar además, que los distribuidores de los productos MARCEL FRANCE, manifestaron haber negociado directamente con el señor PLAZAS LARTIGAU en su calidad de gerente de la sociedad COSMETIC FRANCE LTDA., añadiendo no saber nada con respecto a la celebración de convenios de cesión para el uso de la marca y, como es bien sabido, la existencia del convenio y su registro son solemnidades exigidas por la normatividad comunitaria. En tal escenario, insistió en afirmar que la actora no logró demostrar el uso de la marca en el período de tres años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación. El agente del Ministerio Público no hizo manifestación alguna en esta etapa del proceso. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°, 13-IP-2009 de fecha 19 de junio de 2009, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus

conclusiones el mencionado Tribunal expresó: PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de cancelación de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación por no uso de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Los artículos 108 a 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecen las características y los presupuestos procesales de la figura de la cancelación por no uso de la marca, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: La carga de la prueba, en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, acorde con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca.

Como la norma comunitaria guarda silencio en relación con los medios de prueba pertinentes, se debe acudir con base en el principio de complemento indispensable, a las legislaciones internas de los Países Miembros, para determinar qué medios probatorios son los conducentes. La normativa comunitaria, de ninguna manera, limita los medios de prueba utilizados y, en consecuencia, sería válida y

conducente cualquier clase de prueba para probar el uso, siempre y cuando sea permitida por la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas y practicadas, de conformidad con el régimen probatorio aplicable. El titular de la marca deberá presentar y solicitar las pruebas que estime convenientes, dentro de los sesenta días hábiles contados a partir de la notificación de la solicitud de cancelación, según lo dispone el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: La licencia de la marca, se encuentra regulada en el artículo 117 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El instrumento que plasma la licencia es el contrato de licencia, por el cual, el licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra persona, denominada licenciatario; este último, se obliga al pago de una remuneración denominada regalía. El licenciante, conserva la titularidad sobre la marca.

El contrato de licencia, deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional del País Miembro, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Decisión 344. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos. La Oficina Nacional Competente, analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina y, en segundo lugar, si la marca licenciada, no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

En el trámite de cancelación por no uso de una marca licenciada, el titular de la misma deberá probar el uso real y efectivo de dicha marca por parte del licenciatario; pero además, deberá anexar prueba del registro del contrato de licencia respectivo.

QUINTO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior, tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho

Comunitario Andino. VI.- DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Los actos acusados La parte actora cuestiona la legalidad de las Resoluciones núms. 42072 de 24 de diciembre de 2002 y 6649 de 14 de marzo de 2003, proferidas en su orden por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la segunda, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, mediante las cuales se dispuso la cancelación por no uso del registro de la marca MARCEL FRANCE (nominativa) para distinguir productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza; y se confirmó dicha determinación.

2. Normatividad aplicable De conformidad con la Interpretación Prejudicial 13-IP-2009 rendida por el Tribunal Andino de Justicia con destino a este proceso, las siguientes son las disposiciones a aplicar en el asunto bajo examen:

DECISIÓN 344

Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado,