CE-11001-03-24-000-2003-00318-01-2010

ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO - Aplicación en el tiempo / NORMATIVA COMUNITARIA SUSTANCIAL - Aplicación en solicitud de marcas / NORMATIVA COMUNITARIA SUSTANCIAL - Aplicación en impugnación de registro marcario / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - Entrada en vigencia con posterioridad a solicitud de registro marcario. Efectos La marca mixta “BILLS” que distingue los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, fue solicitada a registro el 7 de julio de 1997, por la sociedad HILACOL S.A., es decir, estando vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, además fue concedida mediante Resolución número 30657 de 25 de septiembre de 2001. Indica el Tribunal de Justicia Andino, acerca de la aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo, lo siguiente: “…estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicialde la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario, que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiese lo

previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina” (folio 405). De manera que la Administración debió aplicar las normas sustanciales de la Decisión 344 y no de la Decisión 486, ya que la fecha de radicación de la solicitud de registro de la marca mixta “BILLS”, clase 25, es del 7 de julio de 1997, es decir, aproximadamente dos años y medio antes de entrar en vigencia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Cuestión que el Tribunal de Justicia Andino, reafirma en el aparte transcrito en el párrafo precedente y, por consiguiente, siguiendo los parámetros trazados por dicho Tribunal la legalidad de los actos acusados se analizará bajo las normas sustanciales previstas en la Decisión 344.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE 1993 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECISION 486 DE DE LA COMISION DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 172

PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD - Contenido y alcance. Aplicación en materia marcaria / MARCAS - Aplicación del principio de territorialidad / PRINCIPIO DE PRIORIDAD MARCARIA - Consagración en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina / MARCA - Su registro en el exterior no implica que necesariamente éste se conceda en Colombia Ahora bien, ya que la marca de la actora no se encuentra registrada en Colombia, es necesario hacer referencia a la aplicación del principio de territorialidad. Esta Sección, refiriéndose al principio de territorialidad, reiteradamente ha sostenido en términos generales que, un signo goza de protección en el territorio respectivo

donde fue registrado como marca, a no ser que se haya invocado la prioridad de la solicitud o la notoriedad de la marca. Al respecto, se trae a colación la sentencia de 6 de julio de 2000 que precisa el alcance territorial de las marcas, en los siguientes términos: “En lo que respecta a la propiedad que la sociedad demandante tiene respecto de la marca LA RUBIA (nominativa) en Perú y Bolivia (v. folios 387 a 388), debe tenerse en cuenta que, como lo señala el Tribunal de Justicia Andino, el principio de territorialidad de las marcas, mientras en el área subregional andina no se haya establecido el registro marcario con efectos en todos los Países Miembros, no podrá aducirse como derecho a obtener el registro, salvo que se trate de hacer valer la prioridad marcaria contemplada en los artículos 83, literal e), o 103 de la Decisión 344, lo que no ocurre en el presente caso”. Igualmente, mediante sentencia de 11 de octubre de 2006, se precisó: “La Sala en primer lugar precisa que el hecho de que con anterioridad la Superintendencia hubiera concedido a la actora el registro de la marca THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES para amparar productos de las clases 9 y 41 así como el hecho de que la marca esté registrada en los Estados Unidos de América no implica que la Oficina Nacional competente deba acceder obligatoriamente a las pretensiones, toda vez que se trata de solicitudes diferentes así sean del mismo actor y del mismo signo THE LATIN ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES; en el caso presentado además se trata de amparar productos de diferente clase; de otro lado, la marca se concede previo el

trámite correspondiente, para ser usada dentro de la jurisdicción del Estado donde se concedió. Sobre el particular ha dicho el mismo Tribunal Andino que: “…para que la marca pueda gozar de la plenitud de los derechos de propiedad debe someterse en el país respectivo al cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley nacional y dentro de ellos naturalmente está el de la solicitud de registro y la sujeción al examen de registrabilidad…. Y allí donde la marca pueda incurrir en causales de irregistrabilidad, no será posible acceder a la protección marcaria.….”.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE 1993 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 83 LITERAL E / DECISION 344 DE 1993 DE

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 103

PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD MARCARIA - Inaplicación frente a marcas notorias / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD MARCARIA - Inaplicación frente a marcas notorias / MARCAS NOTORIAS - Rompen ipso facto los principios de territorialidad y especialidad marcaria / MARCAS NOTORIAS - Elementos que la configuran Lo anterior, no deja duda, que la protección de las marcas, sólo se presenta en el país en que fueron registradas, a no ser, se reitera, que se haya invocado la prioridad de la solicitud o la notoriedad de la marca, última de las situaciones que ocurre en el caso sub examine, ya que la actora alega que el signo mixto de su titularidad “BUFFALO BILL” + GRÁFICA, clase 25 se trata de una marca notoriamente conocida. Los principios de territorialidad y especialidad tratándose

de marcas notorias ya han sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Andino de Justicia. El citado Tribunal, hoy día va más allá respecto a estos principios, conforme lo expresa en el Proceso 02-IP-2007. Sentencia de marzo 7 de 2007: “La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en referencia a signos que constituyen su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, se extiende con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella. En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a la que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada. Sin embargo, la norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio”. Además, precisa esta Sala, que la marca notoriamente conocida rompe de ipso facto los principios de territorialidad y especialidad, pues las coberturas de dichas marcas van más allá de los límites territoriales de donde fueron registradas, es decir, su conocimiento se transfronteriza y se extiende internacionalmente. Razones por las cuales, merecen de un mayor amparo que las marcas comunes u ordinarias, al estar estas últimas limitadas a un conocimiento menor por parte de

sus consumidores, precisamente por la falta del reconocimiento de las mismas como notorias. Por otra parte, el Tribunal Andino refiriéndose a la notoriedad de las marcas, expresa lo siguiente: “La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de la marca común u ordinaria al status de notoria” (folio 407). MARCA NOTORIA - Requiere de pruebas suficientes, idóneas y eficaces / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Presupuestos para establecerla / MARCA BUFFALLO BILLS - No se acredita notoriedad de la marca Igualmente, esta Sala, en reiteradas oportunidades, ha sostenido que las pruebas descritas en la norma comunitaria son de carácter enunciativo, por lo tanto, las evidencias que se presenten basta con que sean suficientes, idóneas y eficaces para demostrar que la marca es notoriamente conocida. La marca notoria ha sido objeto de la jurisprudencia del Tribunal Andino y del Consejo de Estado desde largo tiempo atrás, Tribunales que han venido sosteniendo que la calidad de marca notoria, por tratarse de una cuestión de hecho, debe demostrarse en forma suficiente en cada caso. La actora presenta, entre otras pruebas para acreditar la notoriedad de su marca mixta “BUFFALO BILLS”, las siguientes:(…). De las

pruebas relacionadas llama la atención la Resolución núm. 003389 de 13 de febrero de 2003 que resuelve el recurso de apelación, respecto de la cual se transcriben algunos apartes: “Pruebas de notoriedad allegadas Una vez verificado el expediente, se encontraron las siguientes pruebas: (…) Examinados los documentos anexados, se considera que estas pruebas demuestran la existencia y antigüedad de los registros de la marca BILLS en varios países, así como la publicidad que se realiza sobre la gestión del equipo BUFALO (sic) BILLS, sin embargo no resultan procedentes para probar la notoriedad de la marca, toda vez que no establecen los presupuestos para que la marca sea notoria, tales como la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. Adicionalmente, las pruebas aportadas no se ajustan a los parámetros de territorialidad que la Decisión 486 de la Comunidad Andina exige, para que una marca sea considerada como notoria. En efecto, las pruebas indicadoras de los hechos, apuntan en su mayoría al reconocimiento de ésta situación en países no miembros del pacto andino. (…)” Lo anterior demuestra que sí se valoraron las pruebas sobre la notoriedad de la marca “BILLS”. Como también evidencia la equivocación en que incurre la Administración, al sostener como único argumento en la contestación de la demanda, que las pruebas fueron presentadas extemporáneamente y que, por lo tanto, no podían tenerse en cuenta para su valoración. MARCA BUFFALO BILLS - Falta de prueba de su notoriedad / MARCA BILLS

• Legalidad de su registro al no acreditarse notoriedad de marca Buffalo Bills / MARCA BUFFALO BILLS - Inexistencia de registro en Colombia Así las cosas, los cargos presentados por la actora no tienen vocación de prosperar, porque las evidencias aportadas no se encuentran revestidas de idoneidad y eficacia, al no probar suficientemente alguno o algunos de los aspectos enunciados en el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tales como la extensión de su conocimiento entre el público consumidor; la antigüedad y su uso constante, la intensidad y su ámbito de difusión; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca, etc., aspectos de los cuales sólo fue probada la antigüedad de la marca, a través de la relación de los registros internacionales, pero no su uso constante. La previsión normativa de los citados indicadores, hace imprescindible que se demuestre suficientemente la notoriedad de la marca, a diferencia del hecho notorio, que en este caso podría ser el equipo de fútbol americano BUFFALO BILLS, ya que la calidad de notoriedad del signo no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida. En este orden de ideas, al no acreditarse la notoriedad de la marca de la actora, los actos acusados gozan de plena legalidad. Además, aunque si bien es cierto existen similitudes ortográfica, fonética y conceptual entre las marcas en conflicto [Buffalo Bills y Bills], así como en su parte gráfica, no lo es menos, que la marca de la actora [Buffalo Bills] no se encuentra registrada ni existe solicitud previa de registro en Colombia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00318-01

Actor: NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPERTIES, INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPERTIES, INC., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resoluciones números 30657 de 25 de septiembre de 2001, 42232 de 19 de diciembre de 2001 y 03389 de 13 de febrero de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se concedió el registro de la marca mixta “BILLS” a favor de la sociedad HILACOL S.A., para distinguir servicios de la clase 25 de la Clasificación

Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1. El 7 de julio de 1997, la sociedad HILACOL S.A., solicitó el registro de la marca mixta “BILLS”, para distinguir “vestidos, calzado, sombrerería”, productos contenidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. I.2. El 30 de enero de 1998, fue publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad

Industrial núm. 455. I.3. La sociedad NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPERTIES, INC., presentó observaciones contra la citada solicitud de registro con base en la notoriedad de las marcas “BUFFALO BILLS”. I.4. Mediante Resolución núm. 30657 de 25 de septiembre de 2001, la División de Signos Distintivos declaró infundada la observación y otorgó el registro de la marca mixta “BILLS”, clase 25, a favor de la Sociedad HILACOL S.A. I.5. El 29 de octubre de 2001, la actora interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación. I.6. Mediante resolución núm. 42232 de 19 de diciembre de 2001, la División de Signos Distintivos confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 30657 de 25 de septiembre de 2001. I.7. A través de la Resolución núm. 03389 de 13 de febrero de 2003, confirmó la decisión antes citadas. I.8. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Afirma que la Administración vulneró los artículos 148, 136 literal h), 228 literales b) y k) y 227 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.8.1. Indica que se violó el artículo 148 de la Decisión 486, toda vez que su decisión la fundamenta en un artículo de improcedente aplicación por no estar vigente al momento en que se realizó la actuación procesal, es decir, al asignar a hechos

sucedidos en marzo y abril de 1998, una norma que empezó a regir el 1º de diciembre de 2000, o sea que estaba aplicando la disposición retroactivamente. Expresa que la División de Signos Distintivos no obstante a que debió decidir bajo el imperio de la Decisión 486, no debió fundamentar su decisión aduciendo que la demandante no dio cumplimiento a los presupuestos señalados en el citado artículo 148, pues la presentación de la observación y el aporte de pruebas, ya estaba evacuado bajo la vigencia de la Decisión 344, en marzo y abril de 1998 con anterioridad al 1º de diciembre de 2000, fecha en que entró a regir la Decisión 486, por lo tanto, era improcedente e ilegal aplicar la disposición en forma retroactiva. I.8.2. Sostiene que se violó el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que no era viable el registro de la marca mixta “BILLS” por tratarse de un signo notorio, no autorizado para ser registrado, ni usado por terceros ya que se considera que es engañoso e induce al consumidor a relacionar el origen de los artículos ofrecidos con el titular de la marca notoria. Afirma que la marca solicitada reproduce en su totalidad la expresión BILLS y en el diseño reproduce exactamente la figura que semeja un búfalo, es decir existen inmensas similitudes en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos y conceptuales que conllevan a afirmar que se trata de una copia o imitación de la marca original de la sociedad actora. Indica que es preciso señalar que la marca de la actora (BILLS y su figura) es un

signo ampliamente conocido a nivel mundial por tratarse de una marca internacional, como así lo demuestran la pruebas desechadas indebidamente por la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que no obstante que cumplieran con todos los presupuestos legales, no las valoró. Agrega que en esas pruebas se deja clara la notoriedad que existe alrededor del mundo en torno a la marca mixta “BILLS” que asemeja a un búfalo. Expresa que además de la confusión generada en el signo BILLS y en la figura, también se da en cuanto los artículos que protegen, pues los productos que comercializa la actora, son exactamente los mismos que ampara la marca cuestionada, es decir, los productos de la clase 25 Internacional. Estima que la entidad demandada se confunde al momento de realizar el estudio de fondo sobre la notoriedad, pues éste se le debe hacer a la marca de la opositora y no a la marca solicitada, como erróneamente se afirma en uno de los actos demandados, lo que confirma que la Administración realmente no analizó el proceso de registro cuya actuación es objeto de la presente acción. Indica que es necesario manifestar que la entidad demandada violó la disposición comentada por cuanto no valoró todas las pruebas aportadas por la sociedad actora, limitó la figura jurídica de la notoriedad de las marcas a los países del Pacto Andino, desconociendo el alcance extraterritorial de las marcas notorias, actuación con la que desprotege a la sociedad demandante y patrocina la usurpación de una marca notoriamente conocida. I.8.3. Manifiesta que la Administración violó los literales b) y k) del artículo 228 de la

Decisión 486, porque omite y limita las pruebas aportadas, desconociendo la duración, amplitud y extensión de la marca en cuestión, debidamente fundamentados en todos los documentos aportados al proceso como el certificado de registro de la marca en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América. Agrega que es preciso mencionar, que la entidad demandada reconoce la existencia y antigüedad de la marca “BILLS” en diferentes países, pero inexplicablemente declara infundada la oposición presentada y en forma arbitraria concede la marca a un tercero. I.8.4. Expresa que conforme al artículo 227 de la Decisión 486, la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la misma Decisión, que no está limitada a las marcas notorias a nivel del Pacto Andino, deberá complementarse y aplicarse con los artículos pertinentes y armónicos contenidos en el título “De los Signos Distintivos Notoriamente Conocidos”, que comprende el artículo 224 hasta el 236. Finalmente, agrega que queda claro que la protección de los signos notorios ha sido ampliamente ratificada por el Consejo de Estado en muchas de sus decisiones, por lo cual solicita que los actos administrativos impugnados se declaren nulos. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa:

Respecto a la legalidad de los actos administrativos acusados, adujo que éstos se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Afirma sobre el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que si se revisan las actuaciones administrativas en debate, se tiene que la parte demandante no presentó prueba oportuna de la notoriedad aducida las que fueron aportadas extemporáneamente por lo que no podían tenerse en cuenta para su valoración, la cual se encuentra restringida por las normas legales, que señalan los términos dentro de los cuales los interesados deben aportar las pruebas en que fundamentan sus observaciones, lo que conllevó a que en los actos administrativos se consignara que no se probaron de manera concreta los presupuestos para la aplicación de la causal establecida en el literal h) del citado artículo 136. Sostiene que las argumentaciones de la parte demandante en cuanto a la alegada notoriedad de la marca mixta “BILLS”, cabe reiterar que dicha notoriedad debió ser probada en el momento procesal en que era oportuno hacerlo. Reitera que el momento en que la marca notoria debe tener tal calidad corresponde al de la solicitud de la misma y debe demostrarse en la oportunidad procesal correspondiente, es decir, en el momento de presentar las observaciones. Así se tiene que, la marca “BILLS” para distinguir sus productos de la clase 25, cuyo titular es ahora la sociedad demandante, no fue probada en su momento procesal de acuerdo con lo establecido en la Decisión 486. En consecuencia, los actos administrativos acusados se ajustan a pleno derecho

especialmente a la norma comunitaria. II.1.2. La sociedad HILACOL S.A., actuando como tercera interesada en las resultas del proceso, a través de curador ad-litem contestó la demanda en los siguientes términos: Afirma en lo referente a las normas violadas y su concepto que es claro que el deber del profesional del derecho es hacer uso de las normas que cree pertinentes a favor de su causa. Agrega en cuanto a las pruebas aportadas dentro del proceso administrativo, que ellas deben ser estudiadas y valoradas por la superioridad. Hace hincapié sobre la intervención de un perito para que haga el estudio o cotejo de las dos marcas que disputan su predominio ante lo contencioso administrativo. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Agente del Ministerio Público guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legitima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiera, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar, en la marca mixta, cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. Si prevalece el denominativo, en principio, no habrá riesgo de confusión. “CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o

productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. “QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias. “SEXTO: Una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado, sobre la base de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho de propiedad industrial. La Oficina Nacional Competente podrá admitir a trámite dichas observaciones o no admitirlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales contenidas en el artículo 94 de la Decisión 344, limitándose solamente a tramitar las observaciones que no se encuentren en ninguna de las causales señaladas y que, por tanto, hayan sido admitidas a trámite. En el caso de que la Oficina Nacional Competente admita las observaciones,

notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha Oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a conceder o negar el registro. SÉPTIMO.- De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. Asimismo conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registrocon independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial” (folios 409 a 411). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 093IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de oficio de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e), 84, 93 y 95 de la Decisión 344, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. No se interpretarán las normas de la Decisión 486 por no ser aplicables al caso concreto.

DECISIÓN 486.

“Disposición Transitoria Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

DECISIÓN 344 “Art